江苏省高级人民法院民 事 裁 定 书（2014）苏知民终字第0033号上诉人（原审被告）扬州中集通华专用车有限公司，住所地江苏省扬州市扬子江中路139号。

法定代表人李贵平，该公司董事长。

委托代理人毛依星，江苏致邦律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）三一重工股份有限公司，住所地北京市昌平区北清路8号6幢5楼。

法定代表人梁稳根，该公司董事长。

委托代理人刘明玉，该公司职员。

委托代理人唐维铁，该公司职员。

上诉人扬州中集通华专用车有限公司（以下简称通华公司）因与被上诉人三一重工股份有限公司（以下简称三一公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服江苏省扬州市中级人民法院（2013）扬知民初字第0080号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

通华公司的委托代理人毛依星，三一公司的委托代理人刘明玉、唐维铁到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

三一公司一审诉称，2005年3月15日，三一公司向国家知识产权局申请了第200520050482.8号“一种混凝土输送管应急密封装置”的实用新型专利，于2006年5月10日获得授权。

通华公司利用该专利制造、销售、许诺销售混凝土泵车，该行为严重侵犯了三一公司的专利权，给三一公司造成巨大经济损失。

请求判令：1、通华公司立即停止生产、销售、许诺销售侵犯三一公司第200520050482.8号专利权的混凝土泵车；

2、通华公司赔偿三一公司经济损失4.2万元；

3、通华公司承担三一公司因调查、制止侵权行为所支出的调查费、律师代理费；

4、通华公司承担本案诉讼费。

三一公司当庭请求由法院酌定其合理费用数额。

通华公司一审辩称，三一公司提供的证据不能证明被控泵车上使用的是混凝土输送管的应急密封装置，且该专利所涉技术方案在专利申请日前即已公开。

请求驳回三一公司的诉讼请求。

通华公司提供了江苏省南京市钟山公证处（2013）宁钟证经内字第3176号公证书、车辆登记信息、销售发票，证明三一公司在其专利申请日前，即在自己制造、销售的产品上使用与涉案专利相同的密封装置。

一审审理查明：2005年3月15日，三一公司向国家知识产权局申请了名称为“一种混凝土输送管应急密封装置”的实用新型专利，2006年5月10日该专利获得授权并公告，专利号为ZL20052005××××.8。

2013年11月21日，国家知识产权局向三一公司发出《专利权终止通知书》，内容为因三一公司未按缴费通知书的规定缴纳或者缴足第9年度年费和滞纳金，根据专利法第44条的规定，200520050482.8号专利权于2013年3月15日终止。

三一公司明确要求以涉案专利独立权利要求1确定专利权保护范围。

涉案专利独立权利要求1为：一种混凝土输送管应急密封装置，其特征在于：该装置包括管夹上部和管夹下部，管夹上部与管夹下部的一端上分别开设有销轴孔并通过第一圆柱销连接在一起，在管夹上部的另一端上则设有一活节螺栓通过第二圆柱销与管夹下部上的销轴孔连接起来，在管夹上部与管夹下部的内表面上设有密封件。

2012年9月19日，三一公司向安徽省来安县公证处申请对来安县天路建材销售有限公司使用的混凝土泵车相关零部件拍照行为及过程进行保全。

2012年9月19日上午9时35分，公证员丁国金与公证员助理丁心荷、三一公司委托代理人朱武、刘明玉来到安徽省来安县水口镇十二里半的来安县天路建材销售有限公司，对该公司使用的标注生产厂家为通华公司，生产日期为2011年6月，型号为中集通华THT5380THB，车号为皖M×××××号混凝土泵车现场进行了查看，刘明玉对相关零部件进行了拍照，共拍取照片65张。

公证员对上述过程进行了公证，并制作了（2012）皖来公证字第994号公证书。

经比对，从三一公司提供的公证书所附照片可以看到两根混凝土输送管，在两根管道的连接处有一密封装置，该装置包括管夹上部和管夹下部，管夹上部和下部的一端分别开设有销轴孔，并通过一圆柱销连接，管夹上部另一端有一活节螺栓通过另一圆柱销与管夹下部上的销轴孔连接，管夹上部和下部内部有密封圈。

三一公司认为涉案产品覆盖了其涉案专利独立权利要求1的全部技术特征，构成侵权。

通华公司认为从公证书所附照片来看：1、三一公司指认的密封装置不是应急密封装置，只是常规的管道连接部件；

2、无法判断管夹上部与管夹下部的一端上是否分别开设有销轴孔并通过第一圆柱销连接在一起，在管夹上部的另一端上是否设有一活节螺栓通过第二圆柱销与管夹下部上的销轴孔连接起来；

3、无法判断管夹上部与下部的内表面上是否设有密封件。

2013年9月25日，江苏省南京市钟山公证处公证员张瑜、公证人员唐琬瑶与通华公司的委托代理人王红来到仪征市兴月混凝土有限公司。

对车牌号为苏K×××××的车辆进行整体拍照，并对车上设备及车辆相关信息进行拍照，同时进行了摄像。

公证员对上述过程进行了公证，并制作了（2013）宁钟证经内字第3176号公证书。

苏K×××××系三一公司制造的SY5311THB型混凝土泵车，生产日期为2004年2月27日，由三一公司销售给扬州利民商品混凝土有限公司，销售发票开具日期为2004年6月15日，牌照发放日期为2005年8月3日。

通华公司认为公证书中的照片可以看出，本案所涉混凝土输送管密封装置的技术特征在申请日前就已公开。

三一公司则认为本案所涉混凝土输送管密封装置是易损件，在使用过程中需要经常更换，公证照片中的零部件不是出厂时的零部件。

一审法院认为：一、通华公司生产的THT5380THB型混凝土泵车上的混凝土输送管密封装置落入三一公司涉案专利权的保护范围三一公司系第ZL20052005××××.8号“一种混凝土输送管应急密封装置”的专利权人，在专利权有效期内其依法享有的专利权受法律保护，任何单位或个人未经其许可，不得实施该专利。

专利侵权判定中适用全面覆盖原则，即人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

在本案当中，首先要确定涉案实用新型专利权的保护范围。

《专利法》第五十九条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

《专利法实施细则》第二十一条规定，发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，前序部分写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征，特征部分写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征，这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

因此，权利要求中所记载的主题名称属于权利要求的内容之一，涉案专利的主题名称应当作为权利要求中的技术特征在侵权比对时予以考虑。

涉案专利独立权利要求1的技术特征可分解为：1、一种混凝土输送管应急密封装置；

2、该装置包括管夹上部和管夹下部；

3、管夹上部与管夹下部的一端上分别开设有销轴孔并通过第一圆柱销连接在一起；

4、在管夹上部的另一端上则设有一活节螺栓通过第二圆柱销与管夹下部上的销轴孔连接起来；

5、在管夹上部与管夹下部的内表面上设有密封件。

从三一公司提供的公证书可以看出，通华公司制造的泵车在相邻两根混凝土输送管的连接处有一密封装置，该装置包括管夹上部和管夹下部，管夹上部和下部的一端分别开设有销轴孔，并通过一圆柱销连接，管夹上部另一端有一活节螺栓通过另一圆柱销与管夹下部上的销轴孔连接，管夹上部和下部内部有密封圈。

经比对，一审法院认为被控侵权产品具备了涉案专利独立权利要求1所记载上述2、3、4、5技术特征。

对于被控侵权产品是否属于技术特征1中的“应急密封装置”，通华公司认为涉案专利是混凝土输送管的应急密封装置，根据专利说明书记载，该装置的用途是管道在磨穿时用于密封管道，并不作为管道和管道之间的连接装置。

而被控侵权的产品是常规装置，不可能用于专利所讲的在磨穿之后使用。

对此，三一公司认为，管道连接处存在泄露的可能，公证书中密封装置的使用状态就是应急状态。

对此，一审法院认为，第一，《专利法》第五十九条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

涉案专利说明书记载涉案专利解决的技术问题是提供一种在混凝土输送管磨穿后在不更换原输送管的条件下能适当延长输送管寿命、从而能够降低设备停机率、节约生产成本的应急密封装置。

因此，独立权利要求1技术特征1中的“应急”的用途应限定在混凝土输送管道磨穿时。

被控侵权产品现在的用途兼具连接和密封功能，并非用于技术特征1所要求的应急用途。

故，对三一公司提出的被控侵权产品现在的用途即为应急状态的主张，一审法院不予采信；

第二，写入权利要求的用途对专利权的保护范围具有限定作用，但是在侵权比对时，应当考虑被控侵权人制造的被控侵权产品是否可以适用于权利要求记载的用途，而不能以被控侵权产品实际使用的用途为前提。

故在本案中，需要判断的是被控侵权的密封装置是否可以用于应急用途，如可以用于应急用途，则被控侵权密封装置落入涉案专利权的保护范围。

被控侵权密封装置在三一公司公证时的用途是作为两根管道的连接装置，在已具备涉案专利独立权利要求1中2、3、4、5技术特征的前提下，从该使用方式所能实现的功能来看，是为了加固两根管道的接头处的连接，同时上、下管夹内有密封圈是为了对管道连接处的接缝起密封和防止渗漏的作用，而这种使用方式实现的功能与在管道磨穿时使用密封装置堵住渗漏口的功能相同，因此本案中被控侵权的密封装置亦可以用于应急状态下的管道密封，被控侵权密封装置具备涉案专利独立权利要求1的全部技术特征，落入其保护范围。

二、通华公司应当承担的法律责任《专利法》第二十二条规定，现有技术是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。

通华公司提供了三一公司销售的混凝土泵车公证照片作为现有技术抗辩的依据，虽然通华公司公证的混凝土泵车铭牌上的日期为2004年2月27日，销售日期是2004年6月15日，在涉案专利申请日之前。

但是，考虑到被控侵权密封装置是易损零部件，从通华公司提供的公证书所附照片亦能看到，在混凝土输送管旁边有更换下来的密封装置和密封圈，而该车辆自2004年6月15日销售后，经过9年的时间，该部件极有可能经过更换，因此无法确认通华公司公证的泵车上的密封装置即是专利申请日之前的装置，通华公司的现有技术抗辩不能成立。

通华公司制造的混凝土泵车上的混凝土输送管密封装置侵犯了三一公司涉案专利权，由于通华公司对该密封装置的来源未予说明，故应视其为制造者，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

对于三一公司主张的通华公司停止制造、销售、许诺销售涉案混凝土泵车的请求，因通华公司侵犯的是三一公司涉案第ZL20052005××××.8号“一种混凝土输送管应急密封装置”的专利权，因此停止侵权的对象应为制造、销售、许诺销售侵犯该专利权产品的行为，而不能及于整个混凝土泵车。

但因涉案专利权已于2013年3月15日终止，故判决通华公司停止侵权已无必要。

但通华公司仍应承担赔偿损失的民事责任。

三一公司提出的损害赔偿额系根据案外人公司年报计算所得，但相关年报无法真实和客观地反映通华公司因涉案专利产品的营利情况，因此不能作为本案赔偿额的计算依据。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十六条规定，侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

一审法院在综合考虑涉案专利为实用新型专利、该零部件在整个混凝土泵车中的作用及其在实现混凝土泵车利润中的贡献等因素，酌定通华公司赔偿三一公司损失人民币1万元，含三一公司为制止侵权行为支出的合理费用。

综上，依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条、第十六条第二款，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，一审法院判决：一、通华公司于判决生效之日起十五日内赔偿三一公司经济损失人民币1万元（含合理开支）；

二、驳回三一公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费850元，由通华公司负担。

通华公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判驳回三一公司的全部诉讼请求。

具体理由是：1、根据三一公司提供的公证书上的照片，不能认定被控侵权产品落入涉案专利权保护范围；

2、被控侵权产品与涉案专利不属于同一技术领域；

3、涉案专利不具有新颖性与创造性。

三一公司二审答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。

一审法院查明的事实，均有充分的证据支持，本院予以确认。

二审中，三一公司没有提供新的证据；

通华公司向本院提供了国家知识产权局专利复审委员会做出的第25230号无效宣告请求审查决定书，以证明涉案专利权已被宣告全部无效。

三一公司对通华公司提供的上述证据的真实性不持异议，本院对上述证据的真实性予以确认。

本院二审查明：2015年2月17日国家知识产权局专利复审委员会作出第25230号无效宣告请求审查决定，宣告涉案200520050482.8号实用新型专利权全部无效。

本院认为：涉案专利权在二审期间已被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效，三一公司基于此专利权提起的本案诉讼，不符合我国民事诉讼法第一百一十九条规定的起诉条件，对其起诉应予驳回。

如三一公司就无效宣告请求审查决定提起行政诉讼，且该决定在行政诉讼程序中被判决撤销，三一公司可以在该行政判决生效后重新提起专利侵权诉讼。

因本案二审出现新的证据，故一审判决应予撤销。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第一款第（二）项之规定，裁定如下：一、撤销江苏省扬州市中级人民法院（2013）扬知民初字第0080号民事判决；

二、驳回三一公司的起诉。

三一公司预交的一审案件受理费850元，由一审法院退还三一公司。

通华公司预交的二审案件受理费850元，由本院退还通华公司。

本裁定为终审裁定。