广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2014）粤高法民三终字第1010号上诉人（原审原告）：林启乐，男，香港居民，住址：香港天水。

委托代理人：张伟松，广东博诺律师事务所律师。

委托代理人：林志峥，广东博诺律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：董其，男，汉族，身份证住址：江苏省邳州市，系个体工商户“东莞市桥头勤智硅胶制品厂”经营者。

委托代理人：董家仲，江苏忠清律师事务所律师。

上诉人林启乐因与被上诉人董其侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广东省东莞市中级人民法院（2013）东中法知民初字第162号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

2013年11月19日，林启乐向原审法院提起诉讼称：林启乐于2013年4月18日向中国专利局提出了名称为“仿真鱼”的实用新型专利申请，2013年09月11日获得授权并公告，专利号为ZL201320196106.4，现专利持续有效。

董其未经林启乐许可，生产、销售侵害林启乐实用新型专利权的产品，根据《中华人民共和国专利法》的规定，已构成侵权。

据此，林启乐请求原审法院判令：1.董其立即停止对林启乐专利的侵权行为；

2.董其赔偿林启乐经济损失及林启乐因制止侵权所支付的必要费用合计300000元；

3.董其承担本案的诉讼费用。

董其辩称：首先，董其购买生产模具在林启乐申请专利以前，董其通过合法途径获得模具，在购买过程中不存在过错，并且董其在购买模具以后即可通过网上推广销售，上述所有事情均发生在申请专利以前，董其对该专利产品享有在先使用权；

其次，董其在购买模具后，销售规模一直没变，董其认为并不存在侵权行为；

另外，即使董其构成侵权，林启乐没有证据证明其损失及董其所获利益，林启乐请求赔偿费用过高。

综上，请求法院驳回林启乐的诉讼请求。

原审法院经审理查明，林启乐于2013年4月18日向国家知识产权局申请了名称为“仿真鱼”的实用新型专利，2013年9月11日获授权，专利号为ZL201320196106.4（以下称“本专利”）。

现本专利仍处于有效期内。

2013年10月30日，国家知识产权局根据林启乐的请求作出专利权评价报告，初步结论为：权利要求1-3不符合授予专利权条件，权利要求4-6未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

在此基础上，林启乐在本案中明确其请求保护的范围为权利要求1、4、5、6。

根据本专利权利要求书记载，本专利权利要求1、4、5、6的内容为：“1.一种仿真鱼，其特征在于，包括细线及硅胶鱼体，所述硅胶鱼体与细线固定连接；

所述硅胶鱼体为封闭的中空结构，所述硅胶鱼体的腹部设有凸起，所述凸起上设有穿孔；

所述细线一段穿过穿孔固定于凸起，细线的另一端用于与缸底固定。

4.根据权利要求1-3任一项所述的仿真鱼，其特征在于，还包括一吸盘，所述细线经吸盘固定于缸底；

所述吸盘包括锥形盘体及销轴，所述锥形盘体的外侧设有凸柱，所述凸柱设有销孔，所述销轴穿插固定于销孔中；

所述细线的另一端穿过销孔且紧压于销轴与销孔之间。

5.根据权利要求4所述的仿真鱼，其特征在于，所述锥形盘体为软性材料，所述销轴为硬质材料。

6.根据权利要求4所述的仿真鱼，其特征在于，所述硅胶鱼体的表面涂有着色层。

”2013年10月12日，林启乐的委托代理人张伟松向广东省深圳市深圳公证处申请提取、固定网页内容的保全证据申请，并在深圳市深圳公证处公证人员的监督下，对在阿里巴巴上注册的诚信通客户“东莞市桥头勤智硅胶制品厂董其”的相关仿真鱼产品宣传图片等网页内容进行了实时打印。

深圳市深圳公证处后于2013年10月15日针对上述网页取证行为出具了（2013）深证字第147885号公证书。

根据该公证书附页内容显示，董其在阿里巴巴网络平台上展销了仿真鱼产品，但显示的成交数量为0。

其后，张伟松根据在阿里巴巴上获得的联系方式，向董其订购了其在阿里巴巴上展示的仿真鱼产品一批，并通过转账方式支付货款1155元。

针对收货行为，张伟松向深圳市深圳公证处申请了保全证据申请。

2013年10月21日，在深圳市深圳公证处公证人员监督下，张伟松在深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦1楼接收了包裹内容为仿真鱼产品的快递一个，取得快递单、收据及勤智硅胶制品厂名片各一张。

本案庭审中，董其确认林启乐委托公证的网页资料为其在阿里巴巴上注册的诚信通资料，并确认林启乐当庭提交的仿真鱼产品为其生产、销售。

经当庭比对，双方一致确认被控产品的技术特征与林启乐在本案中所主张的本专利权利要求所记载的全部技术特征相同。

为证明对案涉被控产品享有在先使用权，董其向原审法院提交了仿真鱼模具编程式流程图、收据、对账单及阿里巴巴网站仿真鱼图片等证据，并向原审法院申请仿真鱼模具制造者张少云作为证人出庭作证，同时申请原审法院针对董其在阿里巴巴网站上上传仿真鱼图片的时间进行调查取证。

经庭审询问，证人张少云证实：1.大约在2012年12月底至2013年1月初间，董其向张少云订购了仿真鱼的生产模具；

2.大约在2013年1月中旬，张少云向董其交付了样板模具；

3.大约在2013年2月底，张少云向董其交付由五套模具共同组成的一套完整仿真鱼产品的生产模具；

4.张少云确认其是按照董其提供的仿真鱼图片来制作模具的；

5.张少云确认董其提交的对账单的真实性，并指出对账单中对应的鱼系列模具就是本案的仿真鱼产品的生产模具。

针对董其在阿里巴巴网站上上传仿真鱼图片的时间，原审法院准许其申请后依法向阿里巴巴公司发出《协助调查取证函》。

阿里巴巴公司收到原审法院《协助调查取证函》后向原审法院出具了《说明函》，该《说明函》中明确回复为：经查询，账号为dgqinzhi3、名称为董其的诚信通中产品图片仿真鱼的上传时间为2013年3月28日20：39：07。

林启乐不确认证人张少云证言的真实性，但对于阿里巴巴公司出具的《说明函》没有异议，故而，林启乐不确认董其所主张的在先使用权，其认为只有产品图片并不能证明已经做好了相应的生产准备，同时进一步认为即使董其享有在先使用权，也应当举证证明在本专利申请日前董其的生产规模。

对于林启乐提出是否在原有范围内生产的问题，董其主张其生产不具有连续性，偶尔按订单生产，但整体生产、销售规模一直保持不变。

另查明，林启乐在本案中支出律师费20000元、公证费1600元、购买被控产品费用1155元、专利权评价费2400元。

原审法院认为，本案为侵害实用新型专利权纠纷。

本专利处于合法有效的期限内，依法应当受到保护。

结合双方当事人的诉辩主张，本案争议焦点为：一、被控产品是否落入本专利的保护范围；

二、董其提出的在先使用权抗辩能否成立；

三、如果侵权成立，董其应承担何种法律责任。

一、被控产品是否落入本专利的保护范围的问题人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

其中，说明书及附图可以用来解释权利要求的内容。

本案中，林启乐主张的权利要求为权利要求1、4、5、6。

将被控产品具备的技术特征与本专利权利要求1、4、5、6所记载的全部技术特征进行对比，被控产品的技术特征已经完全覆盖本专利权利要求1、4、5、6的技术特征，双方当事人对此亦予以确认，因此，原审法院认定被控产品落入了本专利的保护范围。

二、董其提出的在先使用权抗辩能否成立的问题《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第三项规定，专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

因此，在先使用权抗辩成立需要满足以下两个条件：一是在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备；

二是在原有范围内继续制造、使用，但原有范围应当包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

据此，原审法院认为，第一，结合证人张少云的证言和董其提供的对账单、送货单等证据，可以证实董其在本专利申请日前已经完成了一套案涉被控产品的专有模具制造；

第二，在本专利申请日前，董其已经将被控产品展示于网络平台上销售，林启乐亦是根据董其在网络平台上的展销行为而取得本案被控产品实物，因此可以认定在本专利申请日前董其已经制造相同产品；

第三，董其在本案中在先使用权的原有范围不应局限于其试生产时的产量，根据该套专用模具生产能力可以达到的生产规模也应当被认定为是在原有范围内；

第四，董其主张至今也仅具有一套模具的生产能力，且实施方式也未改变，即整体生产、销售规模一直不变。

林启乐对此虽然不予确认，但并未提供反驳证据，故应由其承担举证不能的不利后果；

第五，即使根据林启乐在提起本案诉讼前保全取得的上述（2013）深证字第147885号公证书记载，董其在网络平台上销售仿真鱼产品的数量也为0。

综上，董其提出的在先使用权抗辩成立，应予支持。

三、如果侵权成立，董其应承担何种法律责任的问题承前所述，林启乐作为专利权利人所享有合法权益固然应受法律保护，但其指控侵权的董其制造并销售的仿真鱼产品，董其早在林启乐申请专利之前就已经完成了生产模具的制造和产品的展销，林启乐没有提供证据证明董其不是在原有范围内继续制造和使用，应由其承担举证不能的法律后果。

故而，董其依法不应当承担侵权责任。

综上所述，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十九条第（二）项，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、第十五条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条，以及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：驳回林启乐的诉讼请求。

一审案件受理费人民币5800元，由林启乐承担。

林启乐不服原审判决，向本院提起上诉称：一、原审法院认定董其享有在先使用权的认定事实不清。

1.证人张少云与董其有合作上的利益关系，其提供的证言不足以采信。

2.董其提供的开模证据不足以证明董其在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备。

3.董其于2013年3月28日上传的仿真鱼图片，网页来源不明，图片不清晰，且与被诉侵权产品不同，该展销行为无法证明其已经制造好相同产品。

4.董其提供的证据均是“仿真鱼”身体的证据，而林启乐主张的权利保护范围包括了吸盘和链接结构。

二、原审法院认定应当由林启乐举证证明董其是否仅在原有范围内继续制造被控侵权产品，适用法律不当。

故上诉请求本院判令：一、撤销原审判决，改判董其立即停止被诉侵权行为，赔偿林启乐30万元。

二、本案一、二审诉讼费用由董其负担。

董其答辩称：涉案专利属于现有技术，董其已提供充分证据证明其在涉案专利申请日前至少已经做好相关制造、使用的必要准备，且在原有规模范围内实施相关生产、销售行为，其先用权抗辩成立。

故请求本院驳回上诉，维持原判。

本院经审理查明，原审法院查明事实清楚，本院予以确认。

本院认为，本案系侵害实用新型专利权纠纷。

根据上诉人的上诉请求与理由，本案的争议焦点为：董其的先用权抗辩是否成立。

根据《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

董其欲主张先用权抗辩，应举证证明其在涉案专利申请日前已经制造了相同产品或已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内制造、使用。

为此，董其在一审期间提交了模具编程式流程图、收据记账单、阿里巴巴网站仿真鱼图片和证人张少云出庭作证，并申请法院就阿里巴巴网站仿真鱼图片上传时间进行调查。

从前述证据来看，可以认定董其确实在涉案专利申请日前，已经向张少云订购涉案仿真鱼生产模具并完成交易，阿里巴巴网站在接受原审法院调查取证时亦确认董其对涉案网站图片仿真鱼的上传时间为2013年3月28日。

相关图片显示的产品特征与被诉侵权产品一致。

因此，在林启乐未能提出相反证据的情况下，原审法院认定董其至少已在涉案专利申请日前已经做好制造、使用被诉侵权产品的必要准备，且无证据证明相关生产规模超出了该套模具生产能力，从而认定董其的先用权抗辩成立，符合相关法律规定，并无不当。

林启乐在本案提起诉讼时以董其在阿里巴巴网络平台上展销的仿真鱼图片为证明董其存在被诉许诺销售行为的证据，且林启乐亦是根据在阿里巴巴网络平台上获得的联系方式公证购买到被诉侵权产品，显然认可该图片与被诉侵权产品之间的关联性。

而林启乐在一审时亦对阿里巴巴公司就董其上传该仿真鱼图片时间问题所出具的《说明函》不持异议。

现林启乐又上诉认为该图片显示不清、与被诉侵权产品不相同、《说明函》与图片缺乏关联性，但不能就上述主张提供任何依据，相关主张亦与事实不符，故本院不予支持。

综上，林启乐的上诉请求与理由不能成立，本院予以驳回。

原审法院认定事实清楚，法律适用正确，应予维持。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费5800元，由上诉人林启乐负担。

本判决为终审判决。