中华人民共和国辽宁省高级人民法院民 事 判 决 书（2014）辽民三终字第26号上诉人（原审被告）：安米，男，长春奇龙生物技术研究所副所长，住辽宁省大连市。

委托代理人：杨洋，北京市齐致律师事务所律师。

上诉人（原审原告）：长春奇龙生物技术研究所。

住所地：吉林省长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路*号。

法定代表人：张华，该所所长。

委托代理人：张国翀，男，住北京市。

被上诉人（原审原告）：国升实业有限公司（GLORYSENSEINDUSTRIESLIMITED）。

住所地：香港特别行政区上环永乐街*******号永德商业中心****号（ROOM2104&2104A，21／F，177-183WINGLOKSTREET，SHEUNGWAN，HONGKONG）。

法定代表人：王延竹，董事。

委托代理人：张婷，辽宁恒信律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：深圳市九益祥实业有限公司。

住所地：广东省深圳市福田区八卦三路深药大厦*******室。

法定代表人：韩文君，经理。

委托代理人：张婷，辽宁恒信律师事务所律师。

上诉人长春奇龙生物技术研究所（以下简称奇龙研究所）、安米与被上诉人国升实业有限公司（以下简称国升公司）、深圳市九益祥实业有限公司（以下简称九益祥公司）专利权属纠纷一案，奇龙研究所和安米不服大连市中级人民法院（2011）大民四初字第17号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。

奇龙研究所委托代理人张国翀，安米的委托代理人杨洋，国升公司与九益祥公司共同的委托代理人张婷到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原审查明：2000年11月21日，奇龙研究所（甲方）与九益祥公司（乙方）、国升公司（丙方）签订《三方协议》，就将（甲、乙双方已经研究完成的）“基因工程重组人溶菌酶”原料药进一步开发成国家正式批准生产的国家级一类新药，达成协议。

协议约定：一、甲方负责生产出上报国家药品临床前安全性试验、检测和三期临床所需的全部合格产品，负责该药品临床前安全性试验、检测和三期临床上报资料的整理和撰写；

本开发项目的所有专利技术和专有技术秘密的所有权归三方共同所有；

乙方负责投入该开发项目前期研制风险投资280万元；

丙方负责投入该开发项目从原料药开发至申报国家批准生产的正式药品期间费用共400万元；

……三、该项目开发成果及在开发过程中使用乙、丙方投资经费，所购置的全部资产归三方共同所有。

各方以其在本开发项目中所占股权份额分享开发过程中所形成的全部无形资产和有形资产。

有形资产包括：以“基因工程重组人溶菌酶”为原料研制开发出的所有产品；

无形资产包括：“基因工程重组人溶菌酶”新产品的专利权、非专利技术成果的使用权和转让权。

……2002年10月，国家科学技术部作为课题委托单位（甲方）与课题责任人安米（乙方）、课题依托单位帝恩公司（丙方）签订《863合同》，研究主题为：抗耐药菌一类新药重组人溶菌酶的研究。

合同对课题的目标和主要研究内容、年度计划及考核指标，拟采取的研究方法、其他参加单位、课题依托单位提供的技术与条件保障、课题经费预算等作了约定。

在《863合同》中，其他参加单位包括奇龙研究所、军事医学科学院放射医学研究所，安米任课题组长，张华（奇龙研究所所长）任课题副组长。

《863合同》附件包括帝恩公司、奇龙研究所、军事医学科学院放射医学研究所签订的《合作协议书》，协议书约定：三方联合完成“十五”国家重大科技专项课题“抗耐药菌一类新药重组人溶菌酶的研究”，帝恩公司负责完成课题的临床试验，奇龙研究所负责课题的药学研究，军事医学科学院放射医学研究所负责课题的临床前安全性试验。

2003年5月，奇龙研究所、九益祥公司、帝恩公司向国家食品药品监督管理局针对“重组人溶菌酶喷雾剂”、“重组人溶菌酶雾化溶液”进行药品临床注册申报，在上述三公司提交的《19号资料》中载明：试验起止日期为1996年6月至2003年5月，其中重组人溶菌酶药物体外预防、抑制冠状病毒的药效试验由奇龙研究所委托中国疾病预防控制中心病毒预防控制所完成，试验日期为2003年4月；

《药理毒理研究资料主要药效学试验资料及文献资料》载明试验起止日期为2002年8月至2003年1月，研究机构为中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所。

试验目的是评价基因重组人溶菌酶对临床分离致病菌的体内外抗菌活性，为本品申报临床试剂提供研究资料。

2004年11月22日，“重组人溶菌酶喷雾剂”取得了国家食品药品监督管理局颁发的《药物临床研究批件》，审批结论为该产品符合新药审批的有关规定，同意进行临床研究。

批件中的申请人包括奇龙研究所、九益祥公司、帝恩公司。

2005年1月7日，安米作为发明人向国家知识产权局提出“人溶菌酶在制备抗流行性感冒病毒药物中的应用”的发明专利申请。

2009年6月3日，国家知识产权局授予其发明专利证书，发明名称：人溶菌酶在制备抗流行性感冒病毒药物中的应用；

专利号：ZL200510045628.4；

专利权人为安米。

现该发明专利处于有效期内。

案涉专利权利要求为：1、人溶菌酶在制备预防和治疗由流行性感冒病毒引起的感冒的药物中的应用，药物剂型为滴鼻剂或喷雾剂。

……在说明书的模型试验部分，列举了两个试验，一是重组人溶菌酶药物体外预防、抑制人冠状病毒OC43株229E株的药效试验（以下称冠状病毒试验），二是重组人溶菌酶药物体外预防、抑制流感病毒A型H1N1株H3N2株、流感病毒B型B／京科／6／54株、B／沪防／1／67株的药效试验（以下称流感病毒试验）。

在冠状病毒试验中，包括试验材料、预备试验、正式试验等几部分。

预备试验包括：1、重组人溶菌酶对HELA细胞的毒性测定；

2、在HELA细胞培养内对人冠状病毒OC43株229E株的毒力的测定。

正式试验包括：1、重组人溶菌酶对HELA细胞培养内对人冠状病毒OC43株229E株的抑制作用；

2、重组人溶菌酶对人冠状病毒OC43株229E株的预防作用。

经与《19号资料》比对，案涉专利说明书中所涉“冠状病毒试验”的验证药物、细胞、体内抗菌试验方法、体外抗菌试验方法、试验范围、程序与《19号资料》一致，试验结果与《19号资料》完全相同。

在19号资料中虽未涉及“流感病毒试验”，但案涉专利说明书中“流感病毒试验”的预备试验、正式试验方法及试验结果与《19号资料》完全相同。

2005年12月1日，国家科学技术部出具《国家高技术研究发展计划（863计划）课题验收结论书》，验收意见为：“利用重组技术在酵母表达体系中实现人溶菌酶高效表达，并完成了中试工艺和制剂学研究。

经试验研究表明该制剂可对病原菌具有广泛的溶菌作用，安全系数高。

已完成全部临床前评价研究，并经SFDA批准进入临床验证。

该项目的实施为发展新的抗耐药抗菌剂具有较大的意义。

整体进展较好，同意通过验收”。

课题起止年限为2002年11月至2005年6月，验收日期为2005年7月21日。

2003年10月27日，九益祥公司、帝恩公司与奇龙研究所进行了交接，《接交程序》上载明：“按现场二、三楼逐个登记、留存：设备、仪器皿、试剂、化妆品原料等。

所有留存物品，三方签字确认。

确认后如发生短缺，由帝恩公司负一切责任。

帝恩公司、九益祥公司投资购买的物品按账交接清楚，菌种、菌株由研究所封存。

”三方对遗留资产盘点后，签字、盖章予以确认。

2004年1月14日，奇龙研究所以书面形式向国升公司等提出，“如果你们想继续进行重组人溶菌酶喷雾剂药品临床试验，从此一切费用由你们承担”。

2005年1月18日，奇龙研究所向国升公司等发出《解除合作协议通知》。

2月1日，国升公司等复函不同意解除合作协议。

2006年8月25日，国升公司、九益祥公司、帝恩公司向原审法院提起诉讼，要求解除《三方协议》，确认、分割协议履行期间形成的共同资产、奇龙研究所赔偿损失等。

原审法院审理后，作出（2006）大民外初字第47号民事判决。

奇龙研究所不服，向辽宁省高级人民法院提起上诉，该院审理后作出（2007）辽民四终字第183号民事判决。

后奇龙研究所向最高人民法院申请再审，该院作出（2008）民申字第158号民事裁定，指令辽宁省高级人民法院进行再审，该院再审后作出（2010）辽审二民再字第12号民事判决。

在该判决发生法律效力后，奇龙研究所再次向最高人民法院申诉，最高人民法院认为奇龙研究所的申诉请求符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（十一）项规定的情形，裁定该案由最高人民法院提审。

现该案正在审理过程中。

2011年3月11日，国升公司、九益祥公司就包括案涉专利在内的5项专利权的权属分案向原审法院提起诉讼，其在起诉时将奇龙研究所列为第三人。

原审法院审查后认为，根据《三方协议》的约定，“开发项目的所有专利技术和专有技术秘密的所有权归三方（注：指国升公司、九益祥公司、奇龙研究所）共同所有”，奇龙研究所的诉讼地位不应是第三人，而是必要共同诉讼的。

经原审法院释明，奇龙研究所明确表示不放弃实体权利，故原审法院变更追加其为共同原告参加诉讼。

2011年11月8日，原审法院就双方争议的“人溶菌酶在制备治疗痤疮的药物中的应用”（专利号：ZL200410020737.6）发明专利的权属作出（2011）大民四初字第16号民事判决；

2011年11月9日，原审法院就双方争议的“人溶菌酶栓剂、制法及其应用”（专利号：ZL200410020818.6）发明专利的权属作出（2011）大民四初字第18号民事判决，上述判决均确认国升公司、九益祥公司、奇龙研究所是案涉发明专利的专利权共有人。

奇龙研究所与安米不服上述判决，向辽宁省高级人民法院提起上诉。

辽宁省高级人民法院审理后，分别作出（2012）辽民三终字第91号、第92号民事判决，驳回上诉，维持原判。

2013年4月3日，原审法院就双方争议的“人溶菌酶泡腾片、制法及其应用（专利号：ZL200410020814.8）”发明专利的权属作出（2011）大民四初字第19号民事判决，确认国升公司、九益祥公司、奇龙研究所是案涉发明专利的专利权共有人。

奇龙研究所与安米亦不服该判决，向辽宁省高级人民法院提起上诉。

原审法院认为：2000年11月21日，奇龙研究所与九益祥公司、国升公司就将“基因工程重组人溶菌酶”原料药进一步开发成国家正式批准生产的国家级一类新药，签订了《三方协议》，并约定，“本开发项目的所有专利技术和专有技术秘密的所有权归三方共同所有”，包括“基因工程重组人溶菌酶”新产品的专利权、非专利技术成果的使用权和转让权。

在《三方协议》签订前，奇龙研究所与九益祥公司已合作完成“基因工程重组人溶菌酶”项目原料药开发。

在《三方协议》履行过程中，案涉研究课题被列入国家863计划，时任奇龙研究所副所长的安米担任课题组长、课题责任人。

根据《三方协议》约定，九益祥公司、国升公司负责投资经费、购置资产，奇龙研究所负责研制开发。

安米作为奇龙研究所的技术工作人员及863计划项目的课题负责人，研发与基因重组人溶菌酶相关的项目属于执行奇龙研究所交付的工作任务，并且利用了上述三方提供的资金、设备、原材料及不对外公开的技术资料等（如《19号资料》），所形成的案涉专利未脱离“基因工程重组人溶菌酶”这一合同约定的技术研发主题。

根据《中华人民共和国专利法》第六条“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；

申请被批准后，该单位为专利权人”之规定，案涉专利属于职务发明创造，系《三方协议》履行期间形成的技术成果，应由奇龙研究所、国升公司、九益祥公司共同享有。

奇龙研究所与安米均辩称，基于人溶菌酶的消炎、抗菌功效，任何人均可就研发出的衍生产品及制造方法申请专利，生物制药的实验方法基本一致，是公开的也是普遍使用的，案涉专利是安米随奇龙研究所搬出原研发场地后，在新的试验场所，进行全新试验后发明的。

诚然，任何人对人溶菌酶均有进一步研发的权利，在研发过程中也存在试验方法、手段相同的可能，但该研发应是发明人利用自有资金、设备、原材料，自行试验或委托其他试验单位进行试验后所完成的发明创造。

《接交程序》已载明，在双方交接时，“设备、仪器皿、试剂、化妆品原料等”由九益祥公司、帝恩公司留存，“菌种、菌株”由研究所封存。

可见，奇龙研究所当时未带走任何试验设备、仪器，其提交的大连奇龙研究所的企业法人营业执照、工程改造协议、房地产租赁合同、发票等均无法直接证明案涉专利系安米利用自有资金、设备、原材料等进行试验后完成，而根据九益祥公司、国升公司提交的《19号资料》，案涉专利说明书中的验证药物、细胞、体内抗菌试验方法、体外抗菌试验方法、试验范围、程序等与《19号资料》一致，试验结果与《19号资料》完全相同，安米对此却不能给出合理的解释，可以认定安米利用三方合作期间完成的技术成果申请案涉专利并获得了专利权。

奇龙研究所对原审法院变更追加其为共同参加诉讼有异议，根据最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥若干问题的意见》第57条、第58条之规定，国升公司、九益祥公司在起诉时虽将奇龙研究所列为第三人，但经原审法院审查后，认为奇龙研究所应属于必要共同诉讼的原告，故变更其诉讼地位为。

现奇龙研究所既不同意原告诉讼请求，又明确表示不放弃实体权利，显有矛盾之处，但不影响人民法院对案件的审理和依法作出判决。

奇龙研究所主张案涉专利如何处理、申报、权益如何分配是其与安米之间的问题，与国升公司、九益祥公司无关。

安米虽然是奇龙研究所的工作人员，但安米利用三方合作期间完成的技术成果申请案涉专利并获得了专利权，按照约定该专利应属合作三方共有。

奇龙研究所允许安米以个人名义申报专利，其行为已违反了《三方协议》的约定，已侵犯了国升公司、九益祥公司的合法权益。

安米辩称辽宁省高级人民法院已就专利权等相关问题作出判决，国升公司、九益祥公司无权再依据《三方协议》提起诉讼。

（2010）辽审二民再字第12号民事判决仅就奇龙研究所以自己名义单独申请的专利进行了处理，并未涉及以案外人（如安米）名义申请的专利权权属问题，国升公司、九益祥公司就案涉专利另案提起诉讼并无不当。

安米辩称《863合同》与《三方协议》无关，国升公司、九益祥公司在《863合同》中不是当事人，不能基于该份合同起诉安米。

国升公司、九益祥公司在庭审中已明确表示系根据《三方协议》主张权利，且《三方协议》也明确约定“本开发项目的所有专利技术归三方共同所有”，故国升公司、九益祥公司有权就与开发项目有关的专利权权属问题提起诉讼。

安米辩称其在国升公司、九益祥公司没有任何职务，与两公司没有任何关系。

根据《三方协议》的约定，奇龙研究所负责科研工作，国升公司与九益祥公司负责投资。

安米是研究所的职工，其所从事的是研究所交办的为履行《三方协议》而进行的有针对性、特定性的研发任务。

故其辩称案涉专利与国升公司、九益祥公司无关的理由不能成立。

至于国升公司、九益祥公司提出的判令安米协助其办理变更手续等请求，不属于承担民事责任的方式，原审法院不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第八条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十二条（修正前第一百一十九条）、最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥若干问题的意见》第57条、第58条之规定，判决：一、确认国升实业有限公司、深圳市九益祥实业有限公司、长春奇龙生物技术研究所为“人溶菌酶在制备抗流行性感冒病毒药物中的应用（专利号：ZL200510045628.4）”专利的专利权共有人；

二、驳回国升实业有限公司、深圳市九益祥实业有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费1000元，由安米负担。

奇龙研究所、安米均不服原审判决，向本院提起上诉。

奇龙研究所上诉理由如下：（一）一审法院变更追加奇龙研究所为本案共同原告违反法定程序，没有法律及事实依据。

1.国升公司和九益祥公司起诉时已将奇龙研究所列为第三人，奇龙也参加了诉讼，不属于必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的情形。

2.奇龙研究所在本案中没有任何主张，并认可涉案专利属于安米所有。

（二）一审法院认定基本事实错误，部分事实认定不清。

1.《三方协议》已于2003年10月终止，安米在其后研发取得的专利认定为《三方协议》履行期间完成的成果并属于三方共有，是认定事实错误。

2.人溶菌酶只是进行衍生研究的原料，基于这种物质可以研发很多产品包括各种不同功用、剂型的药品，并可以申请专利。

不能基于人溶菌酶的应用这一大的研究方向，就将一切相关的发明均纳入三方共有范围。

安米在国升公司和九益祥公司没有任何职务，也没有证据证明安米使用了二公司的物质技术条件。

（三）1.一审法院适用法律错误。

基于谁主张谁举证的原则，国升公司和九益祥公司应当证明安米使用其物质技术条件，而一审法院以安米未提交证据证明其利用自有资金、设备、原材料或其他技术资料进行研发，亦未证明不属于《三方协议》的范畴为由，认为安米完成的是职务发明，判决案涉专利归三方所有是错误的。

请求改判驳回国升公司、九益祥公司的诉讼请求。

安米上诉称，2003年10月三方已经终止合作，此后没有再给奇龙研究所投资。

安米的科研工作与国升公司、九益祥公司无关，不是履行《三方协议》。

国升公司、九益祥公司没有证据证明安米使用了两公司提供的物质技术条件。

请求改判驳回国升公司、九益祥公司的诉讼请求。

国升公司、九益祥公司辩称：奇龙研究所在原审审理过程中虽不同意被上诉人的诉讼请求，但也不放弃实体权利，是本案的必要共同诉讼人，原审可以依职权追加其为共同原告。

安米申请案涉专利的时间是在三方协议履行期间，且属于职务发明，利用被上诉人提供的物质技术条件研发出的相关成果，属于三方共同所有。

省高院在（2012）辽民三终字第91、92号生效判决书，这两份判决书涉及的主体与本案完全一致，作为本案的两个被上诉人要求确认是与奇龙研究所共同所有的。

我们认为省高院已经在生效判决书当中就相似的案件作出了专利应该属于三方共同所有的判决，就本案完全类似的案件也应该作出完全一致的判决。

请求二审法院维持原判。

本院经审理查明，原审查明事实属实。

本院认为：关于奇龙研究所的诉讼地位问题。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》及最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见的有关规定，人民法院追加共同诉讼的当事人时，应当追加的原告，已明确表示放弃实体权利的，可不予追加；

既不愿意参加诉讼，又不放弃实体权利的，仍追加为共同原告。

九益祥公司、国升公司在起诉时虽将奇龙研究所列为第三人，但奇龙研究所既不同意九益祥公司、国升公司的诉讼请求，又明确表示不放弃实体权利，属于必要共同诉讼的原告，因此，原审依职权变更其诉讼地位并无不当。

安米及奇龙研究所上诉称，原审将奇龙研究所列为原告错误的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

关于案涉专利是否属于安米的职务发明，是否纳入三方共有范围的问题。

根据查明的事实，2000年11月21日国升公司、九益祥公司和奇龙研究所达成《关于合作开发“基因工程重组人溶菌酶”药品的协议书》（简称《三方协议》）约定，本开发项目的所有专利技术和专有技术秘密的所有权归三方共有，包括“基因工程重组人溶菌酶”新产品的专利权、非专利技术成果的使用权和转让权。

奇龙研究所主要负责案涉开发项目的试验、检测、生产、技术资料的撰写等工作，九益祥公司和国升公司主要负责投资。

在《三方协议》履行期间，“基因工程重组人溶菌酶”研究课题被列入国家863计划，安米在此期间一直是奇龙研究所主要技术人员，担任课题负责人。

在三方合作期间形成《重组人溶菌酶主要药效学试验资料及文献综述》（简称《19号资料》）。

2003年10月27日，九益祥公司、课题依托单位大连帝恩生物工程有限公司、奇龙研究所对研究器材、物品、菌种等进行交接，奇龙研究所搬出场地。

2005年1月18日奇龙研究所向国升公司等发出《解除合作协议通知》，2月1日，国升公司等复函不同意解除合作协议。

2005年1月7日，安米作为发明人向国家知识产权局提出“人溶菌酶在制备抗流行性感冒病毒药物中的应用”的发明专利申请。

2009年6月3日，国家知识产权局授予其发明专利证书，发明名称：人溶菌酶在制备抗流行性感冒病毒药物中的应用；

专利号：ZL200510045628.4；

专利权人为安米。

经比对，案涉专利说明书中的验证药物、细胞、体内抗菌试验方法、体外抗菌试验方法、试验范围、程序等与九益祥公司、国升公司提交的三方合作期间形成的《19号资料》一致，试验结果体现的数据与《19号资料》相同。

《三方协议》是国升公司、九益祥公司以及奇龙研究所三方的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。

三方按照协议的约定享有权利，承担义务。

根据协议约定，本开发项目的所有专利技术和专有技术秘密的所有权归三方共有，包括“基因工程重组人溶菌酶”新产品的专利权、非专利技术成果的使用权和转让权。

《19号资料》就是在三方合作研发过程中形成的技术资料。

案涉专利“人溶菌酶在制备抗流行性感冒病毒药物中的应用”属于人溶菌酶在药物中的应用，并未脱离三方合作开发“基因工程重组人溶菌酶”药品项目的范畴。

同时，案涉专利说明书中的验证药物、细胞、体内抗菌试验方法、体外抗菌试验方法、试验范围、程序与《19号资料》一致，试验结果与《19号资料》完全相同，安米对此也不能给出合理的解释，由此可以认定安米的专利虽然是进一步的研发成果，但属于主要利用了三方合作期间形成的技术资料。

安米及奇龙研究所上诉称，任何人对人溶菌酶都有进一步研发的权利，其研发成果应当受到法律的保护，在研发过程中也存在试验方法、手段等相同的可能，案涉专利由安米独立研发的，不是职务发明，不能纳入三方共有的范围。

大连奇龙研究所提交的企业法人营业执照、工程改造协议、房地产租赁合同、发票等均无法直接证明案涉专利系安米利用自有资金、设备、原材料等进行试验后完成，故对其上诉理由不予支持。

关于2003年10月三方是否已经解除合作的问题。

奇龙研究所2003年10月搬离试验场所并不意味着三方合作协议的解除，合同的约定解除需要三方共同的意思表示，奇龙研究所的《解除合作协议通知》与国升公司等复函恰恰证明三方并未达成解除合同的意思表示。

合同的法定解除也需要满足一定的条件，而安米和奇龙研究所没有提供充分的证据证明符合法定解除条件。

即使合同解除，如果安米主要利用合同履行期间形成的技术资料，其所形成的专利也构成职务发明。

《三方协议》的目的是就“基因工程重组人溶菌酶”原料药进一步开发成国家正式批准生产的国家级一类新药。

安米作为奇龙研究所的职工，研发与基因重组人溶菌酶相关的项目符合《中华人民共和国专利法》第六条以及《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条的相关规定，主要是利用了上述三方合作期间形成的物质技术条件，所形成的案涉专利未脱离《三方协议》约定的技术研发范畴，根据《三方协议》的约定，属于职务发明创造，应由奇龙研究所、国升公司、九益祥公司三方共同享有专利权。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律得当。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2000元，由安米承担1000元，长春奇龙生物技术研究所承担1000元。

本判决为终审判决。