云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）昆知民初字第315号原告广东日昭新技术应用有限公司。

住所：广东省广州市白云区石井街鸦岗新场新力工业区自编**。

法定代表人罗志昭，该公司董事长。

委托代理人周鸿飞，云南治国律师事务所律师，特别授权代理。

委托代理人吴师斌，安徽新洲律师事务所律师，特别授权代理。

原告罗志昭，男，汉族，1961年2月18日生，身份证住址：广州市海珠区。

委托代理人周鸿飞，云南治国律师事务所律师，特别授权代理。

委托代理人吴师斌，安徽新洲律师事务所律师，特别授权代理。

被告济南富利通电气技术有限公司。

住所：山东省济南市历城区龙华路****。

法定代表人解文，该公司总经理。

委托代理人李本进，江苏玄博律师事务所律师，特别授权代理。

原告广东日昭新技术应用有限公司（以下简称广东日昭公司）、罗志昭诉被告济南富利通电气技术有限公司（以下简称济南富利通公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，本院于2012年11月5日作出（2012）昆知民初字第368号民事裁定书，驳回原告的起诉，原告不服提起上诉，云南省高级人民法院作出（2013)云高民三终字第88号民事裁定书，指令本院审理此案，本院立案庭经审查后，将案号调整成（2013）昆知民初字第315号，本院依法组成合议庭。

原、被告向本院提交了相关证据。

本院分别于2013年10月29日和2014年6月5日公开开庭审理了本案。

原告的委托代理人吴师斌，被告的委托代理人李本进到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

原告起诉称：原告开发、生产的屏蔽绝缘电缆形导电管母线是原告的专利产品（专利号：ＺＬ0322××××.1）具有载流量大、自然散热条件好、绝缘性强、电能损耗小、集肤效应低、可靠性高等特点。

原告的该型母线因其显著的安全性、节能性、经济实用性等特点，已实现了对传统产品—矩形母排的全面替代，在与石油、化工、矿山、冶炼、钢铁、水泥、造船、造纸、工业园区等行业相关的输变电领域得到广泛应用，获得巨大的社会和经济效益。

原告广东日昭新技术应用有限公司也因此获得“广东省绿色节能产品证书”、“AAA+级中国质量信用企业证书”等荣誉称号。

2011年12月6日，原、被告就被告的侵权行为于安徽省合肥市中级人民法院达成（2011）合民三初字第166号民事调解书，该调解书载明：“一、被告济南富利通电气技术有限公司于本调解书生效之日支付原告专利使用费90万元；

二、本调解书生效后，凡原告广东日昭新技术有限公司参与招投标项目，被告济南富利通电气技术有限公司不得以涉案专利技术参与招投标等销售活动，如违反本条规定，被告济南富利通电气技术有限公司按其合同报价的20%支付违约金”。

但是，被告在该民事调解书生效后，继续在本案涉案项目中以涉案专利技术参与原告也参与的国内公开的重大招投标项目，并未履行该民事调解书所确认的法定义务。

原告认为，被告的行为侵犯其实用新型专利权，给原告造成经济损失，特诉至法院，请求判令被告：1、确认被告在涉案项目的投标文件中采用的被控产品技术落入原告涉案专利独立权利要求1的保护范围；

2、依据合肥市中级人民法院（2011）合民三初字第166号民事调解书的约定，由被告因其采用原告专利技术进行投标的行为向原告支付违约赔偿金303.65万元；

3、本案调查取证费用、诉讼费用由被告承担。

被告答辩称：1、本案立案案由存在问题，诉请第一项并不是标准的确权之诉，诉请第二项是针对合肥中院的调解书的内容，应当是专利实施许可合同纠纷，法院应当明确案由，重新给被告相应的答辩期限、举证期限；

2、法院不能依据之前立案案由坚持按照侵害实用新型专利权进行审理，应当由原告撤诉后，明确具体案由重新起诉；

3、被告制作投标书后未参与投标活动，即使被告参与了投标活动，被告的技术方案也没有落入到原告专利保护范围内，由于原告未履行通知义务，导致原被告双方均参与了牛栏江—滇池补水工程投标项目，过错责任在原告方，被告不应当按调解书的约定支付违约金。

综合双方当事人的诉辩主张及庭审中的陈述，本案的争议焦点是：1、本案应当是侵权之诉还是违约之诉；

2、若本案系侵权之诉，被告是否实施了侵犯两原告专利权的行为，如是，被告应如何承担法律责任。

针对其主张，原告向法庭提交了以下证据：1、屏蔽绝缘电缆形导电管母线实用新型专利证书公证书；

2、屏蔽绝缘电缆形导电管母线实用新型公告文本公证书；

3、屏蔽绝缘电缆形导电管母线实用新型独占实施许可合同，以上证据证明涉案专利的技术特征（权利要求1的保护范围），罗志昭为专利权人，原告为专利独占许可权人。

4、合肥中院（2011）合民三初字第166号民事调解书，证明该民事调解书已经生效，具有法律效力，被告应当履行，按照该民事调解书第二条的规定，被告应当按其合同报价的20%支付违约金。

5、南京中院（2007）宁民三初字第256号民事判决书；

6、安徽高院（2011）皖民三终字第00154号民事判决书、（2013）皖民三终字第00077号民事判决书、合肥中院（2012）合执字第00115号执行公告，以上证据证明有关侵权人因对涉案专利技术的侵权行为而受到法律制裁，其判决内容可以作为本案技术比对的参考。

7、国家专利复审委员会无效宣告请求审查决定书（第9464号）；

8、北京一中院（2007）一中行初字第691号行政判决书，以上证据证明涉案专利技术具有稳定性，有关技术认定可以作为本案参考。

9、罗志昭专利缴费收据，证明涉案专利技术正常缴纳专利年费。

10、广东日昭新技术应用有限公司企业名称变更证明，证明原告广东日昭新技术有限公司的名称变更情况。

11、涉案项目公开招标情况公证书，证明（1）涉案招标项目属于大型国有水利建设项目，通过《中国采购与招标网》对外公开招标，被告应当知道原告将参与该项目的投标；

（2）根据《中国采购与招标网》对外公开资料，原告作为本领域的龙头企业参与了该项目的招投标活动，为第二中标候选人。

12、被告的投标文件，证明被告以涉案专利技术参与了原告参与的云南招投标项目，违反了生效法律文书的规定，应当按照生效法律文书的规定支付违约赔偿金。

13、云南省牛栏江-滇池补水工程建设指挥部收文登记表，证明被告的投标文件来源于牛栏江-滇池补水工程建设指挥部。

14、其他调查费用：律师代理合同、律师费用发票10万元，证明律师费为合理支出费用，符合《专利法》及最高院规定。

15、合肥中院（2011）合民三初字第166号民事诉讼案件的主要证据材料：被告网站公证书一份、被告许诺销售行为的公证书一份，证明合肥中院（2011）合民三初字第166号民事诉讼案件审理过程中，原告提交了上述公证书各一份，证明被告侵犯了原告的涉案专利权，后经合肥中院组织调解，双方达成了166号民事调解书，被告此次对云南省牛栏江-滇池补水工程铜管母线设备的投标文件，其内容与上述两份公证书所对应的技术内容没有差异，因此，被告此次投标行为继续采用了原告的专利技术，违反了合肥中院（2011）合民三初字第166号民事调解书的禁止规定，应当按照该调解书规定支付赔偿金。

针对其答辩主张，被告向法庭提交以下证据：1、质量管理体系认证证书，证明证书已失效，被告没有资质参加招投标；

2、招标文件，证明招标活动是2011年12月29日，原告提供的被告投标文件是2012年1月6日，形成时间晚于所规定的投标时间，被告不可能参加本案投标活动，单位公示中也没有被告名字；

3、专利授权使用书、实用新型专利证书，证明被告用的是相关专利，并非原告专利。

经原告申请，法庭到牛栏江-滇池补水指挥部调取相关证据材料，并对有关问题向指挥部合同管理部副部长周利全进行了询问。

根据法庭调查，本院确认法律事实如下：2003年5月30日罗志昭申请屏蔽绝缘电缆形导电管母线实用新型专利权，2004年12月22日获得授权，专利号为ＺＬ0322××××.1，该专利已经于2013年5月30日进入公知领域。

2004年12月27日罗志昭与广州市日昭新技术应用有限公司签订专利独占实施许可合同，罗志昭许可广州市日昭新技术应用有限公司在中华人民共和国范围内独占实施许可该专利，许可期限至2013年5月30日专利的法定届满日，实施专利的内容包括生产制造、销售和进出口该专利产品。

2010年3月1日广州市日昭新技术应用有限公司将企业名称变更为广东日昭新技术应用有限公司。

2011年原告曾在安徽省合肥中院起诉被告侵害该实用新型专利权，合肥市中级人民法院作出（2011）合民三初字第166号民事调解书，该调解书载明：一、被告济南富利通电气技术有限公司于本调解书生效之日支付原告专利使用费90万元；

二、本调解书生效后，凡原告广东日昭新技术有限公司参与招投标项目，被告济南富利通电气技术有限公司不得以涉案专利技术参与招投标等销售活动，如违反本条规定，被告济南富利通电气技术有限公司按其合同报价的20%支付违约金，凡原告广东日昭新技术应用有限公司不参与的项目，被告济南富利通电气技术有限公司无论使用何种技术，原告广东日昭新技术应用有限公司、罗志昭均不追究。

2012年1月6日，原告发现被告与原告同时参与了云南省牛栏江-滇池补水工程招投标活动，并且被告投标文件中载明的技术方案涉嫌侵害原告实用新型专利权，原告认为被告违反合肥中院（2011）合民三初字第166号民事调解书的相关约定，遂诉至法院。

另查明，2011年11月22日云南省牛栏江-滇池补水工程建设指挥部在中国采购与招标网发布云南省牛栏江-滇池补水工程坝区、电站及泵站电气设备采购招标公告，公告中载明：报名日期为2011年12月2日至2011年12月8日持相关文件到云南省牛栏江-滇池补水工程建设指挥部购买招标文件，2011年12月29日递交招标文件，后由于招标部分内容需要进行调整，递交招标文件的日期变更为2012年1月6日上午10：00，原告广东日昭公司与被告济南富利通公司均按时递交投标文件，并通过初审，最终原、被告双方均未中标。

被告济南富利通公司投标报价为1518.255万元。

关于本案应当是侵权之诉还是合同之诉的问题，本院认为，首先，本案中被告济南富利通应承担的民事责任不属于侵权责任与违约责任竞合之情形。

合同法第一百二十二条所规定的违约责任与侵权责任发生竞合的前提是当事人双方之间存在基础交易合同关系，基于该交易合同关系，一方当事人的违约行为侵害了对方权益而产生侵权责任。

因此，该规定中的违约行为是指对基础交易合同约定义务的违反，且该违约行为同时侵害了对方权益，而不是指对侵权行为发生之后当事人就如何承担赔偿责任所作约定的违反。

合肥中院的民事调解书不是广东日昭公司与济南富利通公司之间的基础交易合同，而是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任（包括计算方法和数额）的约定。

因此，本案中济南富利通公司应承担的民事责任不属于合同法第一百二十二条规定的侵权责任与违约责任竞合的情形。

其次，调解书约定的本案中济南富利通公司应承担的民事责任系侵权责任。

合肥中院的民事调解书的法律意义与效果不在于对济南富利通公司的合同交易义务作出约定，而在于对侵权责任如何承担作出约定。

当事人双方将济南富利通公司将来侵权行为发生后的具体赔偿方法写进民事调解书，只是为了明确济南富利通公司再次侵权时其侵权责任应如何承担。

综上所述，本案被告济南富利通公司侵权行为成立与否是双方当事人权利义务关系的基础，故本案案由应当为侵害实用新型专利权纠纷。

关于被告是否实施了侵害两原告专利权的行为问题，本院认为，根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第十一条第一款之规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

”其中，许诺销售，是指为了销售商品的目的，作出愿意销售或者将要销售专利产品或者依照专利方法直接获得的产品。

本案中，被告济南富利通公司通过参与牛栏江-滇池补水工程项目的招投标活动，作出了愿意销售其公司产品的意思表示，其行为构成了许诺销售。

原告罗志昭2014年12月27日将涉案专利以独占许可的方式许可给原告广东日昭公司，其专利许可范围为生产制造、销售和进出口该专利产品，不包括许诺销售，故原告广东日昭公司无权主张被告济南富利通公司实施许诺销售的行为侵犯其专利权，本院依法驳回原告广东日昭公司的诉讼请求。

本院认为，涉案ＺＬ0322××××.1号实用新型专利权利要求1从整体上反映了该专利的技术方案，为该专利的独立权利要求，应以此来确定原告专利权的保护范围，即：“一种屏蔽绝缘电缆线形导电管母线、用于电力变压器与高压开关进线柜连接作过电流用，其技术特征是屏蔽绝缘电缆形导电管母线是将管状导体外表加以屏蔽绝缘，绝缘材料是用塑料类。

屏蔽绝缘电缆形导电管母线最外绝缘层是导电屏蔽接地层，将导电屏蔽接地层加以接地，并外加保护套，使该屏蔽绝缘电缆形导电管母线绝缘表层电位为零”。

本案中，原告主张被告实施的技术方案表示在被告的投标文件中，本院认为，该份投标文件无法比对被告参与牛栏江-滇池补水工程项目投标中使用的产品与原告专利的必要技术特征是否相同或相似，投标文件中的技术方案是否落入原告专利保护范围内，其理由为：1、被告将2012年1月6日制作完成的投标文件参与牛栏江-滇池补水工程项目，只有文字部分的描述，而无相应的产品实物，导致侵权比对存在障碍。

尤其是被告投标文件中管形绝缘母线结构示意图中显示，被告产品比原告专利必要技术特征多了一个均压层，一个色标管，而如果被告产品均压层真的存在，这到底是对原告专利技术的变优方案，还是变劣方案，由于没有被控侵权产品实物，导致本院依现有证据无法作出评判；

2、被告在其投标文件中对被控侵权产品的文字和图片描述过于笼统，从这些文字和图片中也无法确认出被控侵权产品的必要技术特征。

综上所述，原告提交的证据无法锁定被控侵权产品的技术方案，无法将被控侵权产品的技术方案与原告专利的必要技术特征进行比对，因而被告许诺销售的被控侵权产品是否落入原告专利保护范围，是否构成侵权无法确认，故本院依法驳回原告罗志昭的诉讼请求。

据此，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告广东日昭新技术应用有限公司、罗志昭的诉讼请求。

案件受理费31092元，由原告广东日昭新技术应用有限公司、罗志昭负担。

如不服本判决，可于收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省高级人民法院。