山东省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁民终132号上诉人（原审被告）：临沂五谷状元食品有限公司，住所地山东省临沂市。

法定代表人：李传文，董事长。

委托诉讼代理人：陈春光，江苏苏旭律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：江西江中食疗科技有限公司，住所地江西省南昌市。

法定代表人：薛宇宁，董事长。

委托诉讼代理人:孙家嵘，山东千舜律师事务所律师。

委托诉讼代理人:孙才望，山东千舜律师事务所律师。

原审被告：临沂市兰山区云云副食店，住所地山东省临沂市。

经营者：李增云。

上诉人临沂五谷状元食品有限公司（以下简称五谷公司）因与被上诉人江西江中食疗科技有限公司（以下简称江中公司）及原审被告临沂市兰山区云云副食店（以下简称云云副食店）侵害商标权纠纷一案，不服山东省临沂市中级人民法院（2018）鲁13民初478号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年1月15日立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

五谷公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判或发回重审；

一、二审诉讼费用由江中公司承担。

事实和理由：一、江中公司向一审法院提交的代理手续不合法，审理程序违法。

经查询，江中公司于2018年7月20日起诉五谷公司时，其法定代理人已变更为薛宇宁，而一审提交的代理手续来自于钟虹光的授权。

一审法院未认真审查，造成一审判决载明的法定代表人与其真实工商登记不相符。

二、一审法院认定事实和适用法律错误。

1.被控侵权产品上突出使用的“猴菇”字样，系猴头菇的简称，为菌类产品的通用名称，该事实在山东省高级人民法院（2018）鲁民终1604号民事判决查明的事实中予以认定。

2.根据国家知识产权局的意见，涉案商标“猴姑”与“猴菇”二者之间不构成近似，五谷公司对“猴菇”的合理使用不侵犯江中公司的商标专用权。

根据国家知识产权局商评字[2019]第0000097631号《关于第13055691号“猴姑”商标无效宣告请求裁定书》载明的国家知识产权局的意见，“猴姑”文字商标具有独创性，与“猴菇”“猴头菇”含义不同，不会造成相关公众对商品的质量、原料等特点产生误认或产生不良的社会影响。

3.“猴菇”与“猴姑”，在汉语构词及表意等方面并无共同点，二者既不相同，也不近似。

4.五谷公司生产的猴菇粗粮粥与江中公司生产的饼干，不属于同种或同类，江中公司从未生产过粥类产品，即便被控产品侵权也不会冲击江中公司的既有市场，不会给其造成经济损失。

5.江中集团及江中公司现持有各类含有“猴姑”“猴姑娘”“猴姑米稀”字样的商标，但涉案13055691号文字类商标“猴姑”均未在其主流产品包装上使用过。

三、五谷公司并无侵犯江中公司注册商标专用权的故意，销售和盈利数额较小，且已停止销售，一审判罚数额过高。

1.被控侵权产品包装上使用的是“猴菇”，属商品特有原材料通用名称。

五谷公司作为非法律专业人士，无法判断生产“猴菇粗粮饼”或“燕麦粗粮饼”会侵犯专利权。

2.被控侵权产品使用的是“谷状元”商标，产品包装盒上“谷状元”标识显著，且标注了生产厂址，不会造成消费者误解而无法区分商品来源。

包装盒中的“猴菇”字样并非商标性使用，亦无侵犯江中公司商标专用权的故意。

3.一审法院在没有事实证据的情况下，判令五谷公司承担20万元侵权责任，明显不当。

江中公司未就其公证、律师费支出等进行举证，其维权支出数额难以确定。

被控侵权产品实际生产数量较少，总销售额72000元，盈利约4000余元。

一审法院判令五谷公司支付20万元侵权费用，明显过高，超出其自由裁量范围。

四、江中公司滥用注册商标使用权，以“猴姑”起诉“猴菇”，形成市场垄断，已构成不正当竞争，其行为已给诸多中小生产厂家造成了重大经济损失。

五谷状元补充上诉意见：一、北京知识产权法院（2019）京73行初5903号行政判决书，认定涉案商标违反《中华人民共和国商标法》第十条和第十一条规定，判决撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会关于维持该商标注册的裁定，并责令国家知识产权局重新作出审查裁定。

江中公司据以主张商标侵权的基础已不存在，其起诉应当予以驳回。

二、“猴菇”为通用食材名称，“猴姑”为江中公司独创词汇，若二者构成近似或容易引起公众混淆，根据目前法律规范，“猴姑”商标涉嫌占有通用食材名称应予撤销，而不应判令“猴菇”侵犯商标专用权；

若二者不构成近似，则“猴菇”饼干并不侵犯“猴姑”商标专用权。

从逻辑上看不应当判令五谷公司侵权。

三、因江中公司没有生产过粥类产品，五谷公司已于2019年7月25日向国家知识产权局申请撤销涉案商标在粥类商品上的注册，目前国家知识产权局已受理该案，正在处理中，在国家知识产权局没有作出结论、江中公司无法举证证明其生产过粥类产品的前提下，应当依法驳回江中公司的诉讼请求或裁定中止审理本案。

四、江中公司提交的证据表明其2017年11月6日受让涉案商标，其在2017年3月20日至2017年7月14日期间购买被控侵权产品公证取证时并未依法取得涉案商标注册权。

江中公司未提交其他证据证明其在2017年11月6日前有权行使涉案商标依法取得的权利，一审判决认定事实不清、证据不足，应当发回重审。

二审期间，江中公司亦未提交新证据证明上述事项，根据民事证据规则规定，二审应当驳回其起诉。

江中公司辩称，一审法院对本案事实认定清楚，查明案件事实依据的证据确实充分，适用法律正确，依法应当驳回五谷公司的上诉请求。

云云副食店未陈述意见。

江中公司向一审法院起诉请求：1.判令云云副食店立即停止销售，五谷公司立即停止生产、销售侵犯江中公司第13055691号“”注册商标专用权的产品；

2.判令五谷公司赔偿江中公司经济损失40万元，云云副食店在5万元范围内与五谷公司承担连带责任；

3.判令云云副食店和五谷公司承担江中公司为本案支付的维权费用。

一审法院认定事实：江中公司成立于2011年5月13日，经营范围：预包装食品的批发零售;自营代理各类商品和技术的进出口；

保健食品的批发零售；

饮料的生产及销售；

药品的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现注册资本21000万元。

2014年12月14日，江西江中制药（集团）有限责任公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局申请注册第13055691号“”注册商标，有效期至2024年12月13日，核定使用商品第30类：咖啡；

巧克力饮料；

茶；

茶饮料；

糖；

蜂蜜；

花粉健身膏；

饼干；

蛋糕；

薄烤饼；

谷粉制食品；

蛋白杏仁饼（糕点）；

面包；

馅饼（点心）；

糕点；

燕麦食品；

由碎谷、干果和坚果制的早餐食品；

以谷物为主的零售小吃；

糕点用糖霜（糖衣）；

芝麻湖；

月饼；

粥；

谷类制品；

面粉制品；

豆粉；

食用淀粉；

食用水；

调味品；

酵母；

食品用香料（不包括含醚香料和香精油）；

家用嫩肉剂（截止）。

2015年10月28日，江西江中制药（集团）有限责任公司向江中公司出具授权证明书，授权江中公司独占许可使用第13055691号“”等注册商标，江中公司有权以自己名义维权，授权期限：自2015年10月28日起至2024年12月13日止。

2017年11月6日，江中公司经国家工商行政管理总局核准受让取得上述商标。

南昌左卫联合会计师事务所接受江中公司委托，分别于2014年6月23日和2015年3月9日对江中公司“猴姑”饼干的销售情况出具洪左专审字（2014）97号和洪左专审字（2015）24号审计报告，结论为江中公司生产的“猴姑”饼干自2013年9月份至2014年5月31日开票销售金额（含税）为357641273.16元，2014年6月份至2015年2月28日开票销售金额（含税）为570189402.36元。

南昌龙熙联合会计师事务所接受江中公司委托，于2016年2月17日对江中公司的“猴姑”饼干自2015年3月1日至2015年10月31日的销售收入、广告费支出出具洪熙专审字（2016）002号审计报告，结论为江中公司“猴姑”饼干在上述时间段内开票销售金额（含税）251614590元，广告费支出112797314元。

2017年3月20日，江西江中制药（集团）有限责任公司的委托代理人李方斌向山东省枣庄市运兴公证处申请维权取证，对在淘宝网上浏览截取网页，购买侵权产品及对操作过程录像进行证据保全。

2017年7月10日，在公证员杨某、张某1监督下，李方斌使用公证处连接互联网的电脑进入淘宝网站，购买了店铺名为“云云乐淘屋”销售的猴菇粗粮粥，对相关网页进行截图，对操作过程进行屏幕录像。

上述行为结束后，李方斌将文档内的图片打印一式二份，将录像文件刻录成光盘，公证人员密封后，加盖公证处印章（详见《工作记录一》）。

2017年7月13日，公证员杨某、张某2李方斌一起来到枣庄市××区××速递营业室，李方斌从其营业室内提取包装完好的货物一件，单号为“100743403655”。

从营业室出来后，对该营业室外景拍摄照片一张，并将上述货物带回公证处。

先对货物外观进行拍照，取得照片两张，后将货物打开，里面有猴菇粗粮粥一箱，并拍照七张。

公证人员随后将上述物品进行密封，加盖公证处印章，密封后的物品交由李方斌保管（详见《工作记录二》）。

后李方斌在公证人员监督下使用公证处电脑在淘宝网上对所购猴菇粗粮粥确认收货（支付40元），并对相关页面进行截图七幅。

后在公证处将上述WORD文档内的图片打印一式二份（详见《工作记录三》）。

2017年7月14日，该公证处制作并出具了（2017）枣运兴证民字第1394号公证书。

经当庭拆封，被控侵权产品系五谷公司生产销售的“猴菇粗粮粥”：外包装盒的正面、背面、侧面及内装罐体的显著位置均以毛笔字体突出标注“猴菇”二字，“猴菇”文字下方用较小字体标注“猴菇粗粮粥”，“猴菇”文字上方或左上方以较小字体标注“谷状元”商标标识字样。

生产厂家标注五谷公司，厂址标注临沂市兰山区半程镇后社村村东。

经与江中公司提供的“猴姑”饼干正品比对，五谷公司产品上的“猴菇”标识与江中公司“”商标整体视觉上构成近似。

五谷公司认可被控侵权产品系其生产，但认为其所使用的“猴菇”标识系指向产品原材料，且公司生产的是粥，包装显著位置有贾玲代言形象，不会造成消费者误认，不构成对江中公司商标的侵权。

云云副食店系于2016年3月14日经临沂市兰山区工商行政管理局注册成立的个体工商户，经营范围为批发零售：预包装食品兼散装食品。

五谷公司系于2011年6月8日经临沂市兰山区工商行政管理局注册成立的有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本500万元，经营范围为：批发兼零售：预包装食品、散装食品、乳制品；

生产销售：罐头、饮料。

一审法院认为，江中公司提供的江西省南昌市赣江公证处出具的（2017）赣洪江证内字第291号公证书、公证的第13055691号“”商标注册证及江西江中制药（集团）有限责任公司出具的授权证明书，足以证实江西江中制药（集团）有限责任公司对第13055691号“”商标进行转让前享有注册商标专用权，江中公司系该注册商标独占使用许可的被许可人，其合法权益受法律保护。

五谷公司辩称“”商标尚处于撤销、无效宣告审查中，商标真正权利人现处于待定状态，但在上述注册商标未被撤销或宣告无效前，江中公司仍系该商标合法的权利人。

五谷公司主张江中公司主体不适格，该院不予采信。

根据（2017）枣运兴证民字第1394号公证书、被控侵权产品实物及五谷公司的自认，能够认定公证处封存的“猴菇粗粮粥”系五谷公司生产并与云云副食店销售。

经比对，被控侵权产品与江中公司独占使用许可的第13055691号“”注册商标核定使用的商品类别相同，外包装盒的正面、背面、侧面及内装罐体的显著位置均以毛笔字体突出标注“猴菇”二字，既起到标示产品名称的作用，又起到识别商品来源的作用，系商标法意义上的商标使用。

以相关公众的一般注意力为标准进行整体及主要部分的隔离比对，被控侵权产品上标注的“猴菇”汉字与江中公司提供的第13055691号“”注册商标，其中“猴”字相同，“菇”与“姑”近似，二者在整体视觉上形似，“猴菇”与“猴姑”在呼叫上同音。

结合“猴姑”产品的市场知名度，二者文字的细微差异并不足以使相关公众施以普通注意力即可对之进行区分，很容易使消费者对商品来源产生混淆和误认，或者认为该商品的生产厂家与商标权人存在许可使用及投资、联营等关联关系，构成商标近似。

根据《中华人民共和国商标法》第五十七条（二）（三）项，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权商品的之规定，五谷公司和云云副食店未经许可，擅自生产、销售突出使用上述“猴菇”标识的同类商品，构成对江中公司独占使用许可的第13055691号“”注册商标专用权的侵害。

江中公司作为上述注册商标独占使用许可的被许可人，请求江中公司和云云副食店停止商标侵权、赔偿损失事实清楚，证据充分，该院予以支持。

五谷公司辩称被控产品中添加了猴头菇成分，系正当使用原料的通用名称且同时标注了“谷状元”商标，不会导致消费者混淆。

该院认为，五谷公司在被控侵权产品的包装上标注的“猴菇”字样系毛笔书写体，字体突出且位置醒目，该标注方式已经超出了为描述商品的主要原料或者说明商品其他特点而正当使用的范畴，明显具有增强商品显著性和区分度的作用，显属商标性使用。

虽然被控侵权产品上部标有“谷状元”商标标识，但该标识字体较小，不足以使相关公众施以普通注意力即可对之进行区分。

综合考虑涉案注册商标的显著性和知名度、五谷公司的使用方式及主观状况等因素，对于五谷公司上述抗辩，该院不予支持。

关于江中公司注册商标近三年使用问题，五谷公司生产的涉案被控侵权产品与江中公司涉案注册商标核定使用商品类别相同、种类相近，江中公司提供的正品已证明其在注册涉案商标后在核定使用商品第30类饼干上使用了涉案商标，不属于《中华人民共和国商标法》第六十四条规定的三年内未实际使用该注册商标的情形，五谷公司以此辩称无需承担责任，该院不予支持。

关于赔偿数额，五谷公司系长期从事食品生产和销售的企业，其生产、销售带有“猴菇”字样的侵权产品，其误导相关公众并获取不当利益的主观恶意较大、侵权范围广；

云云副食店作为长期从事食品销售行业的从业者，在产品采购过程中其注意力、辨别力的要求应高于普通的消费者，从主观上应推定其知道或者应当知道其销售的产品为侵权产品。

鉴于江中公司没有提供证据证明侵权行为给其造成损失或者五谷公司、云云副食店因此获得非法利益的具体数额，根据《中华人民共和国商标法》第六十三条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款、第十七条规定，综合考虑江中公司所诉注册商标的声誉、侵权行为的性质、持续时间、可能给其造成的影响、为制止侵权所支出费用以及江中公司、云云副食店实施的侵权行为的主观故意程度、期间、后果等因素，该院酌情确定五谷公司赔偿江中公司经济损失及制止侵权行为合理开支共计20万元，云云副食店在25000元范围内对上述赔偿款承担连带责任。

对于江中公司诉求的超出部分，该院不予支持。

云云副食店无正当理由拒不到庭，应自行承担对其不利的法律后果。

综上所述，江中公司、云云副食店侵犯了江中公司的第13055691号“”注册商标专用权，应承担停止侵权并赔偿损失的责任。

依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第三项、第六十三条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条、第十六条第二款、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十条、第一百四十四条规定，判决：一、五谷公司立即停止生产、销售侵犯江中公司独占使用许可的第13055691号“”注册商标专用权的“猴菇粗粮粥”商品；

二、云云副食店立即停止销售侵犯江中公司独占使用许可的第13055691号“”注册商标专用权的“猴菇粗粮粥”商品；

三、五谷公司于判决生效之日起十日内赔偿江中公司经济损失及制止侵权行为的合理支出共计20万元;对上述赔偿款项，云云副食店在25000元范围内承担连带责任；

四、驳回江中公司的其他诉讼请求。

如未按判决确定的期限履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。

案件受理费7300元，由江中公司负担3650元，五谷公司负担3650元。

本院二审期间，五谷公司提交了北京知识产权法院于2019年9月20日作出的（2019）京73行初5903号行政判决,该判决显示：撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会于2019年3月27日做出的商评字[2019]第0000063141号关于第13055691号“”商标无效宣告请求裁定；

国家知识产权局于本判决生效后针对宁波市达伦之园食品有限公司就江中公司的第13055691号“”商标提出的无效宣告请求重新作出审查裁定。

五谷公司以上述判决证明江中公司基于此商标提起的本案诉讼，不符合民事诉讼法第一百一十九条规定的起诉条件，主张对其起诉应当予以驳回。

五谷公司提交的北京知识产权法院（2019）京73行初5903号行政判决，江中公司已提起上诉。

该案尚在二审审理中。

江中公司提交了营业执照副本、法定代表人身份证明书及薛宇宁身份证复印。

营业执照记载，2017年12月29日变更薛宇宁为该公司法定代表人。

薛宇宁担任江中公司董事长职务。

本院二审查明的其他事实与一审法院查明的事实基本一致。

本院认为，本案为侵害商标权纠纷。

争议的焦点是：一、五谷公司是否侵害了江中公司的涉案商标专用权；

二、如果构成侵权，一审判决五谷公司承担的侵权责任是否适当。

关于第一个焦点问题。

五谷公司上诉主张其在被控侵权产品上使用的“猴菇”字样系菌类产品的通用名称，且标注了“谷状元”商标，不会造成消费者误解而无法区分商品来源，其行为并不侵犯江中公司的商标专用权。

该争议问题涉及商标的使用范围。

《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

”本案中，五谷公司生产的被控侵权产品“猴菇粗粮粥”并非猴头菇菌类产品，其在外包装上使用“猴菇”标识，并非将“猴菇”作为一种菌类通用名称使用。

在产品外包装上，五谷公司将“猴菇”字样进行艺术化处理后突出展示，对其他产品成分并未以类似方式标注，此行为不符合产品成分标准的通常做法，故五谷公司关于其使用上述标识系对产品通用名称使用的主张不能成立。

五谷公司在产品外包装盒的正面、背面、侧面及内装罐体等位置突出使用上述标识，起到了识别商品来源的作用，符合《中华人民共和国商标法》第四十八条规定中“商标的使用”的情形。

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的……。

本案中，江中公司系涉案第13055691号“猴姑”商标的商标权人，该商标核定使用商品范围为第30类：饼干；

蛋糕；

谷粉制食品；

面包；

糕点；

燕麦食品；

干果和坚果制的早餐食品；

芝麻糊；

粥；

面粉制品等商品。

经过江中公司近年来对其“猴姑”品牌产品的营销和广泛宣传，该商标已具有较高的市场知名度。

五谷公司生产、销售的被控侵权产品“猴菇粗粮粥”与涉案商标核定使用的商品同属第30类商品，且被控侵权产品外包装上使用的“猴菇”标识，与涉案商标字形近似，呼叫一致，其行为容易导致相关公众认为其生产的上述产品与江中公司存在特定联系，容易造成混淆误认，符合《中华人民共和国商标法》第五十七条规定的情形。

因此，一审法院认定五谷公司对涉案商标的使用侵害了江中公司的注册商标专用权，并无不当。

江中公司自2015年10月28日即获得授权使用涉案商标，授权期限自2015年10月28日起至2024年12月13日止，在此期间内，江中公司亦有权以自己的名义进行维权，故五谷公司关于2017年3月20日至2017年7月14日期间江中公司购买被控侵权产品公证取证时未依法取得涉案商标注册权的上诉理由不能成立，本院不予采纳。

关于第二个焦点问题。

《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

本案中，江中公司未举证证明其因被侵权所受到的实际损失或五谷公司因侵权所获利益，综合考虑涉案商标的知名度及五谷公司侵权行为的性质、情节以及江中公司为制止侵权所支付的合理费用等因素，一审法院酌情确定五谷公司的赔偿数额20万元，并无不当。

五谷公司上诉称江中公司并未推出过粥类产品，其未对江中公司造成实际损失问题，由于五谷公司生产、销售的被控侵权产品“猴菇粗粮粥”的行为，已经侵害了江中公司的注册商标专用权，与江中公司是否推出过粥类产品，并无实际关联，故五谷公司的该项上诉理由不能成立，本院不予采纳。

五谷公司依（2019）京73行初5903号行政判决主张涉案第13055691号商标属无效商标为由申请本案中止审理。

由于该涉案商标无效的行政诉讼尚在二审审理中，上述判决未生效，五谷公司申请中止审理本案的理由，本院不予采纳。

关于江中公司的代理手续问题，江中公司二审提交了营业执照副本及法定代表人身份证明书，证明江中公司的法定代表人现为薛宇宁，职务为董事长，江中公司委托孙才望律师为诉讼代理人，符合法律规定。

一审中，江中公司提交的委托诉讼代理人手续符合法律规定，一审法院不存在审理程序违法情况。

综上所述，五谷公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费7300元，由上诉人临沂五谷状元食品有限公司负担。

本判决为终审判决。