中华人民共和国最高人民法院 行 政 裁 定 书 （2016）最高法行申3214号 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：赛尔金有限公司（CelgeneCorporation）。

住所地：美利坚合众国新泽西州萨米特莫里斯大道86号。

法定代表人：玛利亚E帕斯夸里（MariaE.Pasquale），该公司高级副总裁兼法律顾问。

委托诉讼代理人：蒋洪义，北京市联德律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘永全，北京市联德律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。

住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：尹俊亭，该局专利复审委员会审查员。

委托诉讼代理人：刘新蕾，该局专利复审委员会审查员。

一审第三人：南京卡文迪许生物工程技术有限公司。

住所地：中华人民共和国江苏省南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号。

法定代表人：许永翔，该公司总经理。

委托诉讼代理人：汪旭东，南京知识律师事务所律师。

委托诉讼代理人：万婧，南京知识律师事务所专利代理人。

再审申请人赛尔金有限公司（以下简称赛尔金公司）因与被申请人国家知识产权局、一审第三人南京卡文迪许生物工程技术有限公司（以下简称卡文迪许公司）发明专利权无效宣告行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第309号行政判决，向本院申请再审。

本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

赛尔金公司申请再审称，被诉决定和原审判决存在以下严重错误：被诉决定和原审判决违反了93版指南所规定的对补交的实验性证据的采纳标准。

原审判决在明知被诉决定存在适用法律错误的情况下，没有撤销被诉决定并责令专利复审委员会依据应适用的93版指南重新进行审查并作出决定，违反了正当的行政诉讼审判程序。

被诉决定未依据93版指南对本案进行审查，并实质上依据06版指南中“申请日后补交的实验数据不予考虑”的规定拒绝采信赛尔金公司补交的来那度胺性能数据,原审判决虽然指出本案应当适用93版指南，但其对于本案所涉的补交实验数据问题实际上系采纳06版指南标准进行审理，同样违反法不溯及既往原则。

被诉决定和原审判决还有多项严重的事实认定错误。

被诉决定和原审判决忽视了现有技术证据6中的反向教导，拒绝承认来那度胺商业成功来自本专利的技术特征并拒绝承认来那度胺的商业成功说明本专利具有创造性，导致关于本专利创造性的评价与客观事实不符，有严重的事实认定错误。

综上，请求撤销一审、二审判决和被诉决定，对本案予以再审。

国家知识产权局辩称，判断发明专利申请是否满足创造性要求，应当以其在申请日时已经作出的技术贡献为事实基础，根据申请文件原始记载的内容并结合现有技术的整体水平进行确定。

申请日后补充提交的实验证据可以用来补强说明申请日时发明已经完成的客观事实，但不能改变申请日时已经确定的客观基础。

本案审理过程中并不涉及审查指南版本适用的问题，所适用的法条规定亦无变化，没有为赛尔金公司创设新的义务。

坚持被诉决定的意见。

请求驳回赛尔金公司的再审申请。

卡文迪许公司辩称，被诉决定通篇都没有提及适用哪一版审查指南的问题。

专利复审委员会作出的被诉决定理由是缺乏创造性。

对于创造性判断的标准，我国专利法从实施以来到现在就没有发生过变化，审查指南关于创造性判断的标准也没有发生变化。

有关补入数据的问题，无论是一审法院还是二审法院都已经就补入数据的问题进行了审查并已作出了结论，一审、二审判决包括被诉决定中，对补充数据问题所持理由符合法律规定。

补入数据应该结合我国专利法制度和原则讨论，必须遵循先申请原则。

请求驳回赛尔金公司的再审申请。

本院经审查认为，本案再审审查的焦点问题是：一审、二审判决适用法律是否有误;一审、二审判决在本专利创造性认定上是否有误。

（一）一审、二审判决适用法律是否错误 《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。

根据该原则，法律施行后对其生效之前的行为一般不得溯及适用。

本专利申请日是1997年7月24日，最早优先权日是1996年7月24日，早于《中华人民共和国专利法》（2000修正）施行日。

因此，本案应适用《中华人民共和国专利法》（1992修正）。

专利审查指南的性质属于部门规章，其适用同样应当遵循不溯及既往的原则，因此，对本专利的审查应当适用与专利法相配套的1993年版《专利审查指南》（以下简称93指南）。

综上，一审、二审判决适用专利法(1992修正)和93指南正确。

赛尔金公司主张，一审、二审判决纠正审查指南的适用而未责令专利复审委员会重新作出决定存在错误。

本院认为，首先，被诉决定适用专利法正确；

其次，一审、二审判决在认可被诉决定结论的情况下，对审查指南的版本予以明确的行为，并不属于《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条所称判决适用法律确有错误的情形。

对赛尔金公司的该项再审申请理由，本院不予支持。

（二）一审、二审判决对本专利创造性的认定是否有误 1．关于反证5的认定 专利法（1992修正）第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

93指南第二部分第十章第5.4.4规定,发明效果的证据可以在申请日之后提交,但如果所提交的效果已有他人公开于提交日之前,则不能被承认。

依照上述专利法和审查指南的规定，依据专利法（1992修正）和93指南提出的专利申请，申请人可以在申请日后提交有关补充材料来证明技术方案具有所述的用途或效果。

但是提交与采纳是两个层面的问题。

由于这些补充材料既属于专利申请文件同时也属于证明创造性或公开充分等事实的证据，因此，这些补充材料能否被采纳，或者说该份证据能否具有证明力，则需结合专利法第三十三条规定和先申请原则，以及证据所应具备的客观真实合法等属性进行判断。

赛尔金公司主张，本案的补充实验数据完全符合93指南5.4.4节的规定，因为补充的数据所证明的发明效果已记载在原说明书当中，而且补充的数据亦无他人公开于提交日之前，因此这一补充实验数据应予承认。

从上述主张来看，赛尔金公司亦认可依据93指南，申请日后补交的实验数据，也须符合该实验数据所证明的发明效果应当记载在说明书中，而且未于提交日前公开等条件，才可能被采纳。

赛尔金公司在再审申请中主张，被诉决定、一审、二审判决违反了93指南实际采用了06指南。

首先，93指南规定的是可以提交，其规定的并非是必须采纳。

如前所述，对于补充材料是否应予采纳，应当综合专利法和审查指南的相关规定，并结合证据应具备客观真实等属性的规则予以判断。

其次，被诉决定明确记载：“本案中是否能够补充实验数据，主要看补充后的内容是否为申请文件引入了新的信息。

”“暂且不去讨论这些反证是否能证明本专利具有意料不到的技术效果，单就本专利记载的内容而言，其中并没有提到任何预料不到的技术效果。

”“这些在后补充的关于本专利化合物效果的实验数据以及据此所得出的本专利取得预料不到的技术效果的结论并未记载在原申请文件中，因此，其不能用于证明本专利具备创造性。

”被诉决定所持理由，显然并非如赛尔金公司所言是对反证5的拒收，而是依据专利法规定以及证据要求在对反证5进行审查的基础上，得出该材料不能证明专利创造性的结论，进而未予采纳。

被诉决定的前述理由完全符合专利法的相关规定，亦与93指南不悖。

一审、二审判决也是依据专利法第三十三条及93指南的相应条款，对反证5是否应予采纳进行的评述。

赛尔金公司主张一审、二审判决未采纳反证5违反93指南没有依据，对其该项再审申请理由，本院不予支持。

2.关于本专利创造性的认定 证据6公开了具体化合物沙利度胺(thalidomide)和沙利度胺的衍生物EM-12。

证据6还公开沙利度胺或沙利度胺衍生物可以控制TNFα的异常浓度。

因此，权利要求1相对于证据6公开的化合物EM-12的区别特征仅在于权利要求1指向的具体化合物在异二氢吲哚环的4位上具有氨基取代基。

证据6公开了如下通式化合物 以上化学式（A）、（B）和(C）中R1、R2、R3和R4可选自-H；

-0H；

=0……；

氨基。

上述B）通式化合物提示本领域技术人员，在母环结构不变的情况下，可以对末端的取代基团进行常规的结构变换，并且变换后的化合物应当具有大体相当的活性水平。

在此基础上，本领域技术人员在证据6已经公开EM-12的基础上，为获得结构类似、活性相当的替代化合物，有动机根据证据6通式化合物部分公开的内容在4位上引入氨基取代基，这属于常规的结构修饰，是本领域技术人员解决获得替代化合物这一技术问题的常规技术手段。

并且，由于该结构修饰非常简单，修饰后的化合物与已知化合物EM-12结构差异细微，因此，本领域技术人员可以预见，该结构修饰过程不会在实质上改变化合物的活性效果，即能够预料4-位上氨基取代的化合物与未取代的EM-12具有类似的TNFα抑制活性。

由此可见，由于本专利权利要求1保护的化合物与证据6中公开的EM-12结构十分接近，并且在证据6已经给出使用氨基进行结构修饰的启示的基础上，本领域技术人员在证据6的基础上获得本专利权利要求1的技术方案是显而易见的，继而，本领域技术人员在证据6结合其它证据（例如，证据7、证据14）获得该技术方案必然也是显而易见的。

赛尔金公司在诉讼过程中提交的其他证据，并不能否定沙利度胺及其衍生EM-12具有TNFα抑制活性的结论。

3.关于商业成功的考量 商业成功是创造性判断的辅助因素。

当一项技术方案的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于其技术特征直接导致的，则一方面证明该技术方案具有有益的效果，同时也说明了其是非显而易见的，应当认为该技术方案具有创造性。

本案中赛尔金公司主张的产品说明书、销售数据、获奖报道等证据并不能证明其销售业绩、获奖情况系直接由本专利权利要求1的技术特征、技术效果等带来的。

因此，其相关诉讼主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

综上，一审、二审判决关于权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的结论正确，赛尔金公司的该项再审申请理由，本院不予支持。

综上，赛尔金公司的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款之规定，裁定如下： 驳回赛尔金有限公司（CelgeneCorporation）的再审申请。