江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏01民初3525号原告：宿迁市洋河镇国藏酒业股份有限公司，住所地江苏省宿迁市洋河新区洋河镇工业园区188号。

法定代表人：朱立贵，该公司董事长。

委托代理人：闫东伟，北京市盈科（南京）律师事务所律师。

委托代理人：崔东晨，北京市盈科（南京）律师事务所律师。

被告：宿迁市洋河镇御缘酿酒厂，住所地江苏省宿迁市洋河新区洋河镇徐淮路南。

投资人：李银久。

委托诉讼代理人：唐乃翔，江苏苏泓律师事务所律师。

第三人：宿迁市洋河镇特酿酒业有限公司，住所地江苏省宿迁市洋河镇徐淮路南。

法定代表人：刘明。

原告宿迁市洋河镇国藏酒业股份有限公司（以下简称国藏酒业公司）与被告宿迁市洋河镇御缘酿酒厂（以下简称御缘酿酒厂）、第三人宿迁市洋河镇特酿酒业有限公司（以下简称特酿酒业公司）专利权无效后返还费用纠纷一案，本院于2019年11月1日立案后，依法适用普通程序于2020年4月28日公开开庭进行了审理。

原告国藏酒业公司的委托诉讼代理人闫东伟、崔东晨，被告御缘酿酒厂的委托诉讼代理人唐乃翔到庭参加诉讼，第三人特酿酒业公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告国藏酒业公司向本院提出诉讼请求：1.判令御缘酿酒厂返还国藏酒业公司支付的6万元赔偿款，并支付资金占用期间的利息9262.5元（按中国人民银行同期贷款利率从2016年7月31日暂计至2019年10月31日）；

2.判令御缘酿酒厂负担本案诉讼费用。

事实和理由：一、原被告于2016年7月6日签订了《和解协议》，原告支付6万元赔偿款。

2016年3月，被告在南京市中级人民法院提起两案诉讼，案号为（2016）苏01民初307、308号。

称原告和第三人生产、销售的“蓝色之海蓝至尊”“蓝色之海红至尊”白酒产品侵害了其外观设计专利权。

此外，被告还同时起诉了第三人和案外人宿迁市洋河镇润洋酒业股份有限公司（以下简称润洋公司）两个案件，案号为（2016）苏01民初303、304号。

原告与第三人及润洋公司的法定代表人互相为亲戚，为了四个案件能够快速解决，第三人委托原告、润洋公司与被告签订了上述《和解协议》，约定原告及润洋公司支付被告12万元赔偿款。

原告、第三人、润洋公司口头约定，原告、润洋公司分别承担3万元，第三人对307、308号案件承担3万元、对303、304号案件承担3万元，共计12万元。

该费用由第三人、润洋公司交原告法定代表人朱立贵后，统一转账给被告投资人李银久。

二、被告外观设计专利因与他人在先商标权冲突被全部无效，但被告据此起诉原告侵权并签订《和解协议》，具有明显恶意。

被告的权利依据是名称为“酒盒（中国梦传奇3）”（专利号：ＺＬ20133031××××.2）的外观设计专利，该专利于2016年12月28日被专利复审委员会以与江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河酒厂）在先取得的“洋河”注册商标专用权相冲突，不符合专利法规定的授予专利权的条件为由，宣告无效。

对上述外观设计与在先权利相冲突这一情况，被告在起诉原告前就已明确知悉。

2014年1月，宿迁市中级人民法院在（2013)宿中知民初字第0047号《民事判决书》中认定，被告生产销售的酒盒、酒瓶因突出使用“洋河”字样，侵害了洋河酒厂的注册商标专用权，并判令被告停止侵权、赔偿损失。

上述判决同时记载，2011年9月被告曾经因为在其生产的白酒外包装上使用“中国洋河”“江苏洋河”字样，受到工商行政处罚。

因此，被告明知其外观设计专利与他人在先商标权相冲突，不符合专利授权条件，仍起诉原告并收取了和解款，具有明显恶意。

三、被告的恶意己经在另外两起案件中予以确认。

被告曾就涉案专利向多家法院提起维权诉讼，其中两个被诉侵权人已对被告提起了恶意提起知识产权诉讼损害责任之诉。

南京市中级人民法院已在（2017)苏01民初1368、1370号中确认被告构成恶意提起知识产权诉讼，判决其承担了损害赔偿责任，并已被二审（2018）苏民终119、320号判决维持。

综上，请求法院依照专利法第四十七条及侵权责任法的相关规定，支持原告的诉讼请求。

被告御缘酿酒厂辩称：1.根据专利法第四十七条规定，在专利宣告无效前已经执行的调解书不具有追溯力，故原告要求返还6万元及资金占用利息损失无法律依据。

2.（2016）苏01民初303、304、307、308号案件中，被告有部分专利并未被专利复审委确认无效。

3.被告提起此前诉讼时主观上并无恶意，原告客观上确实存在侵权行为，且原告主张的在先判决与本案并非同一案由，不具有参考性。

4.原告无法单独提起本案诉讼。

本案和解协议还涉及特酿酒业公司，该公司应为必要共同原告，但其并未参与诉讼。

5.双方的和解协议中支付的费用12万元，非专利侵权赔偿款，该费用还包含了其他的权利义务关系。

请求法院依法驳回原告诉讼请求。

第三人特酿酒业公司未出庭应诉，亦未作书面答辩。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、涉案外观专利的诉讼情况2013年7月10日，被告员工李志兵向国家知识产权局申请了ZL201330319767.7“酒盒（中国梦传奇3）”、ＺＬ20133031××××.2“酒瓶（中国梦传奇9）”外观设计专利，2013年12月4日获得授权。

2014年1月7日，被告投资人李银久向国家知识产权局申请了ZL201430003598.0“酒盒（中国梦）”外观设计专利，2014年6月18日获得授权。

被告获得了上述专利的实施许可。

2016年3月，被告向本院提起（2016）苏01民初307、308号案件，分别主张原告及第三人生产销售的“蓝色之海蓝至尊”“蓝色之海红至尊”两款白酒侵害了其ＺＬ20133031××××.2“酒瓶（中国梦传奇9）”外观设计专利权。

同时，被告还向本院提起（2016）苏01民初303、304号案件，主张宿迁市洋河镇锦洋曲酒有限公司（第三人原企业名称）、案外人润洋公司生产销售的“中国梦传奇红”白酒侵害了其ＺＬ20133031××××.2“酒瓶（中国梦传奇9）”ZL201430003598.0“酒盒（中国梦）”外观设计专利权，以及生产销售的“中国梦传奇蓝”白酒侵害了其ＺＬ20133031××××.2“酒瓶（中国梦传奇9）”ZL201330319767.7“酒盒（中国梦传奇3）”外观设计专利权。

2016年7月6日，原告及案外人润洋公司（乙方）与被告（甲方）达成和解协议，约定双方关于ZL201430003598.0“酒盒（中国梦）”、ＺＬ20133031××××.2“酒瓶（中国梦传奇9）”、ZL201330319767.7“酒盒（中国梦传奇3）”三项外观设计专利权的诉讼及专利权无效宣告请求事宜，达成如下和解协议：1.乙方承诺停止制造、销售甲方上述三项外观设计专利权的产品。

2.自本合同签订之日起，甲方撤回（2016）苏01民初303、304、307、308号案件的起诉。

乙方撤回宣告甲方专利无效的申请。

3.甲方承诺放弃对乙方制造、销售甲方三项外观设计专利权行为的追诉。

乙方承诺不再申请宣告甲方专利无效。

4.乙方承诺支付甲方费用共计壹拾贰万元整。

乙方于本合同签订生效后三日内，支付甲方伍万元整，2016年7月底前付清余款柒万元整。

5.2016年10月后，如乙方仍继续生产销售侵害甲方上述三项外观设计专利产品的或发现乙方其他新的侵害甲方上述三项外观设计专利行为的，甲方仍然将向乙方主张权利，且乙方据本协议所付款项不予退还。

6.本协议不构成甲方对乙方的外观设计专利授权或任何意义上的许可使用。

7.本协议履行完毕后，双方就此之前产生的纠纷解决完毕。

其他单位或个人侵害甲方权利等事项，由甲方自行处理，乙方就其他侵害甲方权利的单位或个人侵权及相关的诉讼不提供任何协助。

8.本协议一式贰份，双方各执壹份并善意履行，双方均有义务就本协议所有内容保密。

9.本协议若发生争议，一方起诉另一方主张权利，双方约定本协议管辖地为南京市鼓楼区人民法院。

2016年7月8日、31日，朱立贵分别向李银久银行账户转账5万元、7万元。

2016年7月12日、13日，本院作出（2016）苏01民初307、308号裁定，准许被告撤回起诉。

2016年12月，国家知识产权局专利复审委员会以被告ＺＬ20133031××××.2“酒瓶（中国梦传奇9）”外观设计专利上标注的“洋河”标识，与洋河酒厂第1470448号“洋河”注册商标构成相似商标，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与该注册商标的商品有特定联系，与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突，不符合专利法第23条第3款的规定，作出第30937号《无效宣告请求审查决定书》，宣告该外观设计专利权全部无效。

二、被告被认定侵权的事实江苏省宿迁市中级人民法院（2013）宿中知民初字第0047号判决书中查明：2011年9月6日，南京市工商行政管理局建邺分局的执法人员在接到洋河酒厂投诉后，调查发现沃尔玛（江苏）商业零售有限公司南京水西门大街分店销售的被告生产的“46度蓝色典藏M6”“42度蓝色典藏A9”等系列白酒的外包装上均标有“中国洋河”或“江苏洋河”字样，“42度蓝色典藏A9”白酒酒瓶外形与洋河酒厂生产的“梦之蓝”酒瓶外形非常近似。

2011年9月30日，南京市工商行政管理局建邺分局对沃尔玛（江苏）商业零售有限公司南京水西门大街分店作出行政处罚，责令沃尔玛（江苏）商业零售有限公司南京水西门大街分店立即停止侵权行为。

同时，该判决书认定，由于被告在其生产销售的“46度蓝色典藏M6”“42度蓝色典藏A9”“中国洋河5A级VIP专供酒”“中国洋河5A级梦之蓝酒”等系列白酒的外包装上均标有“中国洋河”或“江苏洋河”字样，侵犯了洋河酒厂的第1470448号“洋河”注册商标专用权，并判决被告承担赔偿经济损失的侵权责任。

对此，原告主张该判决认定的侵权事实早于被告起诉原告上述案件的时间，故被告明知其专利不符合授权条件仍提起诉讼，主观上具有明显恶意。

被告质证认为，该判决认定的是商标侵权，与本案所涉的外观设计专利权没有关系，故被告主观上不存在恶意。

此外，原告还提交了江苏省高级人民法院作出的（2018）苏民终119、320号民事判决，以证明被告已因明知其专利不符合授权条件仍提起诉讼，被生效判决认定为恶意提起知识产权诉讼，并被判决赔偿损失。

三、原告及第三人的《债权转让说明》本案诉讼前，原告国藏酒业公司（甲方）与案外人润洋公司（乙方）、第三人特酿酒业公司（丙方）签订《债权转让说明》约定，对2016年7月6日甲方、乙方分别代表丙方与被告签订的《和解协议》约定由甲方、乙方支付御缘酿酒厂12万元整的问题，甲、乙、丙三方口头约定，该12万元甲、乙方各承担3万元，丙方307、308号案件承担3万元，303、304号案件承担3万元，由乙方、丙方各自交给甲方法定代表人朱立贵，朱立贵代表甲、乙、丙三方将12万元转账给李银久账户。

现甲、丙双方约定，丙方同意将自己307、308号案件的3万元债权转让给甲方，由甲方代丙方就307、308号案件后续有关纠纷提起诉讼、行使债权。

乙、丙双方口头约定，丙方同意将自己303、304号案件的3万元债权转让给乙方，由乙方代丙方就303、304号案件后续有关纠纷提起诉讼、行使债权。

诉讼中，原告明确本案要求被告返还的6万元及利息损失系（2016）苏01民初307、308号案件所支付的赔偿款。

其中，资金占用期间的利息损失计算公式为：60000元×4.75%×3年+60000元×4.75%/360×19天=8700.42元（2016年7月31日至2019年8月19日，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），60000元×4.25%/360×31天+60000元×4.2%/360×41天=506.58元（2019年8月20日至2019年10月31日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），共计9207元。

本案的争议焦点为：被告以ＺＬ20133031××××.2“酒瓶（中国梦传奇9）”外观设计专利起诉原告及第三人，是否构成恶意；

若构成恶意，是否应当全部返还侵权赔偿金及赔偿利息损失。

本院认为：《中华人民共和国专利法》第四十七条规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。

但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

本案中，被告构成恶意提起知识产权诉讼，依法应当全部返还（2016）苏01民初307、308号两案诉讼侵权赔偿金，并赔偿资金占用的利息损失。

恶意提起知识产权诉讼是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意针对他人提起知识产权诉讼，造成他人损害的行为。

具体应考量如下构成要件：1.行为人提起知识产权诉讼无事实或法律依据。

即行为人没有知识产权或行为人虽享有形式上“合法”的知识产权，但因该权利系恶意取得等原因而不具有实质上的正当性。

2.行为人提起诉讼主观上具有恶意。

即行为人提起知识产权诉讼时，明知或应知其形式上“合法”的知识产权系建立在侵害他人合法权利的基础上，所提起的诉讼无事实或法律依据，且提起知识产权诉讼是以损害他人合法权益或获取非法利益为目的。

3.行为人因恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，两者之间具有因果关系。

被告御缘酿酒厂提起（2016）苏01民初307、308号两案诉讼的行为符合上述构成要件，构成恶意提起知识产权诉讼。

首先，被告提起两案诉讼的权利基础不具有正当性。

其在涉案外观设计专利中标注“洋河”字样，已经侵犯了洋河酒厂的在先注册商标专用权。

因我国外观设计专利不进行实质审查，使得被告获得了形式上“合法”的授权。

在获得专利授权后，又由于无人向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，致使涉案外观设计专利在近三年的时间内保持着形式上的“合法”状态。

但是，上述事实和状态并不能改变涉案外观设计专利权利基础的不正当性。

被告将洋河酒厂合法持有的在先注册商标以部分设计元素的形式嵌入外观设计专利，该行为不但显著违反了专利法明确规定、破坏专利制度秩序，同时也侵害了商标权人的合法权利，扰乱了正常的商标注册、管理秩序，损害了公平竞争、健康有序的市场环境。

其次，被告主观上对其权利基础不具有正当性，具有明确认知。

其一，南京市工商行政管理局建邺分局已于2011年认定销售被告所生产的标有“江苏洋河”字样商品构成侵害洋河酒厂注册商标专用权，并对销售者进行了工商处罚。

其二，在（2013）宿中知民初字第0047号判决书中，宿迁市中级人民法院已经认定被告在其生产的白酒外包装上标有“中国洋河”“江苏洋河”字样，侵犯了洋河酒厂的商标专用权。

其三，被告与洋河酒厂均地处江苏省宿迁市，且经营项目均包含白酒，对洋河酒厂享有“洋河”注册商标专用权以及“洋河”商标的市场影响力和知名度理当知晓。

再次，被告在明知其权利基础不具有正当性的前提下，仍然提起两案诉讼并且意图获取不当利益。

基于被告对其据以起诉的权利基础并不具备正当性持明确认知的主观状态，且以不正当的权利基础受到侵害为由提出赔偿诉请，故其诉讼行为具有恶意获取不当利益的目的性。

最后，被告恶意提起知识产权诉讼的行为给原告及第三人造成了损失。

被告提起两案诉讼后，原告及第三人被动参与诉讼，被告明知其权利基础不具有正当性的前提下，依然与原告及第三人进行和解并接受侵权赔偿金，造成了原告及第三人的实际损失，该部分费用与被告提起的两案诉讼存在因果关系。

关于本案损失的确定以及原告是否有权一并主张。

一方面，原告已提交了其与第三人签订的《债权转让说明》，对四个案件的侵权赔偿金进行了分配、说明，且第三人同意将（2016）苏01民初307、308号案件的3万元债权转让给原告，并明确本案所涉及的损失为上述两案侵权赔偿金6万元及资金占用的利息；

另一方面，两案侵权赔偿金均为原告法定代表人朱立贵直接向被告投资人李银久支付。

因此，原告有权对两案侵权赔偿金及资金占用的利息损失一并进行主张。

基于上述理由，被告御缘酿酒厂的行为符合恶意提起知识产权诉讼的侵权构成要件，应承担赔偿损失的法律责任，且若不要求其退还侵权赔偿金，则明显违反公平原则。

故对原告的诉讼请求，本院予以支持。

综上，依照《中华人民共和国专利法》第四十三条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定，判决如下：被告宿迁市洋河镇御缘酿酒厂于本判决生效之日起十日内返还原告宿迁市洋河镇国藏酒业股份有限公司6万元，并支付资金占用期间的利息损失9207元（2016年7月31日至2019年8月19日，按中国人民银行同期贷款基准利率计算；

2019年8月20日至2019年10月31日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。

案件受理费1532元，由被告宿迁市洋河镇御缘酿酒厂负担。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。

同时，根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（汇往户名：江苏省高级人民法院，开户行：农行江苏省南京市山西路支行，账号：10×××75）。