广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤民终293号上诉人（原审被告）：东莞市悦翔电子科技有限公司，住所地：广东省东莞市塘厦镇莲湖第三工业区宝源二路******。

法定代表人：路四海，该公司主要负责人。

委托诉讼代理人：郭玮，广东顺航律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：陈扬德，男，1983年3月10日出生，汉族，住湖南省邵阳县。

委托诉讼代理人：吴军，广东深科律师事务所律师。

委托诉讼代理人：何锦湄，广东深科律师事务所实习律师。

上诉人东莞市悦翔电子科技有限公司（以下简称悦翔公司）因与被上诉人陈扬德侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2019）粤73民初34号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年2月14日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。

悦翔公司的委托诉讼代理人郭玮，陈扬德的委托诉讼代理人吴军、何锦湄到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

悦翔公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判悦翔公司不构成侵权，无需向陈扬德赔偿；

2.本案所有诉讼费用由陈扬德承担。

事实与理由：1.一审法院遗漏重要当事人，程序上存在重大瑕疵；

2.一审法院仅凭被诉侵权鼠标上有悦翔公司的名称、商标即认定被诉侵权产品系悦翔公司制造、销售，属于认定事实错误；

3.被诉侵权产品与涉案专利存在显著区别，不落入涉案专利权的保护范围。

陈扬德答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

陈扬德向一审法院提起诉讼，请求判令：1.悦翔公司立即停止制造、销售、许诺销售侵犯陈扬德专利号ＺＬ20173010××××.8、名称“鼠标滚轮（樱桃）”的外观设计专利权的产品；

2.悦翔公司赔偿陈扬德经济损失及制止其侵权的合理开支9万元、律师费1万元，共计10万元；

3.本案的诉讼费由悦翔公司承担。

一审法院经审理查明：2017年3月30日，陈扬德向国家知识产权局申请名称为“鼠标滚轮（樱桃）”的外观设计专利，并于2018年2月2日获得授权，专利号为ＺＬ20173010××××.8。

涉案专利第3年度年费已缴纳。

根据简要说明记载，涉案专利产品用途是用于鼠标滚轮，设计要点在于产品的形状，最能表明设计要点的视图为立体图。

根据陈扬德提交的涉案外观设计专利权评价报告，全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

申请注册号为17033907的“E品”商标的申请人为悦翔公司，申请日期为2015年5月25日，注册公告日期为2016年11月28日，核定使用范围为鼠标（计算机外围设备）等。

2018年12月17日，陈扬德付款46.8元（包含运费7元）在ｗｗｗ.1688.ｃｏｍ网站购买了名称为“新款Ｅ品Ｔ101笔记本台式机无线电脑鼠标批发彩色鼠标2.2Ｇ蓝牙”的产品两个，单价19.9元，订单号为299408354242373830，物流公司为圆通速递，运单编号为803497681288125422。

陈扬德主张上述鼠标产品的滚轮为本案的被诉侵权产品。

2018年12月20日，陈扬德委托代理人周鹏在广东省深圳市深圳公证处公证人员的监督下，在深圳市罗湖区收取了上述从ｗｗｗ.1688.ｃｏｍ网站购买的贴有圆通速递单的包裹一个，快递单号为803497681288125422。

公证人员对包裹内的物品进行拍照，加贴公证处封条后封存。

公证人员见证了上述收货的全过程，并据此出具（2018）深证字第181098号公证书。

关于悦翔公司许诺销售被诉侵权产品的行为，陈扬德当庭确认其没有证据予以证明。

一审当庭拆封陈扬德提交的实物，内有鼠标一个，产品包装上注明制造商为悦翔公司，注明的地址与悦翔公司工商注册地址基本一致；

产品实物及包装上均标识有与悦翔公司第17033907号“E品”一致的商标。

在庭审比对中，陈扬德认为被诉侵权设计（鼠标滚轮）与涉案专利设计相同。

对此，悦翔公司认为被诉侵权设计与涉案专利设计的区别在于：左视图中，被诉侵权设计中部是掏空的，而涉案专利设计中部不是空心的。

关于现有设计抗辩，悦翔公司提交了如下证据：1.申请号为201030176359.7、名称为“鼠标（ｃｍ9002）”的外观设计专利作为对比文件一，该专利的申请日为2010年5月12日，授权公告日为2010年11月24日；

2.ＱＱ号为29×××74、昵称为Ｅ?品专注无线的ＱＱ空间“说说和日志相册”截图，悦翔公司主张以时间分别为2014年12月15日和2016年6月27日的图片作为对比文件二，但图片中均只展示了鼠标滚轮的一个面。

对此，悦翔公司认为被诉侵权鼠标滚轮的中间主体部分被对比文件一公开，且轴属于惯常设计。

陈扬德认为：对比文件一只能展示滚轮的一个面，被诉侵权设计并未被对比文件一公开；

从涉案专利评价报告可以看出，轴和滚轮主体侧面的设计空间较大；

对比文件二并未公开被诉侵权设计，且ＱＱ空间属于个人空间，仅好友可见。

悦翔公司为证明其也申请了含有球形滚轮设计的外观设计专利，提交了申请号为201730466365.8、名称为“无线鼠标”的外观设计专利，该专利申请日为2017年9月28日，授权公告日为2018年5月25日。

对此，陈扬德认为与本案无关。

关于合理开支，陈扬德提交了公证费发票、委托代理合同及律师费发票，用以主张公证费800元及律师费10000元。

一审法院另查明，悦翔公司为有限责任公司，成立于2015年4月1日，注册资本为100万元，经营范围为研发、产销：电子计算机及配件；

产销：电子产品、塑料制品、橡胶制品等。

一审法院认为，本案属于侵害外观设计专利权纠纷。

陈扬德是名称为“鼠标滚轮（樱桃）”、专利号为ＺＬ20173010××××.8的外观设计专利专利权人。

涉案专利权处于有效状态，应受法律保护。

根据双方当事人的诉辩意见，本案主要审查以下问题：1.被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围；

2.悦翔公司的现有设计抗辩是否成立；

3.悦翔公司的被诉侵权行为是否成立；

4.本案侵权责任如何认定。

（一）关于被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权保护范围的问题。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条的规定，在与外观设计相同或者相近种类产品上，采用与外观设计相同或近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。

本案中，被诉侵权的滚轮与涉案外观设计专利产品均为鼠标滚轮，属同类产品，可以进行比对认定二者是否相同或者近似。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条的规定，人民法院认定外观设计是否相同或近似时，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

将被诉侵权产品的外观设计与涉案专利设计进行比对，被诉侵权产品的外观设计与涉案专利设计在整体视觉效果上无明显差异，应当认定构成基本相同，因此一审法院认定被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

（二）关于悦翔公司主张的现有设计抗辩是否成立的问题。

根据《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款的规定，现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

对比文件一为授权公告日早于涉案专利申请日的外观设计专利，故该外观设计专利可作为现有设计的对比文件与被诉侵权设计进行比对。

参考涉案外观设计专利评价报告，鼠标滚轮中滚轮与轴的设计包括多种形状。

而对比文件一为整个鼠标的外观设计，无法展示其中鼠标滚轮的滚轮全部形状以及轴部分的形状，故对比文件一不属于与被诉侵权设计无实质性差异的现有设计。

关于对比文件二，由于悦翔公司并未提供证据证明对比文件二的QQ空间图片属于向不特定公众公开的状态，故无法证明对比文件二在涉案专利申请日之前已向公众公开；

并且，对比文件二同样无法展示其中鼠标滚轮的滚轮全部形状以及轴部分的形状，故对比文件二也不属于与被诉侵权设计无实质性差异的现有设计。

综上，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款关于被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计之规定，悦翔公司以对比文件一、对比文件二分别主张的现有设计抗辩均不能成立，一审法院均不予采纳。

（三）关于悦翔公司的被诉侵权行为是否成立的问题。

首先，根据涉案（2018）深证字第181098号公证书、订单详情截图及产品实物，足以认定陈扬德在该店铺内购得了涉案鼠标产品，因涉案鼠标产品包装上注明制造商为悦翔公司，注明的地址与悦翔公司工商注册地址基本一致，且产品实物及包装上均标识有与悦翔公司第17033907号“E品”一致的商标。

综合以上证据，足以证明涉案鼠标产品由悦翔公司制造并销售。

其次，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款规定，“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外”。

现有证据证实悦翔公司将被诉侵权鼠标滚轮产品作为部件与其他部件一起制造成涉案鼠标产品后进行销售，由于被诉侵权鼠标滚轮产品仅是该鼠标产品的部件之一，故悦翔公司在本案中实施的行为属于销售被诉侵权鼠标滚轮产品的行为。

最后，关于许诺销售被诉侵权产品的行为，陈扬德当庭确认其没有证据予以证明，故对于陈扬德认为悦翔公司实施了许诺销售被诉侵权产品行为的主张，一审法院不予支持。

综上，鉴于被诉侵权设计落入涉案专利权保护范围，因此悦翔公司销售被诉侵权产品的行为侵害了涉案专利权。

（四）关于本案侵权责任如何认定的问题。

悦翔公司未经许可，销售侵害涉案专利权的产品，依法应承担停止侵权以及赔偿损失的民事责任。

关于本案的赔偿数额问题，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，当权利人因侵权的实际损失、侵权人的侵权获利、专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

本案中，双方当事人的证据均不足以证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费等，一审法院综合考虑涉案专利的类型、被诉侵权行为的性质和情节、陈扬德为制止侵权应存在合理开支等因素，酌定悦翔公司赔偿陈扬德经济损失及合理开支合计50000元。

陈扬德所主张赔偿金额超出上述金额的部分，一审法院不予支持。

综上，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（一）项、第（六）项，第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第二十三条第四款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条第二款、第十四条第二款的规定,判决：一、东莞市悦翔电子科技有限公司于判决发生法律效力之日起停止销售侵害陈扬德名称为“鼠标滚轮（樱桃）”、专利号为ＺＬ20173010××××.8的外观设计专利权产品的行为；

二、东莞市悦翔电子科技有限公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿陈扬德经济损失及合理开支合计50000元；

三、驳回陈扬德的其它诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费2300元，由陈扬德负担575元，由悦翔公司负担1725元（悦翔公司需负担的诉讼费用，陈扬德已预交一审法院；

陈扬德同意该费用不退回，由悦翔公司迳付陈扬德）。

二审期间，双方均未提交新证据。

经审理，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷。

根据悦翔公司的上诉请求和陈扬德的答辩意见，本案二审的争议焦点如下：1.一审法院是否遗漏必要共同诉讼人；

2.被诉侵权设计是否落入涉案专利权保护范围；

3.悦翔公司是否实施了被诉行为。

一、关于一审法院是否遗漏必要共同诉讼人的问题悦翔公司上诉主张广州正鑫电子科技有限公司（以下简称正鑫公司）为被诉侵权产品的销售方，因一审法院准予陈扬德撤回对正鑫公司的起诉，导致本案无法查明被诉侵权鼠标的来源，一审程序存在重大瑕疵。

经查，一审法院查明被诉侵权鼠标的制造商为悦翔公司，销售商为正鑫公司后，准许陈扬德撤回对正鑫公司的起诉。

对此本院认为，悦翔公司的制造、销售行为与正鑫公司的销售行为系两个相互独立的行为，不属于必要共同诉讼。

陈扬德撤回对销售商正鑫公司的起诉，系其对自身权利的正当处分，不影响本案事实的查明，亦不违反法律规定，不损害国家、集体和第三人的利益，一审法院准许其撤诉申请，不属于遗漏必要共同诉讼人，本院对此予以维持。

二、关于被诉侵权设计是否落入涉案专利权保护范围的问题《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

”根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条的规定，判断外观设计是否相同或者近似，应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力为标准，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

被诉侵权设计与涉案专利均为鼠标滚轮，属于同种产品，可以进行比对。

经比对，二者的整体形状均为樱桃状，左侧轴承部分有四条轴心向外发散的加强筋。

二者的不同之处仅在于左侧轴承是否为空心设计和右侧轴承与滚轮弧面的缝隙大小不同。

经整体观察、综合判断，上述不同之处属于一般消费者在正常使用状态下不易观察到的细微区别，对整体视觉效果不产生显著影响，应当认定二者构成实质性近似，被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

悦翔公司的该项上诉理由不成立，本院不予支持。

三、关于悦翔公司是否实施了被诉行为的问题根据《中华人民共和民事诉讼法》第六十九条规定：“经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。

但有相反证据足以推翻公证证明的除外。

”悦翔公司上诉主张，涉案公证书并未附有快递员的照片和工作证，无法确定陈扬德公证取货的快递员是否圆通快递的工作人员。

在快递员身份无法确定的情况下，涉案包裹存在掉包的可能，故本案并无证据显示悦翔公司实施了被诉行为。

对此，本院认为，根据涉案公证书记载，2018年12月20日，陈扬德的委托代理人周鹏在公证员的监督下，从快递员手中取得快递单号为803497681288125422的包裹，该包裹包装完好，收件人信息、快递单号亦与其在阿里巴巴订单详情一致。

悦翔公司主张涉案包裹有被掉包的可能，但未提供相反证据推翻公证书的内容，本院对其该项上诉主张不予采信。

故涉案公证书可以作为认定本案事实的依据。

根据该公证书记载，被诉侵权鼠标包装上载明制造商为悦翔公司、产品实物及包装上均标识有悦翔公司注册的“E品”商标。

结合悦翔公司的营业范围包含有产销电子产品、电子计算机及配件等，且悦翔公司未能提供证据证明其来源，一审法院认定被诉侵权鼠标产品由悦翔公司制造、销售，并无不当。

悦翔公司否认实施了被诉行为，但未能提供相关证据证明其主张。

其该项上诉理由缺乏法律与事实依据，本院不予支持。

综上所述，悦翔公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币1050元，由上诉人东莞市悦翔电子科技有限公司负担。

本判决为终审判决。