广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤06民终1866号上诉人（原审被告）：章华，男，汉族，1967年7月19日出生，住广东省佛山市南海区。

委托诉讼代理人：夏海龙，广东卓信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：邱淑妙，广东卓信律师事务所实习律师。

被上诉人（原审原告）：佛山市南海鸿钢裁断机制造有限公司，住所地广东省佛山市南海区。

法定代表人：姚礼洋。

委托诉讼代理人：刘金财，广东品高律师事务所律师。

委托诉讼代理人：招洁华，广东品高律师事务所律师。

上诉人章华因与被上诉人佛山市南海鸿钢裁断机制造有限公司（以下简称鸿钢公司）侵害商标权纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院（2019）粤0604民初9611号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年3月11日立案后，依法组成合议庭审理了本案。

本案现已审理终结。

章华上诉请求：一、撤销一审判决，改判驳回鸿钢公司全部诉讼请求；

二、本案一审、二审诉讼费用均由鸿钢公司承担。

事实和理由：一、鸿钢公司自认没有授权且无须授权的法律事实，以及其与姚礼洋在庭外多次申请撤销第4736925号注册商标的行为，无法推定姚礼洋许可鸿钢公司在2017年8月17日之后使用该商标。

一审法院无视上述事实，认为姚礼洋默示授权鸿钢公司使用涉案商标，逻辑混乱。

(一)鸿钢公司在一审中确认在商标权利人姚礼洋与章华签订《转让协议书》后，姚礼洋不曾向鸿钢公司出具授权书，且鸿钢公司认为其使用涉案商标无需取得许可，这与推定姚礼洋许可鸿钢公司使用涉案商标自相矛盾。

在一审庭审中，鸿钢公司明确表示“在姚礼洋与章华签订《转让协议书》后，姚礼洋不曾向被申请人出具授权书”，同时鸿钢公司“认为其使用涉案商标不需要许可”。

从上述表述来看，不仅客观上姚礼洋从未授权鸿钢公司使用涉案商标，鸿钢公司主观上也完全无视《中华人民共和国商标法》第四十三条所规定的商标使用许可制度，认为使用注册商标无需获得商标共有权人的授权，即鸿钢公司主观上有擅自使用商标、侵害商标权人权益的故意，客观上其使用涉案商标的行为也未获得任一商标共有权人的授权，故其行为构成对章华商标权的侵害。

在上述情况下，一审法院以姚礼洋是鸿钢公司法定代表人为由推定其许可鸿钢公司使用涉案商标，显然不符合常理。

鸿钢公司客观上并未获得姚礼洋的授权，且主观上也从未有想要获得姚礼洋授权的想法，此时强行推定鸿钢公司已经获得姚礼洋的授权显然与其意志与行为相矛盾，也与我国商标使用许可制度的规定相违背。

(二)鸿钢公司及姚礼洋以涉案商标三年未使用为由提出撤销该商标，该行为表明，鸿钢公司及姚礼洋并不认为该商标处于使用状态，甚至在主观上积极追求商标被撤销的结果，此时法院仍然强行推定姚礼洋授权鸿钢公司合法使用该商标没有依据。

2019年2月2日，鸿钢公司以三年不使用为由申请撤销涉案第4736925号注册商标。

一方面，鸿钢公司申请撤销涉案商标的行为表明其认为该商标近三年内从未被使用，即其从未通过明示或者暗示的方法获得姚礼洋的授权；

另一方面，作为鸿钢公司法定代表人的姚礼洋显然知道鸿钢公司申请撤销涉案商标的行为，其允许该撤销行为发生，且在鸿钢公司提出撤销之后放弃答辩的权利，可见姚礼洋本人也认为其从未以自身使用及明示或默示推定授权他人使用的方式使用过该涉案商标。

故从商标共有权人姚礼洋的角度来看，其不仅客观上未曾授权鸿钢公司使用涉案商标，且主观上也不曾有授权使用鸿钢公司使用该商标的意图。

因此，一审法院仅以姚礼洋是鸿钢公司的法定代表人且其与鸿钢公司有利益相关而推定姚礼洋许可鸿钢公司使用涉案商标的认定与客观事实以及姚礼洋、鸿钢公司的意志相违背，应当予以撤销。

二、鸿钢公司在使用第4736925号注册商标时应获得姚礼洋的书面授权。

(一)为了保障商标共有人章华的合法权益，也为了确保涉案商标免于被撤销的后果，在章华对商标使用的合法性提出书面质疑和异议之后，鸿钢公司应当向其出具商标权利人姚礼洋的书面授权，即此时不应再适用推定许可。

从《中华人民共和国商标法》第四十三条的规定来看，商标权人许可他人使用注册商标的权利属于积极权利，即他人使用注册商标的前提是已获得商标权人的明确授权，而使用默示许可的前提应是所有商标权人均明知第三人正在使用其商标且并未提出任何异议。

在本案中，章华多次以书面形式对鸿钢公司使用涉案商标的行为表示质疑与异议，章华作为商标共有权人有权知道商标的具体使用情况。

因此，姚礼洋默示许可的方式已不能对抗明示反对的另一商标共有权人章华，其若欲授权鸿钢公司使用涉案商标，则应当出具书面授权文件并向另一共有权人章华进行说明，否则章华有权推定鸿钢公司使用商标的行为未受到姚礼洋的许可，属于侵犯章华商标共有权的行为。

(二)姚礼洋只能以普通许可的方式书面许可鸿钢公司使用涉案商标。

从《中华人民共和国商标法》第五条、《中华人民共和国民法通则》第七十八条的规定来看，商标共有权人在不能协商一致时，任何一方共有人有权以普通许可的方式许可他人使用该商标。

在本案中，商标共有权人章华明确表示反对鸿钢公司使用涉案商标，此时姚礼洋若欲单独授权鸿钢公司使用该商标，则应当采用普通许可的方式书面对鸿钢公司授权，其未曾出具过任何授权文件的行为不应被认定为推定许可而是应被认定为不予许可。

因此，一审法院单方面推定姚礼洋许可鸿钢公司使用涉案商标，与法不符。

三、一审判决存在程序瑕疵。

(一)姚礼洋在庭后出示了《情况说明》，并表明自即日起同意鸿钢公司使用第4736925号注册商标。

一审法院采信了该证据，并将列入所查明的事实之中。

但在收到判决书之前，鸿钢公司从不知晓该份《情况说明》的存在，即该证据在双方当事人未进行质证的情况下即被法院予以采信。

而该证据正是本案双方争议焦点所在，章华多次向鸿钢公司发函也只是为了获得姚礼洋的书面授权文件以确认鸿钢公司的商标使用行为合法，并用以对抗鸿钢公司恶意撤销商标的行为。

显然，一审法院将没有经过双方质证的证据用作证明事实的依据，违反了民事诉讼法的规定，因此所作出的判决也存在相应瑕疵。

(二)一审判决确认鸿钢公司在2017年8月17日后使用第4736925号注册商标的行为不侵犯该商标的商标权。

显然，“2017年8月17日后”这一表述不仅囊括了包括判决生效之前的鸿钢公司的行为，还对判决生效之后鸿钢公司可能采取的行动进行了预判，即无论之后出现了何种情况，如姚礼洋不再是鸿钢公司的股东、姚礼洋不再享有商标权、鸿钢公司滥用商标权等，鸿钢公司使用涉案注册商标的行为均不侵犯该商标的商标权。

在鸿钢公司未来发生商标侵权行为时，该生效裁判确定的既判力将成为权利人维权的法律障碍，而这一障碍完全是由于一审法院违反程序造成的。

因此，一审判决严重违反法律程序，裁判内容明显违法，不仅损害了章华的合法利益，而且剥夺了商标权利人未来对鸿钢公司侵犯商标权的行为提出异议、请求损害赔偿的权利。

四、鸿钢公司使用第4736925号注册商标的行为构成侵权。

(一)鸿钢公司并未获得第4736925号注册商标共有权人的授权。

从前述第一、第二点论述可以看出，鸿钢公司从未获得过第4736925号商标共有权人姚礼洋的书面许可授权，也不能推定取得了默示授权。

而另一共有人章华则明确表示不同意授权鸿钢公司使用涉案商标。

故鸿钢公司系未获授权而擅自使用涉案商标，构成侵权。

(二)即使依据姚礼洋在庭审后出示的书面授权，鸿钢公司在2017年8月17日至出具授权之日(2019年6月25日)期间使用涉案商标的行为仍然未能合法化。

如上文所述，姚礼洋于2019年6月25日庭审结束后出示的《情况说明》未经过双方当事人质证，不应当作为事实予以认定。

退一步说，即使姚礼洋所出具的该份授权说明真实有效，从该份说明的内容来看，姚礼洋“自即日起同意佛山市南海鸿钢裁断机有限公司在全部指定商品上使用第4736925号商标”，故只能认为其许可鸿钢公司自2019年6月25日起使用涉案商标。

因此，该份授权并不能使鸿钢公司在2017年8月17日至2019年6月25日使用涉案商标的行为合法化，一审法院认定鸿钢公司自2017年8月17日起即不侵犯商标权的判决存在瑕疵，应当予以撤销。

五、一审判决对诉讼费的分担不合理。

当事人虽然不能针对诉讼费的负担不当单独提起上诉，但一审法院罔顾本案诉讼的起因，判决章华承担所有诉讼费的做法违反按照胜败诉比例确定诉讼费的基本常识和法律规定。

首先，本案完全没有必要提起诉讼，且鸿钢公司提起本案诉讼的目的在于阻却和逃避市场监督管理部门的执法调查。

只要鸿钢公司出具姚礼洋的授权文书，章华即对其使用涉案商标的行为不持异议，章华需要确认鸿钢公司是否具备合法的权利来源，但鸿钢公司和姚礼洋一直拒绝出具。

其次，《诉讼费用交纳办法》第二十九条规定，部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。

一审法院在确认不侵权的同时也驳回了鸿钢公司的其他诉讼请求，属于部分胜诉、部分败诉的情况，故此时需考虑案件实际情况分配诉讼费。

最后，章华作为商标共有权人要求商标的实际使用者鸿钢公司出具书面授权文件是为了维护自身的合法权益，避免商标由于鸿钢公司及姚礼洋的恶意撤三而被撤销，其采用书面函件通知的方式维权也符合法律的规定，至于选择向人民法院起诉还是向市场监督管理部门进行举报则属于章华的权利。

依据《中华人民共和国商标法》第六十条的规定，章华可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。

因此，无论裁判结果如何，章华均不应因本案而承受任何不利益。

目前，国家知识产权局已经于2019年8月28日驳回鸿钢公司和姚礼洋对涉案商标恶意撤三的申请，但鸿钢公司于2019年9月26日继续向该局申请复审，仍然请求撤销涉案商标。

因此，本案一方面是鸿钢公司和姚礼洋认为商标没有使用，即使是使用也无须授权，并执意要以三年未使用为由撤销涉案商标，而另一方面则是一审法院在推定姚礼洋许可鸿钢公司使用商标，并认定鸿钢公司现时及未来的使用行为均不会构成侵权。

鸿钢公司辩称，任何主体对于商标使用存在质疑时，均有权向商标局提起撤销申请，而撤销申请与本案的争议及审理范围没有直接关联。

鸿钢公司是在取得商标权利人姚礼洋的同意下使用涉案商标，其一审出具情况说明是对该事实的进一步补充说明及确认。

一审不存在程序不当的问题，且根据姚礼洋的进一步确认，鸿钢公司有权使用涉案商标至商标专用权终止之日。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回章华的诉讼请求。

鸿钢公司向一审法院起诉请求判令：1.确认鸿钢公司2017年8月17日后使用“”商标的行为未侵犯第4736925号注册商标专用权;2.章华不得再以鸿钢公司侵犯第4736925号“”商标权为由向鸿钢公司发送任何书面或口头的函件、通知，或其它任何形式的骚扰。

一审法院认定事实：2005年6月23日，鸿钢公司法定代表人姚礼洋向国家工商行政管理总局商标局申请注册“鸿钢机器HONGGANG及图”商标，后该商标于2008年7月7日经核准注册，注册号为4736925号，注册人姚礼洋，核定使用商品为第7类，包括人造丝机械、裁布机、切断机（机器）等，续展注册有效期至2028年7月6日。

2017年，本案章华与姚礼洋对第4736925号注册商标的权属产生争议，章华起诉至一审法院，一审法院经审理后作出（2017）粤0604民初16678号民事判决书，确认该商标归章华、姚礼洋共同共有，姚礼洋不服，向佛山市中级人民法院提起上诉，该院经审理，于2018年12月10日作出（2018）粤06民终9255号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。

上述一审、二审查明，2004年，章华与姚礼洋共同出资设立了“鸿钢机器厂”，机器厂注销后，二人又于2010年共同出资设立了本案鸿钢公司，涉案第4736925号注册商标自注册时起即由“鸿钢机器厂”及本案鸿钢公司使用。

2017年8月18日，章华与姚礼洋及鸿钢公司签订《转让协议书》，约定章华将其所拥有的鸿钢公司的50%股权以及其对位于佛山市南海区某地块的30亩工业用地使用权及地上建筑物所享有50%的权益份额全部转让给姚礼洋，转让总价款为2300万元；

在本协议签订之日起，本案鸿钢公司、该30亩工业用地使用权及地上建筑物的所有债权债务、经营风险、经营盈亏等均由姚礼洋全部享有及承担，章华不再享有任何收益，也不再承担任何债权债务或者盈亏。

上述协议签订后，姚礼洋依约向章华支付了相关款项，章华与姚礼洋办理了相关移交手续，将其持有的鸿钢公司的50%股权过户给姚礼洋及其配偶花某，协助办理了股东变更登记手续，鸿钢公司已于2018年1月15日经核准变更股东为姚礼洋、花某。

二审判决认定：“综上，讼争的注册商标依双方当事人2005年3月16日签订的《合伙合同》的约定，为双方共同共有；

鸿钢机器厂及鸿钢公司使用涉案注册商标为经双方当事人许可使用；

……”《转让协议书》签订后，鸿钢公司继续使用涉案商标。

章华于2018年12月至2019年3月期间，通过电子邮件、邮递等方式数次向鸿钢公司及姚礼洋送达《关于：鸿钢商标权权属告知函》，告知鸿钢公司及姚礼洋“佛山市南海鸿钢裁断机制造有限公司在未征得所有商标共同所有人许可的情况下擅自在产品/印刷单据/企业文化/厂服/厂门/门市/各媒体（含互联网）/宣传册等处使用或宣传该注册商标（即涉案商标），或者采用其他与‘鸿钢’有关的任何形式的图文商标均属侵权行为或涉嫌假冒产品”。

对此，鸿钢公司于2019年3月13日通过电子邮件及邮递方式向章华复函，称鸿钢公司在先使用“鸿钢机器HONGGANG”商标，章华无权禁止鸿钢公司在原使用范围内继续使用该商标，“如你方坚持认为我方构成商标侵权，请于收到本函30日内依法向有权的法院提起诉讼，通过合法途径解决”。

章华收函后并无提起相关诉讼。

庭审中，鸿钢公司确认，在姚礼洋与章华签订《转让协议书》后，姚礼洋不曾向鸿钢公司出具授权书许可鸿钢公司继续使用涉案商标，其认为其使用涉案商标不需要许可。

章华称，如鸿钢公司能出示姚礼洋向其出具的授权书，则其不再主张鸿钢公司的行为构成商标侵权。

庭审后，姚礼洋于2019年6月25日向一审法院作出《情况说明》，称“如果贵院认为缺少我的授权则鸿钢公司无权再继续使用第4736925号商标，那么本人在此声明，自即日起同意佛山市南海鸿钢裁断机有限公司在全部指定商品上使用第4736925号“”商标，直至该商标专用权权终止。

”一审法院认为，章华认为鸿钢公司在2017年8月17日后使用涉案商标的行为构成商标侵权，因此向鸿钢公司发出警告函，鸿钢公司收取后向章华复函，催告章华行使诉权，但章华未提起诉讼亦未撤回警告，鸿钢公司为此提起本案诉讼，请求确认其使用涉案商标的行为不构成侵权，故本案应为确认不侵害商标权纠纷。

签订《转让协议书》之前，鸿钢公司由姚礼洋与章华共同经营，其二人从鸿钢公司使用涉案商标的行为获益，故鸿钢公司使用涉案商标应视为已得到其二人合意许可。

协议签订后，章华退出鸿钢公司的经营，不再从鸿钢公司使用涉案商标的行为中获益，章华继续同意鸿钢公司使用涉案商标缺乏利益基础，故在章华未进行明确许可的情况下，不应推定章华仍同意鸿钢公司继续使用涉案商标。

鸿钢公司称其有在先权利，章华无权禁止，一审法院认为，根据本案查明及商标权属纠纷案件查明的事实可知，鸿钢公司使用的商标即为涉案商标，而《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款调整的是两个商标的权利冲突，故本案情形与该规定并不相符，鸿钢公司根据该规定主张在先权利缺乏事实依据，一审法院不予采纳。

《转让协议书》签订之后，姚礼洋继续经营鸿钢公司，其与其配偶为鸿钢公司股东，其对鸿钢公司使用涉案商标知情且不持异议，其与其配偶从鸿钢公司使用涉案商标的行为中获益，故即使姚礼洋没有向鸿钢公司出具许可使用涉案商标的书面文件，亦应推定姚礼洋已许可鸿钢公司使用涉案商标，故鸿钢公司使用涉案“”商标的行为不属于擅自使用他人注册商标的侵权行为，章华亦称，如鸿钢公司能出示姚礼洋出具的授权书，则其不再主张鸿钢公司的行为构成侵权，因此，一审法院确认《转让协议书》签订之后鸿钢公司使用涉案“”商标的行为不构成商标侵权。

综上，鸿钢公司2017年8月17日后使用涉案第4736925号“”商标已获得商标权人姚礼洋的许可，该使用行为不构成侵权。

鸿钢公司请求判令章华不得再以鸿钢公司侵犯其涉案商标权为由向鸿钢公司发送任何书面或口头的函件、通知，或其它任何形式的骚扰，对此，一审法院认为，本案为确认不侵害商标权纠纷，对于鸿钢公司涉案使用行为是否构成侵权一审法院在上文已作出认定，如章华在本案裁判文书发生法律效力后确实对鸿钢公司实施了上述行为，损害了鸿钢公司相关权益，鸿钢公司可另行起诉维权，现其在本案中请求一审法院对尚未发生的行为进行处理不当，一审法院不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第四十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、确认鸿钢公司2017年8月17日后使用“”商标的行为不侵犯第4736925号注册商标的商标权；

二、驳回鸿钢公司的其他诉讼请求。

案件受理费1000元，由章华负担。

二审期间，章华围绕其上诉请求向本院提交了证据。

本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。

经认证，章华提交的国家知识产权局商标局中国商标网商标详细内容页面、《关于第4736925号第7类“鸿钢机器；

HG”注册商标连续三年不适用撤销申请的决定》《商标评审案件答辩通知书》与本案不具有关联性，本院不确认其证明力；

（2019）粤民申3341号民事裁定书为生效裁定，本院确认其真实性。

经审理，本院确认一审法院查明的事实。

另查明，2019年2月26日，章华在向鸿钢公司、姚礼洋发出的《鸿钢商标权属告知函》中回复“在合伙期间双方当事人（章华和姚礼洋）默认许可两人共同投资的企业使用‘鸿钢机器HONGGANG’及图形商标”。

章华在二审中确认，章华与姚礼洋签订《转让协议书》退出经营时，没有书面通知鸿钢公司停止使用涉案商标。

本院认为，本案二审的争议焦点为：鸿钢公司是否有权在2017年8月17日后使用涉案商标。

章华上诉认为鸿钢公司使用涉案商标未经商标共有权人姚礼洋或章华的许可。

根据法院生效判决认定的事实，涉案商标为章华与姚礼洋共同共有，鸿钢公司使用涉案注册商标为经章华与姚礼洋许可使用。

章华与姚礼洋共同经营鸿钢公司期间，由鸿钢公司使用涉案商标，章华对此不持异议，在其向鸿钢公司发出的《鸿钢商标权属告知函》中亦表示“在合伙期间双方当事人（章华和姚礼洋）默认许可两人共同投资的企业使用‘鸿钢机器HONGGANG’及图形商标”，故可认定鸿钢公司使用涉案商标得到了章华与姚礼洋的许可。

章华与姚礼洋签订《转让协议书》退出经营后，姚礼洋作为法定代表人继续经营鸿钢公司，并未明确表示禁止鸿钢公司继续使用涉案商标，章华亦未明确表示禁止鸿钢公司继续使用涉案商标，只是向鸿钢公司发出告知函要求鸿钢公司提供姚礼洋的授权书。

不论姚礼洋是否有向鸿钢公司出具书面授权文件，姚礼洋作为法定代表人继续经营鸿钢公司，在其未明确作出终止许可的意思表示之前，其对鸿钢公司使用涉案商标的许可不因章华退出经营而终止，故姚礼洋与章华签订《转让协议书》之后，章华、姚礼洋并未终止许可鸿钢公司继续使用涉案商标，鸿钢公司使用商标的行为不构成侵权。

一审判决认定正确，本院予以维持。

至于章华提出的一审判决以未经质证的《情况说明》作为认定事实的依据违反法定程序的问题，本院认为，一审判决在事实查明部分只是客观记载姚礼洋曾向一审法院作出《情况说明》及其中的内容，而并非以此作为认定鸿钢公司获得姚礼洋授权的依据，一审判决的说理部分亦未以该情况说明作为判决的依据，故本院对章华提出的一审判决违反法定程序的理由不予支持。

关于诉讼费分担比例问题，根据《诉讼费用交纳办法》第二十九条“部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额”的规定，一审法院根据本案的具体情况决定本案诉讼费由章华负担并无不当，本院予以维持。

综上所述，章华的上诉理由不成立，本院不予支持。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1000元，由上诉人章华负担。

本判决为终审判决。