江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2020)苏民终558号上诉人（原审原告）：耐落螺丝（昆山）有限公司，住所地江苏省昆山经济开发区南浜路。

法定代表人：钟修城，该公司董事长。

委托诉讼代理人：董美根，上海普世律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：无锡美思凯五金有限公司，住所地江苏省无锡市广勤路397号1123室。

法定代表人：奚忠泽，该公司执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：施弘毅，江苏湖滨律师事务所律师。

上诉人耐落螺丝（昆山）有限公司（以下简称耐落螺丝公司）、无锡美思凯五金有限公司（以下简称美思凯公司）因侵害商标权纠纷一案，不服江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏02民初247号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。

耐落螺丝公司上诉请求：改判一审判决第二项，判决美思凯公司赔偿耐落螺丝公司经济损失100万元，一、二审全部诉讼费用由美思凯公司承担。

事实和理由：一审判决认定事实不当，适用法定赔偿时考虑的因素亦有所不当，导致最终判决的赔偿额明显偏低。

1.美思凯公司实际为生产型企业。

尽管美思凯公司营业执照显示其为销售型企业，但并不排除其委托他人加工，结合其对外宣传其为生产型企业的承诺，一审判决未认定美思凯公司为生产型企业明显不当。

2.一审判决遗漏了美思凯公司单品待售量为1亿只、年最大单品销售量500吨的事实。

3.一审判决忽略了美思凯公司成立于2010年、1688.com网店显示的实际销售数量记录仅仅是30天销量的事实。

同时，考虑到其宣称“年最大单品销量500吨”，故有理由认为其实际销量远远大于涉案公证书显示的销售数量。

4.一审判决割裂了耐落螺丝公司企业字号与涉案注册商标商誉之间的关联性，明显不当。

5.一审判决没有充分考虑美思凯公司的侵权恶意、企业性质及损害耐落螺丝公司商标商誉等重要因素。

美思凯公司二审答辩称：1.美思凯公司不是生产型企业，没有生产螺丝的能力和资质，销售的螺丝是从其他生产商进货。

2.“耐落”在相关行业是通用词汇，美思凯公司在网店中使用的“耐落”字样是对螺丝具有的功能进行描述，不构成侵权。

3.一审判决确定的赔偿额过高。

美思凯公司上诉请求：撤销一审判决，驳回耐落螺丝公司的全部诉讼请求或予以改判；

一、二审全部诉讼费用由耐落螺丝公司承担。

事实和理由：1.“耐落”二字是紧固件行业约定俗成的术语，美思凯公司没有侵权故意，不构成商标侵权。

2.一审法院当庭查看美思凯公司的网店后台数据，双方就获益情况达成一致。

耐落螺丝公司并未提交其遭受损失的证据，依照法律规定，应优先按照侵权获利确定赔偿。

美思凯公司获益微小，但一审判决未予参考。

同时，耐落螺丝公司主张的律师费是按照100万元以上的赔偿额计算，而一审判赔额是3万元，不合理地将律师费成本全部由美思凯公司承担，违反公平正义，不符合法律规定，应当按起诉金额和判决金额比例确定分摊费用，再酌情参照维权成本。

因此，一审判决确定的赔偿额、律师费畸高，应予调整。

耐落螺丝公司二审答辩称：1.涉案商标“耐落”处于有效状态，美思凯公司在相同商品上使用相同商标构成侵权。

同时，在先生效判决已认定“耐落”不是商品的通用名称。

2.虽然美思凯公司销售涉案商品的单价低、实际销量少，但其宣称为生产型企业，销售渠道多样化，与其在1688官网上宣传的经营额、销售额、生产数量等信息也不吻合。

而且，美思凯公司使用“耐落”字样还给其网店带来了访问量，进而带动其所有产品的销量。

3.耐落螺丝公司按照上海市律师协会标准收费，本案涉及商品通用名称的确认和举证，工作量大，律师费2万元属于合理费用。

耐落螺丝公司向一审法院起诉，请求判令美思凯公司：1.立即停止在制造、销售的螺丝上使用“耐落”商标；

2.赔偿耐落螺丝公司经济损失100万元以及耐落螺丝公司为制止侵权行为所支出的合理费用21200元（公证费1200元，律师费20000元）；

3.承担本案诉讼费。

一审法院查明事实：1993年5月7日，台湾耐落螺丝工业股份有限公司经国家工商行政管理局商标局核准，依法注册取得第640497号“耐落”注册商标，核定使用商品第6类防松螺栓、金属螺栓、有眼螺栓、金属螺母、螺钉、螺帽、螺丝，注册有效期限经续展至2023年5月6日。

2015年7月7日上述商标经核准转让给耐落螺丝公司。

该商标分别于2008年、2011年、2014年被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标，每次有效期三年；

于2017年被苏州市商标协会、苏州市知名商标认定委员会认定为苏州市知名商标，有效期三年。

2016年4月28日，耐落螺丝公司经国家工商行政管理局商标局核准，依法注册取得第16276833号“耐落螺丝”注册商标，核定使用商品第6类缆绳用金属接线螺钉、盒用金属紧固扣件、金属螺栓、金属膨胀螺栓、金属螺丝、有眼螺栓、吊环螺钉、普通金属扣（五金器具）、金属螺母、车辆紧固用螺丝，注册有效期限至2026年4月27日。

另查明，2019年1月25日，耐落螺丝公司委托代理人董美根申请上海市张江公证处进行保全证据公证。

同日，在公证员乐某,4监督下，公证人员赵某,4按照董美根的指引，使用公证处电脑浏览了阿里巴巴网站上店铺名称为“无锡美思凯五金有限公司”的网店页面。

2019年5月21日，上海市张江公证处出具（2019）沪张江证经字第832号公证书，记载上述公证过程。

该公证书所附截图显示，店铺名称为“无锡美思凯五金有限公司”的阿里巴巴网店（https://xizhongze888.1688.com）公示经营主体为美思凯公司，在该店产品关键字中搜索“耐落”，共搜索到16款产品名称中含有“耐落”字样的产品，所有16款产品均显示30天内0件成交。

该店铺交易信用记录显示累计成交数71笔，累计买家数63位。

点击阿里巴巴网站上该店铺友情链接中“美思凯-慧聪网”及“企业官网”链接，分别进入相应页面。

庭审中，耐落螺丝公司认可“美思凯-慧聪网”及“企业官网”中并无被控侵权产品的显示。

美思凯公司当庭登陆其阿里巴巴网站店铺后台进行演示，点击“我的阿里-已卖出货品”，在三个月前订单项中用关键词“耐落”搜索，显示共四笔交易，其中2019年4月19日的两笔订单及4月26日的订单均显示交易关闭；

2019年3月13日单价为0.03元、销售数量8000的订单销售货品快照为“耐落美制沉头内六角耐落螺丝防松螺钉”,订单详情显示有多种货品。

再查明，美思凯公司成立于2010年8月2日，经营范围主要为五金产品、金属工具、紧固件等的销售。

耐落螺丝公司提供律师费发票，主张为本案诉讼支出律师费2万元（编号07587694）；

提供公证费发票（金额14400元，编号15458486），主张其中的1200元为本案公证费。

一审法院认为：《中华人民共和国商标法》（2013年修订）第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，以及销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，均属于商标侵权行为。

耐落螺丝公司系涉案第640497号“耐落”、第16276833号“耐落螺丝”注册商标权利人，上述商标处于有效期限内，其依法享有的商标专用权受法律保护。

美思凯公司在其开设的阿里巴巴网店内销售的部分螺丝商品，与涉案第640497号注册商标核定使用的“螺丝”商品及第16276833号注册商标核定使用的“金属螺丝”商品在功能、用途、消费受众等方面具有同一性，应认定为相同商品。

因螺丝为一种产品名称，故耐落螺丝公司第16276833号“耐落螺丝”注册商标的显著识别部分为“耐落”。

美思凯公司在其阿里巴巴网店内的商品名称中使用与第640497号、第16276833号注册商标显著识别部分“耐落”几乎完全相同的“耐落”文字，不仅起到了指示商品来源的作用，构成我国商标法意义上的商标性使用，而且因涉案商标具有较高知名度，其使用行为易使相关公众对商品来源产生误认和混淆，因此，美思凯公司的行为构成对耐落螺丝公司涉案第640497号“耐落”注册商标、第16276833号“耐落螺丝”注册商标的侵害，美思凯公司应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

耐落螺丝公司主张美思凯公司为被控侵权产品生产者，无事实依据，不予采纳。

美思凯公司主张涉案商标中的“耐落”系一种紧固防松的处理技术，“耐落”已成为防松处理螺丝的通用名称。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条规定，依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。

相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。

被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。

核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。

本案中，判断“耐落”是否属于通用名称，应当以商标申请日该商标是否符合上述情形进行判断。

现美思凯公司未能举证证明依据法律规定或者国家标准、行业标准“耐落”属于商品通用名称，也未举证证明“耐落”二字被专业工具书、辞典等列为商品名称；

美思凯公司提供的互联网查询内容不具有客观性、权威性，在无其他证据佐证的情况下，不能以此认定“耐落”属于通用词汇，相关公众已就此达成普遍认知。

因此，美思凯公司的主张缺乏事实依据，不予采纳。

关于赔偿数额，耐落螺丝公司未能举证证明其因侵权受到的损失，亦未能举证证明美思凯公司因侵权所获得的利益,综合考量涉案商标的知名度、美思凯公司的经营区域、经营规模、侵权行为的性质、情节等因素确定美思凯公司赔偿经济损失3万元。

耐落螺丝公司支出的律师费2万元及公证费1200元，属于为制止侵权所支付的合理开支，予以支持。

据此，依照《中华人民共和国商标法》（2013年修订版）第四十八条、第五十七条第（一）项、第（三）项、第六十三条第一款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，一审法院判决：一、无锡美思凯五金有限公司停止销售侵害耐落螺丝（昆山）有限公司第640497号、第16276833号注册商标专用权的商品；

二、无锡美思凯五金有限公司在判决生效之日起十日内赔偿耐落螺丝（昆山）有限公司经济损失3万元；

三、无锡美思凯五金有限公司在判决生效之日起十日内赔偿耐落螺丝（昆山）有限公司律师费20000元、公证费1200元，合计21200元；

四、驳回耐落螺丝（昆山）有限公司的其他诉讼请求。

如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费13991元，由无锡美思凯五金有限公司负担7500元，由耐落螺丝（昆山）有限公司负担6491元。

耐落螺丝公司二审提交国家知识产权局作出的商评字［2020］第0000213848号关于第640497号“耐落”商标无效宣告请求裁定书，用以证明“耐落”不属于行业中的商品通用名称，仍然处于有效状态。

美思凯公司二审提交以下新证据：1.2015年9月28日太仓斯普宁精密机械有限公司提起的“一种新型耐落螺丝”发明专利申请，以证明“耐落”已经成为螺丝处理工艺的通用词汇。

2.微信聊天记录，以证明美思凯公司是销售商，没有侵权的故意。

美思凯公司对耐落螺丝公司提供的证据真实性无异议，但无效宣告请求因证据不足被裁定驳回，对其关联性及证明力不予认可。

耐落螺丝公司对美思凯公司提交的证据1、2真实性无异议，但整个紧固件行业的从业人员数量非常大，单个专利不能代表消费者的认知，微信聊天记录恰恰说明美思凯公司向第三方的生产厂家购买耐落螺丝进行销售，是典型的OEM模式。

本院对双方提交的上述证据真实性予以确认。

一审判决认定的事实有相应证据证实，本院予以确认。

二审另查明：2020年8月13日，国家知识产权局作出商评字［2020］第0000213848号关于第640497号“耐落”商标无效宣告请求裁定书。

国家知识产权局认为，在案证据不能证明依据法律规定或者国家标准、行业标准，争议商标标志“耐落”属于法定的商品名称，亦不能证明以相关公众的通常认读为判断标准，争议商标能够指代一类商品，或者被专业工具书、辞典等列为商品的名称，或者由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品在该相关市场内通用的成为，而可以认定为约定俗称的通用名称。

美思凯公司一、二审提交的3篇专利文件提及了“耐落螺丝”，其中一个专利说明书中记载“所谓耐落螺丝现阶段被广泛使用于防松处理的扣件预涂技术。

”美思凯公司在一审提交的互动百科、百度经验查询的网页信息中涉及“耐落胶”“耐落防松点胶加工”的介绍内容。

本案二审争议焦点为：1.“耐落”是否属于约定俗成的通用名称；

2.如构成侵权，一审判决确定的赔偿额是否适当。

本院认为：一、关于“耐落”是否属于约定俗成的通用名称本案中，“耐落”并未被专业工具书或辞典等列为某类商品的通用名称，美思凯公司提供的证据也尚不足以认定“耐落”已经成为相关公众对一类商品通常指代的名称，主要理由：第一，互动百科、百度经验查询涉及“耐落”的有关内容，并非出自权威机构，且作为网络文章，其内容系个人用户自行编辑上传，所涉人员数量亦不足以代表该领域相关公众的认知。

第二，从美思凯公司一、二审提交的专利文件看，仅有3篇提及“耐落螺丝”，该专利文件涉及的人员数量亦不能代表涉案注册商标核定使用的商品领域的相关公众的认知。

第三，一审中，美思凯公司提供的江苏省机械行业协会紧固件分会出具的说明属于单位出具的证明材料，系复印件，亦无单位负责人及制作证明材料的人员签名或盖章，不符合证据的形式要件，对其真实性不予确认，且并无其他证据佐证说明的相关内容，故行业协会出具的说明缺乏相应的证明力。

综上，美思凯公司提供的证据尚未形成证据链，证明“耐落”“耐落螺丝”成为约定俗成的通用名称，而国家知识产权局目前在涉案“耐落”注册商标的无效宣告请求裁定书中，亦未将该商标认定为约定俗成的通用名称。

美思凯公司以“耐落”是约定俗成的通用名称为由主张其不构成侵权，本院不予采纳。

二、关于一审判决确定的赔偿额是否适当美思凯公司上诉认为，本案应优先按照侵权获利确定赔偿额，其获益微小，一审判决确定的赔偿额及律师费过高；

耐落螺丝公司上诉认为，一审判决适用法定赔偿时未考虑美思凯公司系生产型企业等重要因素，判赔额过低。

对此本院认为：根据本案现有证据，不足以认定美思凯公司为生产型企业及其侵权获利的具体数额。

美思凯公司的营业执照记载其经营范围主要为五金产品、金属工具、紧固件等销售，并不包括生产，在网站上亦公示了该营业执照。

虽然在网页上还显示有“美思凯公司为生产型企业”“30天可售量1亿”“年最大单品销售500吨”相关宣传信息，但与其营业执照登记的经营范围明显不符，亦与通过公证取证及一审当庭查看美思凯公司网店交易情况相差甚远。

此外，仅凭美思凯公司向生产商购买螺丝的微信聊天记录，不能得出双方系委托加工关系的必然结论。

因此，耐落螺丝公司关于美思凯公司系生产型企业及其实际销售侵权商品数量大的主张依据不足，本院不予采纳。

同时，虽然耐落螺丝公司对一审当庭查看美思凯公司网店后台数据本身并无异议，但该3个月的交易数据并不能全面反映美思凯公司侵权获利额，故美思凯公司关于本案应以其侵权获利额确定赔偿额的上诉理由亦不能成立，本院不予支持。

鉴于无法查清耐落螺丝公司因被侵权所遭受的实际损失及美思凯公司的侵权获利，故本案适用法定赔偿确定赔偿额，符合法律规定。

一审法院综合考虑涉案商标的知名度、美思凯公司的经营规模、侵权行为的性质、情节等因素，酌定本案赔偿额为3万元，并无不当。

此外，对于律师费，耐落螺丝公司主张律师费2万元，并提供律师费票据，综合考虑本案性质、难度、代理工作量等因素，一审判决全额支持2万元律师费，亦无不当。

综上，耐落螺丝公司、美思凯公司的上诉理由均不能成立，上诉请求应予驳回。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费14050元，耐落螺丝（昆山）有限公司负担13500元，无锡美思凯五金有限公司负担550元。

本判决为终审判决。