{C} 中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）最高法知民终73号 上诉人（原审被告）：杭州赛顺数码科技有限公司。

住所地：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤桥村****。

法定代表人：邱国培，该公司董事长。

委托诉讼代理人：李尊霞，北京高众律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张莹，北京高众律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：杭州宏华数码科技股份有限公司。

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住所地：浙江省杭州市滨江区滨盛路** 法定代表人：金小团，该公司董事长。

委托诉讼代理人：戴晓翔，浙江晓翔律师事务所律师。

委托诉讼代理人：何宗龙，浙江晓翔律师事务所律师。

原审被告：绍兴柯桥区归零纺织品有限公司。

住所地。

住所地：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道工业园区**iv> 法定代表人：周文娟，该公司执行董事。

上诉人杭州赛顺数码科技有限公司（以下简称赛顺公司）因与被上诉人杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华公司）及原审被告绍兴柯桥区归零纺织品有限公司（以下简称归零公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院于2019年9月30日作出的（2018）浙02民初1377号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年1月6日立案后，依法组成合议庭审理了本案。

本案现已审理终结。

赛顺公司上诉请求：撤销原审判决，改判被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围；

赛顺公司现有技术抗辩成立，不构成侵权。

事实和理由：（一）原审判决关于被诉侵权产品技术方案落入专利号为ZL20102064XXXX.6，名称为“一种导带式数码喷射印花机”的实用新型专利（以下简称涉案专利）权利要求1-4、7-10的保护范围的认定错误。

首先，被诉侵权技术方案不具有连接装置（19），而是一升降装置，用于调节喷墨打印头的高度，以适用不同厚度的待印材料。

其次，被诉侵权技术方案的导带驱动辊和张紧辊是通过带座轴承安装在支撑座上，而不是安装在机架上，二者安装位置不同。

上述区别特征导致其作用也不同，故被诉侵权技术方案未落入权利要求1的保护范围，也同样未落入从属权利要求2-4、7-10的保护范围，不构成专利侵权。

（二）原审判决关于现有技术抗辩不成立的认定错误。

2010年6月9日公布的ZL200810228253.9号“数码喷墨纺织印花机”发明专利申请文件与被诉落入涉案专利权利要求1的区别技术特征在于：涉案专利中输送印花介质的为环型导带，现有技术为主驱动滚筒。

首先，该区别特征为权利要求1的前序部分，即属于本领域的公知技术。

其次，数字喷墨印花技术书籍表明，喷墨印花机目前大多采用印花导带来输送织物，为了保证织物能牢固地黏附于导带，而采用附加有热溶胶的印花导带，也可在印花过程中由其他装置向导带上涂胶，可见已经公开了导带印花结构。

再次，将驱动滚筒替换为传送带结构，以及在传送带下方设置导带驱动辊使传送带运动，是很容易想到的，不需要创造性劳动可以得到权利要求1的技术方案。

权利要求2-4、7-10的附加技术特征，均属于本领域的公知常识，或已经被上述证据相应公开。

（三）综合考虑被诉侵权产品售价、关联案件的情况、赛顺公司的获利、涉案专利的市场价值贡献率等因素，原审判决赛顺公司赔偿10万元缺乏事实和法律依据。

宏华公司二审未作答辩。

宏华公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年8月2日立案受理。

宏华公司起诉请求：1.判令赛顺公司立即停止侵害专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入ZL20102064XXXX.6号“一种导带式数码喷射印花机”实用新型专利权保护范围的“数码印花机”；

2.判令赛顺公司召回已经销售的侵权产品并予以销毁，销毁库存的侵权产品和专用组件；

3.判令赛顺公司赔偿经济损失30万元并承担宏华公司制止侵权行为的合理开支和律师费3万元；

4.判令归零公司停止使用侵害专利权的“数码印花机”。

原审庭审中，宏华公司明确其要求保护的权利要求为1-4、7-10。

赛顺公司原审辩称：赛顺公司没有许诺销售行为，且制造、销售的产品实施的技术方案是现有技术结合公知常识，不构成侵权，故无需召回已经出售的产品并予以销毁，也无库存产品需要销毁，归零公司亦无需停止使用赛顺公司销售的产品；

宏华公司主张的赔偿额、为制止侵权支付的费用没有事实依据。

归零公司原审未作答辩。

原审法院认定如下事实： 宏华公司于2010年12月2日向国家知识产权局申请了名称为“一种导带式数码喷射印花机”的实用新型专利，2011年8月17日获得授权，专利号为ZL20102064XXXX.6，该专利按期缴纳年费，现处于有效期内。

宏华公司明确其要求保护的权利要求为1-4、7-10，相关权利要求为： “1.一种导带式数码喷射印花机，包括喷墨打印头装置（1）和输送印花介质的环型导带（4），导带驱动辊（5）、张紧辊（6）以及将印花介质粘贴于环型导带上的压辊装置（7），喷墨打印头装置通过滑块安装在横大梁（3）的导轨（2）上，环型导带（4）套装在导带驱动辊（5）、张紧辊（6）上，其特征在于：还设置有机架（13），所述机架（13）为墙板式结构，机架（13）由立架（18）和设置于立架（18）内侧的横梁（15）连接而成，立架（18）为左右结构，所述的横大梁（3）通过立架（18）上分别设置的连接装置（19）安装在机架（13）上，所述导带驱动辊（5）和张紧辊（6）分别通过带座轴承（21）被安装在机架（13）上。

2.根据权利要求1所述的导带式数码喷射印花机，其特征在于：所述的立架（18）和横梁（15）均通过紧固件预紧。

3.根据权利要求2所述的导带式数码喷射印花机，其特征在于：所述立架（18）为平板。

4.根据权利要求1所述的导带式数码喷射印花机，其特征在于：所述的压辊装置（7）通过支板（8）安装在机架（13）上。

7.根据权利要求2所述的导带式数码喷射印花机，其特征在于：还设置有张紧机构（20），所述的机架（13）上设置有调整张紧辊（6）位置的槽（12），张紧辊（6）两端分别置于立架（18）的槽（12）中，张紧机构（20）安装在机架（13）上。

8.根据权利要求2所述的导带式数码喷射印花机，其特征在于：所述立架（18）底部设有支脚（14）。

9.根据权利要求2所述的导带式数码喷射印花机，其特征在于：所述的立架（18）上预留有安装孔（22）。

10.根据权利要求1所述的导带式数码喷射印花机，其特征在于：在所述导带面下方、靠紧导带（4）处设置有导辊（23）。

” 2018年9月30日，赛顺公司就涉案专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局于2019年4月22日作出第39886号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称第39886号无效决定），决定维持专利权有效。

2018年8月13日，原审法院根据宏华公司申请，作出（2018）浙02民初1377号民事裁定，同意对归零公司涉嫌侵害涉案专利的数码印花机进行证据保全。

2018年9月4日，原审法院采取证据保全措施，对归零公司车间内的数码印花机进行拍照、摄像并制作证据保全笔录。

原审庭审中，赛顺公司确认归零公司车间内的数码印花机系其制造并销售，两台设备总价款120万元左右，毛利润20%左右。

原审庭审中，赛顺公司认可被诉侵权产品实施的技术方案落入涉案专利权利要求1-4、7-10的保护范围。

赛顺公司成立于2016年4月14日，注册资本600万元，类型为私营有限责任公司，经营范围包括：制造、加工：纺织印染、印刷机械设备及配件；

技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让：纺织印染、印刷技术、软件技术；

批发、零售：计算机软硬件、办公自动化设备、耗材，货物及技术进出口。

归零公司成立于2014年7月16日，注册资本150万元，类型为有限责任公司，经营范围包括：生产、加工：针纺织品；

电脑绣花；

批发、零售：针纺织品及原料；

货物进出口。

另查明，宏华公司为本案诉讼支付了律师费等维权合理费用。

原审法院认为，宏华公司系涉案专利的专利权人，该专利合法有效，专利权受法律保护。

因双方对被诉侵权产品实施的技术方案落入涉案专利权利要求1-4、7-10的保护范围并无争议，故原审法院经审查认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围。

关于赛顺公司主张的现有技术抗辩是否成立，《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。

第二十二条第五款规定，本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利侵权解释）第十四条第一款规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

本案中，赛顺公司主张被诉侵权产品实施的技术方案系现有技术与公知常识的结合，并确定专利号为ZL200810228253.9的专利文件为现有技术、数字喷墨印花技术书籍为公知常识依据。

原审法院认为，将被诉侵权技术方案与现有技术公开的技术方案进行比较，二者的主要区别在于现有技术未公开涉案专利权利要求1中导带驱动辊、张紧辊、将印花介质粘贴于环型导带上的压辊装置以及权利要求2、4、7、9、10的技术特征，而数字喷墨印花技术书籍并未完全公开涉案专利权利要求1的导带驱动辊、张紧辊、将印花介质粘贴于环型导带上的压辊装置等，其中将印花介质粘贴于环型导带上的压辊装置可以实现将印花介质紧密粘贴于环型导带上的技术效果，与一般环型导带采取压敏胶实现该技术效果有所区别，因此对于本领域技术人员来说，在现有技术的基础上结合公知常识得到涉案专利所限定的技术方案是非显而易见的，故被诉侵权技术方案与现有技术结合公知常识公开的技术方案不相同，赛顺公司主张的现有技术抗辩不能成立。

关于赛顺公司是否实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，赛顺公司承认归零公司车间内的被诉侵权产品系其制造并销售，原审法院认定赛顺公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为。

至于许诺销售，因宏华公司未提交充足证据加以证明，赛顺公司也予以否认，故宏华公司关于赛顺公司存在许诺销售行为的主张，原审法院不予支持。

关于赛顺公司、归零公司应如何承担法律责任，专利法第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

本案中，被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，且如上所述，赛顺公司的现有技术抗辩不成立，故原审法院认定赛顺公司未经许可，实施了为生产经营目的制造、销售侵害涉案专利权产品的侵权行为，应承担停止侵权、赔偿宏华公司经济损失的法律责任；

归零公司未经许可，实施了为生产经营目的使用侵害涉案专利权产品的侵权行为，因原审法院查明其被诉侵权产品系购自赛顺公司且已支付一半对价，相关合同仍在履行中，根据专利法第七十条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称专利侵权解释二）第二十五条第一款的规定，归零公司无需承担赔偿经济损失及停止使用的法律责任，故宏华公司要求归零公司停止使用被诉侵权产品的诉讼请求，原审法院不予支持。

至于宏华公司要求赛顺公司召回并销毁已销售的侵权产品、销毁库存的侵权产品和专用组件的诉讼请求，因宏华公司未举证证明赛顺公司销售被诉侵权产品的具体情况，也未能证明赛顺公司有库存侵权产品和专用组件，故原审法院对上述诉请不予支持。

关于赔偿数额，宏华公司未提供其因侵权所受到的损失或赛顺公司因侵权所获得的利益的确切依据，原审法院根据宏华公司选择适用法定赔偿，综合考虑涉案专利类型、赛顺公司侵权行为性质、规模以及宏华公司维权合理费用等一并酌定赔偿额。

主要考虑以下因素：一是涉案专利为实用新型专利；

二是涉案专利对专利产品市场价值的贡献率；

三是被诉侵权产品系大型机器，售价和利润较高；

四是赛顺公司系制造商，属于侵权源头；

五是被诉侵权产品侵犯了宏华公司多项专利，宏华公司针对赛顺公司、归零公司提起三项诉讼；

六是宏华公司为维权支付了律师费等相关费用。

原审法院酌定赛顺公司向宏华公司赔偿经济损失及为维权支出的合理费用共计10万元。

原审法院判决：（一）赛顺公司立即停止制造、销售侵害宏华公司享有的专利号为ZL20102064XXXX.6，名称为“一种导带式数码喷射印花机”的实用新型专利权的产品；

（二）赛顺公司于本判决生效之日起十日内赔偿宏华公司经济损失10万元（含维权合理费用）；

（三）驳回宏华公司的其他诉讼请求。

如果未按照原审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费6250元，由宏华公司负担2178元，由赛顺公司负担4072元。

本院二审期间，赛顺公司提交了国家知识产权局第45263号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称第45263号无效决定），发文日为2020年7月8日，证明涉案专利权已被宣告全部无效，宏华公司据以提起本案诉讼的权利基础已不存在，请求本院依法驳回宏华公司的起诉。

宏华公司表示，同意本案裁定驳回宏华公司起诉，第45263号无效决定目前尚处于提起行政诉讼的起诉期间，其将依法提起行政诉讼，若第45263号决定被行政诉讼撤销，涉案专利权利要求1-4、7-10维持有效，宏华公司将另行起诉赛顺公司、归零公司被诉侵权行为。

本院认证意见为，第45263号无效决定可以作为认定涉案专利权效力状态的依据。

原审查明的事实属实，本院予以确认。

本院另查明，赛顺公司原审主张的现有技术专利文件系专利号为ZL200810228253.9、名称为“数码喷墨纺织印花机”的发明专利的申请公布文件，申请公布号为CN101722723A，申请公布日为2010年6月9日。

其权利要求书载明： “1.一种数码喷墨纺织印花机，其特征在于：包括作为主动辊的主驱动滚筒（10）、放料装置、收料装置、导轨单元（11）及喷头组单元（12）,其中主驱动滚筒（10）及收、放料装置可转动地安装在两个平行的墙板之间，收、放料装置分别位于主驱动滚筒（10）的两侧、并与主驱动滚筒（10）相平行；

导轨单元（11）可同步升降地安装在两侧墙板上，喷头组单元（12）位于主驱动滚筒（10）的上方、并可往复移动地设置在导轨单元（11）上。

2.按权利要求1所述的数码喷墨纺织印花机，其特征在于：所述喷头组单元（12）上设有多个喷头（13）,喷头（13）沿纵向弧形排列，弧形排列的曲率与主驱动滚筒（10）的曲率相同。

3.按权利要求1所述的数码喷墨纺织印花机，其特征在于:所述放料装置及收料装置上分别安装有第一、二张紧装置（4、21），两张紧装置产生的张紧力方向相反。

4.按权利要求1所述的数码喷墨纺织印花机，其特征在于：在主驱动滚筒（10）的收料端设有可转动的清洗装置。

5.按权利要求4所述的数码喷墨纺织印花机，其特征在于：所述清洗装置包括清洗水槽（25）、清洗辊（18）、清洗挤压辊（19）、吸水挤压辊（27）及吸水辊（28）,清洗水槽的两端通过滑道（34）铰接于两侧的墙板,在滑道（34）的下方设有气缸（33）；

清洗辊（18）、清洗挤压辊（19）、吸水挤压辊（27）及吸水辊（28）平行地安装在清洗水槽（25）内，可随清洗水槽（25）转动；

在清洗水槽（25）内还设有喷水管（16）。

6.按权利要求1所述的数码喷墨纺织印花机，其特征在于：所述导轨单元（11）的两端分别设有安装在墙板上的第一、二导轨单元升降装置（30、32）,第一导轨单元升降装置（30）包括伺服电机（35）、同步带轮（36）、皮带（37）、三轴减速机（38）、丝母（39）、丝杠（40）及直线导轨（41）,伺服电机（35）的输出轴上设有齿轮，通过皮带（37）与同步带轮（36）传动，同步带轮轴安装在三轴减速机（38）的一端，三轴减速机（38）的第二端设有与第二导轨单元升降装置（32）的三轴减速机相连的传动轴（42）,三轴减速机（38）的第三端设有丝杠（40）,丝母（39）螺纹连接于丝杠（40）上，丝母（39）上设有承载导轨单元的直线导轨（41）。

7.按权利要求1所述的数码喷墨纺织印花机，其特征在于：所述放料装置与主驱动滚筒（10）之间设有安装在墙板上、相平行的第一导向辊（6）及展平辊（7）；

主驱动滚筒（10）的收料端设有安装在墙板上的第二导向辊（17）；

在收料装置与第二导向辊（17）之间设有安装在墙板上的第三导向辊（24）。

8.按权利要求1所述的数码喷墨纺织印花机，其特征在于:在主驱动滚筒（10）的进料端设有可转动的靠紧辊（9）,通过自身重力抵接于主驱动滚筒（10）。

9.按权利要求1所述的数码喷墨纺织印花机，其特征在于:在印后材料的运行方向上分别设有气垫单元（15）及烘干器（20）。

10.按权利要求1所述的数码喷墨纺织印花机，其特征在于：所述主驱动滚筒（10）的表面上设有导带胶层。

” 赛顺公司原审主张的现有技术公知常识文件为数字喷墨印花技术书籍，记载了数字喷墨印花机的结构与分类、基本机体结构和最新品牌喷墨印花机及其技术特点等相关内容。

宏华公司原审期间提交的第39886号无效决定载明：赛顺公司请求宣告涉案专利全部无效的理由是，涉案专利权利要求1-10不符合专利法第22条第3款的规定；

权利要求1、5、7不符合专利法第26条第4款的规定；

说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

该决定采纳以下两份证据为对比文件进行审查：证据1.公开日为1996年10月23日、公开号为CN1133917A的“片材传送装置和有该装置的印染机”中国发明专利申请公开说明书；

证据2.公开日为2006年1月4日、公开号为CN1715066A的“导带式数码喷射印花机导带的自动纠偏装置和纠偏方法”中国发明专利申请公开说明书。

该决定认为，对于本领域技术人员来说，用于印花介质的压辊装置、导带纠偏装置以及张紧机构的结构是本领域的现有技术，基于说明书对于涉案专利技术方案的描述，本领域技术人员可设计出多种结构来实现上述功能，故涉案专利权利要求1基于说明书可以实现，符合专利法第26条第3款的规定；

权利要求1、5、7所限定的技术方案能得到说明书的支持，符合专利法第26条第4款的规定。

对于创造性，涉案专利权利要求1与证据1相比，区别技术特征在于：机架为墙板式结构，机架由立架和设置于立架内侧的横梁连接而成，立架为左右结构，横大梁通过立架上分别设置的连接装置安装在机架上。

证据2仅涉及用于导带式数码喷射印花机导带的自动纠偏装置和方法，未记载印花机整体结构的技术内容，也未公开上述区别技术特征。

该决定载明，没有证据表明在导带式数码喷射印花机上采用墙板式结构的机架是本领域的公知常识，因此对于本领域技术人员来说，在证据1、证据2所公开的技术方案的基础上结合公知常识得到权利要求1是非显而易见的，权利要求1具有创造性。

权利要求2-10是独立权利要求1的从属权利要求，在独立权利要求1所限定的技术方案具有创造性的前提下，从属权利要求2-10所限定的技术方案也具有创造性，符合专利法第22条第3款的规定。

综上，国家知识产权局第39886号无效决定维持涉案专利权有效。

赛顺公司二审期间提交的第45263号无效决定载明：赛顺公司请求宣告涉案专利全部无效的理由是，涉案专利权利要求1-4、6-10相对于证据1不具备新颖性，相对于证据1和公知常识不具备创造性等。

该决定采纳以下证据为对比文件进行审查：证据1.授权公告日为2010年3月31日，授权公告号为CN201432476Y的“喷墨印花机”中国实用新型专利说明书。

证据1和涉案专利都是导带式的印染装置。

该决定认为，证据1与权利要求1相比：基座1相当于涉案专利的机架；

打印喷头2相当于喷墨打印头装置；

导布传送件3相当于环形导带；

喷头导轨12相当于导轨；

被动辊14相当于张紧辊；

主动辊15相当于导带驱动辊；

柔性贴布辊7相当于压辊装置。

宏华公司抗辩：被动辊不是张紧辊；

基座1不是墙板结构可能是框架结构。

该决定认为，被动辊和张紧辊从结构、与织物的位置关系还是作用上均相同；

从证据1公开的紧固部件和横截面状态，可以确定基座1为平板式墙板结构而非框架结构。

证据1与涉案专利权利要求1相比，区别技术特征在于证据1：1.未公开横大梁；

2.未公开墙板结构间通过横梁连接；

3.未公开横大梁通过连接装置安装在机架上。

该决定认为，上述区别特征1和3实际要解决如何将喷墨打印头和导轨设置在机架上，而涉案专利的横大梁及连接装置属于常规设计；

区别特征2实际要解决结构稳固问题，而涉案专利的横梁连接属于一般常识。

由此可见，本领域技术人员在证据1的基础上结合本领域技术人员的一般知识和能力可以显而易见地得到涉案专利权利要求1的技术方案，因此涉案专利权利要求1不具备实质性特点和进步，不具备创造性。

从属权利要求3、4、7、8、10的附加技术特征因被证据1公开而不具有创造性；

从属权利要求2、6、9的附加技术特征属于常用技术手段而不具有创造性；

从属权利要求5的附加技术特征是现有技术而不具有创造性。

综上，国家知识产权局第45263号无效决定宣告涉案专利权全部无效。

本院认为，本案涉及专利侵权诉讼中，原审法院作出实体裁判后，权利人据以起诉的权利要求被国家知识产权局宣告无效，但有关无效决定尚未确定发生法律效力的，专利侵权诉讼二审应该如何处理的问题。

专利侵权解释二第二条第一款、第二款规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

”因现行专利法中的专利权无效程序与专利侵权诉讼程序分立，在权利人起诉被诉侵权人侵犯专利权时，被诉侵权人往往会向国家知识产权局提起宣告专利权无效的请求，并可能引发后续的行政诉讼程序，从而导致专利侵权诉讼程序审理周期过长，严重影响了专利侵权诉讼的审理效率。

为此，上述司法解释作出“先行裁驳、另行起诉”的规定，一方面保留了在经过司法审查程序专利权被维持有效后，专利权人继续提起诉讼的权利；

另一方面也避免了无效司法审查程序进行过程中，被诉侵权人及其他社会公众因专利权的不稳定而造成的对正常生产经营秩序的影响；

同时也有利于节约诉讼成本。

正确适用“先行裁驳、另行起诉”的规定，应当充分认识并契合专利侵权诉讼一审和二审程序不同的价值目标。

在一审程序中及时先行裁定驳回起诉，能够有效避免司法资源的无谓投入，优化资源配置，提高诉讼效率。

但在二审审理期间，涉案专利权被宣告无效后，要更多兼顾司法效率和优化司法资源效用。

应当区分下列不同情况予以处理： 第一，鉴于不侵害专利权的认定，不必以专利权有效为前提，故对于一审认定不构成侵权或者不侵权抗辩成立且二审经审查应予维持的，或者一审认定构成侵权而二审在审查后认为不构成侵权或不侵权抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求，而不必再适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，积极发挥司法主导价值，实质解决纠纷，加强专利权的保护。

特别是，被诉侵权人主张现有技术抗辩的，应当对现有技术抗辩是否成立进行实体审查。

如果认为现有技术抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求。

第二，如果被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围，且当事人提出的现有技术抗辩等不侵权抗辩均不成立的，可以考虑适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，或者中止案件的审理，等待专利权无效行政决定的司法审查的最终结论。

应该注意到，“先行裁驳、另行起诉”的制度安排，存在一定的制度风险，一旦专利权无效行政决定被撤销，权利人另行起诉时，非但不能确保一审程序既已投入的司法资源进一步发挥效用，尤其是当一审程序中存在保全措施因裁定驳回起诉无法持续，专利权人有利维权局面因时过境迁而不复存在，反而将使其彻底归零，另行起诉的一审、二审程序重新再来，导致司法资源的浪费和当事人诉累。

为避免程序空转，在一审法院认定侵权成立的情况下，二审法院可以在适用“先行裁驳、另行起诉”之规定的同时，对一审法院的侵权认定及现有技术抗辩不成立的认定予以审查，以期涉案专利权被司法程序维持有效后，在重新提起的侵权诉讼中，节约司法成本。

故此，结合原审认定事实和当事人诉辩意见，本案二审审查的争议焦点问题包括：（一）原审判决在涉案专利权被维持有效的前提下，作出被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围的认定是否正确；

（二）原审判决认定赛顺公司现有技术抗辩不成立是否正确；

（三）涉案专利权二审期间被宣告全部无效后本案应如何处理。

关于争议焦点一，原审判决在涉案专利权被维持有效的前提下，作出被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围的认定是否正确的问题。

原审期间，在涉案专利权被国家知识产权局第39886号无效决定维持有效的情况下，原审法院对被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围进一步进行审查，符合法律规定。

被诉侵权产品系原审法院于2018年9月4在归零公司车间内进行拍照、摄像证据保全的数码印花机。

原审中，宏华公司、赛顺公司对被诉侵权产品所使用的技术方案落入涉案专利权利要求1-4、7-10的保护范围并无争议，原审法院经审查认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围。

赛顺公司上诉认为被诉侵权技术方案不具有连接装置（19），而是一升降装置；

被诉侵权技术方案的导带驱动辊和张紧辊是通过带座轴承安装在支撑座上，而不是安装在机架上。

本院经审查，确认被诉侵权产品具有连接装置，且对于本领域技术人员而言，横大梁安装在立架上客观上需要连接装置相连接，而其是否同时是升降装置并不影响具有连接装置技术特征的认定；

被诉侵权技术方案用以安装导带驱动辊、张紧辊的支撑座与涉案专利权利要求1限定的机架形成一一对应关系，支撑座与机架系名称的不同，并不影响构成相同技术特征的认定。

故，原审法院认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1-4、7-10的保护范围，并无不当。

关于争议焦点二，原审判决认定赛顺公司现有技术抗辩不成立是否正确的问题。

专利法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

”第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

”专利侵权解释第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

”所谓现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

本案中，赛顺公司主张被诉侵权技术方案系现有技术与公知常识的结合，其提交的现有技术文件ZL200810228253.9号专利申请公布日期早于涉案专利申请日，可以作为现有技术。

原审法院认为，现有技术未公开被诉落入涉案专利权利要求1中的导带驱动辊、张紧辊、将印花介质粘贴于环型导带上的压辊装置的技术特征，以及权利要求2、4、7、9、10的技术特征。

本院经审查认为，现有技术和被诉侵权技术方案所限定的产品虽然都是数码喷射印花机，但是两者采用了不同结构，被诉侵权技术方案采用了传送带结构，而现有技术采用的是滚筒式结构，基于两者基础结构方式的不同，被诉侵权技术方案与现有技术相应的部件和连接方式均有所不同，如现有技术没有公开机架，亦没有公开导带驱动辊、张紧辊、压辊装置与机架的具体连接方式等技术特征。

显然，在存在上述区别技术特征的情况下，被诉侵权技术方案与现有技术并不相同，由此则需要进一步认定被诉侵权技术方案与现有技术是否无实质性差异，也即认定被诉侵权技术方案所采用的该区别技术特征与现有技术的相应技术特征是否构成等同，或者所属技术领域普通技术人员是否认为被诉侵权技术方案是该项现有技术与所属领域公知常识的简单组合。

而赛顺公司所主张的该项现有技术所公开的技术特征与被诉侵权技术方案的相应技术特征，所使用的技术手段不同，二者并不构成等同。

同时，赛顺公司提供的相关数字喷墨印花技术书籍中，并没有公开机架，导带驱动辊、张紧辊、压辊装置与机架的具体连接方式等技术特征，也没有证据表明上述技术特征属于本领域的惯常技术手段或公知常识，也即被诉侵权技术方案对本领域技术人员而言并非是该项现有技术与本领域公知常识的简单组合。

因此，被诉侵权技术方案与现有技术具有实质性差异，原审法院认定赛顺公司现有技术抗辩不成立，结论正确。

但应予以指出的是，原审法院以评价专利创造性的“显而易见”标准来评价现有技术抗辩是欠妥的，在专利侵权案件中审查现有技术抗辩是否成立，应严格按照“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异”的标准进行认定，原审法院适用法律不当，本院予以纠正。

综上所述，原审法院在国家知识产权局第39886号无效决定维持涉案专利权有效的情况下，认定被诉侵权技术方案落入宏华公司涉案专利权利要求1-4、7-10的保护范围，且赛顺公司现有技术抗辩不能成立，结论正确。

关于争议焦点三，涉案专利权二审期间被宣告全部无效后本案应如何处理的问题。

如前所述，虽然被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1-4、7-10的保护范围，但由于涉案专利权在二审审理期间已被国家知识产权局第45263号无效决定宣告全部无效，宏华公司据以提起本案侵权诉讼的权利基础已经处于不稳定状态。

依据专利侵权解释二第二条第一款规定，本案可以裁定驳回宏华公司的起诉，避免因专利权的不稳定给当事人及社会公众造成影响，以维护正常的市场交易秩序。

宏华公司后续若有证据证明第45263号无效决定被生效的行政判决撤销，涉案专利的权利要求1-4、7-10被依法维持有效，其可以另行提起侵权诉讼，仍有寻求司法救济的渠道和机会，其恢复有效的专利权仍可依法得到保护。

综上，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第一款第二项、第一百七十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条规定，裁定如下： 一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2018）浙02民初1377号民事判决；

二、驳回杭州宏华数码科技股份有限公司的起诉。

一审案件受理费6250元，退还杭州宏华数码科技股份有限公司，证据保全费2170元，由杭州宏华数码科技股份有限公司负担；

二审案件受理费2300元，退还杭州赛顺数码科技有限公司。

本裁定为终审裁定。

审判长　朱　理 审判员　原晓爽 审判员　傅　蕾 二〇二〇年九月二十五日 法官助理戴芳芳 书记员谢思琳 裁判要点 案　　号 （2020）最高法知民终73号 案　　由 侵害实用新型专利权纠纷 合 议 庭 审判长：朱 理 审判员：原晓爽、傅 蕾 法官助理：戴芳芳 书记员：谢思琳 裁判日期 2020年9月25日 涉案专利 “一种导带式数码喷射印花机”的实用新型专利（ZL20102064XXXX.6） 关 键 词 专利侵权；

专利权宣告无效；

驳回起诉 当 事 人 上诉人（原审被告）：杭州赛顺数码科技有限公司；

被上诉人（原审原告）：杭州宏华数码科技股份有限公司；

原审被告：绍兴柯桥区归零纺织品有限公司。

裁判结果 一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2018）浙02民初1377号民事判决；

二、驳回杭州宏华数码科技股份有限公司的起诉。

原判主文： 一、被告杭州赛顺数码科技有限公司立即停止制造、销售侵害杭州宏华数码科技股份有限公司享有的专利号为ZL20102064XXXX.6，名称为“一种导带式数码喷射印花机”的实用新型专利权的产品；

二、被告杭州赛顺数码科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告杭州宏华数码科技股份有限公司经济损失10万元（含维权合理费用）；

三、驳回原告杭州宏华数码科技股份有限公司的其他诉讼请求。

涉案法条 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、第二款；

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第一款第二项、第一百七十四条；

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条。

法律问题 专利权在二审阶段被宣告无效后的处理 裁判观点 因现行专利法中的专利权无效程序与专利侵权诉讼程序分立，在权利人起诉被诉侵权人侵犯专利权时，被诉侵权人往往会向国家知识产权局提起宣告专利权无效的请求，并可能引发后续的行政诉讼程序，从而导致专利侵权诉讼程序审理周期过长，严重影响了专利侵权诉讼的审理效率。

“先行裁驳、另行起诉”制度，一方面保留了专利权人在经过司法审查程序专利权被维持有效后，继续提起诉讼的权利；

另一方面也避免了无效司法审查程序进行过程中，被诉侵权人及其他社会公众因专利权的不稳定而造成的对正常生产经营秩序的影响；

同时也有利于节约诉讼成本。

正确适用“先行裁驳、另行起诉”的规定，应当充分认识并契合专利侵权诉讼一审和二审程序不同的价值目标。

在一审程序中及时先行裁定驳回起诉，能够有效避免司法资源的无谓投入，优化资源配置，提高诉讼效率。

但在二审审理期间，涉案专利权被宣告无效后，要更多兼顾司法效率和优化司法资源效用。

二审程序中适用该规定的审查要点包括：第一，鉴于不侵害专利权的认定，不必以专利权有效为前提，故对于一审认定不构成侵权或者不侵权抗辩成立且二审经审查应予维持的，或者一审认定构成侵权而二审在审查后认为不构成侵权或不侵权抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求，而不必再适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，积极发挥司法主导价值，实质解决纠纷，加强专利权的保护。

特别是，被诉侵权人主张现有技术抗辩的，应当对现有技术抗辩是否成立进行实体审查。

如果认为现有技术抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求。

第二，如果被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围，且当事人提出的现有技术抗辩等不侵权抗辩均不成立的，可以考虑适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，或者中止案件的审理，等待专利权无效行政决定的司法审查的最终结论。

应该注意到，“先行裁驳、另行起诉”的制度安排，存在一定的制度风险，一旦专利权无效行政决定被撤销，权利人另行起诉时，非但不能确保一审程序既已投入的司法资源进一步发挥效用，尤其是当一审程序中存在保全措施因裁定驳回起诉无法持续，专利权人有利维权局面因时过境迁而不复存在，反而将使其彻底归零，另行起诉的一审、二审程序重新再来，导致司法资源的浪费和当事人诉累。

为避免程序空转，在一审法院认定侵权成立的情况下，二审法院可以在适用“先行裁驳、另行起诉”之规定的同时，对一审法院的侵权认定及现有技术抗辩不成立的认定予以审查，以期涉案专利权被司法程序维持有效后，重新提起的侵权诉讼中，节约司法成本。

注：本摘要并非裁定书之组成部分，不具有法律效力。