广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0304民初13228号原告：吴家栋，男，香港永久性居民。

委托诉讼代理人：江建强，广东巨信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：温和，广东巨信律师事务所律师。

被告：深圳市镰海饮食有限公司，住所地广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营地址：深圳市福田区福田街道中心区东南部时代财富大厦101E-2）。

法定代表人：冯嘉华，总经理。

委托诉讼代理人：肖菊梅，女，系该公司法务经理。

委托诉讼代理人：游本连，女，系该公司法务主管。

原告吴家栋诉被告深圳市镰海饮食有限公司侵害商标权纠纷一案，本院于2020年2月3日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年5月28日公开开庭进行了审理。

原告委托诉讼代理人温和，被告委托诉讼代理人肖菊梅、游本连到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1.被告立即停止侵害原告第20857561号“”注册商标专用权的行为；

2.被告赔偿原告经济损失及为制止被告侵权行为所支付的合理费用共计70000元；

3.被告承担本案诉讼费用。

事实与理由：原告于2017年9月28日经国家工商行政管理总局商标局核准在第43类注册“鮨文”文字商标（下称“鮨文商标”），注册证号第20857561号，核定使用服务为第43类的自助餐饮、茶馆、饭店等。

在注册鮨文商标前，原告一直从事餐饮行业并使用鮨文商标，该商标经原告使用及推广下，在日式料理餐饮行业已具备一定的知名度和影响力，获得了消费者的欢迎。

经调查，原告发现被告未经原告的许可，擅自在餐饮行业使用与原告完全相同的“鮨文”商标，且在大众点评、美团等主要美食网站推广宣传，目前被告在深圳市福田及南山开设的两间日式料理餐厅均有使用原告的“鮨文”商标。

根据被告工商登记资料，被告成立日期为2017年12月19日，在原告的鮨文商标获准注册之后。

被告未经原告同意在相同服务商使用原告鮨文商标的行为，严重侵害了原告的注册商标专用权，也造成了原告一定的损失。

原告已于2019年4月17日向被告发送律师函要求其停止侵权但未果，被告主观恶意明显。

原告为维护其合法权益，故于2019年9月10日诉至本院。

被告辩称，一、被告无侵权故意，亦无侵权行为，原告要求被告停止侵权无事实及法律依据。

理由：被告为鮨文商标在先使用权人，有权在原使用范围内继续使用鮨文商标；

被告使用鮨文商标具有合法权利来源，不存在侵权行为；

原告存在恶意抢注第43类鮨文注册商标的可能性，被告已向国家知识产权局申请宣告无效；

被告使用鮨文商标不会使消费者混淆、不会损害原告利益。

二、原告要求赔偿损失及支付维权费用无事实及法律依据，相关费用应由原告自行承担。

首先，商标侵权适用过错归责原则，正如上文所述，被告在日料寿司上使用鮨文商标存在合法依据，原告提供的证据不足以其因被告使用鮨文商标给其造成了经济损失。

原告提供的《商标使用许可合同》中的被许可使用人（江门市蓬江区鱼旨文餐饮有限公司），实际控制人实为原告，即原告自行授权给自己使用，且许可使用期限为2019年7月1日至2020年6月31日，日期晚于原告向被告寄送律师函（2019年4月17日）原告制造该证据的意图明显，但正好表明原告不但没有因为被告使用鮨文商标而受到任何经济损失，反而因此获利5万元，且该商标目前处于不确定状态。

另外，原告提供的律师费费用较高，结合本案争议标的及广东省律师收费标准，本案律师费收费标准在6600元左右，原告与律所签署的代理合同约定的代理费为18000元，严重偏高，与实际情况不符。

因此，原告要求被告赔偿其损失的要求无事实及法律依据，其诉求不应获得法院支持，相关费用应由原告自行承担。

三、原告要求被告承担本案全部诉讼费用的要求无事实及法律依据，应由原告承担。

因被告无侵权行为，且原告存在抢注第43类鮨文注册商标的可能，被告有理由推知本案为原告为获取非法利益的投机行为，诉讼费用应全部由原告自行承担。

综上，原告的诉讼请求均与事实不符、于法无据，请依法驳回原告的全部诉讼请求。

经审理查明，一、原告主张权利的商标及使用情况原告于2016年8月3日向国家工商行政管理总局商标局申请注册“”商标，于2017年9月28日经核准注册了第20857561号“”商标，核定使用商品/服务为第43类，包括自助餐厅、茶馆、饭店等，有效期至2027年9月27日。

原告主张其一直从事餐饮行业并使用上述商标，同时授权第三人进行使用，向法庭提供了如下证据：1.营业执照，显示原告为江门市蓬江区鮨文餐厅的经营者，该餐厅的经营场所位于江门市蓬江区，注册日期为2016年11月14日；

2.原告经营餐饮店铺照片，显示原告餐饮店铺的外墙广告、店铺招牌、推广宣传中使用了“＋”相同或近似的标识，其中占幅较大；

3.商标使用许可合同，显示原告授权江门市蓬江区鱼旨文餐饮有限公司使用第20857561号“”商标，使用期限自2019年7月1日至2020年6月31日，使用费为每年5万元，支付时间为2019年8月30日前，合同落款处未填写时间；

4.大众点评、美团截图，显示原告经营店铺名为“鮨文·蓝鳍金枪鱼超级海鲜放题（海逸新天地店）”，为“日式自助”，上传的照片中使用了“”标识，人均消费为276元；

5.国家企业信用信息公示报告，显示江门市蓬江区鱼旨文餐饮有限公司成立于2019年6月25日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本3万元，法定代表人为梁彩意，住所地位于江门市蓬江区；

6.网上银行电子回单，显示江门市蓬江区鱼旨文餐饮有限公司于2019年8月10日向原告转账5万元。

二、原告指控被告实施的侵权行为2019年5月24日，广东省江门市江门公证处公证员及公证员助理根据原告的申请，使用该公证处的计算机及网络接入互联网，进行如下操作：1.在“360安全浏览器”地址栏内输入www.dianping.com/shenzhen，进入该网站，点击该网站左上角“全部分类”中的“美食”，在左边的“菜系”中选择“日本菜”，在结果中点击进入“鮨文SushiMan（福田店）”，显示该店铺人均消费价格为1579元，654条评价，口味、环境、服务均为9.3分；

2.查看店铺“官方相册”，显示该门店以竖排的形式使用了“鮨文”二字，查看评论内容，消费者上传的照片中显示该门店的使用了“鮨文SushiMan”作为招牌，店内的湿毛巾上有“鮨文”二字。

2019年6月10日，广东省江门市江门公证处出具（2019）粤江江门第15820号公证书，证明以上事实。

同时，原告在大众点评、美团上搜索“鮨文”，显示在深圳福田、南山各有一家“鮨文SushiMan”门店。

大众点评的截图显示该两门店的人均消费为1500元以上，口味、环境、服务均在9.1评分以上；

美团的截图显示该两门店显示人均消费为1500元以上，评分均为5分，根据上传的照片可看出，涉案店铺在招牌使用了“鮨文SushiMan”，在筷子、湿毛巾、宣传资料上均使用了“鮨文”二字。

据此，原告主张被告擅自在相同或类似的服务上使用“鮨文”商标，构成商标侵权。

三、被告及其抗辩情况被告成立于2017年12月19日，为有限责任公司（台港澳法人独资），注册资本500万元，经营范围为中餐制售、西餐制售；

为餐饮提供管理服务（取得相关行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；

酒类、预包装食品的销售。

被告抗辩其使用“鮨文”标识具有合法权利来源，其母公司的关联公司在先使用“鮨文”标识，其不存在商标侵权行为，为此向法庭提供了如下证据：1.《外商投资企业设立备案回执》，显示2017年12月5日，香港公司镰海三饮食有限公司投资500万元在深圳设立被告，占股100%。

2.《公司资料（状况）证明》三份，显示镰海三饮食有限公司于2017年9月20日在香港依据香港《公司条例》注册成立，董事为林延谦，截至2018年9月20日，显示林延谦、梁文浩、刘振声占股比例分别为40%、25%、35%；

镰海二饮食有限公司于2016年11月18日在香港依据香港《公司条例》注册成立，董事为林延谦、刘振声；

镰海饮食有限公司于2015年1月21日在香港依据香港《公司条例》注册成立，董事为刘振声。

3.《商标注册资料证明》一份，显示：2018年9月27日，镰海饮食有限公司在香港注册“”商标，核定使用的商品或服务类别为第35类广告、商业经营、商业管理、办公事务；

第43类提供食物和饮料服务、临时住宿，有效期至2028年9月26日。

4.被告提交了“品牌简介”、媒体报道、获奖情况等证据，主张其母公司的关联公司于2015年开业以来一直在香港持续使用“鮨文”商标，且该商标在被告的实际控制人使用及推广下，在香港日料餐饮行业已取得较大的知名度及影响力。

5.镰海饮食有限公司出具的《情况说明》，载明该公司自2015年1月21日成立以来，一直以鮨文商标从事日料餐饮行业，尤以鮨文寿司闻名于香港，多次获得餐饮界奖项，且于2018年9月27日在香港获得鮨文商标注册证书。

该公司的实际控制人林延谦实际控股的镰海三饮食有限公司在深圳独资设立了深圳市镰海饮食有限公司，对该公司在大陆日料餐饮行业使用鮨文商标的行为，其均予以认可。

6.商标注册证两份，显示：被告经核准注册了第32123876号“”商标，核定使用商品为第31类，包括活鱼、酿酒麦芽、大麦、自然花、辣椒（植物）、新鲜樱桃、鲜食用菌、植物种子、动物食品、树木，有效期自2019年5月28日至2029年5月27日；

被告经核准注册了第32124877号“”商标，核定使用商品为第30类，包含寿司等，有效期限自2019年6月7日至2029年6月6日。

7.公众号信息截图，显示被告为公众号“鮨文SushiMan”的运营主体，该公众号载有“我们来自香港，也来到了深圳……”的内容；

点击进入“品牌故事”，载有“[鮨文日式料理]于二零一五年在香港元朗开办，开业以来有赖食客支持，喜获众多好评，二零一七年，在香港黄埔又开设第二分店，二零一八年，深圳首店正式开业……”等内容；

2018年5月21日，该公众号发布了一篇题为《拿奖拿到手软，在香港要等一个月才能吃到的店，终于来了！

》文章，详细介绍了“鮨文”寿司店的获奖情况、名字来源、店铺开设、菜品情况等。

8.“鮨文SushiMan（福田店）”入选“2018年大众点评五星商户”及大众点评、美团“2020年黑珍珠餐厅指南”。

四、原告为维权支出情况原告提交了公证费发票、公证受理通知单、委托代理合同、律师费发票及付款记录，主张其为维权支出公证费1250元、律师费18000元。

五、本案其他相关情况（一）原告主张被告具有主观恶意，向法庭了以下证据：1.律师函、快递单及查询结果，显示：2019年4月17日，原告向被告发出律师函，其认为被告擅自使用了原告第20857561号“”注册商标，要求被告停止侵权并消除影响。

快递查询显示邮件于4月18日由被告前台同事签收。

2.国家知识产权局作出《关于第20857561号“鮨文”商标无效宣告请求裁定书》(商评字[2019]第0000304685号)，显示2019年12月12日，国家知识产权局认定申请人深圳市镰海饮食有限公司的无效宣告理由不成立，裁定第20857561号“鮨文”商标予以维持。

3.商标查询截图，显示被告申请在第43类注册第29460479号“”商标及第29446930号“”商标，均被驳回、不予受理，上述商标已失效。

（二）被告提交商标法律状态及无效宣告缴费通知书，显示2020年2月28日，镰海饮食有限公司向国家知识产权局针对原告第20857561号“”注册商标提起无效宣告请求。

据此，被告向法庭申请中止本案审理。

（三）庭审时，原告当庭陈述其未在深圳市进行商标许可授权。

以上事实，有商标注册证、营业执照、国家企业信用信息、店铺照片、商标使用许可合同、付款记录、大众点评、美团截图页面、公证书、外商投资企业设立备案回执、商业登记证、注商标注册资料证明、公司资料（状况）证明、品牌简介、媒体报道、获奖情况、情况说明、公众号信息截图、2018年大众点评五星商户、2020年黑珍珠餐厅指南、公证费发票、公证受理通知单、委托代理合同、律师费发票及付款记录、律师函、快递单及查询结果、裁定书、商标查询截图、商标法律状态、无效宣告缴费通知书、中止本案审理申请和庭审笔录等在案佐证。

本院认为，原告经核准，依法取得第20857561号“”注册商标专用权。

上述商标处于法律规定的保护期之内，依法应受到法律的保护。

综合本案双方的诉辩主张，本案的争议焦点为：一、被告使用“”商标是否具有合法权利来源；

二、被告在先使用抗辩是否成立；

三、被告使用“”商标是否构成商标侵权。

关于焦点一。

本院认为，被告使用“”标识是否具有合法权利来源，主要从两个方面进行判断：一是被告使用“”标识是否属于对自有商标的使用；

二是镰海饮食有限公司认可被告使用“”商标的行为是否构成合法权利来源。

被告经核准依法取得了第32123876号、第32124877号“”商标，核定使用商品分别为第31、30类，包括活鱼、寿司等，目前该两商标处于法律规定的保护期之内，依法应受到法律的保护。

依据商标法第五十六条之规定，“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。

判断被告使用“”商标是否属于对自有商标的使用，关键在于被告是否依法在核定使用的商品上使用了“”商标。

本案中，根据公证书可以看出，被告在招牌、筷子、湿毛巾、宣传资料等处均使用“”标识，超过了第32123876号、第32124877号“”商标核定使用的商品类别，属于超范围使用。

结合商标法第二十三条之规定，“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请”，故被告使用“”标识不属于对自有商标的使用。

镰海饮食有限公司于2018年9月27日在香港注册了“”商标，该时间晚于原告第20857561号“”商标的申请注册以及核准注册时间，且未在我国大陆地区进行注册；

该商标为图形+文字的组合商标，与被告使用的标识相比，除了文字部分一样，其整体构造、文字排列均不同。

此外，该商标属于服务商标，镰海饮食有限公司将其使用在餐饮服务上，在本案被告进入深圳市场之前，主要使用区域为香港，而服务商标的传播易受餐饮店铺相对固定这一属性的限制，如果相关店铺未进入该区域的话，很难被该区域的公众所知悉，即镰海饮食有限公司经营的日料品牌未进入我国大陆前，其极难被我国大陆消费群体所知悉，其使用的“鮨文”标识根本无法发挥识别服务者的功能。

因此，即使镰海饮食有限公司已经在香港地区取得“”商标，镰海饮食有限公司亦认可被告使用该商标的行为，但被告使用“”标识仍然不具有合法权利来源。

综上，被告使用“”标识不是对自有商标的使用，其即使获得镰海饮食有限公司的商标授权，也不构成其使用“”标识的合法权利来源。

关于焦点二。

被告抗辩其母公司的关联公司在先使用“”商标，因此，被告有权在原有使用范围内使用该商标。

对此，本院认为，依据商标法第五十九条第三款之规定，构成在先使用应具备两个条件：一是被告使用被诉侵权标识的时间既早于涉案商标申请注册的时间又早于涉案商标被实际使用的时间；

二是被诉侵权标志在涉案商标申请注册之前已经产生一定的影响力。

通常而言，有一定影响的商标是指已经使用了一定时间，因一定的销售量、广告宣传等而在一定范围的相关公众中具有知名度，可被视为区分商品来源的商业标识。

本案中，被告提交证据仅证明其关联公司镰海饮食有限公司在2015年1月21日即开始使用“鮨文”标识，但其使用范围为香港地区，被告没有证据证明其在原告申请注册之前其已经在大陆地区使用被诉侵权标识，而香港地区与大陆地区分属于两个不同的法域，故被告关联公司在香港的使用并不等同于被告的使用；

其次，被告经营的日料虽然入选“2018年大众点评五星商户”“2020年黑珍珠餐厅指南”，在相关公众中具有一定的知名度，但该知名度的证据形成时间晚于原告主张权利的商标的注册时间，被告无法证明该标识经过被告的使用在原告注册之前已经在大陆地区产生一定的影响，故被告使用被控侵权标识不构成在先使用。

此外，被告还主张原告恶意抢注商标，如前所述，被告使用被控侵权标识不构成在先使用，其亦未提交证据证明原告以不正当手段抢先注册涉案商标，故对其抗辩，本院不予采信。

关于焦点三。

本案中，被告提供日料餐饮服务，与第20857561号“”商标核定使用的服务“自助餐厅”在服务对象、服务内容等方面一致，二者构成类似服务。

经比对，被告在日料餐饮服务上使用的“鮨文SushiMan”或“鮨文”标识与原告主张权利的商标相比，文字部分基本一致，整体视觉上与原告的商标构成相同或近似。

虽然被告店铺的人均消费远高于原告经营的店铺，二者面向的消费群体不尽相同，极可能导致受众群体对商标或者商标指向的服务者的混淆程度变低，但原被告同为日料类餐饮经营者，且不同层次消费者之间处于流动的状态，被告使用包含“鮨文”的标识仍可能导致消费者对服务的提供者产生混淆，依据商标法第五十七条第一款第二项之规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，构成商标侵权，被告应承担停止侵权并赔偿损失的法律责任。

关于赔偿金额。

因原告仅与案外人江门市蓬江区鱼旨文餐饮有限公司签订了《商标使用许可合同》，原告亦当庭确认未在深圳市进行相关授权，此外，从江门市蓬江区鱼旨文餐饮有限公司经营执照可看出，该公司的注册资本仅为3万元，其住所地与原告经营的江门市蓬江区鮨文餐厅住所地完全一致，原告与被许可人之间可能存在利害关系，因此本案不宜以许可使用费标准计算被告赔偿的金额。

由于原告未举证证明其因被告侵权所受实际损失或被告因侵权所得具体利益，本院综合考虑涉案商标的知名度情况、被告的侵权情节、主观故意及损害后果等因素，酌情确定被告赔偿原告经济损失及合理开支共计30000元。

原告诉请经济损失及合理开支过高部分，本院均不予支持。

此外，被告以其关联公司镰海饮食有限公司已向国家知识产权局申请涉案商标宣告无效为由申请本案中止审理，因被告向国家知识产权局申请该商标无效已被驳回，目前没有其他因素影响涉案商标的效力，且镰海饮食有限公司与被告均为完全独立的主体，镰海饮食有限公司的申请不影响本案的审理，故本院对被告中止审理的申请不予准许。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款第（二）项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告深圳市镰海饮食有限公司应立即停止侵害原告吴家栋第20857561号“”注册商标专用权的行为，即停止在其经营店铺及大众点评、美团平台上使用包含“”字样的标识；

二、被告深圳市镰海饮食有限公司应在本判决生效之日起十日内向原告吴家栋赔偿经济损失及为制止侵权所支付的合理费用共计30000元；

三、驳回原告吴家栋的其他诉讼请求。

如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费1550元（已由原告预交），由被告深圳市镰海饮食有限公司负担。

如不服本判决，应在判决书送达之日起十五日内（涉外、涉港澳台当事人应在判决书送达之日起三十日内），向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并应在收到预交上诉费通知次日起七日内预交上诉案件受理费。

逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。

审　判　长　　梁　燕人民陪审员　　陈绍粦人民陪审员　　潘锡明二〇二〇年十一月二十七日书　记　员　　彭佳璐附相关法律条文：《中华人民共和国商标法》第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；

侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

人民法院审理商标纠纷案件，应权利人请求，对属于假冒注册商标的商品，除特殊情况外，责令销毁；

对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具，责令销毁，且不予补偿；

或者在特殊情况下，责令禁止前述材料、工具进入商业渠道，且不予补偿。

假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。

当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。

人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。

判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。