{C} 陕西省西安市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）陕01民初1721号 原告：西安市临潼区西泉街办文海纸品厂，经营场所：西安市临潼区西泉街办东赵村。

经营者：周秋爱，该厂厂长。

委托诉讼代理人：侯宝宝，男，该厂员工，住陕西省西安市临潼区。

委托诉讼代理人：胡敏，陕西泽诚律师事务所律师。

被告：西咸新区沣西新城文海印刷厂,经营场所：陕西省咸阳市世纪大道西段段家堡。

经营者：马京海，该厂厂长。

委托诉讼代理人：李晓丹，陕西永嘉信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：马锦娜，陕西永嘉信律师事务所律师。

被告：陕西永辉超市有限公司，住所地：陕西省西安市莲湖区唐延路168号。

法定代表人：吕东海，该公司总经理。

委托诉讼代理人：张静，女，该公司员工，住住西安市雁塔区。

原告西安市临潼区西泉街办文海纸品厂(以下简称临潼文海)与被告西咸新区沣西新城文海印刷厂（以下简称西咸文海）、陕西永辉超市有限公司（以下简称永辉超市）侵害商标权纠纷一案，本院于2018年8月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。

原告临潼文海委托诉讼代理人侯宝宝、胡敏，被告西咸文海经营者马京海及其委托诉讼代理人李晓丹、马锦娜，被告永辉超市委托诉讼代理人张静到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

临潼文海向本院提出诉讼请求：1、西咸文海立即停止使用“”商标专用权；

2、永辉超市立即停止销售带有“”商标标识的侵权产品；

3、西咸文海、永辉超市向临潼文海赔偿损失30万元（含临潼文海因制止侵权行为所产生的合理费用）；

4、被告承担本案诉讼费用。

事实和理由：自上世纪九十年代末始，临潼文海经营者公公侯宏涛一直从事印刷行业，主要生产学生作业本。

为了区别于其他厂家，侯宏涛便以文字“文海”和拼音“WENHAI”作为标志，这样市场上的“文海”作业本就诞生了。

后临潼文海子承父业，将“文海”作业本市场打开，直至西北河西走廊地带，最远到达沙漠城市敦煌。

2012年，“”商标注册人代东兴称，其已将“”商标申请注册，且于2008年注册成功，注册号为4417187。

后经临潼文海与代东兴协商，代东兴同意将其注册的“”商标许可临潼文海使用，遂于2014年12月22日，临潼文海与“”商标注册人代东兴签订《商标使用许可合同》，并约定“”商标许可期限自2014年12月22日至2018年3月27日，许可形式为排他许可，核定使用商品（第16类）：笔记本，纸张（文具）；

印刷品；

手册；

便纸条；

便笺薄；

稿纸；

练习本，并在国家工商行政管理总局备案。

2014年12月26日，双方又签订一份《合作协议》，约定临潼文海使用“”商标许可区域为西安地区（周至、户县除外）及甘肃省份天水和兰州、白银地区，其他市场双方共同协商开发。

至此，临潼文海获得了“”商标的排他许可使用权。

西咸文海未经临潼文海许可，擅自将临潼文海通过排他许可使用的“”商标使用在于其生产销售的作业本上，构成侵权，即侵犯了临潼文海的商标排他许可使用权及第4417187号注册商标专用权。

与临潼文海产品相同的商品上，且西咸文海生产的作业本与临潼文海的产品在外观、装潢上及其相似，容易使相关公众对产品来源产生混淆和误认，侵犯了临潼文海商标排他许可使用权及第4417187号注册商标专用权。

永辉超市在归属临潼文海划定区域内销售西咸文海生产的带有“”标识的侵权产品，亦侵犯临潼文海的排他许可使用权及第4417187号注册商标专用权。

临潼文海以商标侵权纠纷为由诉至法院，法院于2017年12月22日作出(2017)陕OI民初1425号民事裁定书，裁定驳回临潼文海起诉。

临潼文海不服该裁定，以出现新证据为由申请再审。

期间，临潼文海与西咸文海的另案经省高院审理，并作出(2018)陕民终263号民事裁定书，该裁定书对临潼文海所提出的新证据予以认可。

现临潼文海二次起诉，要求追究西咸文海、永辉超市侵犯临潼文海商标权的法律责任。

西咸文海辩称：一、第4417187号商标权人代东兴并未授权临潼文海以自己的名义单独提起诉讼。

代东兴与临潼文海签订的《协议书》第一条约定：甲乙双方同意就马京海及西咸新区沣西新城文海印刷厂等侵权主体侵犯商标专用权及不正当竞争行为共同提起诉讼”。

而临潼文海提供的西安中院（2017）陕01民初1424号民事裁定、《告知书》针对的案件均为2017年11月1日临潼文海向法院提起的商标侵权诉讼。

本案属于另行起诉，临潼文海仍然需要得到代东兴的授权，但其无证据证明在本次诉讼中代东兴已放弃诉权。

二、临潼文海、西咸文海及其他市场主体均将、或其他类似标识作为作业本封面装饰使用而不是商标性使用，这种使用方式不具有识别性，不能起到区别商品或服务来源的作用，西咸文海不构成侵权。

三、西咸文海对、拥有合法使用权，不构成侵权。

西咸文海最早于1999年1月10日设计了标识，并于1999年6月17日首次发表；

于2002年1月28日设计了标识，并于2002年8月15日首次发表，西咸文海拥有、标识的著作权。

另，西咸文海于2002年5月13日向国家商标局申请了商标，2003年8月7日核准注册，注册号：3173384，注册商品为“表格(印刷好的);小册子;笔记本或绘图本;笔记本;写字纸;稿纸;练习本;便笺(办公室用);印刷品;图表”。

是西咸文海商标的一部分，西咸文海对其使用仅仅是为了描述“万海”文字以及作业本封面装饰装潢，虽然案外人代东兴拥有商标权，但不能具有绝对的排他性，考虑到西咸文海的历史因素、现实使用形态以及拥有、的著作权、的商标权，西咸文海应继续享有该标识的合法使用权。

四、西咸文海已经获得第4417187号商标权人代东兴的许可使用授权。

第4417187号“WENHAI”商标于2008年被核准注册，但该商标注册人代东兴蛰伏五年后才开始使用和许可他人使用，西咸文海发现商标被抢注后已经丧失了五年的商标无效宣告期限，无奈之下与商标所有人代东兴协商许可使用事宜，并于2015年6月6日签订了《合作协议》，该协议第4条约定“代东兴申请的文海拼音商标马京海可以无偿使用”。

该协议经西北政法大学司法鉴定中心鉴定，认为二者签字属实。

故西咸文海享有“WENHAI”标志的合法使用权。

五、西咸文海对“”“”标志的使用时间早于第4417187号“WENHAI”商标申请时间，且具有一定的影响，构成在先使用。

西咸文海经营者马京海之母亲李琳从1989年1月成立了“秦都区文海印刷厂”，从事印刷品的生产、销售等业务。

李琳2002年去世后，由马京海负责经营，后因行政区划更改问题，西咸文海2015年10月10日名称变更为“西咸新区沣西新城文海印刷厂”。

西咸文海早在1999年就设计并使用了商标以及作业本封面，并于2001年向商标局申请注册商标，但因与上海英雄（集团）有限公司的“海文”商标近似而被驳回。

2002年西咸文海又在的基础上略做修改，向商标局申请了“”商标。

考虑到“”已经在市场上有一定的知名度，故西咸文海在“”被驳回后继续在原有的产品类型上继续使用，并取得了上海英雄（集团）有限公司“海文”商标的许可使用授权，同时使用“⺡”商标。

西咸文海在其产品封面的左上角使用⺢以及“万海-年份系列作业本”、⺣以及“文海-年份系列作业本”，“⺤”“⺥”位于封面中央产品类型的下方，背面为西咸文海名称、地址和联系方式，这种排列组合方式一直持续使用至今。

经过长期生产经营和广泛销售，获得了较高的社会知名度，具有一定的社会影响力。

第4417187号“WENHAI”商标于2004年12月16日才提交申请，2008年03月28日核准注册，远远晚于西咸文海最早使用的时间，故西咸文海享有在先使用权。

六、西咸文海不应当承担赔偿责任。

首先，因临潼文海一直未取得环评手续，属于“散乱污”企业，其生产作业本的行为属于违法行为，故即使认定侵权，西咸文海也不应当承担赔偿责任。

其次，临潼文海虽获得了“WENHAI”的排他许可使用权，但擅自改变注册商标标识，使用⺦作为区别商品或服务的来源，实质是未使用注册商标。

根据《商标法》第六十四条第一款的规定，西咸文海不承担赔偿责任。

永辉超市答辩意见与西咸文海答辩意见一致。

根据当事人的举证、质证及本院的认证，本院查明如下事实： 2008年3月28日，代东兴经商标局核准，取得第4417187号“⺧”注册商标，核定使用商品为第16类：笔记本，纸张（文具）；

印刷品；

手册；

便纸条；

便笺薄；

稿纸；

练习本，注册有限期限自2008年3月28日至2018年3月27日止。

2014年12月22日，代东兴作为许可人与被许可人西安市临潼区西泉街办文海纸制品厂签订《商标使用许可合同》，许可该厂自2014年12月22日至2018年3月27日止在第16类笔记本、练习本等商品上排他性使用第4417187号“⺨”商标。

2017年6月12日，临潼文海申请西安市未央区公证处进行证据保全。

2017年6月12日15时公证人员与临潼文海的经营者周秋爱来到位于西安市未央区××与××路东北角××广场××层永辉超市，侯宝宝在超市货架自行选取了作业本八沓，并在超市7/8号收银台以现金方式支付价款，取得56.40元小票一张，小票号01806428。

购买行为结束后，公正人员对购买的商品进行了拍照，得到照片36张并进行了封存、保管。

2017年6月16日，西安市未央区公证处就上述证据保全过程出具了（2017）西未证民字第1092号公证书，该公证书所附照片显示，产品类型为“拼音本”、“英语本”、“美术本”、“小字本”、“数学作业本”、“写话作业本”等的作业本，封面中央有“⺩”标识。

1989年1月5日，李琳作为经营者向咸阳市秦都区工商行政管理局等有关部门申请个体工商户开业登记，字号名称为秦都区文海印刷厂，拟经营印刷服务，后被核准。

2003年8月7日，咸阳市秦都区文海印刷厂经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标（以下简称：商标局）核准，取得第3173384号“⺪”注册商标，核定使用商品为第16类：小册子、笔记本或绘图本、笔记本、写字纸、稿纸、便笺（办公室用）、印刷品、图表、表格（印刷好的）（商品截止），注册有效期限自2003年8月7日至2013年8月6日止；

2013年10月18日该商标经核准有效期续展至2023年8月6日。

2004年8月4日，西安市质量监督检验所向西安市秋菊文化商行出具的产品检验报告显示，生产单位为“咸阳市秦都区文海印刷厂”，商标为“文海”。

2005年，中国电信咸阳大黄页刊登了西咸文海发布的广告，其在广告中宣传了“咸阳文海印刷厂”以及“⺫”标识。

2009年9月18日，《西安晚报》对西咸文海的“文海”系列作业本进行报道。

2013年至2016年期间，西咸文海与甘肃省、河北省、山西省、青海省数家单位签订过文海、万海系列作业本的销售合同。

2015年5月27日，国家版权局就马京海创作的美术作品《文海商标设计图》（⺬）予以登记，并颁发了登记号为国作登字-2015-F-00181691的《作品登记证书》，载明1999年1月10日创作完成、1999年6月17日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《WENHAI商标设计图》（⺭）予以登记，并颁发了登记号为国作登字-2015-F-00198014的《作品登记证书》，载明1999年1月10日创作完成、1999年6月17日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《万海商标设计图》（⺮）予以登记，并颁发了登记号为国作登字-2015-F-00198011的《作品登记证书》，载明2002年1月28日创作完成、2002年8月15日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《WANHAI商标设计图》（⺯）予以登记，并颁发了登记号为国作登字-2015-F-00198012的《作品登记证书》，载明2002年1月28日创作完成、2002年8月15日首次发表。

2015年6月6日，马京海与代东兴签订合作协议，约定代东兴申请的文海拼音商标马京海可以无偿使用，双方共同将侯宝宝赶出“文海”作业本市场，因此产生的一切费用由代东兴承担30%，马京海承担70%。

2015年10月10日，咸阳市秦都区文海印刷厂名称变更为西咸新区沣西新城文海印刷厂，经营场所在世纪大道西段段家堡。

2016年8月15日，咸阳市公安局西兰路派出所出具证明称李琳与马京海系母子关系。

2016年12月28日，陕西省工商行政管理局陕工商发〔2016〕232号文件认定“万海及图”为陕西省著名商标。

2018年1月6日，临潼文海的经营者周秋爱向第4417187号商标注册人代东兴邮寄送达了《告知书》，内容载明“2017年11月1日，我厂已单独向西安市中级人民法院就西咸新区沣西新城文海印刷厂及马京海等人存在的商标侵权行为提起诉讼。

自收到本告知书之日起，现你7个工作日内向相关管辖法院提起相关诉讼。

逾期则视为放弃对第4417187号商标侵权行为的起诉。

”2018年2月7日代东兴本人签收了该邮件。

2018年6月25日，陕西省高级人民法院就本院作出的(2017)陕01民初1424号民事裁定上诉一案作出（2018）陕民终263号民事裁定书。

该裁定书认定：临潼文海发送给代东兴的《告知书》中已明确陈述了与西咸文海诉讼的情况，并要求其在一定期限内到法院起诉否则视为放弃权利。

代东兴本人签收该邮件后，可以认定其已知悉本案诉讼情况，但代东兴在规定期限内并未行使诉讼权利，足以说明其放弃了与临潼文海共同提起诉讼的权利。

至此时，临潼文海作为本案原告主体资格适格。

遂裁定：一、撤销西安市中级人民法院(2017)陕01民初1424号民事裁定；

二、本案指令西安市中级人民法院审理。

另查，（2017）陕01民初1424、1425号案件庭审笔录记载，证人丁某出庭证明，其自1999年开始从西咸文海进货并销售文海作业本。

（2018）陕01民初1620号案件庭审笔录记载，证人李某出庭证明，其自1999年开始从西咸文海进货并销售带有“⺰”标识的作业本。

临潼文海的排他许可使用权已于2018年3月27日到期。

西咸文海承认永辉超市销售的涉案商品系其供货。

本院认为，本案的争议焦点是：一、临潼文海的诉讼主体是否适格；

二、西咸文海、永辉超市的行为是否侵犯了临潼文海的商标专用权。

一、临潼文海的诉讼主体是否适格的问题 根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款规定：在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼;普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。

《最高人民法院关于商标侵权纠纷中注册商标排他使用许可合同的被许可人是否有权单独提起诉讼问题的函》规定：“注册商标排他使用许可合同的被许可人与商标注册人可以提起共同诉讼，在商标注册人不起诉的情况下，可以自行向人民法院提起诉讼。

商标注册人不起诉包括商标注册人明示放弃起诉的情形，也包括注册商标排他使用许可合同的被许可人有证据证明其已告知商标注册人或者商标注册人已知道有侵犯商标专用权行为发生而仍不起诉的情形。

”本案中，“⺱”商标注册人代东兴作为许可人与被许可人临潼文海签订了《商标使用许可合同》，根据该合同第一条的约定，被许可人临潼文海应与许可人代东兴针对西咸文海共同提起诉讼。

虽然临潼文海向代东兴发送的《告知书》针对的是（2017）陕01民初1424、1425号案件，本案属于另行起诉，但本案与（2017）陕01民初1425号案件均系临潼文海针对同一主体西咸文海实施的同一侵权行为提起的诉讼。

代东兴已签收《告知书》，可以认定其已知悉临潼文海提起诉讼的情况。

代东兴并未在告知的期限内起诉，应当认定为其放弃与临潼文海共同起诉的权利，故临潼文海作为本案原告向人民法院提起诉讼，主体适格。

二、西咸文海、永辉超市的行为是否侵犯临潼文海的商标专用权 涉案被控侵权产品系西咸文海生产、永辉超市销售，各方不持异议。

西咸文海主张其对“⺲”标识享有在先使用权，不侵犯临潼文海的注册商标专用权。

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

”而构成在先使用的条件是使用时间先于涉案注册商标申请日并具有一定影响。

根据本案查明的事实，秦都区文海印刷厂自1989年成立，经营者李琳，系西咸文海经营者马京海之母，该厂在成立时即开始使用“文海”二字作为字号。

2002年5月13日，西咸文海向商标局申请了第3173384号“⺳”商标。

经对涉案商标“⺴”与“⺵”商标的下半部分“⺶”比对，除组成元素“E”与“⺷”相应位置的“A”不同外，其整体构图和布局、拼音字体、拼音字母的书写以及相互之间的连接方式均完全相同。

结合证人证言、产品检验报告、中国电信大黄页等证据，可以认定西咸文海在涉案注册商标申请日2004年12月16日之前已经使用并销售带有“⺸”标识的作业本。

另，西咸文海在陕西省、四川省等地销售带有“⺹”标识作业本的行为，也能够证明西咸文海在涉案注册商标申请日前的作业本行业中具有一定的影响。

因此，西咸文海、永辉超市的行为不构成侵犯临潼文海的商标专用权，对临潼文海要求西咸文海、永辉超市停止侵权、赔偿损失等诉讼请求本院不予支持。

综上，依照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款，《作品自愿登记试行办法》第五条，《最高人民法院关于适用解释》第九十条的规定，判决如下： 驳回原告西安市临潼区西泉街办文海纸品厂的全部诉讼请求。

案件受理费5800元，由西安市临潼区西泉街办文海纸品厂负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。