四川省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川民终1247号 上诉人（一审原告）：成都森赛尔电子科技有限公司，住所地四川省成都市武侯区武青南路**。

法定代表人：罗从秀，执行董事。

委托诉讼代理人：黄鉴前，男，该公司工作人员。

委托诉讼代理人：华清平，重庆中钦（成都）律师事务所律师。

被上诉人（一审被告）：何胜，男，1969年12月12日出生，汉族，住四川省成都市青羊区。

委托诉讼代理人：黄杰，四川蜀都律师事务所律师。

委托诉讼代理人：赵俊兵，四川同方正律师事务所律师。

被上诉人（一审被告）：成都拓来微波技术有限公司，，住所地四川省成都市高新区石羊工业园 法定代表人：何兴国，董事长。

委托诉讼代理人：黄杰，四川蜀都律师事务所律师。

委托诉讼代理人：赵俊兵，四川同方正律师事务所律师。

上诉人成都森赛尔电子科技有限公司（以下简称森赛尔公司）因与被上诉人何胜、成都拓来微波技术有限公司（以下简称拓来公司）知识产权侵权纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初750号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2018年12月11日立案后，依法组成合议庭，并于2019年1月17日公开开庭进行了审理。

上诉人森赛尔公司的委托诉讼代理人黄鉴前、华清平，被上诉人何胜及其与拓来公司共同的委托诉讼代理人黄杰、赵俊兵到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

森赛尔公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判何胜、拓来公司连带赔偿森赛尔公司经济损失50万元及律师费2万元。

2.本案一审、二审诉讼费由何胜、拓来公司承担。

主要事实与理由：1.一审判决认定事实错误。

（1）何胜与森赛尔公司签订了《保密协议》，约定何胜对在工作中知悉的森赛尔公司的商业秘密和该公司《文件管理办法》中列为秘密、绝密、机密的各项文件负有保密义务。

何胜与森赛尔公司签订的《劳动合同》也约定了何胜是森赛尔公司的总工程师。

在实际经营过程中，何胜不仅是森赛尔公司的总工程师，还是森赛尔公司的总经理，负责森赛尔公司的日常经营、技术研发和生产工作。

一审法院以《劳动合同》中“没有明确何胜作为总工程师的具体工作职责”为由，认定何胜在工作过程中完成的发明创造不是职务发明创造错误。

（2）何胜以拓来公司的名义申请的专利号为201220037949.5、名称为“一种Ka波段大功率匹配开关”的实用新型专利（以下简称涉案专利），是森赛尔公司的其他技术人员与何胜在工作中共同完成的发明创造，根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六条第一款关于“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；

申请被批准后，该单位为专利权人”的规定，该专利技术是森赛尔公司的专有技术，其专利权应归森赛尔公司所有。

2.何胜、拓来公司在本案诉讼过程中，故意不按法律规定缴纳专利年费导致涉案专利权被终止，依法应当承担相应的法律及经济责任。

3.一审法院审判程序违法。

（1）依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，一审法院应当在2014年6月7日前做出判决，但由于何胜、拓来公司故意向法院提供伪证，导致诉讼被无限延期、涉案专利权被终止，且在何胜、拓来公司提供的伪证被鉴定机构确认后，一审法院没有对何胜、拓来公司的违法行为进行处理。

（2）涉案专利权被终止后，有可能导致本案法律关系改变，一审法院没有依法向森赛尔公司进行释明。

4.根据专利法第六十五条第二款关于“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”的规定，在何胜、拓来公司给森赛尔公司造成的损失无法计算的情况下，一审法院应当依法确定何胜、拓来公司的赔偿金额。

何胜、拓来公司共同辩称：1.森赛尔公司提供的证据，均不能证明涉案专利技术系何胜在本职工作中作出的发明创造或主要是利用森赛尔公司的物质技术条件所完成的发明创造。

2.何胜在森赛尔公司成立之前就已经发明了涉案专利技术，只是在后来才申请了专利。

森赛尔公司向一审法院起诉请求：1.判决涉案专利权归森赛尔公司所有；

2.判决何胜、拓来公司连带赔偿森赛尔公司经济损失50万元，并承担律师费2万元。

一审法院认定事实：森赛尔公司于2008年12月3日成立，经营范围包括：电子信息技术开发；

电子产品、电子设备、集成电路产品的研发、生产、销售及技术服务；

销售汽摩配件、化工产品及原料（不含化学危险品）、五金交电、电子元器件、仪器仪表、普通机械。

何胜系森赛尔公司的股东。

2010年3月22日，何胜与森赛尔公司签订《保密协议》，约定因何胜现正在为森赛尔公司提供服务和履行职务，已经（或将要）知悉森赛尔公司的商业秘密。

为了有效保护森赛尔公司的商业秘密，防止森赛尔公司的商业秘密被公开披露或泄露，何胜对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的森赛尔公司的商业秘密应严格保守，保证不披露或使用；

协议中所称的商业秘密包括技术信息、专有技术、经营信息和森赛尔公司《文件管理办法》中列为秘密、绝密、机密的各项文件。

该协议没有指明具体技术信息、专有技术包含何种技术。

同年4月6日，何胜与森赛尔公司签订《劳动合同》，约定合同无固定期限，自2010年4月6日起至法定的终止条件出现时终止；

何胜同意根据森赛尔公司的工作需要，接受该公司安排的总工程师岗位。

该合同没有明确何胜作为总工程师的具体工作职责。

拓来公司于2008年6月12日成立，经营范围包括：研发、销售电子产品、通讯产品（不含无线电发射设备）；

科技交流服务；

高科技产品的研究、开发及成果转让。

2012年2月7日，拓来公司以名称为“一种Ka波段大功率匹配开关”的技术方案向国家知识产权局申请实用新型专利，并于2012年11月21日获得授权，专利号为201220037949.5，专利权人为拓来公司，发明人为何胜。

由于拓来公司未按规定缴纳该专利第3年度年费和滞纳金，国家知识产权局于2014年10月14日发出《专利权终止通知书》。

由于拓来公司没有请求恢复权利，该专利权于2014年2月7日终止。

国家知识产权局于2015年4月1日公告该专利权终止。

一审庭审中，何胜举示了于2010年3月5日形成的、盖有森赛尔公司公章的《知识产权归属确认书》，拟证明森赛尔公司确认何胜在任职前、任职期间及任职后所研发的科技成果，包括发明、实用新型、外观设计的专利申请权、专利权及其他相关的知识产权归何胜所有。

拓来公司举示了于2012年11月20日形成的、盖有森赛尔公司、拓来公司公章的《保密协议》，拟证明拓来公司委托森赛尔公司代为加工的产品，相关知识产权均归拓来公司所有。

森赛尔公司对上述两份书证有异议，向法院申请对上述两份书证中森赛尔公司印章的形成时间进行鉴定。

成都联合司法鉴定中心于2014年12月10日作出成联鉴[2014]文鉴字第122号《司法鉴定意见书》，鉴定意见为：标期为2010年3月5日的《知识产权归属确认书》上盖印的“森赛尔公司”红色印文不是2010年形成；

标期为2012年11月20日的《保密协议》上盖印的骑缝章“森赛尔公司”印文及末页落款处盖印的“森赛尔公司”红色印文不是2012年形成。

森赛尔公司为此支出鉴定费2万元（包括本案在内的6件案件均涉及此鉴定）。

以上事实有森赛尔公司及拓来公司的企业营业执照、实用新型权利要求书、发票、《保密协议》《劳动合同》及当事人的陈述为证。

森赛尔公司提供的《产品手册》及《产品采购合同》均没有与何胜具体工作职责及工作内容相关的内容，不能证明涉案专利系何胜在本职工作中作出的发明创造，不具有关联性及证明力，故一审法院不予采信。

森赛尔公司提供的创新基金项目申请资料系该公司的单方资料，缺乏其他证据材料印证，一审法院亦不予采信。

一审法院认为，根据专利法第六条第一款关于“执行本单位 的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；

申请被批准后，该单位为专利权人”的规定，对职务发明创造的认定，不仅要考虑单位对其员工的日常工作安排是否涉及所涉发明创造的内容，还要考虑单位的有关物质技术条件是否有效促成了所涉发明创造的完成；

不仅要注重鼓励单位参与发明创造，也要注重激发单位员工自主创新的积极性。

一、关于涉案专利技术是否属于何胜在本职工作中作出的发明创造的问题 根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款关于“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；

（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”的规定，森赛尔公司主张何胜担任该公司的总工程师职务及负有技术研发的工作职责，故涉案专利系何胜在本职工作中作出的发明创造。

一审法院认为，执行单位的任务所完成的职务发明创造应是体现单位与发明人双方意志的结果。

职务发明与非职务发明的根本区别在于，职务发明的创造过程受单位任务的约束，带有一定的被动性，体现的是单位与发明人两方面的意志；

而非职务发明的创造过程不受单位的约束，单位的意志或任务并没有体现在发明人的创造过程中。

判断是否属于执行单位的任务所完成的职务发明，不仅要考虑发明人的工作岗位、还要考虑发明人的工作职责、工作内容及与所涉技术的关系等情况进行综合判断。

本案中，何胜自2010年4月6日起担任森赛尔公司的总工程师，可以确定双方存在雇佣关系，但总工程师系工作岗位，森赛尔公司并未提供证据证明森赛尔公司总工程师工作岗位的工作职责及工作内容，森赛尔公司提供的《劳动合同》及《保密协议》也未明确何胜的具体工作职责及工作内容，故无法确定何胜在森赛尔公司作为总工程师的工作职责及工作内容，也无法确定何胜的工作职责及工作内容是否包括涉案专利技术的研发。

森赛尔公司主张该公司在涉案专利申请日之前，就已经销售了采用与涉案专利相同技术的“一种Ka波段大功率匹配开关”产品并拥有该产品的相关技术，该公司为此提供了其与案外人成都旺汇科技有限公司签订的《产品采购合同》。

该合同载明的合同签订日期为2009年8月3日，案涉专利的申请日为2012年2月7日，即使森赛尔公司在涉案专利申请日之前已经销售了相同技术的产品，那么在该产品销售过程中相关技术也已向社会公众公开，该领域的技术人员可以获得该项技术，该项技术自然丧失新颖性。

因此，何胜及拓来公司将该项技术申请专利，并未侵犯森赛尔公司的相关知识产权。

何胜作为电子技术领域的技术人员，其研发的相关电子技术与在森赛尔公司研发的电子技术经常具有某种关联性，在森赛尔公司没有举出充分证据证明何胜研发的技术属于其具体工作职责的情况下，不宜将其研发的所有相关电子技术归属于森赛尔公司，否则有失公平，故森赛尔公司关于涉案专利技术系何胜在本职工作中作出的发明创造的主张不能成立。

二、关于涉案专利技术是否属于何胜主要利用森赛尔公司的物质技术条件所完成的发明创造的问题 根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第二款关于“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；

专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”的规定，森赛尔公司虽然主张何胜研发涉案专利技术利用了该公司的物质技术条件，但该公司既未明确何胜利用了何物，也未提供证据证明其该项主张，故森赛尔公司的上述主张不能成立。

虽然在案证据能够证明在涉案专利申请日以前，何胜曾在森赛尔公司任职，但并不能证明何胜负有研发涉案专利技术的工作任务，也缺乏证据证明涉案专利技术系何胜利用森赛尔公司的物质技术条件完成，故森赛尔公司基于涉案专利提出的确认权利归属、赔偿损失及合理开支的主张，均不能成立，一审法院不予支持。

对于双方所举示的相关证据材料，一审法院亦不再予以审查。

综上，森赛尔公司的诉讼请求不能成立。

一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第二款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款的规定，判决：驳回森赛尔公司的诉讼请求。

一审案件受理费9000元，由森赛尔公司负担；

鉴定费3333元，由何胜负担1666元，拓来公司负担1667元。

本案二审期间，森赛尔公司围绕上诉请求提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

森赛尔公司提交了四川省高级人民法院（2016）川民终1194号民事裁定书，拟证明本案是专利权权属、侵权纠纷。

何胜、拓来公司质证认为，对该证据的真实性、合法性、关联性无异议，但认为森赛尔公司在本案中的诉讼请求不明确，法律关系不清楚。

本院经审查认为，由于何胜、拓来公司对森赛尔公司提交的上述证据的真实性、合法性、关联性均不持异议，故本院对该证据予以采信。

本院对一审判决查明的案件事实予以确认。

本院认为，本案二审的争议焦点是：1.涉案专利技术是否为何胜在森赛尔公司工作期间的职务发明创造。

2.一审法院是否存在程序违法的问题。

一、关于涉案专利技术是否为何胜在森赛尔公司工作期间的 职务发明创造的问题 专利法第六条第一款规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

本案中，森赛尔公司虽然提交了《劳动合同》《保密协议》《产品采购合同》《产品手册》等证据材料证明其主张，但《劳动合同》《保密协议》并未约定何胜的具体工作职责和工作任务，森赛尔公司也无其他证据证明何胜研发涉案专利技术是为了完成森赛尔公司的工作任务；

《产品采购合同》仅能证明森赛尔公司与其他公司之间存在产品购销关系，不能证明合同所涉产品采用了涉案专利技术，亦不能证明合同所涉产品的知识产权归属于森赛尔公司；

《产品手册》为森赛尔公司的内部材料，不能与其他证据形成完整的证据链，且森赛尔公司也未提供证据证明《产品手册》所涉产品使用了与涉案专利相同的技术。

因此，森赛尔公司所举示的证据不能证明涉案专利技术系何胜为执行该公司的工作任务而作出的发明创造，且该公司亦未举证证明何胜研发涉案专利技术利用了该公司的物质技术条件，故森赛尔公司不能证明涉案专利技术为何胜在该公司工作期间的职务发明创造，对森赛尔公司基于此而提出要求何胜、拓来公司赔偿其经济损失及律师费的主张，本院不予支持。

二、关于一审法院是否存在程序违法的问题 本案中，因当事人举证、申请鉴定等因素导致审理期限延 长，不属于一审法院违法超审限的情形。

另外，森赛尔公司知晓 涉案专利权被终止的情况，该公司是否调整、变更诉讼请求应当由其自行决定，一审法院无法定义务向其释明。

因此，森赛尔公司关于一审法院存在程序违法的主张不能成立。

综上所述，森赛尔公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费9000元，由上诉人成都森赛尔电子科技有限公司负担。

本判决为终审判决。