江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏民终1088号上诉人（原审原告）：袁晓忠，男，汉族，1971年11月18日出生，住江苏省常州市武进区。

委托诉讼代理人：张晓东、王长征，江苏斐多律师事务所律师。

上诉人（原审原告）：常州市先登机械制造有限公司，住所地江苏省常州市武进区横林镇南方村。

法定代表人：袁晓忠，该公司董事长。

委托诉讼代理人：张晓东、王长征，江苏斐多律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：常州市文丽冷库设备制造有限公司，住所地江苏省常州市武进区洛阳镇工业园区遥洛路68号。

法定代表人：吴金南，该公司董事长。

委托诉讼代理人：吕伟，江苏可德律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：吴文，男，汉族，1971年9月17日出生，住江苏省常州市武进区。

委托诉讼代理人：吕伟，江苏可德律师事务所律师。

上诉人袁晓忠、常州市先登机械制造有限公司（以下简称先登公司）因与被上诉人常州市文丽冷库设备制造有限公司（以下简称文丽公司）、吴文侵害外观设计专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2017)苏05民初159号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。

上诉人袁晓忠及袁晓忠、先登公司的共同委托诉讼代理人张晓东、王长征，被上诉人吴文及吴文、文丽公司的共同委托诉讼代理人吕伟到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

袁晓忠、先登公司上诉请求：撤销一审判决，依法发回重审或改判支持我方一审诉求，一、二审诉讼费由文丽公司、吴文负担。

主要事实和理由：一、先登公司与文丽公司之间仅为加工承揽关系，并非共同设计制造。

二、一审判决推定文丽公司在涉案专利申请日至授权公告日长达四个多月时间可以完成被控侵权产品的制造与事实不符。

吴文、文丽公司二审答辩称：涉案双头自动液压模具中的双头部分由吴文独立设计完成，且该部分是完整的成品，并不是半成品，不需要重新组装和添加，只需连接升降平台、液压连接装置即可运作。

因此，涉案双头自动液压模具是双方共同设计制造完成，一审法院认定事实清楚。

综上，驳回袁晓忠、先登公司上诉请求。

袁晓忠、先登公司向一审法院提出诉讼请求：1.文丽公司、吴文立即停止侵权行为，即停止制造、销售侵害涉案专利权的产品并销毁生产模具；

2.文丽公司、吴文连带赔偿其经济损失100万元及维权合理费用5万元；

3.文丽公司、吴文承担本案诉讼费用。

庭审中，袁晓忠、先登公司明确其诉讼请求1为：文丽公司立即停止侵权行为，即停止制造、销售侵害涉案专利权的产品并销毁生产模具，其他两项诉请维持不变。

一审法院查明：袁晓忠于2016年4月6日向国家知识产权局提出名称为“全自动冷库板液压模具”外观设计专利申请，于2016年8月31日获准授权公告，专利权人为袁晓忠，专利号为ＺＬ20163010××××.4，该专利处于有效期内。

该专利简要说明载明：本外观设计产品的用途为用于冷库板的制造成型，设计要点为产品的外形，最能表明设计要点的图片或照片为立体图。

2016年8月31日，袁晓忠与先登公司签订专利许可使用协议，约定袁晓忠以普通许可的方式将涉案专利授权先登公司实施。

袁晓忠、先登公司提交的专利权评价报告载明全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

因发现文丽公司存在涉嫌侵权行为，袁晓忠的委托代理人周兆华于2017年2月22日向江苏省常州市武进公证处申请办理保全证据公证。

2017年2月23日，周兆华与公证员陆某,4、公证员助理龚烨分别至常州市××区××路××厂区及××号对相关设备进行拍照取证，周兆华现场拍摄照片10张，陆某,4制作工作记录一份。

江苏省常州市武进公证处为此出具（2017）常武证民内字第433号公证书，袁晓忠支付公证费1020元。

袁晓忠、先登公司就前述涉嫌侵权行为于2017年3月21日向一审法院提起两案诉讼，案号分别为（2017）苏05民初158号、（2017）苏05民初159号即本案，同时提出证据保全申请，一审法院于2017年4月1日作出（2017）苏05民初158号民事裁定书，于2017年4月5日至雪源公司进行证据保全并拍取相应照片备查，孙少喜（雪源公司法定代表人孙一德之父）在证据保全中表示被控侵权产品系向文丽公司购得，采购合同是2016年6月签订，本应于2016年8月提货，后因雪源公司资金紧张，实际于2016年10-11月提货。

一审法院就此进一步查明，2016年6月，雪源公司（甲方）与文丽公司（乙方）签订合同，合同约定：现有甲方向乙方定制一套冷库发泡模具，经双方友好协商一致，达成如下要求：一、规格：全自动模具（三加三）12米长。

二、价格：52万元（不含税）。

三、付款方式：甲方预付5万元，余款安装完毕后一次性付清。

四、安装：由乙方至甲方现场安装。

五、交货期限：收到预付款后两个月交货。

2016年6月3日，雪源公司以银行承兑汇票的方式向文丽公司支付预付款5万元，汇票签收人为吴文。

2016年8月10日，雪源公司法定代表人孙一德父亲孙少喜至文丽公司就所购设备进行验收，验收完毕后向文丽公司出具验收合格证明一份，验收合格证明载明：贵公司为我司生产的全自动12000液压3+3冷库发泡模具成品经验收合格，请贵司在接收到我司通知后发货。

在前述验收现场，与文丽公司存在合作关系的陈永、夏春叶亦在场参与。

诉讼中，袁晓忠、先登公司就文丽公司提交的合同、验收合格证明的形成时间提出异议并申请司法鉴定，后双方未能按照西南政法大学司法鉴定中心的要求提供符合条件的比对样本，西南政法大学司法鉴定中心遂终止本项鉴定。

本案中，就被控侵权产品与涉案专利的比对，一审法院组织双方分别于2017年4月14日至雪源公司进行现场勘验。

经比对，袁晓忠、先登公司认为被控侵权产品与涉案专利构成近似。

文丽公司提出异议认为，其一，被控侵权产品的油箱位于右侧的模具装置上方，与涉案专利立体图所显示的位于左侧的模具装置上方的部件设置不同；

其二，被控侵权产品的两模具装置上端系由两根油管及一根线槽连接，与涉案专利立体图所显示的两模具装置上端的连接设置不同。

文丽公司对其他特征点的比对无异议。

另查明，2014年11月15日，先登公司（甲方）与月宫公司（乙方）签订保密协议书，协议约定：鉴于：1、甲方向乙方出售设备，因设备在试制阶段，甲方需将设备在乙方试用，测试其数据，为以后设备的成熟打下坚实的基础，甲方后期也将对设备进行专利申请，甲方现将向乙方提供某些非公开的、保密的、专业的设备或信息。

2、双方愿意以本协议规定对本协议项下的保密信息承担保密义务，乙方的保密义务。

乙方保证：（1）除因工作需要并得到甲方明确书面同意外，不得向任何人公开设备；

（2）不得带人参观设备，不得对设备拍照；

（3）乙方工厂员工不得直接或间接地向其他人透露设备的信息；

（4）未经甲方书面许可不得超出工作范围使用或置放设备。

一、保密期限。

乙方的保密期限为乙方购入设备之日起至甲方宣布解密或者专利公开时止。

二、其他约定。

（2）因设备在试制阶段，设备可能会出现一些缺陷，因此甲方保证当设备出现缺陷时，会对乙方设备进行无偿维修。

就前述先登公司与月宫公司之间的设备交易，月宫公司向袁晓忠、先登公司出具的自动冷库板液压模具（3加3）洽谈和生产及使用过程的事实说明以及向文丽公司前后出具的三份证明均表明，月宫公司向先登公司采购的设备系由先登公司的袁晓忠与文丽公司的吴文共同设计制造完成，其中吴文负责双头及六层压模平台部分，袁晓忠负责液压电脑及升级平台部分。

再查明，文丽公司成立于2016年3月17日，由吴文独资设立，2017年4月20日，法定代表人由吴文变更为吴金南，股东由吴文变更为吴金南、朱春华，经营范围为冷库设备及配件、模具制造、加工等。

另，本案中，袁晓忠、先登公司因文丽公司的涉嫌侵权行为提起诉讼支付律师费91000元。

本案一审争议焦点为：一、被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围；

二、文丽公司主张被控侵权产品系在涉案专利申请日与授权公告日之间完成制造是否成立。

一审法院认为，袁晓忠系名称为“全自动冷库板液压模具”外观设计专利（专利号为ＺＬ20163010××××.4）的专利权人，先登公司系涉案专利的普通被许可人，二者依法享有的专利权利受法律保护，亦可依法提起专利侵权之诉。

关于争议焦点一，就被控侵权产品与涉案专利的比对，对双方均无异议的部分一审法院经核实后予以认定。

就文丽公司在现场勘验中提出的异议，一审法院对此认为，其一，涉案专利图片及被控侵权产品都有多个不同观察视角，文丽公司所提被控侵权产品的油箱系位于右侧模具装置上方故而与涉案专利图片显示有所差异的观点，系观察视角不同所致，实质是二者在该项设计上并不存在差异；

其二，文丽公司所提被控侵权产品两模具装置上端的连接方式有别于涉案专利，经现场勘验属实。

通过勘验比对可以发现，被控侵权产品具备涉案专利的基本设计，文丽公司所提被控侵权产品两模具装置上端的连接虽与涉案专利存在一定差异，但并不影响整体的观察判断，被控侵权产品与涉案专利设计二者构成近似，落入涉案专利权的保护范围。

关于争议焦点二，文丽公司主张被控侵权产品系在涉案专利申请日与授权公告日之间制造完成，对此一审法院认为，第一，本案立案后，一审法院依袁晓忠、先登公司申请立即采取了证据保全措施，孙少喜在证据保全中当即表示被控侵权产品系向文丽公司购得，采购合同是2016年6月签订，本应于2016年8月提货，后因雪源公司资金紧张，实际于2016年10-11月提货；

第二，文丽公司就其主张提交了合同及验收合格证明原件、预付款银行承兑汇票予以支撑，同时亦有验收现场的孙少喜、陈永、夏春叶的证言予以印证；

第三，从2014年先登公司向月宫公司出售模具设备的洽谈过程及该套模具设备的制造经历看，月宫公司向先登公司、文丽公司双方出具的相关说明及证明皆表明文丽公司原法定代表人吴文实际参与了该套模具设备的制作过程，其具体负责双头及六层压模平台部分。

综合以上三点，即便本案中文丽公司提交的合同、验收合格证明的形成时间难以通过鉴定给出准确界定，考虑到文丽公司制造被控侵权产品有其前法定代表人吴文方面的技术支持，孙少喜证据保全现场的陈述亦与后续诉讼的举证相呼应，文丽公司就该项主张的举证和陈述可形成完整的证据链条，一审法院据此有理由相信文丽公司在涉案专利申请日至授权公告日长达四个多月的时间里可以完成被控侵权产品的制造。

鉴于此，无论被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围，文丽公司制造、销售被控侵权产品的行为皆不构成对袁晓忠、先登公司涉案专利权的侵害。

此外，关于文丽公司提出被控侵权产品在涉案专利申请之前即已在常州市武进地区公开使用的抗辩，文丽公司未能就此提供证据予以证明，一审法院对此不予采纳。

综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十三条，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，一审法院判决：驳回袁晓忠、先登公司的诉讼请求。

一审案件受理费14250元，由袁晓忠、先登公司负担。

二审中，袁晓忠、先登公司提交以下新证据：1.2018年4月23日江苏中昊律师事务所律师王强对常州市太利得冷冻设备有限公司尚国萍调查时制作的谈话笔录，以证明2016年6-7月期间，孙尚喜以购买设备为由和吴文接触到先登公司制造销售给常州市太利得冷冻设备有限公司的双头自动冷库板制造模具，还提出修改出厂日期为“2016年3月”，显然属于恶意侵权。

2.2018年4月23日江苏中昊律师事务所律师王强对常州新星原制冷设备有限公司法定代表人王国强调查时制作的谈话笔录，以证明2014年5月-2016年5月期间，吴文未经同意进入该公司，其恶意剽窃。

3.2018年4月16日江苏中昊律师事务所律师王强对文丽公司原职员杨从强调查时制作的谈话笔录，以证明文丽公司未与先登公司共同制造涉案专利产品，文丽公司仅根据先登公司的设计和数据生产部件。

文丽公司、吴文认为，证人未出庭作证，亦未提供律师调查的合法手续，故对证人证言真实性、合法性、关联性均不予认可。

本院认证意见：上述被谈话人均未出庭作证，在无其他证据予以佐证的情况下，对上述谈话笔录内容的真实性无法确认。

对一审判决关于文丽公司在专利申请日至授权公告日期间制作完成被控侵权产品相关事实的认定，双方当事人存在争议。

一审判决认定的其他事实，双方当事人无异议，本院予以确认。

二审另查明：2017年4月14日月宫公司出具的《自动冷库板液压模具（3加3）洽谈和生产及使用过程的事实说明》中有如下内容：“先登公司的焊接的框架及模板是提供材料外协制作的，考虑到文丽公司法定代表人吴文是月宫公司及先登公司的朋友，故月宫公司提出由文丽公司来制作焊接的框架及模板，先登公司表示同意。

2014年11月先登公司发货给月宫公司，并由先登公司进行安装和调试，调试完工后交由月宫公司使用。

从先登公司发货到2016年10月期间，先登公司多次前往月宫公司作出较大的改造和升级（文丽公司在此期间未参与任何安装调试及改造升级）。

”吴文就涉案实用新型专利及外观设计专利权属问题向一审法院分别提起诉讼（江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民初516号、517号），一审判决驳回吴文诉讼请求。

吴文不服一审判决，向本院提起上诉。

本院经审理认为，根据本案现有证据所反映的基本事实，吴文关于涉案专利应为其与袁晓忠共有的主张,不能成立。

理由如下：首先，吴文未提交证据证明其与袁晓忠存在着共同研发涉案专利技术的约定。

其次，吴文主张其独立设计了涉案专利的双头部分，但其未提交相关图纸、文档等材料予以证明。

尽管其在一审中提交了图纸，但该图纸没有日期，故仅依据该图纸不足以证明吴文设计涉案专利的双头部分。

最后，结合先登公司与月宫公司签订的《保密协议书》，以及月宫公司2017年4月14日出具的《自动冷库板液压模具（3加3）洽谈和生产及使用过程的事实说明》，吴文仅在先登公司向月宫公司所售的尚处于试制阶段的模具制作过程中曾有所参与，但并不能证明其对涉案专利作出了创造性贡献。

2019年4月4日、4月8日本院作出（2019）苏民终136号、137号判决，驳回上诉，维持原判。

本案二审争议焦点：一、被控侵权产品是否在专利申请日至专利授权日期间制造完成；

二、如侵权成立，文丽公司、吴文应如何承担民事责任。

本院认为：一、文丽公司关于其在涉案专利申请日至专利授权日期间制造完成被控侵权产品的主张不能成立首先，文丽公司主张其在2016年3月已完成被控侵权产品的设计，但从其提供的图纸形式看，部分图纸没有记载时间、部分图纸系电脑打印形成，无任何单位或经办人签章，其来源的真实性无法确认。

同时，根据吴文与袁晓忠涉案外观设计专利权权属纠纷一案生效判决的认定，吴文关于涉案专利中的双头部分系其设计完成的主张不能成立。

因此，仅凭文丽公司原法定代表人吴文在先登公司向月宫公司所售的尚处于试制阶段的模具制作过程中曾有所参与的事实，不足以认定文丽公司在涉案专利申请日至专利授权日期间能够设计制造被控侵权产品。

其次，虽然雪源公司提供的合同及验收合格证明显示其与文丽公司在2016年6月签订合同，2016年8月出具验收合格证明，但被控侵权设备的实际交付时间却无任何证据予以证实。

涉案设备销售价格达50余万元，吴文、雪源公司称2016年10-11月左右提货时未办理签收手续，显然有违常理。

一审中，袁晓忠、先登公司申请对合同、验收证明的形成时间进行鉴定。

鉴定机构要求当事人提交比对样本，吴文、文丽公司既不同意袁晓忠、先登公司提交样本作为检材，亦明确表示自己不提交任何样本用于比对，进而导致上述证据的形成时间无法通过鉴定方式予以查明。

综合考虑上述事实和相关因素，一审法院推定文丽公司在专利申请日至授权公告日期间制造完成被控侵权产品，依据不足，本院予以纠正。

文丽公司制造销售被控侵权产品的行为侵犯了涉案外观设计专利权。

二、文丽公司、吴文应依法承担相应的民事责任文丽公司实施了侵犯涉案外观设计专利权的行为，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

袁晓忠、先登公司主张文丽公司停止侵权行为的同时，还主张文丽公司销毁生产模具。

本院认为，涉案侵权产品本身就是模具，即“全自动冷库板液压模具”，袁晓忠、先登公司未提交证据证明文丽公司使用的生产模具仅具有制造“全自动冷库板液压模具”的用途，且判令停止侵害涉案外观设计专利权行为也足以制止侵权行为，故对于销毁生产模具的主张，本院不予支持。

关于吴文是否应承担连带责任问题。

根据我国侵权责任法第八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。

根据本案证据显示，文丽公司系吴文独资设立，文丽公司通过吴文个人账户收取相关货款，且文丽公司不侵权抗辩的主要理由是吴文参与涉案专利的共同设计。

因此，吴文对全案侵权行为起到了重要作用，与文丽公司构成共同侵权，其应对文丽公司实施的涉案侵权行为所产生的损害后果承担连带责任。

袁晓忠、先登公司主张文丽公司、吴文连带赔偿100万元及合理开支5万元，但未提交证据证明因被侵权遭受的实际损失，文丽公司、吴文因侵权所获利，其主张适用法定赔偿，符合法律规定。

综合考虑涉案专利类别、侵权性质、侵权情节，以及权利人为制止侵权所支出的合理费用等因素，本院确定文丽公司、吴文连带赔偿袁晓忠、先登公司经济损失（包括合理开支）30万元。

综上，袁晓忠、先登公司的部分上诉请求成立，本院予以支持。

一审判决认定事实错误，应予改判。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下：一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2017）苏05民初159号民事判决；

二、常州市文丽冷库设备制造有限公司立即停止侵害涉案第ZL201630108506.4号“全自动冷库板液压模具”外观设计专利权的行为；

三、常州市文丽冷库设备制造有限公司、吴文于本判决生效之日起十日内连带赔偿袁晓忠、常州市先登机械制造有限公司经济损失（包括合理开支）30万元；

四、驳回袁晓忠、常州市先登机械制造有限公司其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费14250元，由袁晓忠、常州市先登机械制造有限公司负担4250元，常州市文丽冷库设备制造有限公司、吴文负担10000元。

二审案件受理费14250元，由袁晓忠、常州市先登机械制造有限公司负担4250元，常州市文丽冷库设备制造有限公司、吴文负担10000元。

本判决为终审判决。