湖南省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘知民终377号上诉人（原审原告）：戴太才,男，1954年11月26日出生，汉族，住湖南省娄底市娄星区。

被上诉人（原审被告）：湖南省资兴焦电股份有限公司，住所地湖南省资兴市三都镇煤电社管中心焦电路8号。

法定代表人:刘立文，系公司董事长。

委托诉讼代理人：施云丰，湖南金州律师事务所律师。

上诉人戴太才因与被上诉人湖南省资兴焦电股份有限公司（以下简称焦电公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服湖南省长沙市中级人民法院（2017）湘01民初25号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2019年10月14日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。

上诉人戴太才、被上诉人焦电公司的委托诉讼代理人施云丰到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

戴太才上诉请求：一审判决适用法律不当，请依法裁决。

事实与理由：焦电公司未经许可，使用上诉人的专利，导致上诉人自己无法行使专利权，严重损害了上诉人的合法权益，请求法院支持上诉人的诉讼请求。

焦电公司辩称，1.戴太才在《承诺书》中对焦电公司使用其专利的行为进行了追认，焦电公司使用专利不构成侵权；

2.戴太才的起诉已过诉讼时效。

请求维持原判，驳回戴太才的上诉请求。

戴太才向一审法院起诉请求：1.判令焦电公司赔偿戴太才专利侵权损失费155万元；

2.判令焦电公司承担本案的全部诉讼费用。

一审法院确认以下案件事实：2007年2月25日，戴太才向国家知识产权局提出名称为“洗煤分水器”的发明专利申请，申请专利号为ZL200710034480.3，该专利授权公告日为2008年11月12日，专利权人为戴太才。

庭审中，经现场勘验，专利号为ZL200710034480.3的发明专利，因未缴纳年费，已于2013年2月25日终止。

双方陈述，签订于2009年10月24日的戴太才与焦电公司之间的《专利实施独占许可合同书》中的转让方签字并非戴太才本人签名。

该合同书的约定涉及一项发明专利和一项实用新型专利，分别为洗煤分水器（专利号ZL200710034480.3）、洗煤脱水机（专利号ZL200520049991.9）。

该合同约定：“……2.本许可合同的授权范围：自签订合同之日起，受让方全球范围5年零5个月独占的使用权，技术供应方和任何第三方都不能在该地区使用该项技术进行生产和销售活动。

3.转让方的主要义务：（1）转让方应当承担支付专利年费的义务；

（2）转让方应在合同生效后7天内向受让方提供下列技术资料：专利复印件、配方及制备方法、工艺与工艺参数、检验方法；

（3）转让方在合同约定的技术范围、地域范围和期限范围内，不得自己实施或者许可第三方实施该专利。

4.受让方的主要义务：向转让方支付许可使用费、数额为壹拾万元。

支付方式：签订合同之日起，30天内一次性支付，转让方账户到款日为合同生效日。

转让方在确认到款7天内将资料移交受让方……”2009年12月15日，国家知识产权局出具《专利实施许可合同备案证明》，载明：合同备案号为2009430000297，专利名称为洗煤脱水机（专利号ZL200520049991.9）和洗煤分水器（专利号ZL200710034480.3），让与人为戴太才，受让人为焦电公司，许可种类为独占许可，使用费总计10万元，合同有效期为2009年10月24日至2015年3月24日。

2011年11月1日，戴太才出具《承诺书》，承诺书上载明：1.湖南省资兴焦电股份有限公司承诺协调长沙海联投资咨询管理有限公司为戴太才及其公司四年内成功申报国家项目二项，同时戴太才同意积极配合长沙海联投资咨询管理有限公司准备相关申报事宜；

2.戴太才认可2009年与湖南省资兴焦电股份有限公司签订的《专利独占实施许可合同》真实有效，许可专利包括一项发明和一项实用新型专利（发明专利名称：洗煤分水器，专利号：ZL200710034480.3；

实用新型专利名称：洗煤脱水机，专利号ZL200520049991.9）。

一审法院认为，基于本案存在合同、侵权两种法律关系，属于戴太才请求权竞合的情形，依据《最高人民法院关于印发〈民事案件案由规定〉的通知》第四条第3项、第4项的规定，在请求权竞合的情形下，人民法院应当按照当事人自主选择行使的请求权，根据当事人诉争的法律关系的性质，确定相应的案由。

当事人在诉讼过程中增加或者变更诉讼请求导致当事人诉争的法律关系发生变更的，人民法院应当相应变更案件的案由。

一审法院在审理过程中向戴太才释明了其存在请求权竞合的情形及选择何种请求权作为本案起诉基础的相应法律后果，但戴太才确认并坚持按侵权纠纷主张其诉讼请求。

故本案争议焦点为：焦电公司是否构成侵权，是否应当承担侵权责任；

戴太才主张侵权损害赔偿请求是否超过诉讼时效。

关于焦电公司是否构成侵权，是否应当承担侵权责任的问题。

一审法院认为，2009年10月24日焦电公司向国家知识产权局备案的《专利实施独占许可合同书》中的戴太才签字并非本人签名，戴太才亦未授权他人代为签名，系伪造戴太才签名。

焦电公司辩称戴太才口头授权海联公司代为签名，但其提交的证据尚不足以证明在2011年11月1日戴太才作出《承诺书》之前，《专利实施独占许可合同书》系戴太才真实意思表示，也未能提交海联公司向戴太才支付许可费用的证据，故在戴太才出具《承诺书》之前，未经戴太才许可，使用戴太才专利技术构成侵权。

但戴太才在知晓《专利实施独占许可合同书》非其本人签名后，仍于2011年11月1日出具承诺书并表示，“……认可2009年与湖南省资兴焦电股份有限公司签订的《专利独占实施许可合同》真实有效，许可专利包括一项发明和一项实用新型专利（发明专利名称：洗煤分水器，专利号：ZL200710034480.3；

实用新型专利名称：洗煤脱水机，专利号：ZL200520049991.9）。

”依该承诺书的表示应视为合同法意义上的承诺。

至此，非戴太才签订的《专利独占实施许可合同》的内容得到了戴太才的事后追认，双方之前的侵权关系转化为合同关系。

焦电公司依据戴太才出具的《承诺书》、《专利独占实施许可合同》使用戴太才的发明专利得到了戴太才的许可，不应再视为侵权行为。

若侵权发生后，双方当事人自愿达成协议，在不违反法律强制性规定的情形下，该协议合法有效，任意一方均不可反悔。

若任意一方均可反悔并主张其不受该协议约束，则民事侵权纠纷发生后，双方当事人自无协商的必要。

综上，戴太才以焦电公司未取得其同意前提下一直使用该专利，从而主张专利侵权损失，与客观事实不完全相符。

焦电公司主张许可合同得到戴太才追认，不应承担侵权责任的抗辩理由，一审法院予以采纳。

对于戴太才基于侵权行为提出请求判令赔偿专利侵权损失费155万元的诉讼请求，一审法院不予支持。

在侵权责任不成立的前提下，自无必要再行认定戴太才的诉请是否罹于诉讼时效等争议问题。

综上，依据《中华人民共和国合同法》第二十一条、第二十四条，《中华人民共和国专利法》第六十条之规定，判决如下：驳回戴太才的所有诉讼请求。

本案案件受理费18750元，由戴太才负担。

二审中，双方均未提交新证据。

对一审法院查明的事实，本院经审查依法予以确认。

另查明，焦电公司在二审庭审中当庭承认其凭借涉案专利项目，被认定为高新技术企业，获得了税收优惠。

还承认其实施过涉案专利。

本院认为，根据原卷材料以及各方的诉辩意见，本案二审的争议焦点为：（一）焦电公司的行为是否构成专利侵权；

（二）如构成侵权，责任应如何认定；

（三）本案是否已过诉讼时效。

（一）焦电公司的行为是否构成专利侵权。

2009年10月24日，焦电公司在向国家知识产权局备案的《专利实施独占许可合同书》中伪造戴太才签名，未经戴太才许可，使用戴太才专利技术。

戴太才知道伪造事实后，于2011年11月1日出具承诺书，在承诺书第二条认可上述《专利独占实施许可合同》真实有效。

本院认为，尽管2011年11月1日，戴太才在承诺书第二条认可上述《专利独占实施许可合同》真实有效，但根据承诺书签订的内容，以及戴太才在知道自己专利权被侵害后与焦电公司、海联公司协商解决的事实，可以认定该承诺书系为了解决此前焦电公司与海联公司未经许可使用戴太才专利的问题。

承诺书签订的目的系各方经过协商后，对焦电公司之前未经许可使用涉案专利行为的追认。

而戴太才认可《专利独占实施许可合同》真实有效的前提是焦电公司履行承诺书的第一条内容，即协调海联公司为戴太才及其公司四年内成功申报国家项目二项是焦电公司获得戴太才许可，依法使用和实施涉案专利的前提。

故本案审查的仍是焦电公司使用涉案专利的行为是否得到许可，从而是否构成专利侵权的问题，并没有因承诺书的签订转化为合同关系。

现在约定的四年期限已经届满，焦电公司没有证据证明其履行了上述协调义务，也无证据证明其有履行的意向。

因此，焦电公司主张适用承诺书第二条的理由不成立，其未经许可使用涉案专利，依据《中华人民共和国专利法》第十一条，“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

”第十二条，“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。

被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利”的规定，在焦电公司无其他证据证明其使用涉案专利已得到许可的情况下，本院认定焦电公司未经专利权人戴太才许可，滥用戴太才的专利进行项目申报并实施专利，也未向戴太才支付许可费用,侵犯了戴太才对涉案专利享有的专利权。

（二）如构成侵权，责任应如何认定。

《中华人民共和国侵权责任法》第十五条规定，承担责任的方式主要包括停止侵害、赔偿损失等。

故对戴太才提出的要求赔偿损失的请求，本院予以支持。

《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。

本案中，戴太才未向法院提供有效证据证明其因侵权所受到的实际损失或侵权人因侵权行为所获得的利益，本院综合考虑：1.焦电公司未经许可，伪造专利权人的签名，滥用他人专利向政府部门进行项目申报，且不履行约定的义务，主观恶意明显；

2.焦电公司与海联公司签署的《专利实施独占许可合同书》中，约定专利独占许可使用费为10万元；

3.焦电公司利用涉案专利获取了税收优惠，并实施过涉案专利；

4.涉案专利包括一项发明和一项实用新型等因素，本院酌定焦电公司赔偿戴太才经济损失30万元。

（三）本案是否已过诉讼时效。

根据承诺书的约定，焦电公司需协调海联公司为戴太才及其公司四年内成功申报国家项目二项。

焦电公司在四年内未履行该项义务，故焦电公司履行义务的期限届满之日为戴太才知道或者应当知道权利被侵害之日，即2015年11月1日。

戴太才于2017年1月向一审法院起诉，未超过法定的诉讼时效。

焦电公司该项抗辩理由无事实和法律依据，本院不予支持。

综上，戴太才的上诉请求部分成立，本院对成立的部分予以支持。

依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第十二条、第六十条、第六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销湖南省长沙市中级人民法院（2017）湘01民初25号民事判决；

二、湖南省资兴焦电股份有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿戴太才经济损失人民币30万元；

三、驳回戴太才的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

二审案件受理费18750元，由戴太才负担8750元，湖南省资兴焦电股份有限公司负担10000元。

本判决为终审判决。

审判长　　陈小珍审判员　　邓国红审判员　　刘雅静二〇一九年十一月二十六日法官助理伍超颖书记员田明钰附相关法律条文：一、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；

（二）排除妨碍；

（三）消除危险；

（四）返还财产；

（五）恢复原状；

（六）赔偿损失；

（七）赔礼道歉；

（八）消除影响、恢复名誉。

以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

二、《中华人民共和国专利法》第十一条发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

第十二条任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。

被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

第六十条未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；

不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。

管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；

侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。

进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；

调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

第六十五条侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；

（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；

（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；

（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。

原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。