四川省高级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川知民终516号 上诉人(原审原告)：成都高科技术应用研究所，住所地四川省成都市新鸿路二段33幢三单元四号。

法定代表人：李强，所长。

上诉人(原审原告)：四川洪恩建设有限责任公司，住所地四川省成都市金牛区长庆东路1号。

法定代表人：贺春兰，董事长。

委托诉讼代理人：侯波，公司员工。

被上诉人（原审被告）：四川省蜀通建设集团有限责任公司，住所地四川省成都市高新区高朋大道22号。

法定代表人：龙恩弟，董事长。

委托诉讼代理人：刘建，四川永茂律师事务所律师。

上诉人成都高科技术应用研究所（以下简称高科技术研究所）、四川洪恩建设有限责任公司（以下简称洪恩公司）因与被上诉人四川省蜀通建设集团有限责任公司（以下简称蜀通公司）侵害商标权纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院(2018)川01民初2519号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2019年9月16日受理后，依法组成合议庭，并于2019年10月17日公开开庭进行了审理。

上诉人高科技术研究所法定代表人李强，洪恩公司的委托诉讼代理人侯波，被上诉人蜀通公司的委托诉讼代理人刘建到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

高科技术研究所、洪恩公司上诉请求：1.撤销一审法院关于蜀通公司对第37类建筑等服务上的“蜀通”商标不构成侵权的判决；

2.判令蜀通公司对第37类建筑等服务上的“蜀通”商标构成侵权；

3.判令蜀通公司承担高科技术研究所、洪恩公司的调查取证等所发生的费用；

4.蜀通公司承担本案的诉讼费用。

事实与理由：涉案注册商标处于有效状态，并由洪恩公司实际使用，涉案注册商标注册在先，蜀通公司的公司字号注册在后，蜀通公司的被诉侵权行为构成对高科技术研究所注册商标专用权的侵害。

蜀通公司辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

高科技术研究所、洪恩公司向四川省成都市中级人民法院提出诉讼请求：1.判令蜀通公司变更企业名称，变更后的企业名称不得含有“蜀通”字号；

2.判令蜀通公司停止对第37类建筑等服务上的第1282300号“蜀通”商标的侵权行为，立即撤除相关侵权标识；

3.判令蜀通公司赔偿经济损失170万元；

4.判令蜀通公司承担本案公证费2400元。

一审法院认定事实： 一、涉案商标的相关情况 1999年6月7日，高科技术研究所经中华人民共和国工商行政管理局商标局（以下简称国家商标局）核准注册了第1282300号“蜀通”文字商标，核定使用服务为第37类，包括建筑，铺路，铺沙子，铺沥青，工厂建设，建筑设备出租，管道建设和修理等。

该商标经核准续展注册，有效期至2019年6月6日。

2015年5月25日，依据《商标撤三字[2015]第Y003398号》文件，表明涉案商标继续有效。

2013年5月27日，高科技术研究所与洪恩公司签订《商标使用协议书》，约定高科技术研究所将涉案商标有偿提供给洪恩公司使用，期限为2013年5月27日至2019年6月5日；

如果有任何第三方涉及商标侵权，由双方共同进行相关维权事宜。

2018年1月15日，高科技术研究所、洪恩公司就上述商标使用许可在国家商标局进行备案。

二、被控侵权行为的相关情况 2015年10月19日，经高科技术研究所申请，四川省成都市蜀都公证处（以下简称蜀都公证处）公证员刘某、公证工作人员李澜馨与高科技术研究所法定代表人李强一同来到四川省成都市出口，对该施工现场及在建大楼以及军区联勤部1218工程项目部大门进行拍照，共取得照片六张，蜀都公证处为此次公证取证出具了（2015）川成蜀证内经字第142712号公证书。

公证书所附照片1、2、6显示，在建大楼外墙上有“蜀通集团”标识；

照片3、4、5显示，项目部大门上有横向排列的大小一致的“蜀通集团”字样，大门左侧为蜀通公司全称，右侧为项目部名称。

2017年12月22日，经洪恩公司申请，蜀都公证处公证员舒某、公证工作人员徐卫与洪恩公司委托代理人侯波一起来到四川省成都市高新区，向该处工作人员送达了《停止商标侵权行为的公函》。

蜀都公证处为此次公证送达出具了（2017）川成蜀证内经字第205535号公证书。

公证书所附《停止商标侵权行为的公函》载明出具日期为2017年12月15日，内容为要求蜀通公司停止使用侵权标识，赔偿290万元以及在市级报刊登报致歉。

2018年1月11日，经洪恩公司申请，蜀都公证处公证员舒某、公证工作人员徐卫与洪恩公司委托代理人侯波一起来到四川省成都市青羊区“光华壹号花园”项目现场，对该项目外观现状进行了拍照，共取得照片十张，蜀都公证处为此次公证取证出具了（2018）川成蜀证内经字第7960号公证书。

公证书所附照片1显示，大门上有横向排列的大小一致的“蜀通集团”字样，大门左侧为蜀通公司全称，右侧为项目部名称；

照片2、5、6显示，项目外围墙上有“”标识；

照片3、4显示，项目围墙外张贴的宣传广告上有上下排列的“”“蜀通集团”“SHUTONGGROUP”组合标识；

照片7、8、9、10显示，在建大楼外亦有“”标识。

2018年7月2日，经高科技术研究所申请，其委托代理人侯波在蜀都公证处公证员舒某、公证工作人员徐卫的面前，使用蜀都公证处电脑，进入蜀通公司官网进行浏览，形成相应的截屏并实时打印，共取得打印件八页。

蜀都公证处为此次公证取证过程出具了（2018）川成蜀证内经字第94461号公证书。

根据公证书附图显示，所访问的网站网址为××，首页上方有“”标识。

庭审中蜀通公司认可网址为××的网站系其官方网站，但陈述标识已经变更为“”在左，“四川省蜀通建设集团有限责任公司”与“SichuanShutongConstructionGroupco.LTD”上下排列在右。

对该变更情况，高科技术研究所、洪恩公司予以认可。

2015年10月，蜀通公司就1218工程外脚手架拆除工作进行了方案报批、审批和技术交底，并于当年底拆除完毕。

对此，高科技术研究所、洪恩公司亦予以认可。

三、其他情况 高科技术研究所成立于1993年12月29日，类型为集体所有制，注册资本30万元，经营范围包括建筑材料、机电设备、仪器仪表、通讯器材的研究开发、生产等。

洪恩公司成立于2006年7月31日，类型为有限责任公司，注册资本11000万元，经营范围包括市政公用工程、房屋建筑工程、钢结构工程、公路工程、地基与基础工程等。

2016年6月24日，四川省住房和城乡建设厅向洪恩公司颁发《建筑业企业资质证书》，有效期到2021年6月24日，载明资质类别及等级为：建筑工程施工总承包贰级（2016-06-24）、建筑装修装饰工程专业承包贰级（2016-06-24）。

蜀通公司成立于1985年5月28日，当时名称为“冶金工业部西南冶金地质建筑工程公司”，2001年经核准变更名称为“四川省蜀通建设总公司”，2011年经核准变更为现用名称。

现类型为有限责任公司，注册资本100000万元，经营范围包括房屋建筑工程施工、市政公用工程、公路工程、房地产开发、物业管理等。

2018年6月4日，中华人民共和国住房和城乡建设部向蜀通公司颁发《建筑业企业资质证书》，有效期到2020年12月15日，载明资质类别及等级为：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级。

2018年6月6日，四川省住房和城乡建设厅向蜀通公司颁发《建筑业企业资质证书》，有效期到2020年11月11日，载明资质类别及等级为：公路工程施工总承包贰级（2015-11-11）、地基基础工程专业承包壹级（2015-11-11）、钢结构工程专业承包贰级（2015-11-11）、建筑装修装饰工程专业承包壹级（2017-11-13）、建筑幕墙工程专业承包贰级（2015-11-11）。

2014年9月12日，蜀通公司在第37类上申请注册“蜀通”文字商标，该申请被国家商标局驳回。

2015年10月21日，蜀通公司经国家商标局核准注册第15322957号图形商标“”，核定使用商品服务类别为第37类，包括建筑咨询、建筑、商品房建造等。

高科技术研究所为本案支出公证费2400元。

一审法院认为，高科技术研究所是涉案商标的注册商标专用权人，其合法权利应受法律保护。

高科技术研究所、洪恩公司主张蜀通公司将“蜀通”作为企业名称中的字号加以登记使用、以及在承建工程中使用被控侵权标识，构成商标侵权。

对此一审法院认为，一般来说，企业名称中的字号是区别不同经营主体的主要标志，登记注册企业名称的行为，本身不属于商标法意义上的使用行为，进而对登记注册企业名称的行为本身不宜以商标法予以审查评价。

但是，登记使用企业名称或者字号，应当尊重他人在先权利且需规范使用，否则可能构成侵犯他人合法权益，承担侵权责任。

由于企业名称及其字号，亦具有区别不同经营主体的识别作用，所以对企业名称、字号的使用在商业活动中发挥出识别商品或服务来源的功能时，则可能会构成具有识别意义的商标性使用，在此情形下，则可以进入商标法的审查范围。

根据《中华人民共和国商标法》(2013年修正，以下简称商标法)第四条第二款规定，本法有关商品商标的规定，适用于服务商标；

第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

本案中，蜀通公司在企业网站及在建工程项目施工管理中使用了“蜀通集团”或“蜀通集团”或“”标识，客观上系用于商业活动，且已经起到在商业活动中向公众彰显相关服务来源的作用，因此蜀通公司对以上标识的使用，实质上具有区别服务来源、区分提供服务的不同市场主体的功能，构成商标性使用，即使“蜀通集团”系蜀通公司的企业名称的简称，也不影响认定其具有商业标识意义的使用事实。

因此，该院对蜀通公司关于被控侵权标识是非商标性使用的主张不予支持。

根据商标法第五十七条第（二）项、第（七）项以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

或者将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权。

因此，判断是否构成商标侵权，对于近似标识的认定，不仅要考量视觉上两者标识的近似程度，亦应考量混淆性近似的因素，从而认定是否构成商标侵权。

本案中，将上述被控侵权标识与涉案商标相比较，被控侵权标识中的“蜀通”二字与涉案商标文字、读音均一致，故，从标识本身来看，两者构成近似；

但是，两者是否导致混淆性近似的认定，还应结合以下事实予以考察。

首先，本案现有证据显示蜀通公司使用“蜀通集团”时，要么与其企业名称全称同时出现，要么与自己的商标“”组合使用，且无论哪种使用形式，“蜀通集团”四个字大小、颜色一致，均为横向一字排列，没有以变形、变色、改变排列方式等方式将“蜀通”单独突出使用，也没有为突出显示而附加任何特殊标注。

其次，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

本案涉及的服务行业为建筑业，与一般商品或服务相比，建筑服务的相关公众对于服务来源往往会施以更高的注意力，对于服务提供者的从业资质等方面一般都要进行慎重仔细的了解，而相关公众施以的注意力越高，导致混淆误认的可能性就越小。

再次，商标的作用在于表明其商品或服务的来源，商标的显著性、知名度越强，越易于将商标与商品或服务的提供者建立联系，他人使用与之相同或近似的企业名称则越容易导致混淆误认，而商标的显著性主要来源于其持续有效的被使用，但在本案中并无证据证明涉案商标已具有相当的知名度或已有较强的显著性，或已经与高科技术研究所、洪恩公司形成稳定的对应关系。

最后，根据蜀通公司举示的企业名称变更核准通知书、准予变更登记通知书等证据，能够证明其自2001年起使用带有“蜀通”的企业名称，在此情形下，混淆误认的判断还需考虑已形成的市场秩序对于相关公众认知的影响，在蜀通公司长期的经营行为使得其企业名称标识已与其形成稳定联系的情况下，现有证据不足以证明相关公众容易产生混淆误认。

综上，蜀通公司登记使用包含“蜀通”二字的企业名以及在承建工程中使用被控侵权标识的行为不会造成相关公众的混淆，不构成对涉案商标专用权的侵犯。

鉴于一审法院对高科技术研究所、洪恩公司关于蜀通公司侵犯涉案商标专用权的主张不予支持，故，对双方争议的损失大小及责任承担问题，缺乏事实和法律依据，该院亦不予支持。

但需要指出的是，各方在经营活动中应当遵守诚实信用原则，依法规范使用各自的商标和企业名称，避免相关公众混淆误认，维护市场秩序。

据此，依照《中华人民共和国商标法》(2013年修正)第四条第二款、第四十八条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款规定，四川省成都市中级人民法院作出(2018)川01民初2519民事判决：驳回高科技术研究所、洪恩公司的全部诉讼请求。

一审案件受理费20100元，由高科技术研究所、洪恩公司负担。

二审中，高科技术研究所向本院提交了下列证据： 1.商标注册证，拟证明涉案商标的有效期延至2029年。

2.洪恩公司使用涉案商标的照片，拟证明涉案商标被许可使用的情况。

经质证，蜀通公司对第一份证据的三性均予以认可，对第二组证据，认为未经公证，对其真实性不予认可。

本院对第一组证据予以采信，对第二组证据，本院将结合高科技术研究所、洪恩公司一审提交的证据综合进行评判。

本院确认一审判决查明的案件事实。

本院认为，综合各方当事人的诉、辩主张及理由，本案二审的争议焦点为：蜀通公司的被诉侵权行为是否侵害了高科技术研究所所享有的涉案“蜀通”注册商标专用权。

高科技术研究所对第37类建筑上注册的第1282300号“蜀通”文字商标享有的注册商标专用权应当受到商标法的保护。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，构成侵犯商标权。

该条款中的在商品上使用是指商标性使用，即将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的行为，其实质是在注册商标核定使用的商品与商标权人的注册商标之间建立直接的联系，使相关公众能够清晰无误地识别商品来源于商标权人。

上述条款中企业名称的“突出使用”是指违反企业名称使用的行政规范要求或企业名称在商品上的商业惯用方式，将与他人注册商标文字相同或相近似的字号在商品上作为商标使用，其行为实质是将企业名称直接标示经营者身份的功能变为商标功能，从而使相关公众误以为商品来源于商标权人。

因此，在相同或者类似商品上突出使用与他人注册商标相同或相近的企业字号，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为，依法按照侵害注册商标专用权的行为处理。

本案中，蜀通公司在企业网站及在建工程项目施工管理中使用了“蜀通集团”或“蜀通集团”或“”标识，客观上系用于商业活动，且已经起到在商业活动中向公众彰显相关服务来源的作用，因此蜀通公司对以上标识的使用，实质上具有区别服务来源、区分提供服务的不同市场主体的功能，构成商标性使用。

案涉“蜀通”商标核定使用服务为第37类，包括建筑，铺路，铺沙子，铺沥青，工厂建设，建筑设备出租，管道建设和修理等，蜀通公司经营范围包括房屋建筑工程施工、市政公用工程、公路工程、房地产开发、物业管理等，二者的服务项目相同。

将被控侵权标识与涉案商标相比较，虽然蜀通公司使用的被控侵权标识为“蜀通集团”或“蜀通集团”或“”，但其中的“蜀通”二字与涉案商标文字、读音均一致，通过整体观察、综合判断，两者构成近似。

蜀通公司作为在后企业名称的持有人，在经营同类服务中使用了与高科技术研究所注册商标相近似的文字作为企业名称，并在使用过程中突出使用“蜀通集团”或“蜀通集团”或“”标识，而“集团”缺乏显著性，不具有识别服务来源的作用，蜀通公司的被诉侵权行为破坏了高科技术研究所注册商标的识别功能，侵害了高科技术研究所注册商标专用权。

即使蜀通公司通过长期的经营行为使得其企业名称标识已与其形成稳定联系,但因注册商标作为一项标识性民事权利的权能和作用，其不仅有权禁止他人在相同类似商品上使用该注册商标标识，更有权使用其注册商标标识其商品或者服务，在相关公众中建立该商标标识与其商品来源的联系。

相关公众是否会混淆误认，既包括将使用被诉侵权标识的商品或服务误认为商标权人的商品或服务，或者与商标权人有某种联系，也包括将商标权人的商品或服务误认为被诉侵权人的商品或服务，或者误认商标权人与被诉侵权人有某种联系，妨碍商标权人行使其注册商标专用权，进而实质性妨碍该注册商标发挥识别作用。

因此，如果认为被诉侵权人可以任意使用他人享有注册商标的标识，将实质性损害该注册商标发挥识别商品或服务来源的基本功能，对该注册商标专用权造成基本性损害。

一审法院认为蜀通公司突出使用包含“蜀通”二字的企业名称以及在承建工程中使用被控侵权标识的行为不会造成相关公众的混淆，不构成对涉案商标专用权的侵犯。

认定事实和适用法律均有不当，本院予以纠正。

至于蜀通公司辩称高科技术研究所从未使用涉案商标，本院认为，结合国家商标局《商标撤三字[2015]第Y003398号》文件以及高科技术研究所、洪恩公司在一、二审提交的洪恩公司建设工地使用案涉商标标识的照片等证据，可以认定高科技术研究所对其所有的案涉商标进行了实际使用。

因高科技术研究所于2007年曾就商标侵权起诉蜀通公司，且蜀通公司在第37类上申请注册“蜀通”文字商标被驳回，蜀通公司在明知涉案商标存在的情况下，在此后的经营活动中更应予以合理避让。

商标法第六十三条第一款、第三款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿”。

因高科技术研究所、洪恩公司二审中对其要求蜀通公司停止侵权并承担170万元的赔偿责任的诉讼请求予以放弃，故，本院对此不再予以审理，对其要求蜀通公司承担合理费用2400元的请求，本院予以支持。

综上所述，上诉人高科技术研究所、洪恩公司的上诉请求成立，本院予以支持。

依照《中华人民共和国商标法》(2013年修正)第五十七条第五项、第六十三条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、撤销四川省成都市中级人民法院(2018)川01民初2519 号民事判决；

二、四川省蜀通建设集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔偿成都高科技术应用研究所合理费用2400元；

三、驳回成都高科技术应用研究所、四川洪恩建设有限责任公司的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费20100元，二审案件受理费1000元，均由四川省蜀通建设集团有限责任公司负担。

本判决为终审判决。