浙江省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙民终309号 上诉人（原审被告）：杭州高腾机电科技有限公司，住所地浙江省杭州经济技术开发区白杨街道22号大街19号。

法定代表人：茅木泉，董事长。

委托诉讼代理人：徐淑慧，浙江六和律师事务所律师。

委托诉讼代理人：崔晓丽，浙江六和律师事务所实习律师。

被上诉人（原审原告）：圣东尼（上海）针织机器有限公司，住所地上海市金山区山阳镇山富东路111号。

法定代表人：GianpietroBelotti，执行董事。

委托诉讼代理人：郭婧，北京德恒（济南）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：尹芳，北京德恒（济南）律师事务所律师。

原审被告：义乌市迪源服饰有限公司，住所地浙江省义乌市义亭镇嫦娥路21号。

法定代表人：雷光甫，总经理。

上诉人杭州高腾机电科技有限公司（以下简称高腾公司）与被上诉人圣东尼（上海）针织机器有限公司（以下简称圣东尼公司）、原审被告义乌市迪源服饰有限公司（以下简称迪源公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服浙江省金华市中级人民法院（2017）浙07民初834号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2018年4月19日立案后，依法组成合议庭，于同年7月12日公开开庭进行审理。

上诉人高腾公司的委托诉讼代理人徐淑慧、崔晓丽，被上诉人圣东尼公司的委托代理人郭婧、尹芳，原审被告迪源公司的法定代表人雷光甫到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

高腾公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判驳回圣东尼公司的一审诉讼请求或发回重审；

2.本案一、二审诉讼费用由圣东尼公司承担。

事实和理由：1.意大利企业山德霓股份公司（SANTONIS.P.A.）系专利号为201430121347.2，名称为“纺织机配件（3）”的外观设计专利（以下简称涉案专利）的权利人。

圣东尼公司主张其为涉案专利独占实施许可的被许可人，但其未能提供证据证明山德霓股份公司的主体情况，亦未能证明其与山德霓股份公司签订的《专利许可协议》仍处于有效状态，故其不具备原告主体资格。

2.被诉侵权设计与涉案专利在前电箱上表面设计上存在不同，不落入涉案专利权的保护范围。

3.高腾公司仅是将一台研发中的半成品放在迪源公司，并不存在制造、销售被诉侵权产品的行为。

4.高腾公司提交的证据足以证明其实施的系现有设计，一审判决对其提交的证据未予认可，存在不当。

5.高腾公司并未实施侵权行为，即使研发被诉侵权产品的行为被认定为侵权行为，其侵权情节亦相当轻微，一审判赔8万元，明显过高。

圣东尼公司辩称:1.其系涉案专利独占实施许可的被许可人，具备原告主体资格。

2.被诉侵权设计与涉案专利前电箱上表面处的区别属于细微区别，对整体视觉效果没有实质性影响，两者构成近似。

3.高腾公司系在制造被诉侵权产品后销售给迪源公司使用，其所称被诉侵权产品系用于研发与事实不符。

4.高腾公司据以主张现有设计抗辩的证据系复印件，真实性无法核实，且仅有侧面照片，不能反映现有设计的全部设计特征，故其现有设计抗辩不能成立。

5.一审判赔8万元并无不当。

迪源公司未发表意见。

圣东尼公司向一审法院起诉，请求判令：1.高腾公司停止生产、销售侵犯涉案专利权的产品的行为；

2.迪源公司停止使用侵犯涉案专利权的产品的行为；

3.高腾公司赔偿圣东尼公司经济损失600万元；

4.本案的诉讼费用由高腾公司、迪源公司承担。

一审庭审中，圣东尼公司向一审法院申请撤回第2项诉讼请求。

一审法院认定事实：山德霓股份公司于2014年5月7日向国家知识产权局申请涉案专利，并于同年11月5日获得公告授权，该专利至今有效。

涉案专利属于单纯形状的外观设计，包含主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图及立体图，上述图片可见该外观专利为纺织机机箱，包括三个箱体：前电箱部分为长方形结构，上表面呈45°倾斜，从左到右依次排列指示灯、显示屏和按钮，指示灯上方还有一按钮；

前表面上方中间部位有一个钥匙孔，下半部分有三排连续的散热孔；

右侧面左上角有两个铭牌。

中间箱体为六边形结构，左前面与右前面形成梯形结构，其上部有三个按钮，下部有长方形开口；

左侧面与右侧面相互对称，其上有两排散热孔，左侧面两排散热孔中间有钥匙孔，右侧面两排散热孔左边有椭圆形孔洞。

后电箱部分同样为长方形结构，背面有三排散热孔，中间有一个开关。

2017年4月24日，涉案专利年费已缴纳。

2014年11月15日，圣东尼公司和山德霓股份公司在上海签订《专利许可协议》，约定：甲方（山德霓股份公司）研发并取得了一个中国专利，专利号为ＺＬ20143012××××.2，其有权并且同意将该专利技术的使用权、制造权和专利产品的销售权以独占许可的方式授权予乙方（圣东尼公司），乙方根据甲方适时发出的指示和战略市场计划在中国使用本合同项下专利，设计和制造专利产品，以及销售和出口专利产品；

协议采用提成方式计算价格，提成费按当季度专利销售后的净销售价格计算，提成率3.8%；

若中国市场上出现第三方侵犯本协议项下专利权的事件或行为，则乙方有权对侵权事件予以全权处理，对侵权者采取相应的法律措施，包括但不限于向行政机关投诉、起诉，并承担由此而产生的全部法律后果；

本协议有效期为一年并在每期届满时自动续期一年，但是甲方有权在期满前的一个月内通知提前解除本协议，以使得本协议在所述通知期限届满时自动失效。

上海市东方公证处于2017年6月14日出具了（2017）沪东证经字第16089、16091号公证书，公证书记载：2017年6月14日，圣东尼公司的委托代理人薛庆生、卢松磊在公证员的监督下，前往位于浙江省义乌市宗泽东路上的国际博览中心，在该处举办的展会上有“绍兴金昊机械制造有限公司”“杭州高腾机电科技有限公司”等字样标识的展台处取得四份宣传资料和四张名片。

从现场拍摄的照片显示，现场展出了一台7寸丝袜机，名片上印有王洪波。

上海市东方公证处于同年7月13日出具了（2017）沪东证经字第20537号公证书，公证书记载：2017年7月13日，圣东尼公司的委托代理人郑丽蓉在公证员的监督下，前往迪源公司位于浙江省义乌市嫦娥路21号的工厂，并对工厂内的一台机器拍摄照片，照片显示该机器上印有“杭州高腾机电科技有限公司”等字样的标识。

一审另查明，迪源公司成立于2011年4月19日，注册资本50万元，经营范围：袜子、服装、内衣、内裤、文胸（以上经营范围不含染色）生产、销售；

货物进出口、技术进出口。

高腾公司成立于2005年6月30日，注册资本4000万元，经营范围：生产：手套机，袜机控制系统，电脑横机，电子提花龙头，圆机和电脑无缝内衣机（在许可证的有效期限内方可经营）。

销售、技术服务：机械电子设备；

货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

一审庭审中，圣东尼公司主张将（2017）沪东证经字第20537号公证书取得的照片中的机器作为被诉侵权产品，与涉案专利进行比对：圣东尼公司认为两者完全相同；

迪源公司认为被诉侵权产品已经被拖走，记不清了，两者比较相似；

高腾公司认为照片中的被诉侵权产品采用天津田园精密机械有限公司的TKC812/818多功能双面机(以下简称TKC812/818多功能双面机)的外观设计，前电箱上表面和中间箱体的形状与涉案专利不同，两者不构成相同或近似。

一审法院认为，本案一审争议焦点主要有：一、圣东尼公司的诉讼主体是否适格；

二、高腾公司是否有生产、销售被诉侵权产品的行为；

三、被诉侵权设计是否落入了涉案专利权的保护范围；

四、被诉侵权设计是否构成现有设计；

五、如果侵权成立，圣东尼公司的全部诉讼请求能否得到支持。

关于争议焦点一。

圣东尼公司和山德霓股份公司签订的《专利许可协议》为原件，协议载明签订地点在中国上海，虽然协议一方山德霓股份公司为外国法人，但该证据并非在域外形成，并不需要公证认证。

《专利许可协议》第二条、第十条明确约定，圣东尼公司以独占许可的方式获得涉案专利的使用权，并有权对侵权事件予以全权处理，对侵权者采取相应的法律措施。

因此，圣东尼公司是本案适格的诉讼主体，高腾公司认为圣东尼公司不具有作为本案原告的诉讼主体资格的抗辩不能成立。

关于争议焦点二。

本案的被诉侵权产品，即（2017）沪东证经字第20537号公证书中的机器上有高腾公司的铭牌，迪源公司也陈述该产品来源于高腾公司。

一审庭审中，虽然高腾公司认为之前确实有一台机器在迪源公司，由于该机器现已被公司取回，无法与照片中的设备核对，两者是否一致无法确认，但对设备上的铭牌高腾公司予以认可。

该院认为，现高腾公司持有圣东尼公司指控侵权的设备，如高腾公司认为该设备与照片中的设备不同，应由高腾公司提供反驳证据，否则应当认定被诉侵权产品来源于高腾公司。

结合高腾公司有生产涉案相关机器设备的经营范围，可以认定高腾公司生产了被诉侵权产品。

关于销售问题，高腾公司与迪源公司均陈述该机器系高腾公司为研发所用，放在迪源公司处测试，并非高腾公司销售给迪源公司。

但是，高腾公司与迪源公司并非关联企业，且在（2017）沪东证经字第16089、16091号公证书中也反映出高腾公司在展会上有销售人员的名片和机器，故可以认定高腾公司销售了被诉侵权产品。

综上，该院认为，高腾公司存在生产、销售被诉侵权产品的行为。

关于争议焦点三。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条的规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

本案被诉侵权产品和涉案专利的产品种类相同，经比对，两者从涉案专利主视图、后视图、左视图角度观察并无二致，尽管从右视图、俯视图、仰视图及立体图角度观察，被诉侵权设计有部分位置被遮挡，但未被遮挡部分均无明显区别。

高腾公司在一审庭审中陈述两者在前电箱上表面及中间箱体部位形状不同，上述部位在照片中可直接观察，经比对，高腾公司的意见不能成立。

至于其他不能被直接观察的部位，由于被诉侵权产品在高腾公司处，高腾公司亦未主张其他不同之处，故一审法院认定两者构成相同，被诉侵权设计已落入涉案外观设计专利的保护范围。

关于争议焦点四。

高腾公司提交的现有设计证据材料为网络打印件，真实性未经核实，并且网页上的数据资料，特别是能反映现有设计早于涉案专利公开的时间数据，存在被篡改的可能，高腾公司又未能提供其他证据证明被诉侵权设计采用了现有设计，故高腾公司主张的现有设计抗辩不能成立。

关于争议焦点五。

由于被诉侵权设计已落入涉案专利权的保护范围，高腾公司依法应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任，故圣东尼公司要求高腾公司停止生产、销售侵犯涉案专利权产品的行为，应当予以支持。

关于高腾公司所应承担的赔偿数额，鉴于圣东尼公司未能举证其因被侵权所受到的损失或者高腾公司由此所获得的利益，一审法院综合考虑本案所涉专利类型为外观设计专利，专利产品系纺织机的外观部件，侵权人的侵权性质、侵权情节、侵权范围，圣东尼公司为制止侵权行为所支付的合理费用等因素，酌情确定赔偿数额为8万元。

综上，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，于2018年1月30日判决：一、高腾公司立即停止生产、销售侵犯涉案专利权产品的行为；

二、高腾公司于判决生效之日起十日内赔偿圣东尼公司8万元（含圣东尼公司为制止侵权所支付的合理费用）；

三、驳回圣东尼公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费53800元，由圣东尼公司负担26443元，高腾公司负担27357元。

二审中，高腾公司向本院提交了标题为《YIWU12展品预览2012.11.27-30义乌国际博览中心》的图册（以下简称展品预览图册），拟证明TKC812/818多功能双面机于2012年在该博览中心展出，高腾公司实施的系现有设计。

经质证，圣东尼公司认为该证据系高腾公司自行打印，无法确定形成时间及来源，对证据三性均有异议。

迪源公司无异议。

圣东尼公司向本院提交了以下证据：1.山德霓股份公司在意大利的登记信息、公证认证信息及中文译本；

2.涉案专利请求书，证据1-2拟证明山德霓股份公司的登记情况，该公司又译为圣东尼股份公司；

3.山德霓股份公司与圣东尼公司共同出具的说明，拟证明双方签订的《专利许可协议》至今一直处于有效履行期间。

经质证，高腾公司对上述证据的证据三性无异议，并明确认可圣东尼公司的原告主体资格；

迪源公司无异议。

本院认为，高腾公司提交的展品预览图册系其单方打印，真实性无法认定，对该证据不予确认；

对圣东尼公司提供的三份证据的真实性、合法性、关联性予以确认。

本院二审查明的事实和一审法院认定的事实一致。

根据高腾公司的上诉请求和理由、圣东尼公司的答辩意见及迪源公司的陈述，本案二审的争议焦点为：一、高腾公司提出的现有设计抗辩能否成立；

二、被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；

三、高腾公司是否具有制造、销售被诉侵权产品的行为；

四、一审判赔数额是否合理。

关于争议焦点一。

高腾公司以TKC812/818多功能双面机图片作为现有设计抗辩的依据，但其一审提交的中国纺机网网页及图片及二审提交的展品预览图册的真实性均无法确认，且上述证据所载图片仅能反映TKC812/818多功能双面机的部分设计特征，无法作为现有设计抗辩的比对文件，故高腾公司的现有设计抗辩不能成立。

关于争议焦点二。

由于被诉侵权产品已被高腾公司收回，故本案各方当事人均同意就（2017）沪东证经字第20537号公证书中所载图片与涉案专利进行比对。

高腾公司认为两者存在以下不同：1.被诉侵权设计前电箱倾斜上表面的右侧为多排按键，而涉案专利该位置为凹槽；

2.被诉侵权设计前电箱上表面中间下部存在一排按键，而涉案专利该位置并无按键。

圣东尼公司认为上述区别点仅是细微区别，两者在整体视觉效果上并无实质性差异。

迪源公司未发表比对意见。

本院认为，根据涉案专利简要说明，涉案专利产品的设计要点为产品的形状。

经比对，被诉侵权设计与涉案专利均由前电箱、中间电箱和后电箱三部分组成，各电箱位置、形状均相同；

前电箱上表面均有倾斜部分设计，倾斜部分中间均有屏幕，屏幕左边均有一排按键及圆形按钮；

前电箱面板及中间电箱左右面板上钥匙孔、散热孔、按钮及把手位置基本相同。

虽然两者之间前电箱上表面屏幕右侧和下方按钮设置上存在区别，但上述区别均属细微差别，从一般消费者的角度看，不会对产品的整体视觉效果产生实质性影响。

因此，根据“整体观察、综合判断”的判定原则，被诉侵权设计与涉案专利构成近似，落入涉案专利权的保护范围。

关于争议焦点三。

圣东尼公司主张高腾公司以生产经营为目的制造、销售被诉侵权产品，侵害了涉案专利权。

高腾公司对被诉侵权产品系其生产予以认可，但认为其系进行产品研发并交由迪源公司试用，并非以生产经营为目的制造、销售被诉侵权产品，并未实施侵权行为。

本院认为，高腾公司制造的被诉侵权产品系纺织类机电设备，其制造行为在其核定的生产经营范围内，高腾公司抗辩其系基于研发目的制造，但并未提供相应的证据予以证实。

本案中，高腾公司与迪源公司并无关联关系；

两家企业住所地分别位于杭州市和义乌市，相距较远，高腾公司主张系以研发为目的将被诉侵权产品交由相距较远且无关联关系的迪源公司试用，既无充分的证据予以证实，也不能就此作出合理的解释，本院不予采纳。

一审法院根据当事人举证及诉辩主张，综合本案的实际情况，认定高腾公司以生产经营为目的制造、销售被诉侵权产品，并无不当。

关于争议焦点四。

本案中，圣东尼公司因被侵权受到的损失和高腾公司的侵权获利均难以确定，亦无专利许可使用费可供参考。

一审法院综合考虑涉案专利系外观设计、高腾公司具有制造、销售被诉侵权产品的行为以及圣东尼公司为制止侵权行为支付了一定调查取证费用、律师费等因素，酌情确定高腾公司赔偿8万元，在合理的自由裁量范围内，并无不当。

综上，高腾公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1800元，由杭州高腾机电科技有限公司负担。

本判决为终审判决。