广东省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）粤民终2391号 上诉人（原审被告）：佛山市南海区金嘉聚塑料模具厂，住所地：广东省佛山市南海区狮山镇罗村芦塘汽灯围厂房。

经营者：祝示强，男，汉族，1979年7月29日出生，身份证住址：广东省怀集县。

委托诉讼代理人：郭小青，广东嘉进律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：梁耀荣，男，汉族，1967年8月11日出生，身份证住址：广东省佛山市顺德区。

委托诉讼代理人：陆映文，广东左宜律师事务所律师。

委托诉讼代理人：吴小辉，广东佛龙律师事务所律师。

上诉人佛山市南海区金嘉聚塑料模具厂（以下简称金嘉聚模具厂）因与被上诉人梁耀荣侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2018）粤73民初1081号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭进行审理。

本案现已审理终结。

金嘉聚模具厂上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判。

2.梁耀荣承担本案一、二审诉讼费。

事实与理由：1.金嘉聚模具厂在涉案专利申请日前已经开始生产加工被诉侵权产品。

金嘉聚模具厂作为先用权人，未侵害梁耀荣涉案专利权。

2.一审判决认定的判赔数额过高。

梁耀荣答辩称：一审判决认定事实及适用法律正确，请求予以维持。

梁耀荣向一审法院起诉请求：1.判令金嘉聚模具厂立即停止制造、许诺销售、销售侵犯梁耀荣专利号为ＺＬ20153054××××.9外观设计专利的行为；

2.判令金嘉聚模具厂销毁所有侵权产品和用于制造侵权产品的模具；

3.判令金嘉聚模具厂停止宣传行为，剔除含有侵权产品的网页；

4.判令金嘉聚模具厂赔偿梁耀荣经济损失150000元，为制止侵权行为所支出的律师费20000元、公证费1600元，共计171600元。

5.本案诉讼费由金嘉聚模具厂承担。

一审法院经审理查明：2015年12月18日，梁耀荣向国家知识产权局申请名称为“电动伸缩门脚柱”的外观设计专利，2016年5月11日获得公告授权，专利号为ＺＬ20153054××××.9，该专利至今有效，其设计要点在于形状。

梁耀荣的代理人经公证在金嘉聚模具厂的经营场所取得物品两件、名片两张、宣传画册五本。

经当庭拆封，公证封存的实物有型号分别为“80轮柱”“90轮柱”的两个被诉侵权产品。

梁耀荣称“90轮柱”被诉侵权产品底部的拱桥形配件系金嘉聚模具厂另行安装，不应进行比对，并认为上述两个被诉侵权产品设计均与涉案专利设计构成近似。

金嘉聚模具厂称橙色配件系通用配件，并表示应将整个“90轮柱”被诉侵权产品进行比对。

金嘉聚模具厂认为上述两个被诉侵权产品设计均与涉案专利设计不相同亦不近似。

梁耀荣认为金嘉聚模具厂制造、销售、许诺销售了被诉侵权产品，金嘉聚模具厂对此均予以确认，但表示数量很少。

金嘉聚模具厂提出先用权抗辩，并提交了以下证据：1.《证明》；

2.个体户机读档案登记资料；

3.证明人身份证复印件；

4.电脑截图四张；

5.手机QQ相册图片两张；

6.案外人微信朋友圈截图五张；

7.金嘉聚伸缩门配件单价表；

8.《中国伸缩门2016年刊》节选图片。

证据1-4拟证明案外人梁碧山与金嘉聚模具厂签订合同于2015年5月5日完成被诉侵权设计图纸。

证据5-6拟证明被诉侵权产品在涉案专利申请之前已加工、生产、销售；

案外人是金嘉聚模具厂的客户，其展示的产品是金嘉聚模具厂生产的，外观设计与被诉侵权设计一致。

证据7拟证明产品售价为10元左右，获利极少；

证据8拟证明该年刊于2016年3月发行，相关资料及图片最迟应于发行前3个月发送至编辑处，被诉侵权产品在涉案专利申请日之前已加工、生产、销售。

《证明》载明“约定由我方代为设计产品模具图”字样。

梁耀荣对上述证据的质证意见如下：对证据1-4的合法性、真实性、关联性均不认可，《证明》属于书面证言，但该证明人没有出庭，所涉合同金嘉聚模具厂亦无提交；

电脑截图无原件核对，且电脑图片信息存在篡改的可能性，无法确认图片时间的真实性。

证据5仅体现在QQ相册，无任何描述，不足以证明金嘉聚模具厂已构成加工、生产、销售的行为。

证据6无原件核对，且其记载的时间均晚于涉案专利申请日，且发布朋友圈并非宣传行为。

证据7系金嘉聚模具厂单方制作的，且不能显示产品的销量及获利情况。

证据8无法确认年刊发布的时间。

梁耀荣认为金嘉聚模具厂的证据不足以证明其在涉案专利申请日之前已生产、加工、销售被诉侵权产品，亦没有证据证实其在原有范围内继续制造、使用，故金嘉聚模具厂的先用权抗辩不成立。

另查明，金嘉聚模具厂系个体户，成立于2014年9月30日，经营范围为生产、加工：塑料模具；

销售：塑料制品。

祝示强系金嘉聚模具厂的经营者。

本案中，梁耀荣请求法院酌定赔偿金额。

梁耀荣主张其在本案中的维权合理开支包括律师费20000元、公证费1600元，并提供公证费票据、委托代理合同、律师费发票佐证。

金嘉聚模具厂对委托代理合同的真实性、合法性、关联性均不认可。

以上事实有梁耀荣提交的专利证书、专利收费收据、公证书、公证费票据、委托代理合同、律师费发票，金嘉聚模具厂提交的《证明》、个体户机读档案登记资料、证明人身份证复印件、电脑截图、手机QQ相册图片、微信朋友圈截图、金嘉聚伸缩门配件单价表、年刊图片以及一审法院的开庭笔录等附卷为证。

一审法院认为：本案为侵害外观设计专利权纠纷。

涉案专利权至今有效，应受法律保护。

金嘉聚模具厂确认被诉侵权产品系其制造、销售、许诺销售，一审法院对此予以确认。

根据查明的事实及双方的诉辩意见，本案的争议焦点为：一、被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围；

二、金嘉聚模具厂的先用权抗辩能否成立；

三、如果构成侵权，金嘉聚模具厂应如何承担法律责任。

一、关于被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围问题 外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。

在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。

人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。

人民法院认定外观设计是否相同或近似时，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权专利设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

本案中，“80轮柱”“90轮柱”被诉侵权设计与涉案专利设计均为电动伸缩门脚柱，属同类产品。

将“90轮柱”被诉侵权设计与涉案专利设计相比，两者的相同点为：从主视图看，主体为矩形，底部有一拱桥形状的凸出部件，主体上端有两条平行的、中间有弧度的凸出棱边，中部有图案；

中端呈弧形，中部有梯形图案，两角均有分布多条横棱的斜面；

下端平整无图案；

从左视图看，整体近似呈“b”字形，其上端有折角、中端的右侧有多条横棱。

两者的主要区别在于：从主视图看，被诉侵权设计的上端中部为箭头图案，涉案专利设计的上端中部为椭圆形凸出图案；

被诉侵权设计的梯形图案内有箭头阴影图案，涉案专利设计没有；

被诉侵权设计底部有拱桥形状的凸出部件，涉案专利设计没有。

一审法院认为，被诉侵权设计底部的拱桥形凸出部件属于在被诉侵权设计的主体设计基础上所额外组装添加的，该部件与主体设计并非不可分离，比对时应无需一并考虑。

被诉侵权设计与涉案专利设计的整体形状、图案均基本一致，仅上端中部图案的不同、箭头阴影图案的有无，上述区别对产品整体视觉效果未产生显著影响。

通过整体观察、综合比对，可认定“90轮柱”被诉侵权设计与涉案专利设计在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似。

“90轮柱”被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

将“80轮柱”被诉侵权设计与涉案专利设计相比，两者的相同点为：从主视图看，整体呈矩形，其上端有两条平行的凸出棱边，中部有图案；

中端呈弧形，中部有梯形图案，两角均有分布多条横棱的斜面；

下端平整无图案；

从左视图看，整体近似呈“b”字形，其上端有折角、中端的右侧有多条横棱。

两者的主要区别在于：从主视图看，被诉侵权设计上端的凸出棱边为直线，中部为箭头图案，涉案专利设计上端的凸出棱边中间有弧度，中部为椭圆形凸出图案；

被诉侵权设计的梯形图案内有箭头阴影图案，涉案专利设计没有。

一审法院认为，被诉侵权设计与涉案专利设计的整体形状、图案均基本一致，仅上端中部图案、上端凸出棱边形状的不同、箭头阴影图案的有无，上述区别对产品整体视觉效果未产生显著影响。

通过整体观察、综合比对，可认定“80轮柱”被诉侵权设计与涉案专利设计在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似。

“80轮柱”被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

二、关于金嘉聚模具厂的先用权抗辩能否成立问题 《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

也就是说，金嘉聚模具厂主张先用权抗辩成立，不仅要举证金嘉聚模具厂在本案专利申请日前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备，而且还要证明其仅在原有范围内继续制造。

就本案的证据而言,金嘉聚模具厂所举证据限于其在梁耀荣专利申请日前已作好制造被诉侵权产品的准备及进行制造，但未对其仅在原有范围内继续制造进行举证，因此，其提交的证据不足以证实其于本案提出的先用权抗辩成立，一审法院对此不予支持。

三、关于金嘉聚模具厂应如何承担法律责任问题 根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项和第六项、第二款的规定，承担侵权责任的方式包括停止侵害、赔偿损失，且上述方式可以单独适用，也可以合并适用。

金嘉聚模具厂未经专利权人许可，制造、销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了梁耀荣的外观设计专利权，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

梁耀荣要求金嘉聚模具厂停止制造、销售、许诺销售行为的诉讼请求于法有据，一审法院予以支持。

考虑到侵权产品的结构以及《证明》所上载明的“产品模具图”字样，可得知制造侵权产品需要相应的专用模具，为此，梁耀荣诉请金嘉聚模具厂销毁用于制造侵权产品专用模具的诉讼主张，一审法院予以支持。

梁耀荣未能举证证明金嘉聚模具厂有库存侵权产品，在金嘉聚模具厂否认有库存侵权产品的情况下，一审法院对梁耀荣的该项诉讼主张不予支持。

关于赔偿数额，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

本案中，梁耀荣没有提供其因侵权所受损失的充分证据，也没有提供金嘉聚模具厂因侵权而获利的证据，且没有提供涉案专利许可费的证据，故一审法院综合考虑涉案专利的类型、金嘉聚模具厂的经营规模、侵权行为的性质和情节以及梁耀荣因本案纠纷支出的合理维权费用等因素，酌情判定金嘉聚模具厂赔偿梁耀荣经济损失及合理开支共40000元。

梁耀荣超出该部分数额的诉请，一审法院不予支持。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一、六项、第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条的规定，判决：一、佛山市南海区金嘉聚塑料模具厂于判决发生法律效力之日起立即停止制造、销售、许诺销售侵犯梁耀荣专利号为ＺＬ20153054××××.9、名称为“电动伸缩门脚柱”的外观设计专利权的产品，并销毁用于制造侵权产品的专用模具；

二、佛山市南海区金嘉聚塑料模具厂于判决发生法律效力之日起十日内赔偿梁耀荣经济损失及合理维权费用共40000元；

三、驳回梁耀荣的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费3732元，由梁耀荣负担1431元，佛山市南海区金嘉聚塑料模具厂负担2301元。

本院经审理查明，一审查明事实属实，本院予以确认。

二审期间，双方当事人未提交新证据。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷。

涉案专利权目前合法有效，依法应予保护。

根据上诉人的上诉请求与理由，本案争议焦点为：1.金嘉聚模具厂先用权抗辩是否成立；

2.本案一审判赔数额是否妥当。

一、关于金嘉聚模具厂先用权抗辩是否成立的问题 《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

本案中，金嘉聚模具厂在一审时提交了案外人梁碧山出具的《证明》、电脑文档截图、手机QQ相册截图、案外人微信截图、金嘉聚模具厂单价表等证据，拟证明其在涉案专利申请日之前就加工、生产、销售被诉侵权产品，具有先用权。

对此本院认为，上述证据均系金嘉聚模具厂单方制作提交，梁耀荣对其真实性、合法性、关联性均不予认可，证人亦未出庭接受询问，因此，本院对上述证据不予采信。

此外，金嘉聚模具厂在一审提交的《中国伸缩门2016年刊》截图，虽在首页显示“2016年度”，但无出版刊号和出版时间，无法确定其公开的时间，即使其真实性可予确认亦只能推到系2016年12月31日公开，晚于涉案专利申请日。

故对金嘉聚模具厂的先用权抗辩，本院不予支持。

二、关于一审判赔数额是否妥当的问题 《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵害专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

”本案中，双方当事人均未举证证明梁耀荣因被侵权所受到的实际损失或者金嘉聚模具厂因侵权所获得的利益，也无专利许可使用费供参考，一审法院综合考虑涉案专利类型、金嘉聚模具厂经营规模、侵权行为性质和情节以及梁耀荣为本案纠纷支出的合理维权费用等因素，确定金嘉聚模具厂赔偿梁耀荣经济损失及合理维权费用共计40000元，并无不当，本院予以维持。

综上所述，金嘉聚模具厂上诉请求不成立，本院不予支持。

一审判决查明事实清楚，裁判结果正确，本院予以维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费800元，由上诉人佛山市南海区金嘉聚塑料模具厂负担。

本判决为终审判决。