江苏省高级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏民终1175号上诉人（原审被告）：范建国。

委托诉讼代理人：顾迎斌、张周易，北京大成（南通）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：南通天丰电子新材料有限公司，住所地江苏省南通市。

法定代表人：王德忠，该公司董事长。

委托诉讼代理人：刘永沛，北京盈科（上海）律师事务所律师。

上诉人范建国因与被上诉人南通天丰电子新材料有限公司（以下简称天丰公司）专利权权属纠纷一案，不服江苏省南通市中级人民法院（2015）通中知民初字第00190号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2016年9月12日立案受理后，开庭进行了审理。

上诉人范建国的委托诉讼代理人张周易，被上诉人天丰公司委托诉讼代理人刘永沛到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

范建国上诉请求：撤销一审判决，并判决驳回天丰公司的诉讼请求，由天丰公司承担诉讼费用。

事实和理由：1、原审法院认定事实错误。

（1）涉案专利非职务发明，范建国作为发明人，其有权成为专利权人；

（2）范建国同意涉案技术由天丰公司申请专利是附有条件的，但是天丰公司未按约支付技术对价，且王德忠收回了垫资，因此范建国要求天丰公司归还技术具有正当性。

2、一审法院适用法律错误。

公司法第104条规定转让或者受让重大资产必须经股东大会作出决议，前提是公司法或者公司章程有明确规定。

但是天丰公司未能提供证据证明涉案专利属于重大资产，因此协议的签订无需经过股东会/董事会决议。

天丰公司辩称，在一审当中，对是否职务发明是没有争议的，因为天丰公司作为专利申请人申请专利时，范建国没有异议。

关于重大资产问题，虽然公司法只规定上市公司处理方式，但是不意味着其他公司不受约束。

范建国作为公司董事，利用职务之便与公司签订合同进行交易，违反了公司法第148条的规定。

综上，一审法院认定事实和适用法律正确，请求驳回范建国的上诉请求。

天丰公司向一审法院起诉请求判令：1、依法确认范建国向专利代理机构提供的专利转让协议无效；

2、变更“双向同步拉伸诱发生产微孔结构安全隔膜的制备方法”（专利号ZL20121013××××.8）专利权归天丰公司所有；

3、范建国赔偿天丰公司为本案支出的合理开支2万元；

4、范建国承担本案诉讼费等相关费用。

事实和理由：范建国原系天丰公司股东，并从公司成立之日起至2013年7月21日担任公司总经理。

其辞去公司总经理一职后，改任副董事长兼总工程师。

2015年4月20日，范建国出让其持有天丰公司的全部股份后离开公司。

案涉“双向同步拉伸诱发生产微孔结构安全隔膜的制备方法”（专利号ZL20121013××××.8）专利的申请人及专利权人均为天丰公司。

2013年8月22日，范建国未经天丰公司许可，利用掌握公司公章之便，擅自将该专利转让到自己名下，违反了公司章程及公司法相关规定。

一审庭审中，天丰公司撤回第一项诉讼请求。

范建国一审辩称：1、其是案涉专利发明人，在天丰公司设立之前就已拥有案涉专利技术，设立天丰公司时各创立股东约定范建国拥有的相应技术作价为技术投资，并由王德忠垫付折价款作为范建国出资投入天丰公司。

2、范建国将发明的技术转让给天丰公司是附有条件的，即技术作价1255万元作为对天丰公司的技术出资，并由天丰公司支付该款项给王德忠，由于天丰公司不付款，范建国才收回该专利技术，故该专利权应归范建国所有。

3、案涉专利非职务发明，天丰公司所述不实。

一审法院认定事实：天丰公司于2011年1月28日成立，法定代表人王德忠，公司设有股东会及董事会。

范建国系天丰公司股东并担任总经理至2013年7月21日，后范建国继续担任天丰公司副董事长及总工程师。

天丰公司于2012年4月27日向国家知识产权局申请“双向同步拉伸诱发生产微孔结构安全隔膜的制备方法”（专利号ZL20121013××××.8）发明专利，申请时的申请人及专利权人为天丰公司，范建国系该专利的发明人。

在审查过程中，2013年8月29日，案涉专利转让至范建国名下，相关转让手续由上海联瑞知识产权代理有限公司南通分公司（以下简称联瑞公司）办理，上述转让行为未经过天丰公司股东会及董事会决议。

2015年5月20日，案涉专利获国家知识产权局授权，专利权人为范建国。

江苏天丰公司于2009年7月9日成立，原股东为王德忠和范建国，公司章程载明，王德忠货币出资1176万元，范建国货币出资504万元。

2009年7月28日，王德忠和范建国签订协议书，约定范建国占股30%，其中技术股份20%，由王德忠先垫付100万元，待公司正式生产盈利后，从利润中提取给付。

王德忠占股70%。

2011年2月17日，双方通过股东会决议，将江苏天丰公司的部分存货和设备资产按评估后的价格2160.54万元出售给天丰公司，后在同年2月18日签订了资产转让协议，将公司相关设备及存货转让给天丰公司。

2015年4月20日，范建国与案外人南通建丰成长投资中心（以下简称建丰中心）、王德忠、王丰凡达成股权转让协议，该协议载明，范建国将持有的天丰公司股权1575万元，以1575万元价格转让给建丰中心；

股权转让款的支付时间和支付方式双方另行协商；

在建丰中心付清股权转让款前，建丰中心将从范建国受让的1575万元中的500万元天丰公司股权质押给范建国，并在办理股权转让登记同时办理质押登记手续；

王德忠、王丰凡对建丰中心向范建国支付股权转让款承担连带责任。

同日，转让双方就上述股权转让协议达成补充协议：一、双方实际股权转让价款为2255万元，经三方协商以下列方式支付：（一）建丰中心以现金方式分期向范建国支付股权转让款1000万元；

（二）建丰中心向王德忠支付1255万元以冲抵天丰公司成立时王德忠的代垫款1255万元；

天丰公司设立时，创立股东曾约定范建国以技术入股，技术股折价1255万元，由王德忠先垫资，待天丰公司盈利后由公司支付给王德忠，因天丰公司未盈利也未向王德忠支付该款项，范建国特以股权转让款抵偿代垫款，双方之间消灭债务；

二、王德忠、王丰凡对建丰中心还款承担连带责任。

2015年4月24日，范建国配合建丰中心在工商部门办理了股权变更登记。

后建丰中心仅支付275万元转让款即停止支付。

2015年6月12日，范建国就股权转让纠纷诉至通州区人民法院，请求案外人建丰中心、王德忠、王丰凡共同向其支付尚欠的股权转让款725万元及利息，通州区人民法院判决建丰中心给付范建国股权转让款725万元及利息，一审法院（2016）苏06民终字259号判决维持了通州区人民法院判决。

范建国提供的2013年7月25日的协议载明，鉴于范建国已被董事会免去公司总经理及主要技术岗位，不参与公司经营。

天丰公司、范建国就包括案涉专利在内的五项发明专利权归属范建国，该五项发明专利不再受之前天丰公司、范建国及其他股东任何协议有关知识产权的约束。

协议上有范建国签字，落款日期的下方有天丰公司公章（无法定代表人或其他人员签名）。

联瑞公司向国家知识产权局递交的2013年8月9日的专利转让协议载明，天丰公司将拥有的涉案专利的专利权全部转让给范建国，转让后该发明专利的专利权及其相关权利归范建国所有，该协议有天丰公司盖章（无法定代表人或其他人员签名）、范建国签字。

除案涉专利外，天丰公司同时还另行起诉范建国返还ZL20121013××××.2、ZL20121013××××.1、ZL20121013××××.6、ZL20121003××××.4四项专利，天丰公司为此共支出律师费4万元，在本案中主张8000元。

一审法院认为：天丰公司原系案涉专利的申请人及专利权人，其依法享有的专利权受法律保护。

范建国未经天丰公司的董事会或股东会决议，擅自将案涉专利转让至自己名下，违反了我国公司法和合同法的规定，侵害了天丰公司的权利。

天丰公司请求将案涉专利变更至自己名下的诉讼请求，应予支持。

一、天丰公司原系案涉专利的申请人及专利权人根据专利登记簿记载，天丰公司于2012年4月27日向国家知识产权局申请案涉专利。

案涉专利转让之前，申请人及专利权人均系天丰公司。

范建国作为天丰公司的股东及总经理，应当知晓案涉专利的权属，故天丰公司原系案涉专利的申请人及专利权人。

二、案涉专利转让行为无效，该专利权应归天丰公司所有第一，如前所述，案涉专利转让前属于天丰公司的无形资产，与公司的经营和发展有密切的联系，其转让直接影响公司的经营和发展，并影响到股东的利益，故处分公司名下专利的行为属于公司的重大事项，应经过公司股东会或董事会的决议，但本案专利的转让未经过公司股东会或董事会的决议。

范建国原系天丰公司总经理，2013年7月21日被免去总经理职务后，仍系公司股东并继续担任天丰公司高级管理人员。

未经过股东会或董事会的决议，将公司重要资产转让至公司股东、高管个人名下，违反公司章程及法律禁止性规定，可能损害公司其他股东及债权人的利益。

第二，虽然范建国提交的2013年7月25日的协议及专利转让协议都盖有天丰公司公章，但均无天丰公司法定代表人或其他人员的签字，范建国在庭审中虽称经口头协商，天丰公司同意转让给其，但范建国不能说出口头协商的具体过程,亦未能提供任何证据证明存在口头协商的事实。

范建国曾是公司的总经理，被免职后仍在公司担任高管，有接触公章的便利，天丰公司认为范建国是利用身份便利在空白的专利权转让协议上盖章，从该转让协议本身来看，在联瑞公司留存的协议中仅有范建国的签名和天丰公司的公章，其余的为打印的格式条款，需要填写的内容包括落款时间在内均为空白。

天丰公司从国家知识产权局调取的档案中留存的专利权转让协议复印件，格式内容与联瑞公司留存的完全相同，但空白处已填写完整，天丰公司方仍仅有盖章而无任何人员的签名，据此，不能排除天丰公司所主张的范建国擅自盖章的可能。

范建国与建丰中心、王德忠、王丰凡于2015年4月20日达成的股权转让协议及补充协议中约定，双方实际股权转让价款为2255万元，如果此前存在双方已协商将天丰公司名下的专利转让给范建国的事实，在股权转让协议中应该会有所涉及，而协议中并未涉及，所约定的股权转让价款中亦未扣减所包含的专利权价值。

因此，可以认定专利转让行为系范建国利用其职务之便私自委托专利代理机构所为。

第三，范建国在庭审中抗辩其是案涉专利技术的研发者，也系专利技术的所有人，其将专利技术入股天丰公司，因天丰公司未履行相关义务，故其将案涉专利变更至自己名下具有正当性。

对此，范建国与天丰公司法定代表人及其他股东的相关股权纠纷并非本案的审理范围，且即便范建国以案涉专利入股天丰公司，其退股的行为也应当经过合法的程序，其未经董事会及股东会决议，擅自委托专利代理机构将案涉专利变更至自己名下不具有正当性。

综上，案涉专利的转让行为未经过天丰公司股东会及董事会决议，案涉转让协议及转让行为并非天丰公司的真实意思表示，该转让行为应认定无效，范建国应当向天丰公司归还案涉专利。

三、关于天丰公司为本案支出的维权费用范建国的行为侵害了天丰公司的专利权，导致天丰公司通过诉讼的手段解决案涉纠纷。

案涉律师费用8000元的产生与范建国的行为存在因果关系，费用标准也符合有关规定，予以支持。

对于天丰公司主张的其他费用，因其未提交相应的证据证明费用的产生，不予支持。

综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十条、第三十八条、第一百四十八条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项的规定，一审法院判决：一、“双向同步拉伸诱发生产微孔结构安全隔膜的制备方法”（专利号ZL20121013××××.8）的专利权属于原告南通天丰电子新材料有限公司所有，被告范建国于本判决生效之日起三十日内办理上述专利权变更登记至原告南通天丰电子新材料有限公司名下的手续并承担相关费用；

二、被告建国于本判决生效之日起十日内赔偿天丰公司南通天丰电子新材料有限公司为本案支出的合理费用8000元。

案件受理费300元，由范建国负担。

二审中，双方当事人均未提交新证据。

对一审法院查明的事实，各方当事人均无异议，本院予以确认。

本院认为，范建国取得涉案专利的行为应属无效，其上诉理由不能成立。

理由为：首先，在2011年12月份天丰公司与联瑞公司签署的用于申请专利的《专利项目确认单》中，专利申请人及专利权人明确为天丰公司，范建国作为发明人和联系人对此是明知的，且并未提出任何异议。

此种情形下，应认定范建国作为发明人，已经同意由天丰公司作为涉案专利的申请人及专利权人。

此外，专利权作为一种私权，其权利主体的确定取决于当事人的意思自治，且非职务发明的专利权人并非一定是发明人。

在涉案专利的权利主体已经以法定形式确定的情形下，范建国不能以涉案专利系非职务发明为由主张其有权直接取回该专利权，而应进一步提交其成为新权利人的合法依据。

其次，《中华人民共和国公司法》第一百四十八条规定，董事、高级管理人员不得有下列行为：（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易。

范建国在2013年7月21日被免去公司总经理职务后，仍担任公司副董事长及总工程师。

但是其提交的2013年7月25日天丰公司同意将含涉案专利在内的5个专利归还给范建国的协议，并未经公司股东会、股东大会同意，违反了法律强制性规定。

同时，范建国亦未提交充分证据证明，在上述归还协议及有关涉案专利的转让协议中，天丰公司的印章系代表着该公司的真实意思表示。

最后，范建国还主张：其在天丰公司创立时曾以技术折价1255万元入股，该款由王德忠垫资，并约定待天丰公司盈利后由天丰公司支付给王德忠，但其在2015年转让公司股权时，用股权转让款还了王德忠的垫资，因此其有权拿回入股的涉案专利。

对此本院认为，虽然在天丰公司创立时，的确存在着范建国以技术入股的意思表示，但从天丰公司实际设立时的验资情况来看，范建国系以货币方式出资，而非技术出资。

同时考虑到现并无充分证据证明涉案专利技术与范建国拟投入天丰公司的技术间存在必然联系。

因此，范建国认为涉案专利技术系其投入公司的股份，而其在退股时已偿还垫资款，故其有权自行取回涉案专利的主张，本院不予采纳。

至于范建国拟投入天丰公司的技术应如何处理问题，并非本案审理范围，本院不予理涉，当事人可另行主张权利。

综上所述，范建国的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费300元，由范建国负担。

本判决为终审判决。