广东省江门市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）江中法知民初字第38号原告：彭锦华，男，汉族，住浙江省温岭市，公民身份号码：×××0011。

委托代理人：刘一宁，国信信扬（江门）律师事务所律师。

被告：江门市银锋机车配件有限公司，住所地：广东省江门市蓬江区。

法定代表人：施恒龙。

委托代理人：伦荣彪，广东广能律师事务所律师。

被告：施恒龙，男，汉族，住安徽省肥西县山南。

委托代理人：伦荣彪，广东广能律师事务所律师。

原告彭锦华与被告江门市银锋机车配件有限公司（以下简称银锋公司）、施恒龙侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2014年5月26日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年7月16日公开开庭对本案进行了审理。

原告彭锦华及其委托代理人刘一宁，被告银锋公司、施恒龙及其共同委托代理人伦荣彪到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

原告彭锦华诉称：彭锦华系江门市今朋机车部件有限公司的法定代表人，公司一直从事摩托车速度计计齿箱、燃油开关、二次进气阀及汽油泵、过滤器的开发、生产和销售服务。

彭锦华为保护一直投入生产销售的外观设计专利产品，在2012年11月1日向国家知识产权局申请了速度计（新钻豹125）外观设计专利，于2013年5月29日获得授权公告，专利号为ZL20123052××××.1，国家知识产权局颁布了第2454874号外观设计专利证书，该专利现为有效。

彭锦华将此专利授予江门市今朋机车部件有限公司生产、销售。

2013年彭锦华发现银锋公司生产销售与彭锦华专利产品相同或相近似的速度计产品，其更以低价销售给彭锦华的客户，严重影响了彭锦华的专利产品在市场上的销售，致使彭锦华每月专利产品的销量大大降低，同时彭锦华专利产品的价格也受到了很大影响，彭锦华初步损失达数十万之多。

彭锦华于2014年4月向广东省江门市江门公证处提出证据保全公证申请，广东省江门市江门公证处出具（2014）粤江江门第012942号公证书对银锋公司生产销售侵犯彭锦华速度计（新钻豹125）外观设计专利的产品进行了证据保全公证。

银锋公司未获得彭锦华的许可，擅自生产、销售与彭锦华专利相同或相似的速度计产品，严重侵犯了彭锦华依法享有的专利权，恶意抢占彭锦华的市场份额。

另外，施恒龙曾是今朋公司员工，离职后成立银锋公司，系银锋公司的股东。

施恒龙明知原告享有相关专利而成立银锋公司，参与银锋公司的经营，构成共同侵权。

根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条、第二十一条规定及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定，诉讼请求：1、判令银锋公司、施恒龙立即停止生产销售侵犯彭锦华速度计外观设计（专利号ZL20123052××××.1）专利权产品的行为；

2、判令银锋公司、施恒龙立即销毁用于制造该侵权产品的模具及所有侵权产品、半成品、专用零配件等；

3、判令银锋公司、施恒龙在《广州日报》、《江门日报》醒目位置持续两个月公开发表声明向彭锦华赔礼道歉；

4、判令银锋公司、施恒龙赔偿彭锦华经济损失人民币10万元；

5、判令银锋公司、施恒龙赔偿彭锦华因追究其侵权责任而支付的公证费人民币2000元及律师费人民币1万元；

6、判令本案诉讼费及其他费用由银锋公司、施恒龙负担；

7、请求判令银锋公司、施恒龙赔偿彭锦华因专利无效宣告答辩事宜而增加的律师费人民币2万元。

被告银锋公司、施恒龙辩称：一、彭锦华恶意注册专利，将已在市场流通多年的摩托车配件注册了外观设计专利，滥用诉讼权利，造成司法资源的浪费。

在彭锦华对银锋公司、施恒龙提起的一系列诉讼案件中，共有16个案件，其中11件案件对应的专利已经被国家知识产权局宣告无效，剩余的5件专利之所以没有被宣告无效，并不是彭锦华的专利是多么的创新，而是银锋公司、施恒龙当时基于无效宣告程序的要求，无法在短时间之内收集全部的证据，特别是未能及时在市场上找到这么多摩托车实物，所以未能全部推翻彭锦华的专利。

但在本案开庭前，银锋公司、施恒龙已经重新找到早于涉案专利申请日前就已经在市场上流通的摩托车实物，并对该摩托车的配件的拆除和提取等整个过程办理了公证保全，银锋公司、施恒龙也将有关的公证书作为本案的证据。

二、银锋公司、施恒龙主张的抗辩理由是现有设计抗辩，银锋公司、施恒龙一共提交了三份公证书，分别对应四辆摩托车，这些辆摩托车的行驶证登记的注册日期均早于涉案专利的申请日，根据专利法之规定可以用于作为本案的现有设计。

根据国家知识产权局对第40号案涉案专利的复审意见，详见第25382号审查决定书第8页第1、2段，复审委认为公众获得该摩托车的时间即为安装于其内部的二次进气阀的公开时间，并且摩托车的零部件属于外型受功能限定的产品，同时考虑到其余摩托车内其他零部件的配合，更换时通常需要更换为与原零部件相同的产品，该产品属于摩托车配件领域发展成熟的产品，其购买成本较低，一般消费者购买到相同产品也较容易，因此通常情况下即使摩托车的零部件因损坏需要更换，其产品外观改变的盖然性很小。

因此专利权人提出本案公证书所示的零部件与购买摩托车时的零部件可能不相同的主张是不予支持的，银锋公司、施恒龙认为上述复审委的意见可以用于本案审查现有设计抗辩理由是否成立的依据。

根据国家知识产权局对第36号案涉案专利的复审决定书，有关复审意见可以作为现有设计对比的意见。

三、根据专利法的禁止反悔原则，在确定涉案专利的保护范围时，对于彭锦华在无效宣告程序中有关涉案专利与公证书中相应的摩托车配件不构成相同或实际相同的陈述意见，应该同样适用被控侵权产品与涉案专利的比对中，根据2009年的司法解释第6条，本案中银锋公司、施恒龙提供的证据中，有关的现有设计与涉案专利是相同或近似的，由于现有设计抗辩中对比的对象是被控侵权产品与现有设计，而不是现有设计与涉案专利。

因此，对于彭锦华在无效宣告程序中主张的不相同或不近似的陈述意见同样也适用于被控侵权产品与涉案专利的对比中。

四、被控侵权产品没有落入涉案专利的保护范围，两者不相同或不近似。

五、彭锦华主张施恒龙承担连带责任缺乏法律依据。

施恒龙与银锋公司是不同主体，彭锦华没有证据证明施恒龙有侵权行为，因此施恒龙作为被告共同主体不适格，其不承担法律责任。

六、对于彭锦华主张要求银锋公司、施恒龙承担其在无效宣告中的律师费，由于该费用不是制止侵权行为而支付的合理开支，因此彭锦华的主张是于法无据。

七、银锋公司没有收取彭锦华的货款，银锋公司的行为属于赠予，而专利法并没有将赠予行为认定为侵权行为，因此认定银锋公司构成侵权是不成立。

为支持其诉讼请求，原告在举证期限内举证如下：1、彭锦华身份证，证明原告主体资格。

2、银锋公司基本登记信息，证明被告主体资格。

3、速度计（新钻豹125）外观设计专利证书，证明彭锦华是专利权人及该专利的保护范围。

4、No33341114号专利收费收据，证明涉案专利在有效期内。

5、（2014）粤江江门第012942号公证书，证明银锋公司、施恒龙生产销售侵犯涉案专利产品的事实。

6、委托代理合同，证明彭锦华为诉银锋公司、施恒龙销售侵犯其专利产品而聘请律师所花费律师费的数额。

7、公证费发票，证明彭锦华为保全银锋公司、施恒龙生产销售侵犯涉案外观设计产品的证据而支付的公证费。

8、公证产品，证明银锋公司、施恒龙生产销售侵犯涉案专利的事实。

9、施恒龙身份证，证明被告主体资格。

10、银锋公司章程，证明施恒龙是银锋公司股东的事实；

11、银锋公司配件有限公司验资报告、注册资本实收情况明细表、验资事项说明（一体表）；

证据10、11，证明施恒龙是银锋公司股东。

12、银锋公司法定代表人、监事任职书，证明施恒龙参与银锋公司的经营管理。

13、广东大冶摩托车技术有限公司供货明细表；

14、技术协议书；

15、质量保证协议书；

证据13-15，证明施恒龙曾是银锋公司所属今朋公司员工的事实。

16、专利技术授权书；

17、江门市今朋机车部件有限公司员工保密规定及说明；

18、江门市今朋机车部件有限公司汽摩部件宣传图册；

证据16-18，证明彭锦华授权江门市今朋机车部件有限公司合法使用其专有技术并对专有技术进行保密规定的事实。

19、专利无效宣告答辩代理合同；

20、发票；

21、维持专利权有效决定书；

证据19-21，证明彭锦华委托北京恒都律师事务所代理专利无效宣告答辩事宜并增加2万元律师费的事实。

22、发票，证明彭锦华委托国信信扬（江门）律师事务所代理专利侵权纠纷案件律师费为1万元的事实。

被告银锋公司、施恒龙在举证期限内举证如下：1、（2015）粤江蓬江第001230号公证书，证明公证书中的桂M×××××摩托车注册日期早于涉案专利申请日，从该摩托车提取的配件速度计与被控侵权产品属于同类产品，外观设计相同，现有设计抗辩成立。

2、专利复审委第25768号审查决定书；

3、专利复审委第25752号审查决定书；

4、专利名称为速度计（GN-125豪爵），专利号为201230526306.2的专利公告文本；

证据2-4，证明经复审委认定，涉案专利与专利名称为速度计（GN-125豪爵），专利号为201230526306.2的专利属于实质相同的专利，即如果现有设计与（2014）江中法知民初字第36号涉案专利相同或者实质相同，则现有设计与涉案专利同样也是相同或实质相同。

5、（2014）粤江蓬江第002973号公证书，证明公证书中的粤J×××××、粤J×××××摩托车注册日期早于涉案专利申请日，从摩托车提取的配件速度计与被控侵权产品属于同类产品，两者外观设计实质相同，现有设计抗辩成立。

6、（2014）粤江蓬江第002974号公证书，证明公证书中的粤J×××××摩托车注册日期早于涉案专利申请日，从摩托车提取的配件速度计与被控侵权产品属于同类产品，两者外观设计实质相同，现有设计抗辩成立。

7、《大地商情》第2010年第105期；

8、《大地商情》第2011年第120期；

9、《大地商情》第2011年第128期；

10、《2011广州摩托车配件市场导购手册》；

证据7-10，证明涉案专利设计早在申请日前已经被杂志公开，属于现有设计。

11、专利复审委第25382号审查决定书，证明复审委的意见是公众获得该摩托车的时间即为安装于其内部的零部件公开时间。

经审核，原告提交的证据1-18、21、22，本院予以确认；

证据19、20与本案无关联性，本院不予确认。

被告提交的证据1，本院予以确认；

证据2、3、4与本案无关联性，本院不予确认；

证据5、6与被控侵权产品不相同或实质相同，本院不予确认；

证据7-10无相关产品的六面图，本院不予确认。

根据当事人提交的上述证据，本院经审理查明如下案件事实：2012年11月1日，彭锦华向国家知识产权局申请外观设计名为“速度计（新钻豹125）”的外观设计专利。

2013年5月29日，国家知识产权局授予彭锦华专利权并于当天授权公告，专利号为ZL20123052××××.1。

专利权期限为10年，自申请日起算。

该专利获准授权后，彭锦华按规定缴纳专利年费。

彭锦华的外观专利图片见附图一。

2014年4月22日，彭锦华向江门市江门公证处进行公证保全。

当日，原告的委托代理人崔汝行来到位于江门市蓬江区篁庄桐乐工业区，进入其中一个厂房（门牌号：××12幢），以谈生意为由，要求该厂提供一些产品样品。

随后，该厂员工带领崔汝行来到厂房二楼（二楼墙面有“江门市银锋机车配件有限公司”字样的名称），并按照崔汝行的要求提供了7件产品。

崔汝行提出付款购买时，该厂员工表示产品为样品，愿意赠送给崔汝行，没有收取费用。

江门市江门公证处对上述购买行为进行了全程公证，并于2014年5月5日出具了（2014）粤江江门第012942号公证书。

2014年8月8日，施恒龙向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告专利无效申请。

2015年4月21日，国家知识产权局专利复审委员会作出第25752号无效宣告请求审查决定，维持ZL20123052××××.1号外观设计专利权有效。

彭锦华主张涉案专利的保护范围由主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和立体图来表示，涉案专利整体近似飞碟形，从上下方向看，中间为直径最大的部分，上、下为直径较小的部分，上部中间设有一个圆形轴孔，轴孔的顶面的外周稍有凸起的同心圆环，产品的上部的圆周一侧设有一凸块，与上述凸块设置方向夹角呈锐角的另一侧设有横置的柱形接头，产品底部中间为轴孔，轴孔与外周之间为空槽，底部即直径最大部分，下方的外周圆柱形凸起。

当庭拆封证据保全的被控侵权产品。

封存物品系从被告处提取的速度计7个。

彭锦华庭审阐述（2014）粤江江门第012942号公证书中公证保全的7件产品，其中1件为本案被控侵权产品（见附图二），有英文字母大写“YF”标记，其他6件均不是本案的被控产品。

经实物比对，彭锦华认为被控侵权产品外观与涉案专利相同。

银锋公司、施恒龙认为被控产品与涉案专利不相同，也不近似。

将涉案专利的左视图、右视图与被控产品对比可以看出，被控侵权产品的横置接头的截面是拱型，而涉案专利的柱型接头的截面是圆形。

将涉案专利的后视图与被控产品的底部对比可以看出，被控侵权产品是没有圆柱型凸起，而涉案专利底部即直径最大部分，下方的外周圆柱形凸起。

可以从本案复审决定书第7页第2段区别点2看出，涉案专利的外周设有一个圆柱型的凸出，而复审委认为该特征不属于一般消费者施以一般注意力不能察觉的局部细微差异，即该差别是比较明显的，两者不构成实质相同。

银锋公司、施恒龙提交了证据1（见附图三）、5、6作为现有设计抗辩的比对文件。

银锋公司认为证据1中摩托车提出的部件的相片与被控侵权产品相同；

证据5中的粤J×××××号摩托车速度计与被控侵权产品近似，两者差别主要是产品的上部，被控侵权产品有凸块，对比文件中速度计没有凸块；

证据6粤J×××××号摩托车的速度计与被控侵权产品近似，两者差别主要是产品的上部，被控侵权产品有凸块，对比文件中速度计没有凸块。

彭锦华认为银锋公司、施恒龙提交了证据1、5、6中所述的对比产品没有实物，而且提取的对比物没有技术的描述，从图片上难以进行比对，但从肉眼上看对比文件与被控侵权产品不相同，因图片不清晰，看不清楚。

另查明，银锋公司的经营范围包括：生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、塑料制品、五金制品。

本院认为：本案系侵害外观设计专利权纠纷。

彭锦华是名称为“速度计（新钻豹125）”、专利号为ZL20123052××××.1的外观设计专利的专利权人。

该专利现处于授权有效状态，依法应受法律保护。

一、关于两被告是否制造、销售被控侵权产品的问题。

关于银锋公司是否制造、销售被控侵权产品。

对此，本院综合考虑原告在公证保全中于银锋公司经营处提取到被控侵权产品样品，银锋公司的经营范围包括制造、销售摩托车零配件，以及银锋公司在诉讼中未对被控侵权产品的来源作任何说明等因素，可以认定银锋公司制造、销售被控侵权产品。

关于施恒龙是否制造、销售被控侵权产品。

虽然施恒龙为银锋公司股东，且也曾在原告关联公司工作，但银锋公司具有独立的法人资格，银锋公司的制造销售行为仅代表其公司行为并不能代表施恒龙个人的行为，原告也未提交证据证明施恒龙从事制造、销售被控侵权产品。

原告主张施恒龙制造、销售被控侵权产品，理据不足，本院不予采信。

二、关于被控侵权产品是否落入涉案专利保护范围的问题。

被控侵权产品为速度计，与涉案专利产品属于同类产品。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

经过被控侵权产品与涉案专利设计方案进行比对，被控侵权产品与涉案专利具有以下区别：1、被控侵权产品的横置接头的截面呈拱型，而涉案专利的柱型接头的截面呈圆形；

2、涉案专利的后视图与被控产品的底部对比，被控侵权产品底部外周没有圆柱形凸起，涉案专利底部直径最大部分即下方的外周呈圆柱形凸起。

涉案专利整体形状呈飞碟形属于产品的显著特征，被控侵权产品立体形状与涉案专利基本一致，涉案被控侵权产品已经落入原告专利的保护范围。

至于两被告前述被控侵权产品与涉案专利的区别仅是外观设计形状上的局部细微差别，一般消费者需施以特别注意才能区分，从整体视觉效果上看被控侵权产品与涉案专利相近似，两被告的该项抗辩，本院不予采信。

三、关于两被告的现有设计抗辩能否成立的问题。

《中华人民共和国专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

两被告提交了证据1（见附图三）、5、6作为现有设计抗辩的比对文件。

首先，两被告提交的证据1中的桂M×××××号摩托车，该摩托车注册登记日期为2010年5月25日，桂M×××××号摩托车的注册登记日期在涉案专利申请日之前。

经比对，被控侵权产品与两被告提交的证据1公开的速度计现有设计相同。

其次，两被告提交的证据5、6中的粤J×××××号摩托车、粤J×××××号摩托车的注册登记日期分别为2009年4月13日、2010年6月25日，粤J×××××号摩托车、粤J×××××号摩托车的注册登记日期在涉案专利申请日之前。

经比对，被控侵权产品与两被告提交的证据5、6比对文件中的粤J×××××号摩托车、粤J×××××号摩托车不构成相同或实质相同。

综上，两被告提交的证据1作为现有设计抗辩成立，银锋公司制造、销售被控侵权产品的行为不构成侵权。

综上所述，银锋公司制造、销售被控侵权产品的行为不构成侵权，彭锦华要求银锋公司、施恒龙承担相应民事责任的主张，理据不足，本院不予支持。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十九条第二款、六十二条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条、第十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告彭锦华的诉讼请求。

本案案件受理费2940元，财产保全费1020元，合共3960元，由原告彭锦华负担。

如不服本判决，原、被告可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状正本二份，并按对方当事人的人数提出副本一份，上诉于广东省高级人民法院。

递交上诉状时，需按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费。

在上诉期限届满后七日内仍未预交上诉案件受理费又未提出司法救助申请，或者申请司法救助未获批准，在人民法院指定期限内仍未交纳诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。