上海市杨浦区人民法院民 事 判 决 书（2013）杨民三（知）初字第341号原告毕克化学（铜陵）有限公司。

法定代表人Christoph。

委托代理人王世喜、刘昌美，上海中夏旭波律师事务所律师。

被告上海巨峰化工有限公司。

法定代表人王某。

委托代理人薛国财，上海众华律师事务所律师。

委托代理人吴秋发，上海普若律师事务所律师。

原告毕克化学（铜陵）有限公司与被告上海巨峰化工有限公司侵害商标权纠纷一案，本院于2013年9月2日受理后，依法组成合议庭，于2014年1月16日公开开庭审理本案，原告的委托代理人王世喜、刘昌美，被告的委托代理人薛国财、吴秋发到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告诉称：德国毕克化学公司是全球最大的涂料助剂商之一，旗下的BYK系列品牌涂料助剂产品始终畅销全球并在整个大中华区域享有极高市场声誉。

德国毕克化学公司在中国先后取得“BYKChemie”图文商标以及“BYK”、“毕克”、“毕克化学”文字商标的注册商标专用权。

原告是德国毕克化学公司在中国投资设立的独资企业，是BYK系列品牌涂料助剂产品在大中华区域的唯一合法生产、制造商。

原告经其母公司授权，有权对BYK系列品牌涂料助剂产品进行检测鉴定，有权以自己的名义对商标侵权行为进行法律追究。

2009年以来，被告以非法牟利为目的，未经原告许可，非法委托他人印制BYK系列商标标识，购买极少部分正牌BYK助剂进行勾兑，搅拌成品后张贴假冒标识，持续、大量地生产并在全国范围内销售假冒BYK助剂产品。

被告的上述违法甚至犯罪行为先后经上海市工商行政管理局宝山分局（以下简称“宝山工商局”）、上海市公安局宝山分局（以下简称“宝山公安局”）介入调查，并最终由工商部门作出行政处罚决定。

现诉至法院，请求法院判令被告：1、立即停止侵害上述商标专用权的行为；

2、在《涂料与油墨》（中国版）上就其商标侵权行为刊登声明，公开为原告消除影响；

3、赔偿原告经济损失人民币1，000，000元（以下币种未注明均为人民币）；

4、赔偿原告制止侵权行为的合理开支25，000元。

被告辩称：不同意原告的诉讼请求。

理由是：1、被告已经不再生产销售假冒BYK品牌的产品了，不存在停止侵权以及消除影响的问题；

2、被告曾就BYK商标进行过商标注册申请，委托印制的BYK标识也系发生在预注册期间，后发现商标未注册成功，遂即对该标识予以销毁处理；

3、被告销售的是自有品牌YCK产品；

4、被告的侵权行为情节较轻，不存在所谓持续、大量生产和销售假冒原告品牌产品的情况，从公安机关最终并未移交检察机关处理、工商部门最终作出相对较轻的行政处罚等均可得以印证。

因此，原告要求的赔偿数额过高；

5、关于原告制止侵权行为的合理开支，由法院酌定。

本院经审理查明：（一）原告享有相关商标权利的事实原告成立于2001年12月19日，其注册资本为1，200，000美元，公司类型为有限责任公司（外国法人独资），经营范围为化学助剂及相关产品的生产销售和研究开发等，股东为毕克化学公司。

毕克化学公司（BYK-CHEMIEGMBH）先后经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称“国家商标局”）核准注册了四个涉案商标，分别为：（1）第XXXXXXX号“BYK”文字商标，核定使用商品为第1类，包括工业用化学品、科学用化学品（非医用和兽医用），注册有效期限自2009年3月14日至2019年3月13日；

（2）第G491925号“BYKChemie”图文商标，核定使用商品为第1类，包括用于工业的化学品，注册有效期限自2005年3月12日至2015年3月12日；

（3）第XXXXXXX号“毕克化学”文字商标，核定使用商品为第1类，包括工业用化学品、科学用化学品（非医用和兽医用），注册有效期限自2009年3月28日至2019年3月27日；

（4）第XXXXXXX号“毕克”文字商标，核定使用商品为第1类，包括工业用化学品、科学用化学品（非医用和兽医用），注册有效期限自2009年3月14日至2019年3月13日。

毕克化学公司曾先后向原告出具两份授权委托书，特别授权原告在中国境内合法使用上述系列注册商标，原告通过授权代理的方式将BYK助剂产品提供给其全国范围内的代理商并由代理商直接销售给最终消费者使用；

特别授权原告在中国境内以自己的名义进行商标维权事宜，包括且不限于委托律师调查、行政举报、司法控告、民事诉讼、商标复审等；

特别授权原告对中国境内的BYK系列注册商标的商品或产品予以检测、鉴定，出具检测、鉴定报告以及与此相关事宜。

（二）被告及上海思潘塞贸易有限公司（以下简称“思潘塞公司”）相关情况被告于2001年4月注册成立，住所地上海市宝山区沪太路XXX号，法定代表人王某某，注册资本为2，000，000元，经营范围包括化工产品、水性涂料、油漆生产销售等。

思潘塞公司于2004年11月注册成立，法定代表人王某某（系王某某之子），注册资本为3，000，000元，经营范围包括化工原料及产品等。

2005年8月16日，思潘塞公司向国家商标局提出商标注册申请，申请号为XXXXXXX，申请的商标标识为“BYKChemie”图文组合标识，与原告拥有注册商标专用权的第G491925号“BYKChemie”图文商标标识近似。

2013年1月，毕克化学技术咨询（上海）有限公司向国家商标评审委员会提出《注册商标争议裁定申请书》，该申请书记载，思潘塞公司申请的第XXXXXXX号注册商标核定商品为固化剂、塑料用分散剂等。

（三）工商部门、公安机关介入调查涉案侵权行为的相关事实2011年10月26日，宝山工商局执法人员接权利人举报后至江苏省吴江市平望镇吴江尔莱电子材料有限公司（以下简称“吴江尔莱”），对该公司经理卢某进行调查，卢称，“吴江尔莱与上海尔莱化工有限公司（以下简称“上海尔莱”）互为客户关系”、“2011年6月，上海尔莱从上海齐硕实业有限公司（以下简称“齐硕公司”）购进一批BYK－141助剂，货送至吴江尔莱”、“货物共计2桶，每桶25公斤，共计50公斤”、“现在只剩下1桶，另外1桶已自行使用”、“价格为每公斤84元，共计4，200元”。

执法人员对剩下的1桶BYK助剂进行现场拍照，照片显示，该桶助剂标贴、条形码等处分别出现“BYK”、“毕克”、“毕克化学”、“BYK-Chemie”等标识。

经比对，这些标识与原告请求保护的四个注册商标标识相同或近似。

后，宝山工商局执法人员将剩下的1桶BYK助剂送交原告进行检测。

原告于同年10月31日向宝山工商局出具《样品检测报告》，报告称：标注为“毕克化学（铜陵）有限公司”生产的标签显示批号为“61C009”，防伪标签“XXXXXXXXXX”的“BYK-141”不是原告生产的产品，该产品为侵权假冒产品。

同年10月31日，宝山工商局执法人员对齐硕公司的法定代表人朱某某进行调查，朱称，“齐硕公司自2009年起从被告处进货7次，主要购进的是BYK-141产品，偶尔也有BYK－306、BYK－066N型号的产品”、“2011年6月份从被告处购进的BYK－141助剂，销售给了上海尔莱”。

同年11月1日，宝山工商局、宝山公安局经侦支队对被告公司的厂区进行突击检查，现场发现侵权BYK商标标贴38张、BYK产品宣传册50余份以及大量销售BYK助剂产品的订购单。

同年11月9日，宝山工商局执法人员对上海一德印刷技术有限公司（以下简称“一德公司”）法定代表人邵某进行调查，邵称，“自2009年起与被告有业务联系，主要是印制BYK内销大贴纸，是产品标识贴在产品上用的”，“共印制BYK内销大贴纸137，500张，已全部交付，货款结清”，“其印刷BYK内销大贴纸只是按照客户要求制作，具体含义也不清楚，BYK上没有要求打上R，当时没有太在意”。

同年11月9日，宝山工商局执法人员对被告的法定代表人王某某进行调查，王某某称，“我公司自2009年起委托一德公司印制BYK内销大贴纸，数量为137，500张，具体见拍摄图片”，“现在已经没有了，就剩这么几张了”。

执法人员对被告委托印制的标贴进行现场拍照，照片显示，该标贴多处分别出现“BYK－358N”、“BYKChemie”等标识。

经比对，这些标识与原告请求保护的第XXXXXXX号“BYK”文字商标、第G491925号“BYKChemie”图文商标相同。

宝山工商局执法人员在《案件调查终结报告》中认为，因被告委托一德公司印制BYK商标标识137，500张，涉嫌生产销售假冒BYK系列助剂产品货值一千三百多万元，已涉嫌犯罪，故建议将该案移送至公安部门。

宝山公安局依法作出对王某某、王某某等假冒注册商标案的立案决定，并将王某某、王某某拘留，进行讯问。

在公安人员于2011年11月1日对王某某的讯问中，王某某称，“我们公司购买BYK助剂后加入10%的稀释剂，经过搅拌均匀之后再装入桶内，原来10桶的量经过10%稀释以后变成11桶，然后将这些桶封盖、包装以后以BYK助剂对外销售”、“稀释后多出量的装桶，我们先要购进与原装桶一模一样的桶，制造一模一样的封盖和封条，再贴上BYK的商标标识”、“BYK公司经常更换标识，我们印刷的标识还来不及用掉他们就更换了，所以只能作废重新印刷，大部分印刷好的标识因为更换只能浪费了”。

在公安人员于2011年11月1日、11日、27日对王某某的三次讯问中，王某某称，“2005年我同时申请了YCK和BYK两个注册商标，YCK产品是自己公司生产的，BYK产品是我向BYK的代理商上海科拉斯化工有限公司购买再销售的”、“齐硕公司向我提出要BYK产品，价格便宜一些，这样我就用自己的YCK产品装在BYK的原装桶内以BYK名称销售出去”、“委托一德公司印刷的BYK标识主要是当初为了抢注BYK的品牌而印刷的，后来没有成功，这些标识都被我销毁了”。

侦查过程中，公安人员获取一德公司向被告开具的部分增值税发票，发票记载货物名称有“BYK进口大贴纸”、“BYK小贴”、“BYK内销大贴纸”等。

2012年3月16日，王某某在公安人员向其出示的照片下方签字确认，“照片上印有BYK字样的贴纸38张以及印有BYK字样的桶盖2个系工商、公安人员在对我公司检查时查获”。

经比对，这些贴纸、桶盖上的BYK标识与原告请求保护的第XXXXXXX号“BYK”文字商标相同。

2011年11月30日，宝山公安局将犯罪嫌疑人王某某涉嫌假冒注册商标案移送上海市宝山区人民检察院审查起诉。

后检察机关退回补充侦查。

侦查过程中，公安人员获取了被告从2010年1月至2011年9月的销售账簿及发票，发票未记载产品品牌，只显示141、306、066N、358等产品型号，销售总额虽已逾千万元，但无法从中辨别哪些系被告的YCK产品，哪些系假冒原告的BYK产品。

同时，公安人员亦未获得被告除向齐硕公司销售掺假助剂之外，还向其他单位销售掺假助剂的证据。

最终，宝山公安局向检察机关撤回了对犯罪嫌疑人王某某涉嫌假冒注册商标案的审查起诉移送。

2013年3月13日，宝山工商局作出沪工商宝案处字（2013）第XXXXXXXXXXXX号行政处罚决定书。

该决定书记载：经查，当事人上海巨峰化工有限公司于2011年4月初将自行生产的YCK助剂灌装进两个BYK－141助剂的空桶，当作BYK－141助剂销售给齐硕公司。

该批助剂每桶25公斤，共计50公斤，每公斤价格为48.7179元，共计货值2，435.9元。

齐硕公司对此毫不知情的情况下，于2011年6月将该批助剂销售给了上海尔莱。

由于BYK商标权利人举报，这两桶BYK-141助剂在吴江尔莱被查，经商标权利人鉴定为侵权假冒产品。

宝山工商局认为，当事人的行为构成《商标法》第五十二条第（二）项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品”，对其作出罚款7，000元的行政处罚。

（四）其他相关事实网页页头为YCKchemical的网页打印件，显示YCK系列产品型号大多为四位数，并没有141、306、066N、358等原告BYK产品通常使用的型号。

原告称此系2013年9月打印的被告公司网站内容，足以证实被告对外销售的141等型号的产品并非其自有的YCK产品，而是假冒的BYK产品。

被告对该网页真实性无异议，但认为产品型号是公司内部行为，编制型号的号码比较随意，141等编号并非原告独有，且涉案侵权行为发生的时间远远早于原告2013年9月打印网页的时间，因此，难以证实被告对外销售的141等型号的产品均为假冒BYK产品。

审理中，原被告分别向本院提交关于涉案化学助剂产品利润率的说明，原告方利润率为20%，被告方利润率为5%－10%。

另，因本案调查及诉讼，原告共实际支出律师费25，000元。

以上事实，有原告提供的营业执照副本、《商标注册证明》、《授权委托书》、被告工商档案机读材料、宝山工商局调查材料及《行政处罚决定书》、宝山公安局侦查材料及《起诉意见书》、网页打印件、《关于毕克化学（铜陵）有限公司利润率的说明》、《聘请律师合同》及律师费发票等，被告提供的思潘塞公司工商档案机读材料、《注册申请受理通知书》、《注册商标争议裁定申请书》、《情况说明》等，以及本院调取的相关公安侦查卷宗材料（包括工商调查材料）、本院的谈话笔录、听证笔录、庭审笔录等证据予以证实。

本院认为，依法注册的商标受法律保护，未经许可他人不得擅自制造注册商标标识，亦不得在同一种商品上使用与注册商标相同或者近似的商标。

本案中，被告委托印刷公司制造原告的注册商标标识，且在同一种商品即化学助剂上使用与原告涉案注册商标相同或者近似的商标，构成对原告注册商标权的侵害，依法应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的民事责任。

关于消除影响，原告主张被告应在专业杂志《涂料与油墨》（中国版）上刊登消除影响的声明，本院认为并无不当，应予支持。

赔偿数额是本案原、被告双方主要的争议焦点。

本院认为，本案是一起经公安机关撤销刑事立案之后，商标权利人针对同一行为提起的民事侵权之诉。

刑事诉讼解决的是犯罪嫌疑人或被告人是否犯罪以及因犯罪行为受到何种刑罚的问题，而民事诉讼则是处理平等主体之间的民事权利义务关系。

刑事诉讼与民事诉讼的性质存在显著差异，在证明方法及证明标准方面，刑事诉讼一般不适用有罪推定，即在缺乏证据证明某一事实时不得推定该事实存在从而认定被告人有罪，而民事诉讼则可以适用推定，即在缺乏直接证据证实某一事实时，根据相关合理的因素和情况，判定该事实存在，适用盖然性的证明标准。

在本案中，其一，工商部门、公安机关已查证被告曾委托一德公司印制数量巨大的BYK标贴，且被告并未提交证据证明其未实际投入使用而是予以销毁处理；

其二，被告法定代表人王某某在侦查讯问中自认存在通过稀释勾兑方法进行制假的行为；

其三，工商部门作出的行政处罚决定已经对被告的制假销假行为予以定性；

其四，被告的销售账簿及发票中出现的产品型号与原告的产品型号相同，却与其网站自行公布的自有产品型号不同。

综上所述，尽管公安机关经侦查后最终向检察机关撤回了对犯罪嫌疑人王某某假冒注册商标罪案的审查起诉移送，但根据工商行政调查、公安机关侦查获取的上述相关事实，足以推定被告实施了一系列生产销售假冒原告商标的产品的行为，包括委托印制标贴、稀释勾兑原液、封装对外销售等多个环节，而不仅仅只有行政处罚决定书所认定的数量。

综上，在并无直接证据证明原告因侵权行为而受到的损失或被告因侵权行为而获得的利益的情况下，本院综合考虑被告的过错程度、侵权性质、期间、后果等具体情节以及原被告各自认可的涉案产品利润率等因素予以酌定。

原告因维权支出的律师费25，000元，本院综合考虑原告律师调查取证、出庭诉讼等工作的时间、内容及难易程度等因素，予以全额支持。

据此，依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）、（二）、（三）项、第五十六条第一款、第二款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、第十七条、第二十一条第一款之规定，判决如下：一、被告上海巨峰化工有限公司立即停止对“BYK”（第XXXXXXX号）、“BYKChemie”（第G491925号）、“毕克化学”（第XXXXXXX号）、“毕克”（第XXXXXXX号）注册商标专用权的侵害；

二、被告上海巨峰化工有限公司应于本判决生效之日起三十日内在《涂料与油墨》（中国版）上刊登声明，消除因商标侵权行为对原告毕克化学（铜陵）有限公司造成的影响（声明内容须经本院核准）；

三、被告上海巨峰化工有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告毕克化学（铜陵）有限公司经济损失人民币450，000元；

四、被告上海巨峰化工有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告毕克化学（铜陵）有限公司合理维权费用人民币25，000元。

如果被告上海巨峰化工有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费人民币14，025元，由原告毕克化学（铜陵）有限公司负担人民币3，763元，由被告上海巨峰化工有限公司负担人民币10，262元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。

审　判　长　吴　　　盈　　　喆代理审判员　董　　　文　　　涛人民陪审员　吴　　　奎　　　丽二〇一四年二月十四日书　记　员　白婷婷书记员孙璐琼附：相关法律条文一、《中华人民共和国商标法》第五十二条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

……第五十六条侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。

……二、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

……第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

第二十一条人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任，还可以作出罚款，收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。

罚款数额可以参照《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定确定。