中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）最高法民申459号 再审申请人（一审被告，二审上诉人）：山东省芳冠食品有限公司。

住所地：山东省德州市平原县王杲铺镇民营园区。

法定代表人：徐立，该公司总经理。

委托诉讼代理人：巩庆曼，山东圣义律师事务所律师。

被上诉人（一审原告，二审被上诉人）：山东德州扒鸡股份有限公司。

住所地：山东省德州市晶华大道3968号。

法定代表人：崔贵海，该公司董事长。

委托诉讼代理人：孙家嵘，山东创鑫律师事务所律师。

委托诉讼代理人：袁琨，山东创鑫律师事务所实习律师。

原审被告：章丘东方冷库商贸有限公司。

住所地：山东省济南市章丘区明水双泉路西首路北。

法定代表人：任忠华，该公司董事长。

委托诉讼代理人：郭亚男，该公司员工。

再审申请人山东省芳冠食品有限公司（以下简称芳冠公司）因与被申请人山东德州扒鸡股份有限公司（以下简称德州扒鸡公司），一审被告章丘东方冷库商贸有限公司（以下简称东方冷库公司）侵害商标权纠纷一案，不服山东省高级人民法院（2019）鲁民终851号民事判决，向本院申请再审。

本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

芳冠公司申请再审称，（一）原审法院认定的基本事实缺乏证据证明。

芳冠公司有新的证据能足以证明“德州扒鸡”是由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的固定的商品，被专业工具书、辞典列为商品名称，被诸多史志资料、官方文件、著作记载，被众多媒体争相传播报道，而且被认定为国家非物质文化遗产，应当被认定为约定俗称的通用名称。

（二）原审法院认定事实不清，适用法律不当。

“德州扒鸡”应当被认定为约定俗成的通用名称，芳冠公司对“德州扒鸡”的使用属于正当使用、非商标性使用。

原审法院确定的赔偿数额缺乏证据依据，不应维持。

综上，请求：1.撤销本案一审、二审判决，依法重新审理。

2.驳回德州扒鸡公司的诉讼请求。

3.本案诉讼费用由德州扒鸡公司承担。

德州扒鸡公司答辩称，（一）“德州扒鸡制作技艺”属于国家级非物质文化遗产，不是所有在山东省德州市生产的扒鸡都想当然地可以叫“德州扒鸡”。

（二）德州扒鸡公司的“德州”“德州扒鸡”等系列注册商标合法有效，具有很高的知名度，不属于通用名称。

（三）芳冠公司在涉案侵权商品上使用“德州扒鸡”不属于正当使用。

德州扒鸡公司并不反对芳冠公司在其商品上正当使用“德州”地名，譬如在突出使用自己商标的同时，标注“德州特产”“产自德州”“德州美食”等，或者相同字体情况下标注“德州芳冠田朴扒鸡”等等方式，但本案中芳冠公司在其商品上显著、突出地使用与涉案注册商标字体基本一致的标志，而其自己的商标标注在商品左上角且字体明显小于“德州扒鸡”，不属于正当使用，因此构成侵权。

（四）关于赔偿数额，一审法院综合考虑了涉案商标因素、芳冠公司侵权的性质、侵权产品的种类、侵权范围、侵权规模、过错程度等综合因素，适用法定赔偿酌情进行判决，德州扒鸡公司认为判赔数额是比较少的，对保护德州扒鸡公司的品牌是不利的，但德州扒鸡公司尊重一审法院的判决结果。

（五）关于法律适用，芳冠公司所提交的证据均不足以推翻原审判决。

综上，请求驳回芳冠公司的再审申请。

本院经审查认为，德州扒鸡公司在本案中主张权利的第3892642号“德州扒鸡”商标目前仍为有效的注册商标，其注册商标专用权受法律保护。

《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，芳冠公司在与第3892642号“德州扒鸡”商标核定使用商品相同的扒鸡商品上突出使用“德州扒鸡”文字，虽然存在文字字体上的差异，但二者已构成近似商标，容易导致混淆误认，一审、二审法院据此认定芳冠公司的涉案行为侵害了德州扒鸡公司对第3892642号“德州扒鸡”商标享有的注册商标专用权并无不当，本院对此予以确认。

商标法第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

”对商标标志构成要素的使用是否构成正当使用，应当结合案件事实尤其是相关标志的使用方式加以具体认定。

商标法第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

”实践中，也存在具有一定描述性的标志通过使用取得显著特征后作为商标注册的情形。

因此，在适用商标法第五十九条第一款判断对相关标志的使用是否构成正当使用时，必须结合商标法的其他条款，结合相关标志的使用方式加以综合考虑。

如果该使用方式发挥的主要是来源识别作用，则不宜认定其构成正当使用；

如果该使用方式发挥的主要是描述、介绍作用且不会对商品来源产生混淆误认，则不宜仅因该注册商标的存在而禁止他人正当使用。

当事人主张其对相关标志的使用构成正当使用的，除应当举证证明该标志属于该商品的通用名称、图形、型号，或者具有直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地及其他特点的描述作用外，还应当举证证明其使用方式以描述性、介绍性为主，而非以发挥商品来源识别作用为主。

本案中，芳冠公司提交了相关证据并主张，“德州扒鸡”全称“德州五香脱骨扒鸡”，是山东传统名吃、鲁菜经典，且德州扒鸡制作技艺被确定为国家级非物质文化遗产，其使用是正当使用、非商标性使用。

本院认为，首先，虽然德州扒鸡制作技艺被确定为国家级非物质文化遗产，但对非物质文化遗产的传承、发展和保护，并不当然排斥注册商标的保护，芳冠公司以德州扒鸡制作技艺被确定为国家级非物质文化遗产为由主张其使用“德州扒鸡”属于正当使用，该理由不能成立。

其次，芳冠公司在被控侵权商品上使用的“德州扒鸡”字样显著、突出，其字体、文字排列方式与德州扒鸡公司主张权利的第3892642号“德州扒鸡”商标字体、文字排列方式近似，而芳冠公司自己的注册商标却以明显小于“德州扒鸡”字样的方式使用在被控侵权商品左上角，上述使用方式表明芳冠公司并非是从描述其扒鸡产自德州的角度进行的使用，而是作为区别商品来源的标志的使用，一审、二审法院关于芳冠公司提出的被诉侵权标志属于正当使用、非商标性使用的抗辩不能成立的认定并无不当，本院对此予以确认。

综上，芳冠公司的再审申请理由不能成立，对其再审请求本院不予支持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下： 驳回山东省芳冠食品有限公司的再审申请。