陕西省高级人民法院 民 事 判 决 书  (2020)陕民终300号 上诉人（一审原告）：张永飞，男，汉族，1986年6月18日出生，住河南省太康县。

委托诉讼代理人：王某某，河南良承律师事务所律师。

被上诉人（一审被告）：泌阳县鑫发食用菌有限责任公司，住所地：河南省驻马店市泌阳县（原官庄炮场）。

法定代表人：范艳文，该公司执行董事兼总经理。

被上诉人（一审被告）：西安市莲湖区齐善水产商行，住所地：陕西省西安市莲湖区XX市场XX城XX楼XX号。

经营者：王佩霞，女，1966年XX月XX日出生，汉族，住西安市碑林区XX巷XX号XX楼XX号。

共同委托诉讼代理人：王晓杰，河南天基律师事务所律师。

共同委托诉讼代理人：刘浩鑫，河南天基律师事务所律师。

上诉人张永飞因与被上诉人西安市莲湖区齐善水产商行（以下简称齐善商行）、被上诉人泌阳县鑫发食用菌有限责任公司（以下简称鑫发公司）侵害商标权纠纷一案，不服陕西省西安市中级人民法院（2019）陕01民初1239号民事判决，向本院提起上诉。

本院立案后，依法组成合议庭，对本案不开庭进行了审理。

本案现已审理终结。

上诉人张永飞上诉请求：1.依法撤销西安市中级人民法院（2019）陕01民初1239号民事判决第二项，改判被上诉人向上诉人赔偿经济损失及合理开支共计12万元；

2.本案诉讼费由被上诉人承担。

事实和理由：1.鑫发公司作为商品的生产者、提供者，不适用《商标法》第六十四条中“不承担赔偿责任”的规定。

根据公证书记载，被控侵权产品的包装箱和包装袋上，标注了鑫发公司为制造商，其为产品的最终提供者。

鑫发公司对此亦自认。

此外，商标法需要证明商品系合法取得，而不是包装系合法取得。

一审法院以包装袋具有外观设计专利为由，类推适用《商标法》第六十条，从而免除鑫发公司的赔偿责任错误。

2.鑫发公司的包装袋、包装箱即便具有外观设计专利，但外观设计保护的要素不包括文字本身，因此该外观设计上同时使用上诉人的“干叶”商标，仍属商标侵权行为，不能免除其赔偿责任。

3.上诉人为制止二被上诉人的侵权行为，付出了合理的经济开支，一审判决对此亦不予支持，违反商标法的规定。

被上诉人鑫发公司答辩称，一审判决并无不当。

“千叶豆腐”并非某人持有的注册商标，而是被公众知晓的该类豆腐产品的通用名称。

根据上诉人的照片显示，相关产品明确显示为千叶豆腐，因此上诉人系通过“干叶”商标来打击相关千叶豆腐生产厂商，滥用诉权。

鑫发公司包装上使用的是“千叶豆腐块”的艺术字体，而非“干叶”，亦未在包装上标注任何商标标识。

鑫发公司并未使用“干叶”商标的的必要，且收到一审判决后，鑫发公司决定更换产品包装。

被上诉人齐善商行答辩称，齐善商行系从鑫发公司采购并销售，所售产品为千叶豆腐块，被上诉人不存在任何过错，上诉人要求其承担赔偿责任五任何事实和法律依据。

张永飞向一审法院提出诉讼请求：1、判令两被告立即停止生产、销售侵犯原告第19489632号“干叶”商标专用权的豆腐制品；

2、判令两被告连带赔偿原告经济损失（含维权费用）1 2万元；

3、诉讼费用由被告承担。

一审法院认定事实：2016年3月31日，原告向国家知识产权局商标局申请注册第19489632号“干叶”商标，指定使用的商品是国际分类第29类的“烹饪用蛋白；

豆腐制品；

豆腐；

腐竹；

干食用菌；

发菜；

木耳；

冬菇；

肉；

鱼制食品”等。

商标专用权自2017年5月1 4日至202 7年5月13日。

张永飞的委托代理人王某某于二O一九年三月二十一日到西安市新城区公证处，申请对其购买物品的行为进行证据保全。

该公证处公证人员郑某某及申请人的委托代理人王某某于二0一九年三月二十一日十五时三分共同来到位于西安市XX路与XX环XX城XX城XX楼，在显示为“齐善食品11 2号”的店内，王某某购买“千叶豆腐块”一箱（箱包装显示制造商为：泌阳县鑫发食用菌有限责任公司），并付费人民币125元，该商行工作人员出具食品进货凭证（进货台账）一张及名片一张。

上述人员回到西安市新城区公证处后，公证员徐某某对所购的上述物品拍照。

因王某某提出所购买的物品为速冻豆腐块，无法长期保存，要求只封存所购买物品的箱子和内装的袋子，王某某在公证员面前将上述所购物品包装拆开，箱子内有30袋豆腐块，王某某拆开每个袋子将里面的豆腐块取出后将3 0个装豆腐块的袋子装回箱子包装后并粘贴封条，公证人员对上述过程进行录像。

公证员徐某某制作现场工作记录一份。

公证人员现场拍照64张。

公证处出具(2019)西新证民字第307号公证书，对上述证据保全过程予以证明。

原告张永飞提供支付公证费3000元的发票一张及为制止被告侵权支付的来往车票等。

庭审中，在确认上述公正购买的物品封存完好后，本院拆封了上述物品。

该包装箱的正面及箱内小包装袋上均印有“干叶豆腐块”等字样，包装箱的侧面印有“产品名称：千叶豆腐”等字样。

经比对，涉案物品包装箱上正面及箱内小包装袋上使用的“干叶”二字，与原告第19489632号注册商标“干叶”相同。

庭审中，两被告均认可齐善商行销售的涉案商品是鑫发公司生产并提供的。

被告提交的国家知识产权局第4685085号、第4686217号外观设计专利证书，注册人：郑州上佳食品有限公司（以下简称上佳公司）专利申请日期：2018年1月26日，证书日期：2018年6月8日。

上佳公司于2018年7月30日出具授权书，载明：郑州上佳食品有限公司拥有典豐商标  （申请／注册号：27816660）、 千叶豆腐块包装袋（典豐）外观设计专利（专利号：ZL 20183 0055733.4）及千叶豆腐块包装箱（典豐）外观设计专利（专利号：ZL 2018 3 0055734.9）的所有权，现授权泌阳县鑫发食用菌有限责任公司使用上述商标及外观设计专利生产加工相应产品。

授权内容如下：1、商标类别为：29类，商标申请注册号：27816660；

2、商标核定使用的商品项目：果冻、豆腐、烹饪用蛋白、腐竹、食用面筋、豆腐制品、干食用菌、天然或人造的香肠肠衣、食用油、冬冬菇；

3、外观设计名称：千叶豆腐块包装袋（典豐）专利号：ZL 2018 30055733.4、千叶豆腐块包装箱（典豐）专利号：ZL 2018 3 0055734.9；

上述外观设计用于包装千叶豆腐块；

4、被授权人应当保证生产商品的质量，如因商品质量发生纠纷的，由被授权人承担一切责任；

5、如因商标及相关产品标识的使用产生的一切纠纷及后果，由本授权人承担。

6、授权使用期限：2018年8月1日至2019年7月31日。

被告称，其生产使用的千叶豆腐块包装袋和包装箱专利权人为郑州上佳食品有限公司，且该专利按照规定缴纳专利年费，目前该专利合法有效该产品包装系经登记的美术作品，包装上的“千叶豆腐块”并非与原告“干叶”商标近似的商标。

其生产销售的千叶豆腐块包装上明确显示产品名称为千叶豆腐块，对于普通的消费者来讲，可以区分开根本不是原告所说的干叶豆腐。

该包装袋包装箱均是美术设计的作品，其产品名称的图形布局紧凑，并且在包装袋上明确标明典豐食品及图形，并不侵犯原告商标权。

一审法院认为，本案涉及以下问题：一、原告的诉讼主体是否适格。

原告张永飞系第19489632号“干叶”商标的注册商标权利人，目前该商标在有效期内，应受我国商标法的保护。

因此，原告的诉讼主体适格。

二、被告是否侵权。

根据我国《商标法》第五十七条第（一）、（二）、（三）项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

以及销售侵犯注册商标专用权的商品，均属侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，由被告鑫发公司生产、被告齐善商行销售的“千叶豆腐块”与原告享有商标权核定使用的“国际分类第29类，为同一种商品。

涉案产品的包装箱正面及箱内小包装袋上使用“干叶”，属于在相同的商品上使用与注册商标相同的商标。

被告鑫发公司生产、齐善商行销售该商品的行为，构成对原告享有注册商标专用权的侵害，原告请求二被告停止生产、销售侵犯原告第19489632号“干叶”商标专用权的行为，依法应当支持。

三、关于民事责任的承担。

《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。

”本案被告齐善商行提供了其从被告鑫发公司进货的合法来源，鑫发公司亦表示认可，依据上述规定，原告要求被告齐善商行承担侵权的民事赔偿责任，一审法院依法不予支持。

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十五条“人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，涉及权利冲突的，应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益”。

第十六条“专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等”。

郑州上佳食品有限公司享有的涉案商品的外观设计专利证书颁发于2018年6月8日，而原告的“干叶”商标注册日期为专用权自2017年5月14日，有效期至2027年5月13日。

故当被告的外观设计专利权与原告的商标权发生冲突时，应当保护原告在先依法享有的商标权。

故被告生产销售的涉案商品，构成对原告商标权的侵害并应承担赔偿责任。

被告鑫发公司称其包装袋包装箱均是美术设计的作品，并未侵犯原告商标权，理由亦不能成立。

鉴于被告鑫发公司提供了证据证明上佳公司合法享有“典豐”商标及涉案商品的外观设计专利证书，且该专利按照规定缴纳专利年费，目前该专利合法有效。

根据被告提供的作品登记证书，典豐干叶豆腐块产品包装图案于2018年6月28日由国家版权局颁发“国作登字－2018-F-00570721”号作品登记证，作品类别：美术作品。

上佳公司并授权被告鑫发公司其使用上述商标及外观设计。

参照上述《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款的规定，被告鑫发公司使用涉案的外观设计作为其产品的包装，也属于有合法依据，故对原告要求鑫发公司承担民事赔偿责任的诉请，一审法院依法不予支持。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）、（三）项、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款、《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十五条、第十六条之规定，判决如下：一、被告西安市莲湖区齐善水产商行、泌阳县鑫发食用菌有限责任公司立即停止生产、销售侵犯原告第19489632号“干叶”商标专用权的行为；

二、驳回原告张永飞的其余诉讼请求。

案件受理费2700元（原告预交），由被告齐善商行、鑫发公司共同负担。

二审中，双方均无新证据提交。

一审判决认定的事实清楚，本院予以确认。

本院认为，本案的争议焦点是鑫发公司应否承担相应的赔偿责任。

上诉人张永飞系第19489632号“干叶”注册商标专用权人，他人未经允许不得擅自使用该商标。

根据一审查明的事实，被控侵权产品的外包装箱、包装袋上明确标识了制造商为“泌阳县鑫发食用菌有限责任公司”，即本案被上诉人鑫发公司，且被上诉人亦认可涉案被控侵权产品系其生产，故其为被控侵权产品的生产者。

鑫发公司生产、齐善商行销售的被控侵权产品与上诉人张永飞享有的“干叶”商标所指向的产品均为豆腐，国际类别同为29类，应认定为同一产品。

涉案产品的包装箱正面及箱内小包装袋上使用的“干叶豆腐块”，其中的“干叶”与原告享有的“干叶”商标均为文字标识，整体上并无差异，被上诉人鑫发公司有关“干叶”标识实为“千叶”的艺术字体的辩称不成立，一审法院认定鑫发公司构成商标侵权正确。

由于鑫发公司系被控侵权产品的生产商，故其应承担停止侵权、赔偿损失等相应的民事责任。

鑫发公司辩称其包装来源于上佳公司合法享有“典豐”商标及外观设计专利证书，故不应承担侵权责任。

本院认为，其一鑫发公司作为涉案被控侵权的生产者，对其产品的外包装具有选择权，在选定产品外包装的过程中，应尽到相应的审查义务，避免侵犯其他生产者的在先权利；

其二作为在同一省份共同生产千叶豆腐的生产者，鑫发公司理应知悉张永飞享有“干叶”注册商标的情况，但其在外包装箱上并未清晰明确地使用“千叶豆腐块”标识，而是使用“干叶豆腐块”标识，造成一般消费者的误认。

其三鑫发公司提交的外观设计专利证书颁发于2018年6月8日，晚于张永飞的“干叶”商标注册日期的申请日期，依据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十五条“人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，涉及权利冲突的，应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益”。

之规定，应当保护张永飞在先依法享有的商标权。

因此，鑫发公司应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

一审法院参照《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款认定鑫发公司不承担赔偿责任，属适用法律错误，该条仅规定了销售者的合法来源抗辩。

对齐善商行的合法来源抗辩，本院予以支持。

因张永飞未能举证证明其因被侵权所受到的实际损失、鑫发公司因侵权所获得的利益，本院综合考虑普鑫发公司侵权行为的性质、张永飞所享用的“干叶”商标的知名度、生产产品的价格及其为制止侵权支出的合理费用等情节，确定赔偿数额为30000元。

综上,张永飞的上诉理由部分成立。

依照《中华人民共和国商标法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、维持西安市中级人民法院（2019）陕01民初1239号民事判决第一项“西安市莲湖区齐善水产商行、泌阳县鑫发食用菌有限责任公司立即停止生产、销售侵犯张永飞第19489632号“干叶”商标专用权的行为”；

    二、撤销西安市中级人民法院（2019）陕01民初1239号民事判决第二项“驳回张永飞的其余诉讼请求”；

三、泌阳县鑫发食用菌有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔偿张永飞（含上诉人为制止侵权支出的合理费用）30000元；

三、驳回张永飞的其余诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费2700元，由张永飞负担1500元，由西安市莲湖区齐善水产商行、泌阳县鑫发食用菌有限责任公司共同负担1200元。

二审案件受理费2700元，由张永飞负担1500元，由西安市莲湖区齐善水产商行、泌阳县鑫发食用菌有限责任公司共同负担1200元。

本判决为终审判决。