中华人民共和国最高人民法院 行 政 裁 定 书 （2020）最高法行申1105号 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：苏社芳，男，1958年9月11日出生，汉族，住河北省邯郸市丛台区。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。

住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：刘军，该局审查员。

委托诉讼代理人：谭颖，该局审查员。

再审申请人苏社芳因与被申请人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2019）京行终271号行政判决，向本院申请再审。

本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

苏社芳申请再审称：（一）《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）是《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）的上位法，其并未要求“作出说明”；

（二）国家知识产权局提供的申请专利所用表格中无“作出说明”的要求，亦未提供用于“作出说明”的单独表格；

（三）国家知识产权局已发出《发明专利申请初步审查合格通知书》，且未要求申请人另行“作出说明”，应视为本申请已满足形式要件。

综上，苏社芳根据《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条的规定申请再审。

请求：1.撤销一、二审判决及被诉决定；

2.判令国家知识产权局赔偿2100万元。

国家知识产权局提交意见称，被诉决定认定事实清楚、适用法律法规正确、审理程序合法，请求维持一、二审判决及被诉决定。

本院经审查认为，本案的争议焦点是：本申请是否应依据专利法第九条第一款的规定予以驳回。

根据专利法第九条第一款的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

也就是说，对于同样的发明创造，原则上只能授予一项专利权，但为了更充分的保障申请人的权利，且考虑到提高审查效率的因素，就同一申请人对同样的发明创造同时申请实用新型专利和发明专利的情形做出了例外规定，即允许其在作出声明的前提下放弃在先授权的实用新型专利权，以获得在后的发明专利权。

进一步的，专利法实施细则第四十一条第二款对前述例外情形进行了细化规定，即同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；

未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

从本条规定来看，前述例外条款的适用，需以申请人作出声明为前提，且需要其在申请时分别在两种申请中均作出声明，这不仅是为了便于保障公众及时了解专利申请的相关信息，在实用新型专利权公告时即可知晓后续还有一件发明专利申请可能被授权，也是为了给审查部门提供明确线索，便于其在发明专利申请的实质审查中及时通知申请人放弃在前获得的实用新型专利权。

因此，专利法第九条第一款和专利法实施细则第四十一条第二款中的“声明”是申请人必须主动履行的义务，其也应承担未作“声明”的不利后果。

本案中，苏社芳认可本申请和案外已授权的实用新型专利属于同日申请的同样的发明创造，亦确认其在申请时未作出声明，国家知识产权局提供的表格样式、发出的《发明专利申请初步审查合格通知书》等未要求其进行声明与其是否作出声明并无直接关系，亦不能成为其未履行该义务的法定事由，一、二审判决及被诉决定据此驳回本申请，并无不当。

综上，苏社芳的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。

依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款之规定，裁定如下： 驳回苏社芳的再审申请。