浙江省高级人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）浙民终662号 上诉人（原审被告）：浙江海吉船用电器有限公司，住所地浙江省乐清市柳市镇新光工业区（新光大道143号）。

法定代表人：李娜，总经理。

委托诉讼代理人：林天高，浙江裕阳律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈雪巧，浙江裕阳律师事务所律师实习律师。

被上诉人（原审原告）：海星海事电气集团有限公司，住所地浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下工业园经三路。

法定代表人：傅文隆，总经理。

委托诉讼代理人：袁亚军，上海科律专利代理事务所（特殊普通合伙）专利代理师。

上诉人浙江海吉船用电器有限公司（以下简称海吉公司）因与被上诉人海星海事电气集团有限公司（以下简称海星公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院（2019）浙02民初577号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年7月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

海吉公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回海星公司的一审全部诉讼请求，并由海星公司承担本案的全部诉讼费用。

事实和理由：1.涉案专利缺乏创造性，海吉公司已对涉案专利权提起无效宣告请求，本案应当中止审理。

2.被诉侵权产品使用了现有设计。

3.被诉侵权产品与涉案专利不构成近似，不侵害涉案专利权。

4.一审法院认定海吉公司主张的先用权抗辩不能成立错误。

5.一审判决确定的赔偿数额过高。

二审期间，海吉公司变更上述上诉理由为涉案专利权现已被国家知识产权局宣告全部无效，故应驳回海星公司的起诉。

海星公司辩称，涉案专利权确已被宣告全部无效，对海吉公司的上诉理由无意见。

海星公司向一审法院起诉，请求判令海吉公司：1.立即停止侵权行为；

2.销毁侵权行为所使用的所有生产模具、侵权产品（包括成品和半成品）以及带有侵权产品图片的样本、宣传资料；

3.删除其网页上有关侵权产品的所有信息；

4.赔偿海星公司的经济损失以及为本案支出的合理费用，包括公证费以及调查取证费等，共计20万元；

5.承担本案诉讼费用。

后海星公司明确诉讼请求1中的停止侵权行为具体包括制造、销售、许诺销售，并放弃诉讼请求3。

一审法院认定事实：海星公司系专利号为ＺＬ20133005××××.6、名称为“单层航行信号灯（ＣＸＨ-11Ｐ）”的外观设计专利的专利权人，该专利的申请日为2013年3月4日，授权公告日为2013年8月21日，该专利现处有效期内。

该专利的设计要点为本产品的形状。

2015年12月3日，海星公司的委托代理人金碎平向上海市徐汇公证处申请对其前往上海市新国际博览中心（上海市龙阳路2345号）“二○一五年中国国际海事技术学术会议和展览会”内展台字牌显示为“浙江海吉船用电器有限公司Ｗ4Ｋ76”字样的展位进行取证的行为和过程办理保全证据公证。

同日，该公证处公证员龚某1工作人员杨智伟与金碎平来到上海市新国际博览中心（上海市龙阳路2345号）“二○一五年中国国际海事技术学术会议和展览会”内展台字牌显示为“浙江海吉船用电器有限公司Ｗ4Ｋ76”字样的展位，金碎平现场取得“名片”一份，公证员对现场情况进行了拍照。

上海市徐汇公证处为此出具（2015）沪徐证经字第9057号公证书。

2016年1月5日，海星公司的委托代理人金碎平在上海市徐汇公证处公证员龚某2工作人员杨智伟的监督下，在公证处电脑进行如下操作：在浏览器地址栏中输入ｗｗｗ.ｂａｉｄｕ.ｃｏｍ，在搜索框内输入“海吉船用电器”，点击“乐清市海吉船用电器有限公司”字样，屏幕显示该网站首页，公司简介为“海吉公司是从事各种船舶灯具，电器生产的专业厂家”。

点击首页“产品中心”选项查看相关产品，左下方产品目录包括航行信号灯系列、船用荧光灯系列、白炽灯系列、投光灯系列、电气接插件系列、电铃系列、船用配件系列、防爆灯系列等。

上海市徐汇公证处为此出具了（2016）沪徐证经字第43号公证书。

2018年11月20日，海星公司、上海纳港船舶设备有限公司共同委托其代理人金碎平向上海市徐汇公证处申请办理保全证据公证。

同日，该公证处公证员李某和工作人员王颖亮与金碎平来到上海市（店铺铭牌显示“中通快运黄浦二部营业行”），金碎平在该处收取十箱包裹、一件写有“税票7893-10”字样的信封。

公证处工作人员王颖亮使用该处提供的手机对快递点外部现状进行拍照。

公证员李某和工作人员王颖亮与金碎平将上述包裹、信封带回公证处，由金碎平对上述包裹进行拆封，取得商品二十五件及相关《销货清单》、《浙江增值税专用发票》、《销售出库单》，对包裹上写有“税票7893-10”信封中的《销货清单》、《浙江增值税专用发票》、《销售出库单》拆封后进行复印，公证处工作人员王颖亮使用公证处提供的手机对商品及相关单据进行拍照后封存，将现场所得照片及封存商品过程所得照片导入电脑后进行彩色打印。

上海市徐汇公证处为此出具了（2018）沪徐证经字第12889号公证书。

公证书附图显示：出库单中包括单层环照灯1只，规格型号显示为ＣＸＨ6-11Ｐ透明，单价200元。

海吉公司网站上现仍有ＣＸＨ6-11Ｐ产品的图片。

海吉公司提交的试验报告显示：样品名称为航行信号灯，主检型号为CXH4-101P，覆盖型号为CXH2-11P，制造商、生产厂以及委托单位均是乐清市海吉船用电器有限公司（海吉公司曾用名），报告中有CXH4-101P产品图片。

样品编号为111566-1～3和111566-2～1的接样日期为2011.04.29，样品编号为111566R1-1～1和111566R1-2～1的接样日期为2011.08.22，试验结论为合格。

一审庭审中当庭拆封公证封存实物，海星公司明确本案被诉侵权产品为船用航行环照灯CXH6-11P，海吉公司认可实施了生产、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。

被诉侵权产品实物上贴有一标签，标签上有“船用航行环照灯型号CXH6-11P浙江海吉船用电器有限公司”等字样。

将被诉侵权设计与海星公司授权外观设计进行比对，海星公司认为二者完全相同，海吉公司认为二者既不相同也不近似，不构成侵权。

海吉公司系有限责任公司，曾用名：乐清市海吉船用电器有限公司，成立于2009年3月12日，注册资本1000万元，经营范围为船舶专用电力照明及信号装置、照明灯具制造、加工、销售；

货物进出口、技术进出口。

2019年5月15日，海星公司以海吉公司为被告共向该院提起13件专利侵权诉讼。

海星公司为上述诉讼共支付产品购买费15800元、公证费10000元和一定的律师费。

一审法院认为，本案的争议焦点为：被诉侵权设计是否落入了涉案专利权的保护范围；

海吉公司的先用权抗辩是否成立；

如果海吉公司行为构成侵权则海吉公司责任如何承担。

关于争议焦点一，被诉侵权产品与涉案专利产品属于相同种类的产品。

将被诉侵权设计与海星公司授权外观设计进行比对，海星公司认为二者相同，海吉公司认为二者存在以下区别：1.被诉侵权产品底座为四边呈内凹弧形线，涉案专利为直线设计；

2.被诉侵权产品上盖、底座处连接处，均为圆柱体，而非涉案专利的长方体形；

3.被诉侵权产品底座设计较仰视图更为简易。

该院认为，上述区别点较为细微，以一般消费者的知识水平与认知能力判断，二者在整体视觉效果上无实质性差异，应当认定两者近似，被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

关于争议焦点二，海吉公司的先用权抗辩是否成立。

本案中，海吉公司提供了试验报告以支持其先用权抗辩，并主张其于2011年前就开始生产航用信号灯，包括单层的信号灯和双层的信号灯，该系列产品外形全部一致，其整体外形与涉案产品一致。

该院注意到，海吉公司提交的试验报告主检型号为CXH4-101P，覆盖型号为CXH2-11P，该报告中亦有CXH4-101P产品的相关照片。

海星公司公证购买的产品中亦有一款型号为CXH4-101P产品，双方均确认公证购买的型号为CXH4-101P的产品与试验报告中的产品一致。

该院认为，该两款产品的型号与本案被诉侵权产品（船用航行环照灯CXH6-11P）型号不同，报告中产品的照片为双层且仅能看到局部且有挡板，其外观与本案被诉侵权产品和涉案专利均存在明显差异。

该院认为，海吉公司未能举证证明其在涉案专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用，海吉公司的先用权抗辩不能成立。

关于争议焦点三，海吉公司责任如何承担。

结合海星公司提交的公证书及实物以及当事人庭审陈述，足以认定海吉公司实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。

海吉公司未经海星公司许可，擅自制造、销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的被诉侵权产品，已构成对海星公司涉案专利权的侵害，应当承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。

对海星公司要求海吉公司立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品的诉讼请求，该院予以支持。

海吉公司虽辩称已停止生产、销售涉案产品，但并未提交证据支持其主张，且网上仍有涉案产品图片，故对其该项抗辩不予支持。

至于海星公司要求海吉公司销毁生产模具、侵权产品（包括成品和半成品）以及带有侵权产品图片的样本、宣传资料的诉讼请求，因海星公司未能举证证明海吉公司库存的产品、模具、宣传资料等的情况，故对海星公司该部分诉讼请求，该院不予支持。

关于赔偿金额，因海星公司未提供其因侵权所受到的损失或海吉公司因侵权所获得的利益的确切依据，且海星公司明确选择适用法定赔偿，该院综合考虑涉案专利的类型、海吉公司侵权性质及海星公司合理开支，主要考虑到涉案专利为外观设计专利及其创新程度，海吉公司实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，关联案件情况，酌情确定海吉公司赔偿数额为5万元（包含海星公司为制止侵权而支出的合理费用）。

综上所述，海星公司的部分诉讼请求具有事实和法律依据，一审法院依法予以支持。

依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十三条、第一百七十九条，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，该院于2020年5月13日判决：一、海吉公司立即停止侵害海星公司享有的专利号为ＺＬ20133005××××.6、名称为“单层航行信号灯（ＣＸＨ-11Ｐ）”的外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入上述专利权保护范围的产品；

二、海吉公司于判决生效之日起十日内赔偿海星公司经济损失5万元（包含海星公司为制止侵权而支出的合理费用）；

三、驳回海星公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息＝债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。

案件受理费4300元，由海星公司负担1612.5元，海吉公司负担2687.5元。

本院二审期间，海吉公司向本院提交了国家知识产权局作出的第44627号无效宣告请求决定书，拟证明涉案专利权已被国家知识产权局宣告全部无效。

海星公司对该证据的真实性、合法性和关联性均无异议。

本院认为，该证据合法、真实，且与本案具有关联性，应予认定。

本院二审查明，国家知识产权局于2020年5月19日作出第44627号无效宣告请求审查决定，宣告涉案201330055420.6号外观设计专利权全部无效。

本院认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一、二款规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

”本案中，因海星公司据以起诉的涉案专利权已被国家知识产权局第44627号无效宣告请求审查决定宣告全部无效，故海星公司基于涉案专利权的起诉应予驳回。

如前述无效宣告请求审查决定被生效行政判决撤销，则海星公司可依据新的证据另行起诉。

综上，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条的规定，裁定如下： 一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2019）浙02民初577号民事判决；

二、驳回海星海事电气集团有限公司的起诉。

一审案件受理费4300元，退还海星海事电气集团有限公司；

上诉人浙江海吉船用电器有限公司预交的二审案件受理费1050元予以退还。

本裁定为终审裁定。