{C} 中华人民共和国最高人民法院 民 事 判 决 书 （2020）最高法知民终1900号 上诉人（原审被告）：平江县精微电子厂。

经营场所：湖南省岳阳市平江县安定镇官塘西路。

经营者：阳月松，男，1985年2月9日出生，汉族，住湖南省平江县。

委托诉讼代理人：刘尧国，湖南湘晟律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：浏阳市瑞克特模具科技有限公司。

住所地：湖南省浏阳市荷花街道办事处杨家弄村。

法定代表人：谭仕全，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：杨跃飞，湖南泓锐(宁乡)律师事务所律师。

上诉人平江县精微电子厂因与被上诉人浏阳市瑞克特模具科技有限公司（以下简称瑞克特公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服湖南省长沙市中级人民法院作出的（2018）湘01民初2037号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年11月30日受理后，依法组成合议庭，并于2021年2月24日依法公开开庭进行了审理。

上诉人平江县精微电子厂的委托诉讼代理人刘尧国，被上诉人瑞克特公司的委托诉讼代理人杨跃飞到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

平江县精微电子厂上诉请求：1.请求判令撤销（2018）湘01民初2037号民事判决书并驳回瑞克特公司的全部诉讼请求；

2.瑞克特公司承担一、二审的诉讼费用。

事实和理由：平江县精微电子厂上诉请求：1.请求判令撤销（2018）湘01民初2037号民事判决书并驳回瑞克特公司的全部诉讼请求；

2.瑞克特公司承担一、二审的诉讼费用。

事实和理由：一、原审法院认定部分事实错误。

1.在本案中，阳月松与罗江等四人于2012年11月17日就合作生产销售电子音乐播放器，合作期满后，又于2013年12月18日签订了2014年-2017年度的合作协议。

当时罗江说他对电子音乐播放器的制造技术有专利权，并且阳月松等人还向罗江交纳了所谓的专利合作保证金。

后来发现实际上罗江只是案涉专利ＺＬ201410262141.0的发明人。

且案涉专利的专利申请日为2014年6月13日。

在专利申请日之前，阳月松与罗江等四人已经以相同的方法制造了相同的产品，并且平江县精微电子厂一直仅在原有范围内继续制造和使用，没有超出原有的范围，且瑞克特公司也没有提交证据证明平江县精微电子厂超出了原有的范围。

原审法院对平江县精微电子厂涉案专利的先用权没有予以认定。

2.原审认定了瑞克特公司提交的湖南省浏阳市公证处作出的（2018）湘长浏证字第802号公证书作为有效证据，属于认定错误。

依据《公证程序规则》第五十四条之规定，公证机构派员外出办理保全证据公证的，由二人共同办理，承办公证员应当亲自外出办理。

这里的两人是指两个公证员。

而办理上述公证过程中只有一个公证员胡某,4，而另一个叫左丽的只是公证处的工作人员而并非公证员。

因此，该公证书违反法定程序，其不应当作为有效证据而予以采纳。

二、原审程序不合法。

在原审中，瑞克特公司是以阳月松为被告，原审法院在诉讼过程中也向瑞克特公司进行了释明即应当变更当事人，而瑞克特公司仍然坚持将阳月松列为被告，但原审却直接将平江县精微电子厂变更为被告，并判决平江县精微电子厂承担责任，其违反了不告不理原则，其程序不合法。

三、原审因认定部分事实错误，导致其适用法律错误。

在平江县精微电子厂享有先用权人的实施权的情况下，其行为没有侵犯瑞克特公司的专利权。

依据专利法第六十三条第一款第二项之规定，在专利申请日之前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。

瑞克特公司辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决结果正确，请求维持原审判决。

瑞克特公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年5月10日立案受理，瑞克特公司向原审法院起诉请求：1.判令平江县精微电子厂立即停止实施专利侵权行为；

2.判令平江县精微电子厂赔偿瑞克特公司经济损失，以及为调查、制止侵权行为所支出的合理费用，共计41万人民币；

3.判令平江县精微电子厂销毁所有库存侵权产品以及专用模具；

4.本案全部诉讼费用由平江县精微电子厂共同承担。

原审法院认定事实： ZL201410262141.0号“一种开花造型生日音乐蜡烛的电子音乐播放装置”发明专利的发明人为罗江，专利权人为瑞克特公司，专利申请日为2014年6月13日，授权公告日为2016年7月13日。

该专利年费交纳正常。

其权利要求1为：一种开花造型生日音乐蜡烛的电子音乐播放装置，包括扣式电池、电路板、共鸣壳和嵌于其中的蜂鸣片，共鸣壳一侧设有与其一体的安装槽；

电路板一端嵌于安装槽内，另一端置于蜂鸣片上方，其特征在于，所述安装槽设有卡槽固定电路板，电路板中部设有IC块，IC块通过金属线连接A、B、C、D四个电接点：A电接点设置于电路板一端，在固定横梁的作用下，扣式电池的一极压合连接A电接点，固定横梁两端固接安装槽两侧并与安装槽一体成型；

B、C连接点设置于电路板另一端的两角，分别通过导电胶连接蜂鸣片；

D电接点设置于B、C电接点与IC块之间，通过开关弹片连接扣式电池的另一极，开关弹片包括固定端和U型弹片端，固定端夹持在所述固定横梁上并连接扣式电池的另一极，U型弹片端弹性压合连接D电接点。

其权利要求3为：如权利要求1或2所述的一种开花造型生日音乐蜡烛的电子音乐播放装置，其特征在于所述共鸣壳外侧中心位置设有一端封闭，一端开口的空心圆台，空心圆台的开口端固接共鸣壳并与共鸣壳一体成型，共鸣壳对应空心圆台的开口位置设置通孔。

（该专利的说明书附图见下文） 2018年5月10日，湖南省浏阳市公证处作出（2018）湘长浏证字第802号公证书证实：瑞克特公司委托代理人刘波与阳月松从2018年5月2日开始，在微信上就电子音乐播放器的购买事宜进行了协商。

同日，湖南省浏阳市公证处作出（2018）湘长浏证字第800号公证书证实：瑞克特公司委托代理人刘波在公证员的监督下，于2018年5月7日到湖南省岳阳市平江县安定镇官塘村，在阳月松处购买了五套生日音乐蜡烛的电子音乐器播放装置、一个塑料件、一小部分五金件，约2000块电路板，约2000块蜂鸣片，五金件两包，通过手机微信转账方式支付货款1000元。

经确认封存状态完好，原审法院组织当事人对瑞克特公司当庭提交的六袋公证封存实物进行了拆封比对。

公证封存实物的塑料包装袋上，均载有“湖南省青松电子有限公司”、“主营音乐开花、蜡烛音乐片、60秒生日歌、中英文生日歌、生日贺卡机蕊、一切语言、音乐、闪光集成电路”等信息。

被诉侵权产品为其中一袋封存实物中的灰色及红色电子音乐播放器。

如图： (公证封存实物)（被诉侵权产品）（专利说明书附图） 另查明：2013年12月18日，赵纫贵（曾用名赵仁贵）、冯亚蜂、阳月松、罗江签订合作协议（2014-2017年度），就客户分配、配件备货、接单发货、货款结算、违约处罚等进行了明确约定，协议有效期至2017年12月31日。

其中，合同第三条第3款及第五条第7款均载明，协议涉及的产品为罗江的发明专利产品。

2014年5月8日，赵纫贵以冯亚蜂、阳月松、罗江为被告，在湖南省浏阳市人民法院提起诉讼，要求撤销上述关于“生产、销售生日蜡烛组合件的合作协议”，判令罗江支付其货款并退还保证金。

2014年8月27日，湖南省浏阳市人民法院以(2014)浏民初字第1684号判决驳回赵纫贵撤销合作协议、要求罗江退还保证金的诉讼请求，支持其要求罗江支付货款的部分请求。

2018年3月5日，阳月松以罗江为被告在湖南省浏阳市人民法院提起诉讼，要求退还前述合作协议中约定的保证金，并支付相应利息。

2018年6月11日，湖南省浏阳市人民法院以（2018）湘0181民初1228号判决，支持了阳月松的诉讼请求。

罗江不服判决上诉至湖南省长沙市中级人民法院，案号为（2018）湘01民终8396号，目前已中止审理。

再查明：阳月松于2012年6月12日登记经营平江县精微电子厂，类型为个体工商户，经营范围为电子产品加工、销售，经营地址在湖南省岳阳市平江县安定镇官塘西路。

原审法院认为：瑞克特公司系ZL201410262141.0号“一种开花造型生日音乐蜡烛的电子音乐播放装置”发明专利的专利权人，有权提起本案诉讼。

立案起诉时，瑞克特公司将平江县精微电子厂经营者阳月松直接列为被告。

庭审中，原审法院结合平江县精微电子厂提交的个体工商户营业执照予以释明后，瑞克特公司仍坚持将杨月松直接列为被告。

依照《最高人民法院关于适用的解释》第五十九条第一款的规定，原审法院将杨月松登记经营的平江县精微电子厂列为被告，并注明经营者杨月松的基本信息。

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定，人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围；

权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。

该解释第七条第二款规定，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

本案中，被诉侵权产品为两种，被诉侵权产品1为灰色电子音乐播放装置，被诉侵权产品2为红色电子音乐播放装置。

经组织比对：瑞克特公司认为，被诉侵权产品与其专利的工作原理、组装结构一摸一样；

被诉侵权产品1落入其专利权利要求1、3的保护范围，被诉侵权产品2落入其专利权利要求1的保护范围。

平江县精微电子厂认为，被诉侵权产品1没有扣式电池、没有导电胶、开关弹片形式不同；

被诉侵权产品2的安装槽没有突出部分、卡槽形状和大小不同、圆形孔不突出且整体下陷、没有电池。

经审查比对，原审法院对平江县精微电子厂没有提出异议的被诉侵权产品1的技术特征予以确认，对被告提出异议的被诉侵权产品1没有扣式电池、导电胶予以确认。

至于平江县精微电子厂提出的开关弹片形式不同，与客观事实不符，被诉侵权产品1的开关弹片与瑞克特公司专利中的开关弹片一致，同样包括固定端U型弹片端。

被诉侵权产品1用铁片替代导电胶连接蜂鸣片，是以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，无需本领域普通技术人员创造性劳动就能联想到的特征，构成等同特征。

至于没有扣式电池的问题，从被诉侵权产品1现有结构来看，必然是在固定横梁和电路板之间卡入扣式电池，才能实现音乐播放功能。

因此，被诉侵权产品1的技术方案并不缺少扣式电池这一技术特征。

综上，被诉侵权产品1的技术方案落入瑞克特公司专利权利要求1、3的保护范围。

经审查比对，除被诉侵权产品2同样没有导电胶之外，原审法院对平江县精微电子厂没有提出异议的被诉侵权产品2的其他技术特征予以确认，对平江县精微电子厂提出异议的被诉侵权产品2的安装槽没有突出部分、卡槽形状与瑞克特公司专利说明书附图形状及大小不一致及圆形孔不突出、整体下陷等予以确认。

至于平江县精微电子厂提出没有电池的问题，与客观事实不符，被诉侵权产品2上卡有扣式电池。

被诉侵权产品2共鸣壳外侧的圆形孔对应的是原告专利权利要求3中的技术特征，因瑞克特公司未就被诉侵权产品2主张权利要求3的内容，不予审查。

瑞克特公司专利权利要求1没有对安装槽和卡槽的形状进行限定，被诉侵权产品2的安装槽及卡槽的形状、大小，不影响其与瑞克特公司专利权利要求1中的安装槽及卡槽构成相同技术特征。

此外，被诉侵权产品2用铁片替代导电胶连接蜂鸣片，与被诉侵权产品2一样，构成等同技术特征。

综上，被诉侵权产品2的技术方案落入瑞克特公司专利权利要求1的保护范围。

专利法第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

本案中，瑞克特公司主张**江县精微电子厂生产和销售了被诉侵权产品。

瑞克特公司抗辩，只生产电路主板，大小夹子等五金件是夹带销售，最初来源是与罗江合作时剩余的，不生产、销售电池。

原审法院认为，将部件组装成专利产品的行为也是生产行为。

在平江县精微电子厂没有提交反证的情况下，综合被诉侵权产品塑料外包装上标注的“湖南省青松电子有限公司”及其主营产品的信息，平江县精微电子厂当庭所作的“名义上有这个公司但没注册”的陈述，平江县精微电子厂工商登记的经营范围，平江县精微电子厂经营者阳月松与瑞克特公司专利发明人罗江此前的合作及纠纷情况，以及（2018）湘长浏证字第800号、第802号公证书记载的内容，原审法院认为被诉侵权产品由平江县精微电子厂组装生产后销售，具有高度可能性，应予确认。

《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款规定，承担侵权责任的方式主要有停止侵害、赔偿损失等。

因此，瑞克特公司要求平江县精微电子厂停止生产、销售被诉侵权产品，于法有据。

瑞克特公司要求平江县精微电子厂销毁库存侵权产品及专用模具，但未提供证据证明库存产品及专用模具的客观存在，不予支持。

依照专利法第六十五条规定，本案不能通过在案证据确定原告的实际损失、被告侵权的获利及涉案专利许可使用费情况，将根据本案具体情况，综合考虑涉案专利的类型、被诉侵权产品本身的价值、平江县精微电子厂为个体工商户经营等因素，确定赔偿数额。

至于平江县精微电子厂提出的诉讼时效抗辩，无相应证据支持，不予采信。

综上，原审法院依据《中华人民共和国民法总则》第五十六条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一、六项、第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第五十九条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一、七条规定，判决：一、平江县精微电子厂（经营者阳月松）立即停止生产、销售侵害瑞克特公司ZL20141026xxxx.0号“一种开花造型生日音乐蜡烛的电子音乐播放装置”发明专利权的产品；

二、平江县精微电子厂（经营者阳月松）于判决发生法律效力之日起十日内赔偿瑞克特公司经济损失人民币30000元(已含合理维权开支)；

三、驳回瑞克特公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币7450元，由平江县精微电子厂（经营者阳月松）负担。

二审中，当事人未提交新证据。

原审法院查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为：根据各方当事人的上诉请求、理由及答辩意见，本案的争议焦点为：平江县精微电子厂主张的先用权抗辩是否成立。

如主张先用权抗辩成立，需要证明实施行为人在他人取得专利权的专利申请日以前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备。

比如先用权人已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件,或已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

同时,实施行为人所实施的发明创造,或者是行为人自行研究开发或者设计出来的,或者是通过合法的受让方式取得的。

以非法获得的技术或者设计不属于先用权保护的范围。

并且,在他人就相同的发明创造取得专利权之后,实施行为人只能在原有范围内制造或者使用。

原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

本案中，平江县精微电子厂上诉称，在专利申请日之前，其与罗江等四人已经以相同的方法制造了相同的产品，并且平江县精微电子厂一直仅在原有范围内继续制造和使用，没有超出原有的范围，且也没有提交证据证明其超出了原有的范围。

经审查，本院认为，2013年12月18日，赵纫贵（曾用名赵仁贵）、冯亚蜂、阳月松、罗江签订合作协议，就客户分配、配件备货、接单发货、货款结算、违约处罚等进行了明确约定。

平江县精微电子厂用该份合作协议证明其先用权抗辩。

但该份合作协议至2015年4月因签约人争议已停止履行，且协议仅约定阳月松提供部分组件。

故平江县精微电子厂所主张实施的涉案专利,不是其自行研究开发或者设计出来的,亦不是通过合法的受让方式取得的。

因此，平江县精微电子厂所主张的先用权抗辩不能成立，本院不予支持。

平江县精微电子厂上诉称，湖南省浏阳市公证处作出的（2018）湘长浏证字第802号公证书违反法定程序，其不应当作为有效证据而予以采纳。

经审查，依据《公证程序规则》第五十四条的规定，公证机构派员外出办理保全证据公证的，由二人共同办理，承办公证员应当亲自外出办理。

上述公证书的作出符合程序要求，并无不当。

平江县精微电子厂关于公证书违反法定程序的主张不能成立，本院不予支持。

平江县精微电子厂上诉称，原审法院直接将平江县精微电子厂变更为被告，并判决平江县精微电子厂承担责任，违反了不告不理原则，其程序不合法。

经审查，在原审法院审理时，瑞克特公司将平江县精微电子厂经营者阳月松直接列为被告。

原审法院结合平江县精微电子厂提交的个体工商户营业执照予以释明后，瑞克特公司仍坚持将杨月松直接列为被告。

原审法院依法将杨月松登记经营的平江县精微电子厂列为被告，并注明经营者杨月松的基本信息并无不当。

综上所述，平江县精微电子厂的上诉请求不能成立，应予驳回；

原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1000元，由平江县精微电子厂负担。

本判决为终审判决。

审判长　　徐燕如 审判员　　马　军 审判员　　刘晓梅 二〇二一年三月一日 书记员　　翟雨晶 裁判要点 案　　号 （2020）最高法知民终1900号 案　　由 发明专利权侵权纠纷 合 议 庭 审判长：徐燕如 审判员：马军、刘晓梅 书记员：翟雨晶 裁判日期 2021年3月1日 关 键 词 发明专利权侵权；

先用权抗辩。

当 事 人 上诉人（原审被告）：平江县精微电子厂；

被上诉人（原审原告）：浏阳市瑞克特模具科技有限公司。

裁判结果 驳回上诉，维持原判。

原判主文： 一、平江县精微电子厂（经营者阳月松）立即停止生产、销售侵害浏阳市瑞克特模具科技有限公司ZL20141026xxxx.0号“一种开花造型生日音乐蜡烛的电子音乐播放装置”发明专利权的产品；

二、平江县精微电子厂（经营者阳月松）于判决发生法律效力之日起十日内赔偿浏阳市瑞克特模具科技有限公司经济损失人民币30000元(已含合理维权开支)；

三、驳回浏阳市瑞克特模具科技有限公司的其他诉讼请求。

相关法条 《中华人民共和国民法总则》第五十六条第一款；

《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一、六项、第二款；

《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条；

《最高人民法院关于适用的解释》第五十九条第一款；

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一、七条。

法律问题 先用权抗辩的审查。

裁判观点 若主张先用权抗辩成立，需要证明实施行为人在他人取得专利权的专利申请日以前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备。

比如先用权人已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件,或已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

同时,实施行为人所实施的发明创造,或者是行为人自行研究开发或者设计出来的,或者是通过合法的受让方式取得的。

以非法获得的技术或者设计不属于先用权保护的范围。

并且,在他人就相同的发明创造取得专利权之后,实施行为人只能在原有范围内制造或者使用。

原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。