文书内容江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏05民初173号原告：王洪兰，女，汉族，1977年2月19日生，住浙江省杭州市萧山区。

委托诉讼代理人：沈毅，常州市夏成专利事务所（普通合伙）专利代理师。

被告：海安市汇丰米业有限公司，住所地江苏省南通市海安市白甸镇三组。

法定代表人：梅德贵，执行董事。

被告：崔元玲，女，汉族，1968年3月16日生，住江苏省南通市海安市。

二被告共同委托诉讼代理人：刘述生，南京知识（苏州）律师事务所律师。

原告王洪兰与被告海安市汇丰米业有限公司（以下简称汇丰公司）、崔元玲侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2020年3月2日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年7月24日公开开庭审理。

原告王洪兰委托诉讼代理人沈毅、被告汇丰公司法定代表人梅德贵、被告崔元玲本人以及二被告共同委托诉讼代理人刘述生到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告王洪兰向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即停止侵犯原告专利权的行为；

2.判令被告连带赔偿原告经济损失人民币100万元；

3.判令由被告连带承担本案诉讼费用和合理开支。

事实和理由：王洪兰于2017年8月17日申请了名为“包装袋”的外观专利(专利号：201730379310.3)。

汇丰公司在2019年2月18日请杭州大米经销商王银国代销产品。

王洪兰在王银国经销处以公证方式购买到涉案被诉侵权产品，并向杭州市知识产权局投诉。

后原告与王银国达成了调解协议，王银国保证今后不再销售涉案被诉侵权产品。

但王洪兰发现汇丰公司在调解后仍在继续销售涉案被诉侵权产品。

经交涉，汇丰公司不同意停止销售，本案中汇丰公司利用崔元玲的账号收款，汇丰公司法定代表人梅德贵和崔元玲系夫妻关系，存在人格混同的情形。

王洪兰为维护自身合法权益，故诉至法院，望判如所请。

被告汇丰公司和崔元玲共同辩称：1.原告对被告提起诉讼，违反了“一事不再理”原则，应当依法驳回起诉；

2.被告使用的包装袋系独创设计，设计和使用时间早于原告包装袋设计时间，且与原告包装袋存在实质性差异，故被告不构成对原告外观设计专利权的侵犯；

3.被告无需承担赔偿责任，即便构成侵权，也没有造成原告任何损失，原告主张的赔偿金额明显不合理；

4.崔元玲系汇丰公司员工，崔元玲收款系公司职务行为，该一切法律责任均由汇丰公司承担。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

双方当事人对对方提出的真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。

对当事人有异议的证据，本院认为，原告提交的《专利侵权委托代理合同》以及其与代理人间6万元的转账记录，经当庭核实，真实性本院予以认定，其证明目的是否成立，结合本案情况综合认定。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：王洪兰于2017年8月17日向国家知识产权局申请了一款名为“包装袋”的外观设计专利，并于2018年1月30日获得授权，专利号为ＺＬ20173037××××.3，目前该专利处于有效状态（专利图片见判决书附件一）。

2020年3月31日，国家知识产权局就涉案专利出具了外观设计专利评价报告，初步结论认为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

汇丰公司成立于2004年2月11日，由徐军（持股61.6667%）、朱鹤卫（持股38.3333%）共同出资60万元设立，经营范围包括粮食收购、大米加工、销售等。

2019年11月1日，王洪兰及其委托代理人蔡梦婷来到位于杭州国家粮食交易中心杭州粮油物流中心批发市场B区16号店名招牌为“银国粮油经营部”的店铺，购买了“品穗”牌儿爸当家宜品香米两袋，并取得编号0005960“杭州大田食品有限公司银国粮油”收货单以及“王银国”名片各一张。

上述过程由杭州市湘湖公证处指派公证员进行拍照记录，并作出（2019）浙杭湘证字第8310号公证书予以证明。

王洪兰遂向杭州知识产权局进行投诉，根据王银国的答辩意见及提交的证据显示，2019年2月18日汇丰公司（甲方）与王银国（乙方）签订了购买协议，约定王银国向汇丰公司依照市场价格进购大米，之后王银国向崔元玲实际支付价款37250元。

后经杭州知识产权局主持，王洪兰与王银国调解达成如下协议：1.双方就涉案专利的相关权利达成一致；

2.王银国立即停止销售侵犯王洪兰涉案专利产品（乙方剩余30件库存产品除外）；

3.王银国将剩余30件侵权产品销售完毕后，若继续销售侵权产品，向王洪兰赔偿10万元。

经审查，汇丰公司法人梅德贵知悉上述情况，收款人崔元玲系其配偶。

庭审中，王洪兰提交了其购得的两袋标注“”商标以及汇丰公司名称的大米（外观详见附件二），主张为本案侵权产品。

经查，汇丰公司2006年8月14日注册取得了核定使用于第3类的米、谷类制品等商品上的“”商标。

庭审中，汇丰米业公司未否认上述两袋大米系其装袋、销售。

关于外观设计专利侵权争议，王洪兰主张最能表明涉案外观设计要点的图片为主视图，设计要点为产品的形状、图案及其组合。

关于被诉侵权产品的包装袋是否落入涉案专利保护范围，王洪兰认为，被诉侵权产品的包装袋与涉案专利设计相比，差别较小，构成近似设计。

二被告认为被诉侵权产品大米包装袋与涉案专利存在实质性差异，且绝大多数特征为现有设计或本领域通用元素，故被诉侵权产品未落入涉案专利的保护范围。

此外，汇丰公司主张其使用的是自己已经申请版权登记的作品。

经查，2019年7月27日，汇丰公司（甲方）与北京金瀚腾国际知识产权代理有限公司（乙方）签订了版权登记服务合同，约定由乙方代理关于“儿爸当家香米”的版权注册事宜，注册费用3500元。

2019年10月9日，国家版权局出具登记号为国作登字-2019-F-0079525的作品登记证书。

证书载明作品名称为“儿爸当家香米”，作品类别为美术作品，作者和著作权人均为汇丰公司，创作完成日期为2006年3月3日，首次发表日期为2006年8月3日。

汇丰公司还提交了100个申请日早于涉案外观设计专利的专利清单以及其中部分专利的主视图打印件，据此认为王洪兰的涉案外观设计专利权不具有稳定性，依法不应获得授权。

经本院当庭释明后，汇丰公司回应暂不申请宣告涉案专利无效，同时也未从所列100个专利中指出与涉案外观设计专利或本案被诉侵权产品最接近的外观设计专利并提出具体的现有设计抗辩。

另查明，2019年12月23日，王洪兰与梅德贵进行两次通话，第一次电话中王洪兰问：“你总共是家里还有小的多少，一万几啊？

”梅德贵说：“小的一万五，大的一万五。

”王洪兰说：“你的意思就是你别用，用了不好，这个协议已经签了。

”梅德贵说：“我版权登记，与你的不冲突啊”王洪兰说：“我的意思就是最好不用吧。

”第二次通话中，王洪兰说：“你的实际上是不合法的，属于侵权”。

梅德贵回复说：“你放心，我把手里袋子用完就不用了。

”上述两次通话记录由常州市武进公证处出具的（2020）苏常武进证字1771号公证书予以佐证。

王洪兰据此主张，3万条未使用的包装袋，大的25公斤，小的10公斤，共计112.5万斤，售价5元/斤，被诉侵权产品总价约260万元，而且汇丰公司的侵权金额还远大于260万元，故其主张的100万元赔偿应予支持。

梅德贵称通话中提到的包装袋在杭州行政处理之后已经全部废掉，一个也没有用。

王洪兰为证明为制止侵权行为所支付的合理费用，提交了一份与常州市夏成专利事务所（普通合伙）签订的专利侵权委托代理合同，约定基础代理费用为20万元。

王洪兰于2019年12月25日其委托诉讼代理人沈毅支付6万元，备注为“专利诉讼预付款”。

王洪兰在本案中主张维权费用为216000元，包含在100万元诉讼请求之内。

本院认为，原告王洪兰申请的ＺＬ20173037××××.3号名为“包装袋”的外观设计权现处于有效期之内，受法律保护。

本案主要的争议在于：1.原告提起本案诉讼是否违反一事不再理原则；

2.被诉侵权产品是否落入了涉案外观设计专利权保护范围；

3.二被告现有设计抗辩和先用权抗辩是否成立；

4.若侵权行为成立，二被告责任如何承担。

根据审理查明的事实以及双方陈述，本院对上述争议焦点认定如下：一、原告提起本案诉讼不违反一事不再理原则。

《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十七条规定，当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；

（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；

（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。

当事人重复起诉的，裁定不予受理；

已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。

二被告主张本案处理与原告王洪兰和王银国签订的调解协议违反一事不再理原则，但该份调解协议与本案当事人主体和标的均不相同，二被告认为基于同一事实而违反一事不再理原则的主张无事实和法律依据，故本院不予支持。

二、被诉侵权产品落入了涉案外观设计专利权保护范围《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

解释第十一条第二款又规定：人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；

授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征对整体视觉效果更具有影响。

本案中，经将被诉侵权产品的包装袋与涉案专利设计进行对比，两者相同点在于：1.设计要素高度近似。

涉案外观设计包含如下设计要素：“宜兴香米”、“太湖特产”、红底白字的“兜妈当家”、“YIXINGRICE”以及产品净含量和生产商信息等文字描述，此外还有稻田和碗装米的图片描述。

被诉侵权产品包含如下设计要素：“宜品香米”、“江苏特产”、红底白字的“儿爸当家”、“HAIANXIANGMIRICE”以及产品净含量和生产商信息等文字描述，也含有稻田和碗装米的图片描述。

2.设计要素排布组合方式相同。

涉案外观设计专利和被诉侵权产品设计均采用同样的设计元素组合方式，即“XX香米”置于米袋顶部中间位置，“XX特产”于“XX香米”左下方显示，“XX当家”与稻田图并列排列，“XX当家”下方标识“XXRICE”，米袋右下方有碗装米图，左下角标有净含量及生产商相关信息。

区别点在于：1.米袋背景色彩略有不同；

2.部分设计要素不同，被诉侵权产品碗装米图片周围有“9108”以及带圈米字的文字描述，而涉案外观设计没有上述设计要素。

关于上述异同点对整体视觉效果的影响，还应当结合涉案专利设计区别于现有设计的设计特征（以下称之为授权性设计特征）进行判断。

本院认为，结合原告王洪兰提交的评价报告以及二被告提供的外观设计文件，同时考虑到大米包装袋现有的设计空间，涉案专利的授权性设计特征主要在于：1.标识“兜妈当家”的红底白字的呈现样式；

2.文字与图片元素的大小比例及其组合方式。

从上文比对分析可见，被诉侵权产品标识的“儿爸当家”与上述“兜妈当家”的红底白字的呈现样式高度近似。

被诉侵权产品外包装整体的文字与图片元素的大小比例和排布组合方式也高度近似。

且上述两个高度近似的设计特征在整体外观中占比较大，对整体视觉影响更为明显，而颜色与具体文字描述的细微差异相比之下对整体视觉的影响较小。

综上，本院认定被诉侵权产品所采用的包装袋与涉案专利构成近似设计，落入涉案外观设计专利权保护范围。

三、二被告现有设计抗辩和先用权抗辩不能成立根据《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款规定，本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

本案中，涉案专利申请日为2017年8月17日，汇丰公司举证的版权登记服务合同书签订时间为2019年7月27日，作品登记公告时间为2019年10月9日，登记服务合同和登记公告日期均晚于涉案专利申请日期。

虽然该版权登记证书记载创作完成日期为2006年，但根据国家版权局《作品自愿登记试行办法》第二条规定，版权登记机关对美术作品的著作权登记本着自愿登记的原则，并不对申请人登记事项中的创作完成时间、作品创作原稿和公开发表时间做实质性审查。

故在汇丰公司未提供设计底稿或原件等有效证据对其创作完成日期进一步证明的情况下，本院对于证书记载的创作完成日期难以采信。

此外，二被告虽主张了先用权抗辩，却没有向本院递交早于涉案专利申请日使用被诉侵权包装袋的相关证据。

汇丰公司还提交了100个申请日早于涉案专利的外观设计专利清单，但未提出具体的现有设计抗辩，且其所打印出来的专利图片主视图中也未见与被诉侵权产品使用的包装袋相同或近似的设计。

综上，二被告的现有设计抗辩和先用权抗辩本院均不予支持。

四、二被告侵权责任的具体承担原告在本案中起诉崔元玲的理由是汇丰公司利用崔元玲收款，而崔元玲与汇丰公司法定代表人梅德贵系夫妻关系，两者存在人格混同。

本院认为，原告未能厘清本案系何种人格混同。

《中华人民共和国公司法》有关于股东与公司人格混同的相关制约规定，但本案中，没有证据梅德贵与崔元玲系汇丰公司股东，也就不存在崔元玲与汇丰公司的人格混同。

本案所呈现的事实仅仅是汇丰公司在一笔交易中以法定代表人梅德贵配偶崔元玲的账户收款，单凭崔元玲代汇丰公司收款的事实并不足以要求其对汇丰公司的侵权行为共同承担责任。

因此，王洪兰以人格混同为由要求崔元玲与汇丰公司连带承担本案侵权损害赔偿的诉讼主张本院不予支持。

关于本案侵权赔偿数额，王洪兰未能就其主张的100万元赔偿数额提供有效证据予以证明。

本案请求保护的是包装袋的外观设计专利，王洪兰以大米售价作为侵权赔偿计算依据不具有合理性。

王洪兰举证的通话录音也不足以证明汇丰公司存在对侵权包装袋的大规模使用。

此外，知识产权侵权诉讼中对于维权费用的支持以合理、必要为条件，结合本案难易程度和调查取证过程，王洪兰所主张的20万元代理费超出合理范围。

综上，本院综合考虑涉案专利的类型、被诉侵权包装袋所能创造的市场价值、汇丰公司的经营性质以及王洪兰本案维权的必要、合理费用等各项因素，酌定汇丰公司赔偿王洪兰经济损失及合理维权费用共计8万元。

综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条、《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条规定，判决如下：一、被告海安市汇丰米业有限公司立即停止侵犯原告王洪兰Zl201730379310.3号名为“包装袋”的外观设计专利权的行为；

二、被告海安市汇丰米业有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告王洪兰经济损失及为制止本案侵权行为所支付的合理费用共计8万元；

三、驳回原告王洪兰的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费13800元，由原告王洪兰与被告海安市汇丰米业有限公司各负担6900元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。

根据国务院《诉讼费用交纳办法》，同时应向江苏省高级人民法院预交上诉案件受理费（开户单位：江苏省高级人民法院，开户行：中国农业银行南京山西路支行，帐号：10×××75，汇款凭证复印件寄交本院）。