文书内容江苏省南通市通州区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0612民初981号原告：李海华，男，1979年3月23日出生，汉族，住启东市。

委托诉讼代理人：彭明星，江苏路启律师事务所律师。

被告：俞芦军，男，1985年6月5日出生，汉族，住启东市。

委托诉讼代理人：刘娟，江苏东晋律师事务所律师。

原告李海华与被告俞芦军商标权转让合同纠纷一案，本院于2020年2月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。

原告李海华委托诉讼代理人彭明星、被告俞芦军委托诉讼代理人刘娟到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告李海华向本院提出诉讼请求：1.判令被告将其第26019990号、第30766270号、第33653775号近似商标一并转让给原告，由原、被告双方共同持有，且不得再行申请注册类似商标来阻碍商标转让;2.判令被告赔偿原告经济损失8万元；

3.本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由：2015年4月6日，被告经核准受让取得第6982259号注册商标。

此后，原、被告因散伙达成一揽子协议，包括约定将第6982259号注册商标转让给原告共同持有。

后因被告未履行义务，原告向法院提起诉讼。

法院判令被告将上述商标转让给原、被告共有。

判决后，原告申请法院强制执行。

执行过程中，商标总局告知，转让的第6982259号注册商标存在被告注册的第26019990号、第30766270号、第33653775号近似商标，应一并转让。

被告的不诚信行为，导致原告商标转让拖延影响经营，应赔偿原告损失。

被告辩称，一、原告主张的讼争商标权转让没有事实依据。

1.原告诉请转让的第26019990号、第33653775号注册商标系“铁拳”文字商标，与被告经营的南通铁拳机电工具有限公司（以下简称铁拳公司）的企业字号“铁拳”完全相同，被告注册上述“铁拳”文字商标是出于对自己经营的企业字号权利的保护，防止他人利用被告的企业字号恶意抢注商标。

客观上，原告与被告经营相同的行业，原告在独自经营南通锐犇机电工具有限公司（以下简称锐犇公司）期间，于2018年12月18日以被告经营的铁拳公司的企业字号恶意抢注“铁拳”文字商标，侵犯了被告的在先权利。

此外，原告还将双方散伙时的第6982259号“”注册商标擅自用于散伙协议约定之外的其他公司，侵犯了被告第6982259号“”注册商标权。

鉴于原告的上述不诚信行为，被告有理由认为原告要求案涉讼争商标共有存在恶意。

2.本案讼争的商标权是被告以自己经营的企业字号“铁拳”文字注册，有其特殊性。

本案讼争商标是否共有应当考虑如下特殊因素：双方当事人间的特殊关系、因无法合作而散伙的事实、经营相同的行业、共有的主观用意、市场秩序、商标商誉维护、消费者对产品的识别及权益保护等，并考虑本案被告是为保护自己经营的企业字号而申请注册了讼争商标。

3.商标权属于民事权利，转让法律关系有效设立的前提是当事人的意思表示真实、自愿。

原告未提供证据证明被告愿意转让以自己公司字号“铁拳”文字注册的商标权。

二、原告主张讼争商标权转让没有法律依据。

1.商标法第四十二条用的“应当”一词属于提倡性，而非“必须”，不具有强制性。

商标法第四十二条提倡在转让商标权时，应当将近似或类似注册商标一并转让，未提倡在转让后新申请的注册商标必须转让。

本案在双方散伙分割财产时，将第6982259号商标权分割确定为共有，未约定散伙后新形成的商标为双方共有。

否则，该散伙协议有失公平。

2.本案不适用商标法第四十二条的规定。

第6982259号“”注册商标是双方散伙时的分割，原告并未支付转让对价，不存在转让一说。

3.原告以与第6982259号“”注册商标相同的“”注册了第21225269号商标，以与被告的铁拳公司字号相同的“铁拳”文字注册了第35389965号商标，印证了讼争的三个商标不必然共有。

三、原告主张的损失没有依据。

综上，请求依法驳回原告的诉讼请求。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

对当事人无异议的下列证据，本院予以确认并在卷佐证：1.原告提交的启东市人民法院（2018）苏0681民初6433号民事判决书，南通市中级人民法院（2019）苏06民终308号民事判决书，第6982259号商标注册证及商标信息打印件，涉案讼争共有的第26019990号、第30766270号、第33653775号注册商标的商标初步审定公告及商标信息打印件，启东市人民法院（2019）苏0681执3347号民事裁定书、委托执行函、协助执行通知书、执行系统信息截图。

2.被告提交的双方于2016年11月8日签订的解散和解协议，涉案争议的第26019990号、第30766270号、第33653775号注册商标的商标初步审定公告及商标信息打印件。

对有争议的证据和事实，本院认定如下：一、原告所举被告申请的第23048418号、第23120910号、第23121295号商标检索结果打印件、商标信息打印件，用以证明被告另行申请的类似商标已被驳回。

被告对其关联性提出异议。

本院审查认为，该组证据系被告被驳回的商标注册申请，与原告主张转让的涉案注册商标无涉，也不能证明基于被告提出的上述注册申请，造成了原告的经济损失，故该组证据与本案讼争事实不具有关联性。

二、被告所举（2020）苏民申67号通知书，用以证明被告不服（2019）苏06民终308号民事判决已向江苏省高级人民法院申请再审，该案已立案受理，第6982259号注册商标权归属未有最终定论。

原告对其关联性不予认可。

本院审查认为，被告第二次庭审中已确认所提再审申请已被驳回，故该证据与本案不具有关联性。

三、被告所举（2019）苏06民终3720号民事判决书，用以证明原告经营的南通莱赛电动工具有限公司（以下简称莱赛公司）存在侵犯第6982259号注册商标权的行为，要求继续共有与被告经营的企业字号相关的涉案讼争商标权存在恶意。

原告对其关联性提出异议。

本院审查认为，判决书确认的侵权人为莱赛公司，鉴于该案审理查明的相关侵权事实，该份证据与本案讼争事实及原告的诉求间的关联性问题，本院综合全案证据在评析诉求主张时一并表述。

四、被告所举原告注册的第21225269号、第35389965号注册商标登记信息，用以证明原告注册上述商标的行为表明，讼争商标不必然共有；

在双方解散合伙后，原告将被告经营的铁拳公司字号恶意抢注为注册商标，被告注册涉案讼争商标是为了维护公司经营及消费者权益。

本院审查认为，原告获准注册的上述两个商标核准使用于国际分类第九类相关商品，与本案讼争共有的注册商标核准使用的商品不属于相同或类似商品，该组证据与本案讼争事实间不具有关联性。

依据当事人的诉辩主张及提供的有效证据，本院查明以下事实：2010年6月7日，案外人毛卫取得第6982259号“”注册商标，核定使用于第7类商品：电锤;电动手操作钻孔器;非手工操作的手持工具;风动手工具;角向磨光机;气动打钉枪;石材切割机;手电钻(不包括电煤钻);液压手工具。

2015年4月6日，俞芦军经核准受让取得该注册商标。

经查询国家知识产权局网站，该商标的注册有效期限至2030年6月6日。

2018年8月6日，李海华向启东市人民法院提起诉讼，诉请判令俞芦军将第6982259号“”注册商标转让给原、被告共同共有。

启东市人民法院于2018年11月26日作出（2018）苏0681民初6433号民事判决，判令俞芦军于判决生效后十日内协助李海华办理将第6982259号“铁拳”注册商标转让给李海华、俞芦军共同共有的转让手续。

该案查明下列事实：一、2015年12月25日，铁拳公司成立，俞芦军、俞晓美为公司股东，2016年11月10日俞晓美退出，蔡露露成为铁拳公司股东。

李海华系锐犇公司法定代表人、股东，2015年7月1日俞晓美、俞芦军、蔡露露成为锐犇公司股东，2016年11月11日，俞芦军、蔡露露退出锐犇公司，不再为该公司股东。

李海华、俞晓美系夫妻关系，俞芦军、蔡露露系夫妻关系，俞晓美、俞芦军系姐弟关系，两家依托锐犇公司、铁拳公司作为平台共同合作经营。

后双方因故结束合作经营关系，并于2016年11月8日就公司股权转让、合作解散、账目清理等相关事宜签订了和解协议一份，其中第二项关于合作共同资产、债务及其分配情况载明：铁拳商标、锐犇商标、藤井商标均为俞芦军、李海华共同持有，现双方一致同意，在解散合作后将前述三个商标授权锐犇公司、铁拳公司同时使用，并按规定至商标登记部门办理相关手续，但锐犇公司、铁拳公司无权再次授权其他公司使用。

二、在签订上述和解协议之前，李海华、俞芦军已达成第6982259号商标转让的意向。

2016年8月30日，李海华与北京细软智谷知识产权代理有限责任公司签订商标申请代理协议，委托该公司办理商标转让事宜，俞芦军在该代理协议上签字。

2016年9月5日，俞芦军出具声明书且对声明书作了公证，声明同意将其持有的第6982259号“”注册商标转让给李海华和俞芦军本人共同持有，并办理相关转让登记手续。

2016年9月19日，国家工商行政管理总局商标局受理第6982259号“”注册商标转让申请，该局于2016年12月2日发出商标转让申请通知书，载明转让人俞芦军，受让人李海华。

但该转让申请于2017年2月7日被俞芦军申请撤回。

国家工商行政管理总局商标局于2018年6月26日向李海华发出撤回商标转让/移转申请通知书，告知其如商标权存在争议，可通过司法途径解决并提交生效的法院裁决书。

三、俞芦军于2017年8月23日申请注册“铁拳”文字商标，使用商品项目类别为国际分类第7类，注册公告日期为2018年9月14日。

俞芦军不服一审判决提起上诉。

二审确认了一审查明的事实和认定意见，于2019年3月18日作出（2019）苏06民终308号民事判决，维持原判。

判决生效后，李海华向启东市人民法院申请强制执行。

启东市人民法院作出（2019）苏0681执3347号执行裁定：协助将被执行人俞芦军名下第6982259号注册商标转让给李海华、俞芦军共同共有。

该院委托北京市西城区人民法院代为办理上述共同共有的转让手续。

北京市西城区人民法院接受委托后告知该院执行结果为：10月11日我院派员办理受托事项，商标局反馈，贵院提供商标号还有第26019990号、第33653775号两个近似商标，必须一并转让，故贵院委托函、协执、裁定、判决必须更正才能办理。

李海华为此诉至本院，要求将俞芦军注册的第26019990号、第30766270号、第33653775号近似商标一并由李海华、俞芦军双方共同持有。

截至本案诉讼，李海华未完成第6982259号“”注册商标的共有注册登记。

本案经本院调解，李海华、俞芦军间矛盾较深，无法达成一致意见。

还查明，1.俞芦军于2017年8月23日申请注册第26019990号“铁拳”文字商标，于2018年9月14日通过核准，使用于第7类商品：手电钻（不包括电煤钻）、石材切割机、风动手工具、气动打钉枪、电锤、液压手工具、非手动的手持工具、电动手操作钻孔器、角向磨光机，注册有效期至2028年9月13日。

李海华当庭陈述，该商标核准公示期间，李海华于2018年9月7日以与其共有的第6982259号注册商标近似为由提出异议，后因其共有第6982259号注册商标的诉讼未有结论被驳回。

2.俞芦军于2018年5月8日申请注册第30766270号“IRONFIST”字母商标，于2019年2月21日通过核准，使用于第7类商品：木材加工机、液压手工具、风动手工具、发电机、电焊机、电锤、枪（使用火药的工具）、气动打钉枪、非手动的手持工具、混凝土振动器，注册有效期至2029年2月20日。

李海华当庭陈述，该商标核准公示期间，李海华于2018年12月7日以与其共有的第6982259号注册商标近似为由提出异议，后因其共有第6982259号注册商标的诉讼未有结论被驳回。

3.俞芦军于2018年9月20日申请注册第33653775号“铁拳”文字商标，于2019年12月7日通过核准，使用于第7类商品：角向磨光机、电钻孔器、手电钻（不包括电煤钻）、石材切割机、风动手工具、气动打钉枪、电锤、液压手工具、非手动的手持工具、电动手操作钻孔器，注册有效期至2029年12月6日。

再查明，2018年11月16日，俞芦军向启东市人民法院提起诉讼［案号：（2018）苏0681民初9208号］，要求判令莱赛公司、第三人李海华停止侵犯其第6982259号等注册商标专用权的行为，赔偿经济损失及因制止侵权行为而支出的合理费用166024元。

该案查明下列事实：2016年10月18日，莱赛公司成立，股东为李海华、俞晓美夫妇，法定代表人为俞晓美。

莱赛启东市××五天汾五金城商贸楼设有经营场所。

该商贸楼外墙悬挂有多家公司的广告牌，其中莱赛公司经营场所对应的外墙区域从左至右依次悬挂有“恒莱赛锂电工具”和“铁拳”（文字中间为拳头图案）字样及“恒莱赛工具真的很来赛！

”的广告牌。

莱赛公司在“阿里巴巴1688.com—全球领先的采购批发平台.批发网”设有店铺，联系卖家为李海华，经营模式为生产厂家，销售的产品有“铁拳”、“恒莱赛”、“藤井”等品牌的电动工具，品牌为“铁拳”的商品标价根据型号有65元-238元、568元等，商品图片显著标有“铁拳”商标、商品文字说明含“铁拳”。

该案的认定意见为：莱赛公司经营场所外墙悬挂的“铁拳”（文字中间为拳头图案）广告，拳头图案与案涉注册商标相比，二者在文字的读音及含义上相同，文字字形上相似，拳头图案基本一致仅方向相反，已构成商标侵权。

莱赛公司在其经营的阿里巴巴店铺大量发布与案涉注册商标相同或近似标识的图片用于宣传和销售，容易使一般消费者对商品来源产生混淆与误认，或者认为其来源与案涉注册商标商品有特定关联，亦构成商标侵权。

莱赛公司辩称阿里巴巴的销售页面系俞芦军制作，但未提供证据证实，且莱赛公司亦认可与俞芦军解除合作关系后阿里巴巴的店铺由莱赛公司经营管理，故对莱赛公司的抗辩不予采纳。

莱赛公司辩称在阿里巴巴网上销售“铁拳”产品获得了李海华的授权，但未提供证据证明，且李海华仅是第6982259号注册商标的共有权人之一，其对外许可未征得俞芦军的同意，莱赛公司也并非善意第三人，因其股东李海华、俞晓美对2016年11月8日签订的和解协议中“铁拳”商标许可使用的范围明知。

启东市人民法院判令：一、莱赛公司于本判决生效之日起立即停止侵犯俞芦军第6982259号“铁拳”等注册商标专用权的行为。

二、莱赛公司于本判决生效之日起十日内赔偿俞芦军经济损失（包括为制止侵权发生的合理开支）50000元。

莱赛公司不服一审判决提起上诉。

二审维持原判。

本院认为，本案为李海华通过协议方式取得俞芦军享有的第6982259号“”注册商标共有权后，在俞芦军于相同或类似商品上还单独注册有近似商标的情况下，李海华为完成第6982259号“”商标的共有登记，而发生的商标权转让合同纠纷。

双方的争议焦点在于：一、俞芦军注册的第26019990号“铁拳”商标、第30766270号“IRONFIST”商标、第33653775号“铁拳”商标是否与第6982259号“”商标为相同或类似商品上的近似商标；

二、本案中，李海华通过协议约定取得第6982259号注册商标的共有权后，是否能因完成该注册商标的共有注册登记需要，而当然地享有俞芦军此后在相同或类似商品上取得的其他近似商标的共有权。

对此，本院评判如下：一、第6982259号注册商标与讼争共有的第26019990号、第30766270号、第33653775号注册商标均核准使用于商标国际分类的第7类商品，所核准使用的商品从功能、用途、主要原料、消费对象、销售渠道等方面，消费者一般会认为商品之间有特定联系，属于在类似商品上的注册商标。

第6982259号“”注册商标，由拳头图形、“铁拳”文字、“铁拳”拼音字母共同组成，从公众的一般认知和呼叫习惯，其中的“铁拳”文字为该商标的主要部分。

第26019990号和第33653775号“铁拳”文字商标与第6982259号“”商标中“铁拳”二字相同；

第30766270号“IRONFIST”商标，“IRONFIST”为中文“铁拳”的英文翻译。

上述第26019990号、第33653775号、第30766270号注册商标使用在与第6982259号注册商标相类似的商品上，会导致相关公众对商品来源发生混淆、误认，构成近似商标。

二、李海华未能取得第6982259号商标共有权注册登记的原因是国家商标局依据商标法第四十二条第二款的规定，发现俞芦军在类似商品上注册有讼争近似商标。

李海华当庭也明确，其要求一并共有讼争近似商标的法律依据为商标法第四十二条第二款的规定。

商标法第四十二条第二款规定：“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。

”该条第一款和第三款还规定：“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。

受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。

”因此，该条规定的目的在于避免造成市场主体混淆、损害消费者的权益和社会公共利益。

本院认为，商标的基本功能在于识别商品来源和保护消费者权益，该两项基本功能也是判定商标权利边界的一项重要标准。

商标权虽然属于私权范围，但其具有的功能决定了商标权的转让，既涉及转让双方的利益，也涉及消费者的权益和社会公共利益。

通过转让的方式共有商标与单纯地将商标权利完全转让给他人所有，二者在商标权的行使、商品和服务质量的保证及公众权益的维护等诸多方面均存在差异。

注册商标权人将其注册商标权完全转让给他人所有，依法应对其在同一种商品上注册的近似商标或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，一并转让，否则会导致商品来源的市场主体混淆。

但通过转让的方式与他人共同享有商标权，当商标共有人各自独立从事相同或类似的经营活动时，对共有双方未达成商标权共有意思表示的近似商标是否强制共有，应从有利于发挥商标的区别功能、维护商标信誉、保护消费者权益和促进市场经济发展的角度，区分具体情形，予以认定。

本案中，李海华、俞芦军在2016年11月8日达成和解协议共有第6982259号商标之前，于2016年8月30日已达成该商标的共有意向，并共同委托代理机构办理商标转让事宜，双方在该期间依托铁拳公司和锐犇公司作为平台，共同合作经营。

该节事实隐含了双方认可相对方的产品质量、服务质量符合共有商标的规范要求，相互间具有合理信赖，此时共有商标不会造成市场混淆，消费者权益亦能得以维护。

双方在达成第6982259号商标共有协议之后，俞芦军又分别注册了本案讼争的第26019990号、第30766270号、第33653775号近似商标，其中第26019990号“铁拳”商标在启东市人民法院（2018）苏0681民初6433号案中已查明处于注册公告期间，李海华也向国家商标局提出异议，后于2018年9月4日核准注册；

第30766270号“IRONFIST”商标在上述（2018）苏0681民初6433号案二审期间核准注册，李海华在该商标注册公告期间也曾向国家商标局提出异议，后于2019年2月21日核准注册。

上述事实证明，双方在第6982259号商标共有纠纷诉讼期间，李海华已知道俞芦军注册了讼争的第26019990号、第30766270号商标，但诉讼期间未主张一并共有，也未考虑能否继续履行第6982259号商标的共有注册登记问题，最终导致（2018）苏0681民初6433号判决的商标权共有的注册登记手续未能实现。

本案诉讼之前，李海华因违反第6982259号商标共有的协议约定，在其经营的莱赛公司使用该共有商标被判定侵权。

本案诉讼中，双方矛盾较深，经本院调解亦未能达成和解，相互间已不具有合理信赖关系。

鉴于上述事实，在双方未达成讼争商标共有使用协议的情况下，如强制判令讼争近似商标由双方共有，俞芦军事实上已不能合理地要求李海华在使用该近似商标时保证相应的产品品质的一致性，也无法要求李海华在使用近似商标时作出与其本人产品相区分的标识。

综上，鉴于双方各自分别经营的产品相同或类似、相互间缺乏合理信赖、“铁拳”为俞芦军经营的铁拳公司的企业字号、双方对讼争商标未达成共有使用协议等因素，如讼争近似商标一并由李海华和俞芦军共有而共存于市场，会导致相关商标不能再识别单一的产品来源，容易造成消费者混淆，无法保证商标的识别功能和消费者权益，也不利于正常的市场竞争，滥用权利还可能造成相关商标权失效，并给双方带来新的纠纷。

三、李海华提起本案诉讼的根本目的在于，完成第6982259号注册商标共有的核准登记程序。

需要指出的是，俞芦军在已将第6982259号注册商标约定由李海华共有后，再擅自注册讼争的近似商标是导致李海华未能实现第6982259号注册商标被核准共有的直接原因。

虽然该近似商标为俞芦军经营的企业字号或企业字号的英文字母，但在已协议转让第6982259号商标与李海华共有的情况下，俞芦军在类似商品上另行再注册与该共有商标相近似的商标，客观上阻却了李海华实现对第6982259号商标的共有注册，有违诚实信用的民法准则。

对此事实，李海华为维护其享有的第6982259号商标的共有权利或为实现（2018）苏0681民初6433号案中和解协议的合同目的，可依据商标法和合同法的相关规定，另行主张权利。

关于李海华要求赔偿经济损失的诉请。

李海华提起该项诉请的理由为俞芦军另行注册讼争近似商标，导致其商标共有注册受阻，影响其经营。

本院认为，李海华基于协议已取得第6982259号“”商标的使用权，且事实上也已在经营活动中实际使用了该商标。

涉案俞芦军存在讼争商标，仅会对李海华完成第6982259号“”商标的共有注册造成影响，并无证据证明给李海华的正常经营活动造成经济损失，该项赔偿诉请缺乏事实依据，本院不予支持。

综上，李海华的诉讼请求缺乏理据，依法予以驳回。

依照《中华人民共和国商标法》第一条、第八条、第九条、第四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：驳回原告李海华的诉讼请求。

案件受理费2600元，由原告李海华负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院（该院开户行：中国银行南通市濠南路支行，户名：江苏省南通市中级人民法院，46×××65565）。