中华人民共和国最高人民法院 行 政 裁 定 书 （2020）最高法行申9746号 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：北京守正方科技发展有限公司。

住所地：北京市朝阳区。

法定代表人：张冉冉，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：陈福，北京大成律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。

住所地：北京市海淀区。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：张秋阳，该局审查员。

委托诉讼代理人：袁丽颖，该局审查员。

一审第三人：中国电信股份有限公司。

住所地：北京市西城区金融大街31号。

法定代表人：柯瑞文，该公司董事长。

委托诉讼代理人：王莉莉，女，住北京市西城区，中国国际贸易促进委员会推荐。

委托诉讼代理人：申发振，男，住北京市朝阳区，中国国际贸易促进委员会推荐。

再审申请人北京守正方科技发展有限公司(以下简称守正方公司)因与被申请人国家知识产权局、一审第三人中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）发明专利权无效行政纠纷一案，不服本院（2019）最高法知行终237号行政判决，向本院申请再审。

本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

守正方公司申请再审称，1.原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）于2016年7月8日作出的第29567号无效宣告请求审查决定书（以下简称被诉决定），系中国电信作为无效宣告请求人，针对守正方公司拥有的申请日为2007年9月3日、授权公告日为2012年11月21日、名称为“一种手机广告实现方法及其装置”的200710121312.8号发明专利（以下简称本专利）提出的无效宣告请求而作出。

被诉决定遗漏了权利要求1与证据3的区别技术特征。

权利要求1与证据3相比至少还包括以下区别技术特征：（1）权利要求1为一种手机广告实现方法，而证据3为一种搜索方法；

（2）电话挂机后，电话监控模块和用户接口模块向控制模块发送预定手机号码和预定信息指令。

对于遗漏区别技术特征（1）,权利要求1为手机广告实现方法，主要发明目的为有预定酒店、饭店、KTV等需求的用户与商家通话后，自动给用户发送预定相关的短信或彩信，短信或彩信内容中插入广告，对应的电信业务名称为“挂机短信”。

证据3主要发明目的为用户与电信服务商的话务员沟通查询不特定商家的信息，话务员通过搜索引擎检索到相关商家信息并进行排序后，将搜索结果告知用户，从而满足用户的模糊查询需求，对应的电信业务名称为“114电话信息服务”。

二者具有本质区别。

证据3公开了遗漏区别技术特征（2），理由如下：权利要求1是在电话挂机后，电话监控模块和用户接口模块向控制模块发送预定手机号码和预定信息指令；

而证据3是用户在通话过程中，话务员与用户交互后输入用户的查询信息，并向搜索引擎发送；

证据3话务员与用户交互后输入用户的查询信息，并向搜索引擎发送，查询信息包括主叫号码和需要查询的企业相关信息，并不包括预定手机号码；

权利要求1将预定手机号码和预定信息指令发送给控制模块；

被诉决定在总结区别技术特征时认为证据3中未记载与预定手机号码相关的技术特征，与二审判决认定矛盾。

2.权利要求1具备创造性。

权利要求1实际要解决的技术问题是“如何实现挂机后，自动向用户手机号码发送广告短信或彩信”。

权利要求1相对证据3与公知常识的组合具备创造性，具体理由如下：（1）技术主题不同：权利要求1为一种手机广告实现方法，主要发明目的为有预定酒店、饭店、KTV等需求的用户与商家通话后，自动给用户发送预定相关的短信或彩信，在短信或彩信内容中插入广告，对应的电信业务名称为“挂机短信”。

而证据3主要发明目的为用户与电信服务商的话务员沟通查询不特定商家信息，话务员通过搜索引擎检索到相关商家信息并进行排序后，将检索结果告知用户，从而满足用户的模糊查询需求，对应的电信业务名称为“114电话信息服务”。

二者具有本质区别。

（2）应用场景不同：权利要求1应用的场景为用户与商家通电话预订酒店、饭店、KTV等，挂机后，用户收到预定相关的短信或彩信，短信或彩信内容中含有商家广告；

而证据3应用场景为用户与电信服务商的话务员通话，要求查询不特定商家的信息，话务员通过搜索引擎查询到相关商家的信息后，再反馈给用户，由于人工台不能设置在商家处，用户不能直接与商家通话，故证据3的技术方案不能应用于“挂机短信”业务。

（3）技术手段不同：首先，权利要求1在电话挂机后，系统自动给主叫号码或预定手机号码发送短信，而证据3是在通话过程中，以在线语音的方式向用户播报查询结果；

其次，权利要求1和证据3的工作流程不同，两者至少具有以下不同之处：权利要求1是在挂机后系统直接调取相关预定商家的预存信息，无需经搜索引擎检索排序，流程简单，效率高，成本低；

证据3中用户要查询的商家信息不确定，需要架设搜索引擎和庞大的数据库，检索用户所在地区的相关商家信息，然后按照预定的算法对检索到的商家信息进行排序，最后反馈给用户，流程复杂、成本高、效率低。

权利要求1用户挂机后收到手机广告短信，无需在线等待；

证据3对用户来说不仅要支付更多的电话费，还需要在线等待、浪费时间。

权利要求1可以输入预定手机号码，商家可以将挂机短信发送到用户指定的预定手机号码，证据3为在线查询不特定商家信息，不涉及将查询结果发到用户指定的预定手机号码的技术问题。

最后，权利要求1是用户直接给商家打电话预定相关服务，电话挂机后，系统直接从服务器中调取商家的相关信息，并通过短信或彩信的方式发送给用户；

证据3是用户给电信服务商的话务员打电话查询不特定商家信息，话务员通过搜索引擎检索并按照预定的算法排序后再反馈给用户，其对应的“114电话信息服务”逐渐退出了市场。

（4）技术效果不同：权利要求1中用户打电话给商家预定相关服务，挂机后收到商家发来的与预定信息相关的短信或彩信，使用户及时了解所预定服务场所的位置、开始时间等相关信息，可以根据顾客的消费取在预定结果中嵌入有价值的广告信息，具有较强的服务性和针对性；

证据3不能应用到“用户直接给商家打电话预定相关服务，挂机后收到商家发来挂机短信”场景中，证据3未给出技术启示。

（5）证据3另外的实施例（短信方式信息发布）没有公开上述区别技术特征，也没有给出技术启示，上述区别技术特征不属于公知常识。

3.权利要求3具备创造性。

权利要求3具备创造性的理由与权利要求1具备创造性的理由相同，此外还包括在没有证据证明某区别技术特征属于公知常识的情况下，应当充分论理说明某区别技术特征属于公知常识。

被诉决定、一审、二审判决未充分论理，直接认定权利要求3的所有技术特征均为公知常识错误。

4.本专利在商业上获得成功。

本专利为一种广告实现方法，在商业应用上通常称之为“挂机短信”业务。

目前“挂机短信”业务已经广泛应用到各行各业中，如消费者拨打商家的电话，预订酒店、餐饮、KTV、茶楼等，在挂机后通常收到商家发来的包含预订信息或商家信息的挂机短信。

该广告推送模式具有成本低、时效性强等特点，是一种全新形式的直投式广告投放方式。

“挂机短信”业务在商业上获得巨大成功是由本专利的技术特征导致，故权利要求1、3相对于证据3具有突出的实质性特点和显著的进步，从而具备创造性。

综上，本院作出二审判决适用法律错误、事实认定错误。

守正方公司依据《中华人民共和国行政诉讼法》第九十条、第九十一条之规定，请求本院：撤销一审、二审判决及被诉决定；

依法再审本案；

责令国家知识产权局重新做出审查决定。

国家知识产权局提交意见称，一审、二审判决认定事实清楚，适用法律正确、审理程序合法，请求法院驳回守正方公司的再审申请。

本院审查查明，根据中央机构改革部署,专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

本院经审查认为，本案的争议焦点在于：1.被诉决定是否遗漏区别技术特征；

2.本专利权利要求1是否具备《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。

3.本专利权利要求3是否具备创造性。

（一）关于被诉决定是否遗漏区别技术特征的问题 守正方公司再审审查期间认为，被诉决定遗漏两个区别技术特征：（1）权利要求1为一种手机广告实现方法，而证据3为一种搜索方法；

（2）电话挂机后，电话监控模块和用户接口模块向控制模块发送预定手机号码和预定信息指令。

关于区别技术特征1。

根据证据3的记载，人工业务坐席与用户交互后将要查询的企业相关信息按照消息格式传递给搜索引擎。

搜索引擎查询号码信息库的相关信息、号码信息和企业基本信息；

然后将号码信息和企业基本信息发送到综合信息融合交换装置；

综合信息交换装置根据号码信息和企业基本信息在中心数据库中查询其余相关信息，然后返回给搜索引擎。

鉴于本专利权利要求1并未限定控制模块的具体结构，根据权利要求1的记载，控制模块主要是接收并向网络连接模块发送预定手机号码和预定信息指令。

而证据3的上述记载也可以实现“控制模块”的功能。

因此，证据3已经记载了与权利要求1功能作用相同的装置。

关于区别技术特征2。

根据证据3的记载，多媒体呼叫中心可以通过通讯网络连接设备取得用户的通讯终端的识别标识。

用户进一步与架构在多媒体呼叫中心平台上的人工台系统进行交互。

人工台系统的人工坐席软件向搜索引擎发送的信息查询消息中包括例如主叫用户号码、企业名称为“某某”、企业特征为“搬家”。

由此可知，证据3中的多媒体呼叫中心可以对来电号码进行监听，并将主叫用户的号码信息等传递给人工台，人工台与用户交互后输入用户的查询信息，并向搜索引擎发送，该查询消息包括主叫号码和需要查询的企业相关信息。

因此，证据3已经记载了与权利要求1“电话监控模块和用户接口模块向控制模块发送预定手机号码和预定信息指令”的技术方案，明确了向控制模块发送“预定手机号码和预定信息指令”的部件名称。

综上，被诉决定关于本专利权利要求1和证据3区别技术特征的认定正确。

守正方公司关于专利复审委员会遗漏以上两个区别技术特征的再审主张缺乏事实依据，本院不予支持。

（二）关于本专利权利要求1是否具备创造性的问题 专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

” 权利要求1与证据3的区别仅在于：权利要求1中用户接口模块单元除输入预定信息指令外，还输入预定手机号码并可以显示主叫用户号码；

在电话挂机后，由控制模块将接收到的预定手机号码和预定信息指令通过网络连接模块先发到短信彩信发送服务器后，由短信彩信发送服务器再调取广告生成服务器的短信或彩信，并通过短信彩信发送模块或短信彩信网关发送到所述预定手机号码。

基于上述区别特征，权利要求1实际解决的技术问题是如何对预定手机号码进行短信或彩信的回复。

首先，证据3已经公开了通过短信的方式对用户的查询进行回复。

其次。

虽然证据3仅公开了多媒体呼叫中心可以获得用户的主叫号码信息，未明确记载预定手机号码并对预定手机号码进行回复，但向主叫号码回复还是预定手机号码回复主要取决于用户的需求，且用户要求将相关信息发送到主叫号码之外的其他号码在生活中较为常见，故本领域技术人员容易想到除了将主叫号码作为回复地址，也可以基于用户的要求将用户设定的预定手机号码作为回复地址。

再次，通常只有在用户挂机后，用户的需求信息才完整表达完毕，故在用户挂机后再回复短信或彩信应当属于本领域技术人员容易想到的方式。

最后，采用何种流程获取短信或彩信，在技术上可以根据实际需要进行选择，并不具有突出的实质性特点和显著进步。

综上，在证据3基础上结合本领域公知常识容易得到权利要求1的技术方案，故权利要求1不具备创造性。

守正方公司关于本专利权利要求1具有创造性的再审主张，缺乏事实依据，本院不予支持。

（三）本专利权利要求3是否具备创造性 权利要求3请求保护的是一种用于手机广告实现方法的装置，基于其与证据3的区别技术特征，权利要求3实际解决的技术问题是如何对预定手机号码进行短信或彩信的回复以及如何通过具体模块实现。

证据3公开了用户通过终端发送制定格式的内容到指定的号码，多媒体呼叫中心4收到用户的短信后，根据用户的查询内容和操作指令，通过搜索引擎进行搜索，搜索完毕，多媒体呼叫中心将搜索结果中的与号码相关的企业用户信息如单位地址、名称、交通线路、服务范围、分支机构、网址、Email等以短信的方式发送至用户终端。

即证据3已经公开了用户通过短信方式查询信息时通过短信的方式对用户的查询进行回复。

并且证据3也已经公开了人工台可以与用户进行交互，可以将用户需要查询的企业相关信息以及用户的主叫号码发送给搜索引擎A，通过搜索引擎A获取企业相关信息并通过多媒体呼叫中心发送给用户，而采用具体何种流程以及对应的具体模块来获取短信或彩信是本领域技术人员根据设计需要可以进行选择的。

证据3已经公开了电话监控的流程，本领域技术人员容易想到根据用户要求将查询结果以短信或彩信方式回复或者通过人工台输入预定手机号码作为短信或彩信的回复地址。

而使用FSK移频监控主叫号码监听模块、电话监听模块通过电话用户线接口连接到固定电话的用户线上均为本领域公知常识。

因此，权利要求3不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。

此外，关于守正方公司主张本专利在商业上获得成功因而具备创造性的问题。

当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出发，商业上的成功就会被纳入创造性判断的考量因素。

相比相对客观的“三步法”而言，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准。

当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时，应当审查：发明或者实用新型的技术方案是否真正取得了商业上的成功；

该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术作出改进的技术特征，而非由该技术特征以外的其他因素所导致。

如果商业上的成功是由于其他因素所致，则不能作为判断创造性的依据。

本案中，首先，在无效程序中，守正方公司没有主张本专利在商业上获得了成功，也没有提交关于本专利在商业上成功的证据，故专利复审委员会在对本专利进行创造性判断时，没有考虑商业成功的因素，并无不当。

其次，守正方公司提交的参考资料并未显示其与本专利的关系，不足以证明本专利技术方案取得了商业成功。

最后，守正方公司未提交充分的证据证明本专利的技术方案直接产生了商业上的成功。

综上，守正方公司该项主张缺乏事实依据，本院不予支持。

综上，专利复审委员会作出被诉决定认定本专利权利要求1、3不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，并无不当。

守正方公司的再审理由均不成立，本院予以驳回。

依照《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十六条第二款之规定，裁定如下： 驳回北京守正方科技发展有限公司的再审申请。