江苏省高级人民法院 行 政 判 决 书 (2019)苏行终194号 上诉人（原审原告）：常州市南方实业有限公司，住所地江苏省常州市天宁区虹阳路7号。

法定代表人:曹群，该公司总经理。

委托诉讼代理人:曾博，江苏常闻律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：常州市市场监督管理局（常州市知识产权局），住所地江苏省常州市新北区龙城大道1280号1号楼B座16楼。

法定代表人:何革，常州市市场监督管理局局长。

委托诉讼代理人:吴东康，常州市知识产权局法政处处长。

委托诉讼代理人:毛荔萍，江苏居于理律师事务所律师。

被上诉人（原审第三人）：高峰，男，1972年10月10日出生，汉族，住江苏省常州市武进区。

委托诉讼代理人:张明，江苏常武（苏州）律师事务所律师。

上诉人常州市南方实业有限公司（简称南方公司）因与被上诉人常州市市场监督管理局（常州市知识产权局）（简称常州知产局）、高峰专利纠纷行政处理决定一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05行初74号行政判决，向本院提起上诉。

本院于2019年1月22日受理后依法组成合议庭，于2019年9月17日公开开庭进行了审理。

南方公司的委托诉讼代理人曾博，常州知产局的委托诉讼代理人吴东康、毛荔萍，高峰的委托诉讼代理人张明到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

常州知产局于2018年5月25日作出常知法处字（2018）1号《专利纠纷处理决定书》（简称被诉行政处理决定）。

该决定认为：南方公司虽然提供证据证明自己在专利申请日前已经完成了对涉案产品PCB电路板图纸的定稿，也提供证据证明自己公司已经委托其他公司生产少量PCB电路板。

但是，南方公司提供关于其他部件如外壳、盖板的生产图纸均只是打印件，不能证明其完成时间，故南方公司未能证明其在涉案专利申请日前已经具备能力或已经为生产和销售涉案产品做好必要的准备。

所以，南方公司不具备专利权的在先使用权。

被请求人南方公司未经专利权人许可，以生产经营为目的制造和销售专利产品，侵犯了请求人的ＺＬ20152089××××.0实用新型专利权。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、《专利行政执法办法》第十三条的规定，决定如下：1.责令被请求人南方公司应立即停止对请求人“立式驱动电源”（专利号为ＺＬ20152089××××.0）实用新型专利权的侵犯，即在该专利权有效期内，未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售其专利产品，并且不得以任何其他形式将尚未售出的库存侵权产品投放市场。

2.销毁用以制造侵权产品的专用模具，销毁库存侵权产品。

南方公司不服行政处理决定，向一审法院提起行政诉讼称：常州知产局作出的被诉行政处理决定认定事实和适用法律错误，应予撤销。

被诉产品系南方公司在涉案专利申请日前已经作好制造的必要准备并在原有范围内继续制造、使用，南方公司享有先用权，不构成对涉案专利权的侵犯。

请求法院：1.撤销被诉行政处理决定，并判令常州知产局重新作出处理决定；

2.常州知产局承担本案诉讼费用。

常州知产局一审辩称：其具有处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为的职责。

常州知产局在处理过程中依法履行了法定职责，程序合法，所作出的决定具有事实依据和法律依据。

南方公司的诉讼请求不具有事实和法律依据，请求法院驳回南方公司诉讼请求。

第三人高峰述称：其同意常州知产局的答辩意见，请求依法驳回南方公司的诉讼请求。

一审法院经审理查明： 常州市巨泰电子有限公司（简称巨泰公司）于2015年11月10日向国家知识产权局申请名称为“灯具的立式驱动电源”的实用新型专利，并于2016年4月20日经授权公告，专利号为第ＺＬ20152089××××.0号。

涉案专利独立权利要求1为：灯具的立式驱动电源，包括整体成型的壳体、尾盖、壳体的一端封闭另一端具有开口，尾盖与壳体的开口端固定连接，尾盖上设有孔，其特征在于：还包括一块具有控制电路的电路板、用于产生脉冲信号的开关以及密封件，所述电路板的至少一部分安装在壳体的腔体中，所述开关的一端焊接固定在电路板上，开关的另一端为自由端，所述密封件安装在尾盖上的孔中后对该孔形成密封，尾盖与壳体固定后，密封件与开关的自由端形成抵顶，密封件的一端暴露在空气中。

巨泰公司与本案第三人高峰就涉案专利订立有专利实施许可合同并已经国家知识产权局备案。

该实施许可的种类为排他许可，有效期自2017年2月20日起至2024年10月20日止，使用费为100万元。

2018年1月3日，巨泰公司向常州知产局出具《承诺函》，称其已知悉高峰就涉案专利以利害关系人身份向常州知产局提出针对南方公司的专利侵权纠纷处理请求，并承诺不会以同样的事实和理由向南方公司重复主张该专利权。

2018年1月24日，高峰向常州知产局提交专利侵权纠纷处理请求书，称南方公司未经专利权人许可，以生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、出口侵害涉案专利权的产品，故请求责令南方公司停止侵权行为。

常州知产局于2018年1月26日立案受理后组成了合议组，并向南方公司送达了立案通知书。

2018年3月12日，常州知产局对该案进行了口头审理。

审理中高峰作为举证证据4的样品实物为常州知产局受理的常知法处字[2017]33、34号案件中在2017年7月11日从南方公司处抽样取证的型号为EDDK-320036-IP20的电子式变压器。

2018年4月24日，常州知产局以审理中当事人提供新的证据，需要再次调查和质证，案情较复杂为由，决定延期审理一个月。

2018年5月25日，常州知产局作出被诉行政处理决定。

在一审期间，南方公司主张，涉案专利相应权利要求不具备创造性，权利要求书未以说明书为依据，未能清楚、简要地限定专利保护范围，其已向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局已于2018年9月29日受理。

南方公司据此为由请求中止本案诉讼。

本案一审争议焦点为：南方公司涉案被诉产品是否因享有先用权而不视为侵害涉案专利权。

一审法院认为： 南方公司不服常州知产局被诉行政处理决定的主要理由与其在诉讼中向国家知识产权局提出无效宣告请求的理由并不相同，涉案专利有效，本案可径行对南方公司涉案主张作出裁决而无需中止诉讼。

《中华人民共和国专利法》第六十九条第二款规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

本案中，南方公司主张其在涉案专利申请日前已经作好制造被诉产品的必要准备，并在原有范围内继续制造、使用，故应当享有先用权。

经查，涉案“立式驱动电源”实用新型专利权利要求1的内容，涉及了壳体、尾盖、电路板、开关、密封件等部件，包括了部件的构造以及各部件的结合方式。

因实用新型专利权的保护范围以其权利要求为准，而写入权利要求的每一项技术特征对确定权利要求的保护范围均具有限定作用，现南方公司仅能证明被诉产品的盖板、电路板在涉案专利申请日前完成，其未能举证证明其余部件的具体构造以及各部件之间的具体结合方式，也即被诉产品在专利申请日前已基本形成一个完整的技术方案。

因此，南方公司在涉案专利申请日前已完成专利产品制造、使用的必要准备的主张缺乏事实和法律依据，不能成立。

综上，常州知产局所作被诉行政处理决定程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，南方公司的诉讼请求无事实和法律依据，不予支持。

据此，一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，作出判决：驳回常州市南方实业有限公司的诉讼请求。

一审案件受理费100元，由常州市南方实业有限公司负担。

南方公司不服一审判决，向本院提起上诉。

请求：1.依法撤销一审判决，改判撤销常州知产局作出的被诉行政处理决定，并判令常州知产局重新作出处理决定；

2.本案诉讼费用由常州知产局承担。

二审中，南方公司提交国家知识产权局于2019年5月30日作出的《无效宣告请求审查决定书》（第39927号）。

该决定宣告ＺＬ20152089××××.0专利权部分无效，在专利权人2019年1月10号修改的权利要求1－9项的基础上维持该专利权有效。

根据该决定书的记载，“专利权人于2019年1月10日向国家知识产权局提交了意见陈述书，修改了权利要求书：删除权利要求1，将权利要求2作为独立权利要求1，并将权利要求3至10的序号适应性修改为2至9，同时适应性修改了权利要求的引用关系。

” 南方公司于2019年5月5日向本院提出书面申请，认为常州知产局系基于当时处于有效状态的涉案专利权利要求1作出被诉行政处理决定，但现该决定所依据的事实因专利权人主动将专利权要求1删除已经不复存在，如果继续维持该处理决定，显然将损害南方公司的合法权益。

故请求二审法院撤销一审判决，并撤销被诉行政处理决定。

常州知产局在二审庭审中辩称，其作出被诉行政处理决定具有事实和法律依据，而涉案无效宣告请求审查决定系二审中新出现的事实。

高锋在二审庭审中辩称，涉案无效宣告请求审查决定仅是对专利权利要求的进一步限定，新的独立权利要求1包含了原权利要求1的全部特征，南方公司的被诉产品仍然落入专利权的保护范围。

南方公司对此不予认同。

本院认为，专利权人在专利无效宣告程序中主动将原独立专利权利要求1删除，国家知识产权局也已在专利权人修改的权利要求1－9项的基础上维持专利权有效，因此，被诉行政处理决定以原独立权利要求1作出的侵权判定，已缺乏必要的事实依据，主要证据不足，应予撤销。

至于专利权人或者利害关系人是否在修改后的专利权利要求基础上再行主张南方公司侵犯专利权，以及当事人之间的专利侵权争议是通过行政处理程序还是民事侵权程序处理，可以由其自行决定。

综上，鉴于二审中出现新的证据，本案高锋请求保护的专利权权利要求基础发生变化，故被诉行政处理决定以及一审判决因所依据的事实基础发生变化均应予以撤销。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第八十九条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05行初74号行政判决；

二、撤销常州市知识产权局常知法处字（2018）1号专利纠纷处理决定。

一审案件受理费人民币100元，由常州市南方实业有限公司负担；

二审案件受理费人民币100元，由常州市知识产权局负担。

本判决为终审判决。