山东省东营市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁05民初661号 原告：东营市金盏珠宝有限公司，住所地东营市黄河路陶然财富港2号楼A座101。

法定代表人：崔莹莹，总经理。

委托诉讼代理人：李晓平，山东舜天律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李新海，山东舜天律师事务所律师。

被告：东营木森商贸有限公司，住所地东营市东营区西四路东、商河路北。

法定代表人：王宏云，总经理。

委托诉讼代理人：王璇，山东端航律师事务所律师。

委托诉讼代理人：赵立超，山东端航律师事务所律师。

原告东营市金盏珠宝有限公司（以下简称金盏珠宝公司）与被告东营木森商贸有限公司（以下简称木森商贸公司）确认不侵害商标权纠纷一案，本院于2019年9月5日立案后，依法适用普通程序，先后于2019年10月21日和2019年11月26日公开开庭进行了审理。

金盏珠宝公司的委托诉讼代理人李晓平，木森商贸公司的委托诉讼代理人王璇、赵立超参加了两次庭审。

本案现已审理终结。

金盏珠宝公司向本院提出诉讼请求：1．请求确认金盏珠宝公司使用“地色”标识不侵犯木森商贸公司第29601533号“地色landcolour”注册商标的商标权；

2．判令木森商贸公司承担本案全部诉讼费用。

事实与理由：木森商贸公司的“地色landcolour”商标的申请日为2018年3月14日，注册日期为2019年1月14日。

金盏珠宝公司于2015年8月起，在东营万达装潢并经营“地色彩宝”店，在万达店关闭后，于2017年5月继续在黄河路陶然财富港2号楼A座101经营独立珠宝店铺，独立店铺门头冠名“地色珠宝”，店铺内迎宾墙上突出使用“地色彩宝”标识至今。

木森商贸公司于2018年3月14日申请的“地色landcolour”与金盏珠宝公司突出使用的店铺名、服务标记的文字“地色”完全相同。

木森商贸公司的法人于2019年4月12日拨打市长热线，投诉金盏珠宝公司店铺无照经营，盗用其商标，市场监督管理局工作人员多次到金盏珠宝公司店铺要求整改。

金盏珠宝公司于2019年7月15日发送行使诉权催告书，明确告知木森商贸公司及时行使诉权或撤回投诉，但木森商贸公司于2019年7月18日签收催告书后一直置之不理。

为避免金盏珠宝公司的正常经营受到影响，造成不必要的损失，特提起本案诉讼，望法院判如所请。

木森商贸公司辩称，首先，金盏珠宝公司于2015年8月在万达商场经营的店铺“DISERJEWELRY地色彩宝”仅半年有余，后于2017年8月2日在陶然财富港最东隅经营店铺“D&SRJEWELRY地色珠宝”，金盏珠宝公司仅能证明其曾将“地色”用作店铺名称，在起诉状中其也已自认此事实，无论从其经营时间、经营地点或受众对象，并不能证明“地色珠宝”具有一定影响力。

木森商贸公司经国家知识产权局核准注册了“地色Landcolour”商标，在金盏珠宝公司侵害商标权时，未提起侵权之诉，并不代表木森商贸公司未实施维权之举，我公司已通过向相关行政主管部门投诉来维护自身的合法权益。

综上，金盏珠宝公司的主张没有事实和法律依据，请求驳回其诉讼请求。

金盏珠宝公司为证明其主张，提交了以下证据： 证据一、（2019）鲁东营渤海证民字第457号公证书。

证据二、（2019）鲁东营渤海证民字第458号公证书。

证据三、（2019）鲁济南齐鲁证民字第4250号公证书。

上述三份证据拟证明金盏珠宝公司在同类商品销售中，使用“地色”标识（商标）早于木森商贸公司注册商标“地色landcolour”的申请日。

证据四、联网警务合同及费用单据，结合证据一和证据二，拟证明金盏珠宝公司使用“地色”作为店铺的标识，其使用日期早于木森商贸公司的涉案商标申请日。

证据五、万达百货的租赁合同、租金缴纳流水明细及形象专柜制作合同，拟证明金盏珠宝公司的店铺在2015年入驻万达商场后，在万达商场一楼突出位置从事珠宝经营活动，突出使用“地色”商标，在当地具备一定影响力。

证据六、金盏珠宝公司申请注册“Diser”和“D&SR”商标的事实，证明上述商标申请日早于木森商贸公司“地色landcolour”商标的申请日。

证据七、木森商贸公司注册的案涉“地色landcolour”商标，拟证明该商标申请日期晚于金盏珠宝公司使用“地色”标识的时间。

证据八、工商档案两份，拟证明东营开发区地色珠宝首饰销售店的经营者与木森商贸公司的法定代表人均为王宏云。

证据九、投诉受理文书及相关商标证书，证明木森商贸公司向东营市市场监督管理局投诉金盏珠宝公司侵权。

证据十、行使诉权催告书和快递送达凭证，以证明金盏珠宝公司履行了催告义务。

证据十一、质量保证单，以证明金盏珠宝公司自2016年至2019年持续销售珠宝、彩宝，该组证据中包括销售产品的品名、证书编号、重量、单价，部分单据中附有客户刷卡的POS机单据，每份证据附有“地色彩宝”的吊牌，该组单据中2016年销售的商品盖有“Diser”彩宝万达店的标识，可证明金盏珠宝公司持续经营且在当地具备一定知名度。

木森商贸公司质证认为，对证据一、二、三、四认可其真实性，但不认可其证明目的，上述证据仅能证明金盏珠宝公司于2015年使用过“Diser地色彩宝”作为店铺招牌及2017年8月2日使用“D&SR地色珠宝”作为店铺招牌的事实，并不能证明其将“地色”标识用于商品。

对证据五的真实性无异议，对证明目的有异议，该组证据未体现“地色”标识，不能够证明突出使用“地色”标识。

从租赁合同中可以看出，金盏珠宝公司突出使用的为“Diser”，“地色”仅作为其对“Diser”和“D&SR”的辅助性使用，且该证据并不能证明“地色”已经具有一定影响力。

对证据六和证据七的真实性无异议，对证明目的有异议，其注册商标未含有“地色”文字，与本案没有关联性。

对证据八无异议。

对证据九的真实性无异议，该证据能够证明我方已采取合理维权方式，并要求金盏珠宝公司对涉嫌侵权商标附加适当标识进行区别或予以更改。

对证据十无异议。

对证据十一，质量保证单系打印件，对其真实性不予认可，且该证据为“DISERJEWELRY”，与双方争议的“地色”没有关联，至于该证据上所附“地色彩宝”的吊牌，并不能说明它的形成时间是在2016年，上述证据无法实现金盏珠宝公司的证明目的。

木森商贸公司提交了以下证据： 注册商标“地色Landcolour”（打印件）及商标注册证，以证明木森商贸公司于2018年3月14日申请注册商标，并于2019年1月核准注册，木森商贸公司是“地色Landcolour”的商标权人。

金盏珠宝公司质证认为，对真实性有异议，“地色Landcolour”注册商标的申请日、注册日均晚于金盏珠宝公司使用“地色”标识的日期。

本院对双方提交的证据认证如下： 对金盏珠宝公司的证据：证据六中的“Diser”和“D&SR”标识与本案争议的“地色”商标没有关联性，对该证据不予采信。

其他证据符合真实性、合法性和关联性，均予以采信。

木森商贸公司提交的“地色Landcolour”注册商标与金盏珠宝公司的证据一致，本院予以采信。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 金盏珠宝公司于2015年8月起，在东营万达商场一楼租赁场地销售珠宝、首饰，该店铺外观使用了“DISER地色彩宝”标识及“DISERJEWELRY地色彩宝”标识。

在万达店关闭后，金盏珠宝公司于2017年5月继续在黄河路陶然财富港2号楼A座101经营珠宝店铺，店铺门头冠名“地色珠宝”，店铺内迎宾墙上使用了“地色彩宝”标识。

另外，金盏珠宝公司在部分销售的商品吊牌上也使用了“地色彩宝”文字。

2018年3月14日，木森商贸公司向国家知识产权局申请注册“地色landcolour”商标，经审查于2019年1月14日核准注册，核定使用商品为第14类，贵重金属合金、项链、珠宝首饰等。

2019年4月12日，木森商贸公司的法定代表人王宏云拨打市长热线，投诉金盏珠宝公司店铺无照经营，盗用其公司商标，该问题转交东营市市场监督管理局处理，市场监督管理局工作人员对金盏珠宝公司经营的店铺进行了调查，目前尚未出具处理意见。

2019年7月15日，金盏珠宝公司向木森商贸公司邮寄了行使诉权催告书，要求木森商贸公司及时行使诉权或撤回投诉，木森商贸公司于2019年7月18日签收。

本院认为，本案的争议焦点是：一、金盏珠宝公司提起本案确认不侵权之诉是否符合法定条件；

二、金盏珠宝公司在店铺经营中使用“地色”标识是否侵犯木森商贸公司案涉“地色landcolour”注册商标的专用权。

关于焦点一，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

”本院认为，金盏珠宝公司是否有权提起本案确认不侵犯商标权之诉，即金盏珠宝公司的起诉是否符合法定条件，应参照上述关于专利的规定进行审查，即以被警告人或利害关系人受到侵权警告，而权利人在合理期限内不撤回警告也不提起诉讼为起诉或受理条件。

本案中，木森商贸公司先在2019年4月通过市长热线方式向有关市场监管部门投诉了金盏珠宝公司涉嫌商标侵权，市场监管部门在对被投诉人金盏珠宝公司进行调查后一直未作出侵权与否的认定。

在这种情况下，金盏珠宝公司在219年7月15日以催告函形式向木森商贸公司发出了内容明确的催告，而木森商贸公司在合理期限内未提起诉讼，使得金盏珠宝公司在店铺经营中使用“地色”标识的行为是否侵犯了木森商贸公司的注册商标“地色landcolour”，即是否构成商标侵权处于不确定状态，这种不明法律状态可能导致金盏珠宝公司的合法权益受到或可能受到损害，故金盏珠宝公司作为被警告人，在发出催告函未获回应后，已经完成了前置程序，其有权提出本案确认商标不侵权之诉。

关于焦点二，商标法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

”根据上述规定，成立商标先用权应具备以下三个要件：1．在先使用的商标与注册商标相同或近似，与注册商标核定使用的商品或服务类别相同或近似；

2．具有在先使用商标的事实；

3．在先使用的商标应具有一定影响力。

关于第一个要件，木森商贸公司案涉“地色landcolour”注册商标核定范围为第14类，金盏珠宝公司店铺经营的是珠宝首饰，二者经营商品或服务的类别相同，且金盏珠宝公司在其店铺外观和部分珠宝商品上使用的“地色”文字属于商标性使用行为，且与案涉“地色landcolour”中的汉字部分相同，“地色”与“地色landcolour”构成近似商标，因此，金盏珠宝公司使用“地色”标识的行为满足第一个要件。

关于第二个要件，金盏珠宝公司最早在2015年开业的万达店开始使用“地色彩宝”标识并在2017年使用“地色珠宝”标识，上述标识被使用于店铺外观和部分珠宝商品吊牌上，具有商标识别和区分商品或服务来源的功能。

“珠宝”和“彩宝”为通用称谓，具有商标区分作用的是“地色”二字。

虽然因万达百货租赁合同停止而导致万达店铺关闭，但金盏珠宝公司紧接着继续在黄河路陶然财富港2号楼A座101经营珠宝店铺，这种经营和使用“地色”标识的事实具有连续性，且使用该标识的时间也早于木森商贸公司2018年3月14日的案涉商标申请日，故第二个要件亦满足。

关于第三个要件，金盏珠宝公司的证据可以证实，其在2015年开始在东营万达商场并持续在当前店铺经营珠宝首饰至今，在店铺门头和商品吊牌上使用“地色”标识，经营时间长达4年，经营地点属东营市区商业繁华地段，可以认定具有一定的市场影响力。

综上，金盏珠宝公司关于其在先使用“地色”标识未侵犯木森商贸公司“地色landcolour”注册商标的主张成立。

需注意，虽然金盏珠宝公司作为在先使用人使用在先“地色”文字标识不构成商标侵权，但为平衡注册商标权人和在先商标使用人之间的利益，在先使用人使用在先商标仍应受到一定的限制，首先，金盏珠宝公司在使用“地色”标识时，只能在原有的范围内继续使用该标识，即只能在原来的商品或服务上使用，不能扩大使用类别，且只能在原有的销售区域内使用。

其次，金盏珠宝公司应在今后的经营活动中，在其商品（或服务）上附加适当的区别标识，以表明其商品（或服务）来源于不同的经营者。

综上，金盏珠宝公司提起本案确认商标不侵权之诉符合法定程序，且在先使用“地色”标识因而不侵犯木森商贸公司案涉注册商标的主张成立。

依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十九条第三款之规定，判决如下： 确认原告东营市金盏珠宝有限公司在店铺经营中使用“地色”文字不构成对被告东营木森商贸有限公司第29601533号“地色landcolour”注册商标专用权的侵犯。

案件受理费400元，由被告东营木森商贸有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。