中华人民共和国最高人民法院民 事 判 决 书（2021）最高法民再34号再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：曲靖桂川调味品有限公司。

住所地：云南省曲靖市马龙县鸡头村街道轻工业园区。

法定代表人：彭贵军，该公司总经理。

委托诉讼代理人：徐鹏程，云南派特律师事务所律师。

再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：云南海源科技有限公司。

住所地：云南省曲靖市马龙县轻工业园区。

法定代表人：彭贵军，该公司总经理。

委托诉讼代理人：徐鹏程，云南派特律师事务所律师。

被申请人（一审原告、二审上诉人）：宣威市老余家调味品厂。

住所地：云南省曲靖市宣威市落水镇海子村委会小石盆。

法定代表人：余云程，该公司总经理。

委托诉讼代理人：邓超，北京市盈科律师事务所律师。

委托诉讼代理人：于智颖，北京市盈科律师事务所律师。

再审申请人曲靖桂川调味品有限公司（以下简称桂川公司）、云南海源科技有限公司（以下简称海源公司）因与被申请人宣威市老余家调味品厂（以下简称老余家调味品厂）侵害商标权纠纷一案，不服云南省高级人民法院（以下简称二审法院）（2020）云民终9号民事判决，向本院申请再审。

本院于2020年11月30日作出（2020）最高法民申5033号民事裁定，提审本案。

本院依法组成合议庭，开庭审理了本案。

再审申请人桂川公司、海源公司的委托诉讼代理人徐鹏程律师，被申请人老余家调味品厂的委托诉讼代理人邓超律师、于智颖律师到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

桂川公司、海源公司申请再审称，桂川公司、海源公司将“99香沾水”作品用于产品外包装是正当行使其在先著作权及第ZL201230534452.X号“包装袋（食用调料）”外观设计专利权，未侵害老余家调味品厂享有的第16064272号“99香沾水”注册商标权。

桂川公司、海源公司提交的证据可以证明其自2013年开始大规模生产销售“99香沾水”产品。

请求法院：撤销二审判决；

驳回老余家调味品厂的全部诉讼请求。

本案全部诉讼费用由老余家调味品厂负担。

老余家调味品厂辩称，桂川公司、海源公司没有在先著作权，其外观设计专利权已过期，即使桂川公司、海源公司主张的著作权和外观设计专利权成立，也不影响本案民事侵权的认定。

桂川公司、海源公司提交的证据不能证明其在第16064272号“99香沾水”商标申请注册前已使用“99香沾水”产品，也不能证明该使用具有一定影响。

再审期间，老余家调味品厂新增律师费1万元，请法院一并审查。

请求法院驳回桂川公司、海源公司的再审申请。

老余家调味品厂向云南省昆明市中级人民法院（以下简称一审法院）起诉请求，判令：1.桂川公司和海源公司立即停止侵犯老余家调味品厂享有专有权的注册商标，销毁“桂川”牌99香沾水调料（以下简称被诉侵权产品），销毁被诉侵权商标；

2.桂川公司和海源公司赔偿老余家调味品厂经济损失及合理维权支出人民币50000元；

3.桂川公司和海源公司承担本案全部诉讼费用。

一审法院审理查明,第16064272号“99香沾水”商标，其注册人为余云程，注册有效期自2016年3月7日至2026年3月6日，核定使用商品类别为第30类：鸡精（调味品）；

调味料；

味精；

调味品；

火腿糖汁；

花椒粉；

除香精油外的调味品；

调味酱，五香粉；

食品用香料（含醚香料和香精油除外）。

第21837071号“香沾水”文字商标，其注册人为余云程，注册有效期自2017年12月21日至2027年12月20日，核定使用商品类别为第30类：咖啡；

糖；

以谷物为主的零食小吃，以米为主的零食小吃；

面条；

食用面筋；

食用淀粉；

调味品；

食品用香料（含醚香料和香精油除外）；

食用预制谷蛋白。

老余家调味品厂类型为个人投资企业，投资人为余云程，经营范围包括调味品（固态调味料）加工销售等。

2019年3月4日，余云程向一审法院出具情况说明，将其所有的第16064272号“99香沾水”商标及第21837071号“香沾水”商标授权给老余家调味品厂使用，使用方式为独占使用许可。

余云程承诺“授权独占许可使用人以自己的名义对侵犯上述商标权人提起商标侵权诉讼并有权获取因调解或人民法院生效判决所确定的赔偿金额。

本人承诺独占许可使用人所提起诉讼的案件均放弃诉权。

”根据宣威市农业局、宣威市市场监督管理局、宣威市双龙街道办事处、宣威市工业和科技信息化局出具的证明，老余家调味品厂于2013年在宣威市成立，2013、2014、2015年度都在正常生产销售以川云金余家、川云满口香、9+9香沾水、磨黑牌辣椒等品牌调味料，属于规模以上企业标准。

被诉侵权产品外包装左上角印有“桂川”图文字样，并加注标识，外包装正面用突出字体写有“99香沾水”字样，其中“99香”位于第一排，“沾水”位于“香”字下方，“沾水”和“香”中间用较小字体写有一排英文文字，包装正面底部写有“曲靖桂川调味品有限公司”字样，包装袋背面同样印有“99香沾水”字样，排版格式和正面一致，“99香沾水”字样下方写有“桂川”牌99香沾水调料的介绍，下方印有“制造商：云南海源科技有限公司”“监制商：曲靖桂川调味品有限公司”等文字。

一审庭审中，桂川公司和海源公司确认该产品系桂川公司和海源公司共同生产销售。

桂川公司于2016年4月27日成立，类型为有限责任公司（自然人投资），法定代表人为彭贵军，经营范围包括调味料的销售。

海源公司于2013年11月21日成立，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为彭贵军，经营范围包括辣椒色素提炼及调味品研发、生产、销售；

电子商务。

彭贵军于2012年10月13日申请“包装袋（食用调料）”外观设计专利，2013年3月27日获得授权，专利号为ZL201230534452.X，由于未在期限内缴纳或缴足年费，该专利于2015年10月13日终止。

该外观设计专利与被诉侵权产品外包装一致，设计要点为外包装中图案与颜色的结合。

此外，彭贵军于2014年1月7日申请注册第11320031号“桂川99香”注册商标，核定使用商品类别为第30类：辣椒（调味品）；

胡椒；

鸡精（调味品）；

花椒粉；

味精；

佐料（调味品）；

豆豉；

家用嫩肉粉；

调味料；

五香粉，注册有效期自2014年1月7日至2014年1月6日。

以上商标及外观设计专利，彭贵军均授权海源公司使用。

一审法院认为，老余家调味品厂系第16064272号“99香沾水”、第21837071号“香沾水”商标的独占许可使用人，其权利依法应受保护。

被诉侵权产品系调料，与老余家调味品厂主张的注册商标核定使用商品类别相同。

经比对，被诉侵权产品外包装左上角印有“桂川”图文商标，外包装正面用突出字样写有“99香沾水”字样，其中“99香”位于第一排，“沾水”位于“香”字下方，“沾水”和“香”字中间用较小字体写有一排英文文字，包装袋背面同样印有“99香沾水”字样，排版格式和正面一致。

结合背面被诉侵权产品的文字介绍，“99香沾水”字样的使用应属于商品名称，将“99香沾水”字样与老余家调味品厂第16064272号“99香沾水”商标相对比，数字、文字、读音均相同，虽排版存在差异，以相关公众的一般注意力为标准观察并无实质差别，构成相同；

就其中“香沾水”字样与老余家调味品厂第21837071号“香沾水”商标相比，文字相同，但从字体的排版而言存在一定差异，构成近似。

桂川公司和海源公司虽然认可被诉侵权产品系其生产销售，但提出在先使用的抗辩。

本案中，桂川公司和海源公司的法定代表人彭贵军在老余家调味品厂主张保护的涉案第16064272号“99香沾水”商标注册前已经申请注册了第11320031号“桂川99香”商标和ZL201230534452.X外观设计专利，并许可海源公司使用，虽然被诉侵权产品上使用的“99香沾水”与其第11320031号“桂川99香”商标并非完全相同，但说明海源公司在第16064272号“99香沾水”商标注册之前已经开始使用“99香”字样。

就ZL201230534452.X外观设计而言，彭贵军于2012年10月13日就申请了该专利，且该专利与本案被诉侵权产品外包装完全相同，虽然该专利已经终止，但终止原因系未缴纳年费，上述终止原因并不影响彭贵军已经在2012年就被诉侵权产品外包装申请外观设计专利这一事实的认定。

据此，桂川公司和海源公司关于在先使用的抗辩主张成立，被诉侵权行为并未构成侵权，老余家调味品厂无权禁止桂川公司和海源公司在原使用范围继续使用该商标，其要求赔偿经济损失及合理费用的诉讼请求不予支持。

一审法院判决：驳回老余家调味品厂的全部诉讼请求。

一审案件受理费人民币1050元，由老余家调味品厂负担。

对于一审判决认定事实，除在先使用和“有一定影响”属于争议的事实外，其余部分有相应证据佐证，双方当事人在二审庭审中并未提出异议，二审法院予以确认。

二审法院归纳本案争议焦点问题是：1.桂川公司和海源公司是否在同一种商品或者类似商品上使用了与第16064272号“99香沾水”及第21837071号“香沾水”商标相同或者近似的商标；

2.如果桂川公司和海源公司具有上述使用行为，其使用的时间与老余家调味品厂申请注册第16064272号“99香沾水”及第21837071号“香沾水”商标的时间谁先谁后；

3.如果桂川公司和海源公司具有上述使用行为，其使用行为是否已经使得该商标成为有一定影响的商标；

4.桂川公司和海源公司是否系合法使用第11320031号“桂川99香”商标而不涉及侵权；

5.桂川公司和海源公司的行为是否构成对老余家调味品厂注册商标专用权的侵犯，如是，应如何承担法律责任。

二审法院认为，关于争议焦点问题一，首先审查被诉侵权行为属于什么性质的使用。

从客观上看，被诉侵权产品上“99香”三字位于单独一排，占据显著位置；

“99”数字上角印有“桂川”图形及文字，并加注标识；

“沾水”二字位于“香”字下方；

“沾水”和“香”字中间用较小字体写有英文“LastingFrangrance”。

对此，老余家调味品厂主张该“99香沾水”的使用行为的性质属于商标性使用；

而一审法院认为“99香沾水”的使用系作为商品名称使用。

二审法院认为，上述观点都有偏颇之处。

从使用效果看，“99香”三字与“沾水”二字分离，各自起到不同作用，对其使用性质不能一概而论。

从“99香”三字看，以相关公众一般注意力为标准，从视觉、呼叫、听闻的角度识别被诉侵权产品，其作为商标识别的作用更为明显，应将其使用性质认定为商标性使用。

从“沾水”二字看，其使用是否属于商标性使用，则必须审查“沾水”是不是本商品的通用名称。

桂川公司和海源公司认为，“沾水”或者“香沾水”属于商品通用名称，不具有显著性，在其所生产销售的商品上使用“沾水”或者“香沾水”属于使用商品通用名称，并不构成商标侵权；

老余家调味品厂则认为，“蘸水”一词才是本商品的通用名称，“沾水”或者“香沾水”并不是商品通用名称，而是老余家调味品厂的注册商标中应受保护的范围。

蘸水是云南地区乃至西南多地常用的调味料，根据日常生活经验，“蘸水”一词有时会被写为“沾水”,虽然使用的错别字，但在相关公众当中并不因此影响到识别该商品属性的作用，因而就“蘸水”和“沾水”两个名词而言，在本案中都是云南地区一种常用的调味料，是相关公众可认可知的本商品的通用名称。

这一点从老余家调味品厂提交的其从商场购买被诉侵权产品实物证据随附小票即可以看到；

该商场开具购物小票是将“香沾水”作为商品的名称使用。

“沾水”一词虽然被置于老余家调味品厂的注册商标当中，但对其使用和保护应当有相应的限制。

其次，应当审查被诉侵权行为使用的商标与老余家调味品厂“99香沾水”和“香沾水”商标是否相同或者近似。

对此，必须审查老余家调味品厂两商标的保护范围。

第16064272号“99香沾水”商标和第21837071号“香沾水”商标核定使用的商品类别为第30类，桂川公司和海源公司在同一种商品上使用了“99香”三字，并且含有“沾水”二字。

据此“沾水”一词作为商品的通用名称，尽管包含在老余家调味品厂的注册商标中，但老余家调味品厂无权禁止他人正当使用。

本案中，桂川公司和海源公司使用“沾水”一词标注商品名称，系正当使用。

在此认识基础上进行比对：就第21837071号“香沾水”商标而言，被诉侵权行为使用的“99香”商标与其既不相同也不近似；

就第16064272号“99香沾水”商标而言，在比对时，应当将“沾水”一词的识别功能弱化对待，弱化之后可以看出，被诉侵权行为使用的“99香”商标与老余家调味品厂“99香沾水”商标构成近似。

关于争议焦点问题二，由于桂川公司和海源公司使用的商标与老余家调味品厂第21837071号“香沾水”商标不相同也不近似，因此没有必要进一步分析双方使用时间先后的问题；

老余家调味品厂的法定代表人余云程第16064272号“99香沾水”商标申请日是2014年12月31日，桂川公司和海源公司提交了各自公司与其法定代表人彭贵军签订的《商标许可使用合同》，签订时间分别是2014年1月16日、2016年5月6日，从第一份合同可以认定海源公司在其生产销售的涉案商品上使用“99香”三字作为商标的时间是2014年1月16日，早于“99香沾水”商标申请注册的时间。

此外，彭贵军于2012年10月13日申请了ZL201230534452.X外观设计专利，该专利主视图要部与本案被诉侵权产品外包装完全相同，彭贵军于2013年11月30日与海源公司签订《专利实施许可合同》许可海源公司使用该专利，其使用方式与老余家调味品厂提交的在案实物证据相同，是将“99香”三字作为商标使用。

据此，在案证据能够证明桂川公司和海源公司主张在先使用的事实存在。

彭贵军与桂川公司和海源公司签订的《专利实施许可合同》和《商标许可使用合同》足以证明桂川公司和海源公司主张的在先使用“99香”商标具有高度可能性，一审法院认定该事实存在并无不妥。

关于争议焦点问题三，二审中，经法庭审理，桂川公司和海源公司仍然没有提交充分的证据证明其抗辩成立所需的关于影响力方面的事实。

桂川公司和海源公司二审中提交的第一组证据：曲靖市麒麟区富顺桂川调味品厂企业信用信息、“99香沾水”包装印制费用银行流水、彭贵军与代艳的结婚证，均不是直接关涉桂川公司和海源公司的证据，与案件待证事实距离太远、关联性不强，从内容看也不具证明力，不能证明案件待证事实；

第二组证据，《云南海源科技有限公司12万吨辣椒建设环境影响报告批复》、海源公司厂房照片、老余家调味品厂厂房照片，同样因为关联性和证明力不强，不能证明案件待证事实。

综上，桂川公司和海源公司关于在先使用而使得“99香”商标成为有一定影响的商标的事实主张没有证据证实，二审法院不予采信。

综上，桂川公司和海源公司虽有在先使用的事实，但现有证据不能证明其使用“99香”作为商标的行为已经使得“99香”商标成为有一定影响的商标，因此，其在先使用抗辩不能成立；

老余家调味品厂的上诉理由，除关于第21837071号“香沾水”商标部分不能成立二审法院予以驳回外，关于第16064272号“香沾水”商标部分成立，应予支持。

关于争议焦点问题四，“桂川99香”文字商标获准注册后，商标注册人当然可以使用或者许可他人使用而不涉及侵权，但前提是该使用必须在核定使用的商品范围内按照核准注册的商标标识使用。

本案中，虽然具备“桂川99香”注册商标的许可使用关系和实际使用行为，但是，桂川公司和海源公司并没有依合同、依法律正确使用“桂川99香”注册商标，而是如前所述改变使用形式，导致在其所生产销售的涉案商品上既有“桂川”图形及文字商标，又有实际起商标作用的“99香”文字商标，在此情形下，不能认为桂川公司和海源公司是在使用“桂川99香”注册商标，而应当认为其是在分别使用“桂川”图文商标和“99香”文字商标。

故桂川公司和海源公司关于其系合法使用第11320031号“桂川99香”商标的抗辩主张不能成立。

关于争议焦点问题五，桂川公司和海源公司未经商标权人许可，以营利为目的，在同一种商品上使用与涉案“99香沾水”商标近似的商标，容易导致相关公众混淆，构成对注册商标专用权的侵犯。

海源公司系制造商，桂川公司系监制商，二者共同实施上述侵权行为，依法应当承担连带责任。

老余家调味品厂关于判令桂川公司和海源公司立即停止侵犯其“99香沾水”商标专用权行为的诉讼请求于法有据，应予支持。

关于销毁被诉侵权产品和销毁侵权商标的诉讼请求，由于其没有提交证据证明存在需要销毁的物品，因此该项请求二审法院不予支持。

关于判令桂川公司和海源公司赔偿经济损失及合理维权支出人民币50000元及本案二审期间产生的律师费10000元、差旅费和住宿费各1000元的诉讼请求。

权利人的损失和侵权人获得的利益均无证据证实，涉案商标许可使用合同约定又系免费许可使用，二审法院根据侵权行为的情节判决给予50000元的赔偿，该金额包括侵权人为维权所支出的合理开支。

综上，二审法院判决：撤销一审判决，桂川公司和海源公司立即停止对老余家调味品厂第16064272号“99香沾水”商标专用权的侵犯；

桂川公司和海源公司于判决生效后十日内连带赔偿老余家调味品厂侵权损失和维权所支出的合理开支共计人民币50000元；

驳回老余家调味品厂的其他诉讼请求。

一审、二审案件受理费各1050元，均由桂川公司和海源公司共同负担。

再审期间，桂川公司、海源公司向本院提交以下新证据：第一组证据：证据1，作品登记证书，拟证明彭贵军对“99香沾水”美术作品享有在先著作权。

第二组证据：证据2，曲靖市麒麟区富顺桂川调味品厂与曲靖市麒麟区天府商贸有限公司等经销商签订的《桂川产品销售合同》。

证据3，彭贵军妻子代艳2013-2014年的银行流水。

证据4，彭贵军与代艳的结婚证。

证据5，曲靖市陆良地区经销商牛德祥、牛焕云姐弟向146个销售网点供应“99香沾水”的证明。

证据6，彭贵军与谢健山于2013年签订的“99香沾水”包装袋《印刷合同书》。

证据7，海源公司与谢健山于2013年签订的“99香沾水”包装袋《印刷合同书》。

证据8，谢健山2013年的银行流水，代艳向其支付大额印制费。

上述证据拟证明桂川公司、海源公司于2013年已开始大规模生产、销售“99香沾水”产品，在云南地区具有较大影响。

第三组证据：云南省曲靖市珠江源公证处出具的（2020）云曲珠江源证字第11572号公证书，拟证明桂川公司、海源公司于2012年12月在网上推广销售“99香沾水”产品。

第四组证据：彭贵军微信朋友圈照片，拟证明桂川公司、海源公司于2014年2月在实地推广“99香沾水”产品。

第五组证据：桂川公司、海源公司生产厂长李品岗微信朋友圈照片，拟证明桂川公司、海源公司于2015年在网上销售“99香沾水”产品，在2017年成都糖酒会参展。

老余家调味品厂对上述证据的质证意见为：对证据1、证据3、证据8、第三组证据认可真实性、合法性，不认可关联性。

对证据2、证据6、证据7认可合法性，不认可真实性、关联性。

对证据4，认可真实性、合法性、关联性。

对证据5，不认可真实性、合法性和关联性。

对第四组、第五组证据，不认可真实性、合法性和关联性。

对桂川公司、海源公司提交的以上新证据，本院认可证据1、3、4、8和第三组证据的真实性。

老余家调味品厂向本院提交以下新证据：证据1，11份企业信用信息公示报告，拟证明有关主体的成立时间在桂川公司、海源公司提交的对应证据材料所要证明的内容之后，相关证据不具有真实性。

证据2，云南省滇检食品质量检验研究所出具的《检验报告》，拟证明老余家调味品厂于2013年6月送检商品。

证据3，宣威市市场监督管理局出具的证明。

证据4，宣威市各政府部门出具的证明。

证据3-4拟证明老余家调味品厂从2013年至今一直在销售有关商品。

桂川公司、海源公司对上述证据的质证意见为：认可上述证据的真实性、合法性，不认可关联性。

本院认可老余家调味品厂提交的以上证据的真实性。

本院审理查明，曲靖市麒麟区富顺桂川调味品厂于2010年6月24日注册成立，经营者为彭贵军。

根据宣威市市场监督管理局出具的证明，老余家调味品厂于2013年1月开始试营业。

本院认为，二审法院认定被诉侵权产品包装上“99香”字样与老余家调味品厂第16064272号“99香沾水”商标构成近似商标。

各方当事人对此未提出异议，故本案各方当事人再审期间的争议焦点为：桂川公司、海源公司的在先使用抗辩是否成立。

《中华人民共和国商标法》（2013年修正，以下简称商标法）第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

”首先，桂川公司和海源公司的法定代表人彭贵军在老余家调味品厂主张保护的涉案第16064272号“99香沾水”商标申请注册前已经申请注册了第11320031号“桂川99香”商标和ZL201230534452.X外观设计专利，并许可海源公司使用。

该专利与本案被诉侵权产品外包装完全相同。

前述事实可以证明桂川公司和海源公司的法定代表人彭贵军在第16064272号“99香沾水”商标申请注册之前已经自行设计了“99香”标识。

其次，桂川公司、海源公司提交的在先使用证据包括商品销售网页、产品经销合同、商户出具的证明等，根据优势证据规则，已经形成完整的证据链，足以证明桂川公司、海源公司在涉案第16064272号“99香沾水”商标申请注册前已在一定范围内使用“99香”商标，并具有一定影响。

然而，即便老余家调味品厂提交的证据能证明其2013年开始试营业，仍无法证明其于2013年试营业开始就使用“99香沾水”商标。

因此，桂川公司和海源公司的在先使用抗辩成立，老余家调味品厂无权禁止桂川公司和海源公司在原使用范围内继续使用该商标，本院对其要求赔偿经济损失及合理费用的诉讼请求不予支持。

二审法院认定桂川公司、海源公司生产销售被诉侵权产品的行为不符合《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十九条第三款的规定确有不当，本院予以纠正。

依照《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第五十九条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下：一、撤销云南省高级人民法院（2020）云民终9号民事判决；

二、维持云南省昆明市中级人民法院（2018）云01民初2632号民事判决；

一审、二审案件受理费各1050元，均由宣威市老余家调味品厂负担。

本判决为终审判决。