北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2013）朝民初字第33528号原告上海均垣实业有限公司，住所地上海市松江区泖港镇中民路599弄1号第二幢一层-A37。

法定代表人许红，总经理。

委托代理人朱玉标，北京市翔鹰律师事务所律师。

被告北京天海金时新能源科技有限公司，住所地北京市朝阳区惠新东街11号1幢7层B-1-702。

法定代表人夏啟晟，总经理。

委托代理人田艳琴，北京市银奥律师事务所律师。

原告上海均垣实业有限公司（简称均垣实业公司）与被告北京天海金时新能源科技有限公司（简称天海金时公司）专利实施许可合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。

均垣实业公司的委托代理人朱玉标、天海金时公司的委托代理人田艳琴，到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

均垣实业公司起诉称：我公司与天海金时公司于2012年11月7日签订了《关于﹤交通安全警示灯线路板、光源部件﹥加工保密协议》（简称《保密协议》），于2012年11月27日签订了《﹤塔式交通安全警示三角架﹥生产组装协议书》（简称《生产组装协议》及《关于自主技术产权优先使用协议书》（简称《技术使用协议》。

上述协议约定天海金时公司指定我公司生产加工属于其自主知识产权项下的“塔式交通安全警示装置”，天海金时公司保证第一年产品订单从100万套逐步增加到2000万套，并在生产前15日支付订单金额20%的生产定金。

我公司需要提前支付知识产权使用费350万元，其中先支付100万元，其余250万元从我公司生产的产品中冲抵。

合同签订后，天海金时公司还出具《承诺书》，保证如果在2013年3月份没有投入生产，如数退还我公司支付的100万元知识产权使用费。

2013年1月份，我公司向天海金时公司支付了专利使用费50万元。

2013年2月初，我公司从他人处得知天海金时公司根本不是塔式交通安全警示装置专利的使用权人，且到目前为止天海金时公司也未向我公司提供生产订单，天海金时公司违反了合同约定，故我公司请求法院解除双方签订的上述《保密协议》、《生产组装协议》、《技术使用协议》，并要求天海金时公司返还我公司支付的50万元知识产权使用费。

天海金时公司答辩称：我公司持有与“塔式交通安全警示装置”专利权人签约的专利推广代理授权书，我公司有涉案专利的使用权；

合同约定均垣实业公司先支付100万元，但至今其仅支付了50万元，其违约在先，给我公司造成了巨大损失和负面社会影响。

综上，我公司不存在违约行为，请求法院驳回均垣实业公司的诉讼请求。

经审理查明：朱飒昊是下列专利的专利权人：专利号为ZL201020570811.2、名称为“交通安全警示装置”的实用新型专利，专利号为ZL201030572205.X、名称为“交通安全警示装置”的外观设计专利，专利号为ZL201130255598.6、名称为“塔式交通安全警示装置”的外观设计专利。

上述专利分别于2010年10月14日、10月15日、2011年7月29日向国家知识产权局提出申请，分别于2011年7月6日、6月22日、2012年1月18日授权公告。

其中，专利号为ZL201130255598.6、名称为“塔式交通安全警示装置”的外观设计专利因未缴纳年费于2012年7月29日终止失效。

北京中柯桉交通安全科技有限公司（简称中柯桉公司）是朱飒昊投资的自然人独资公司。

2012年8月13日，中柯桉公司与天海金时公司签订了一份《﹤塔式交通安全警示三角架﹥生产组装协议书》，指定天海金时公司为其生产加工属于其自主知识产权项下的“塔式交通安全警示装置”。

2012年12月5日，中柯桉公司与天海金时公司签订了一份《关于自主技术产权优先使用协议书》，约定中柯桉公司同意由天海金时公司仅限于生产应用专利号为ZL201020570811.2的“交通安全警示装置”实用新型专利、专利号为ZL201030572205.X的“交通安全警示装置”外观设计专利及专利号为ZL201130255598.6的“塔式交通安全警示装置”外观设计专利。

2012年9月12日，朱飒昊出具《“塔式交通安全警示装置专利推广”代理授权书》，将其“塔式交通安全警示装置”相关的所有专利推广权授权给天海金时公司为其代理推广，以达到生产、销售为主的目的，如6个月以上时间无法对外签约，该授权书将自动失效。

诉讼中，中柯桉公司出具一份证明，称塔式交通安全警示灯装置知识产权权利人朱飒昊作为本公司主要股东之一，于2010年授权本公司知识产权权利项下的使用、开发。

另外，朱飒昊代表中柯桉公司出庭表示中柯桉公司同意天海金时公司再许可他人实施上述专利。

2012年10月23日，天海金时公司（作为甲方）与均垣实业公司（作为乙方）签订了《保密协议》，约定甲方委托乙方有偿加工交通安全警示灯线路板、光源部件，乙方遵守对甲方的专利技术保密义务。

2012年11月27日，天海金时公司（作为甲方）与均垣实业公司（作为乙方）签订《生产组装协议》，指定均垣实业公司生产加工属于其自主知识产权项下的“塔式交通安全警示装置”，协议的主要内容如下：一、生产加工产品科目。

注塑件-灯壳体、三脚架、反光板；

光源部分-LED灯泡、线路板、电池；

组装部分-三脚架、警示灯。

二、利润保障。

甲方保障乙方加工纯利润10%（乙方成本以正常账目以及票据为依据），具体数量另行签订正式生产加工合同。

三、结算方式。

正式生产15日前甲方向乙方提交每季度生产计划表并按照该计划表生产，同时甲方首先支付20%的生产定金，验收提货时再支付75%货款，5%为售后服务保证金，满3个月时，在五个工作日内支付给乙方。

正式生产前15日内乙方向甲方开具相当于首次加工费的25%银行履约保函确保在双方规定时间内交货并达到本协议所规定的合格产品，否则将按履约保函额度赔偿甲方损失。

四、解除协议。

乙方达不到本协议所规定的任何一项条款规定，甲方有权终止协议，甲方不能按生产计划书执行，乙方有权终止生产。

违约按工矿产品条例和经济合同法相关规定执行。

五、每批生产计划双方另行签订详细的《生产加工合同》，同时注明相关技术参数和工艺要求，乙方必须执行。

甲方保证第一年从100万套逐步增加至2000万套的生产定额。

合作期限自2012年12月试产起，直至该产品被其他产品替代推出市场为止。

同日，天海金时公司（作为甲方）与均垣实业公司（作为乙方）签订《技术使用协议》，约定的主要内容如下：一、权力项。

1.权力名称：交通安全警示装置（社会公共安全产品）；

2.实用新型专利号：ZL201020570811.2；

3外观设计专利号：ZL201030572205.X；

4.外观设计专利号：ZL201130255598.6；

5.商标设计著作权登记证书：2010-F-033078；

6.商标号：8730853﹤受理号﹥。

二、资源使用形式。

鉴于乙方认同甲方的自主知识产权所具有的商品价值以及市场地位，自愿优先使用甲方权力项，并同意支付知识产权使用费350万元，签约后支付100万元，其余部分的250万元在乙方生产的产品中冲抵。

甲方同意由乙方仅限于生产应用该权力项下的权力，并不直接构成竞争的重复性授权。

三、责任和义务。

甲方负责办理自主知识产权产品的“社会公共安全防范产品检测”，乙方负责申报“社会公共安全防范产品许可证”的必要条件，甲方负责协助审批。

甲方按照市场营销计划向乙方提前下达生产计划书，乙方按甲方的生产计划要求进行生产。

四、本协议签订后乙方在5日内将履行上述第二条后，即可生效。

如逾期则本协议一概无效，关于未尽事宜可参照具体加工合同。

上述《保密协议》、《生产组装协议》及《技术使用协议》是双方为了“塔式交通安全警示装置”加工生产项目所签订的相关联协议。

2012年12月4日，均垣实业公司向天海金时公司发函，向天海金时公司索要相关知识产权的授权文件等资料以及天海金时公司的营业执照、企业代码证等资料，并表示认同支付权利使用费的模式，前提是双方必须签订生产加工合同，加工合同的成立才能涉及使用费的支付，且对《技术使用协议》进行了修改，请天海金时公司审阅。

12月5日，天海金时公司回复均垣实业公司，称均垣实业公司要求的材料，已补齐可提供的资料（详情见邮箱附件），其他属于机密资料不予提供。

合约已签，不得随意变动。

签订生产加工合约是天海金时公司支付预付款给均垣实业公司生产。

二日内不履行合约义务，双方合作自动作废。

2012年12月19日，天海金时公司出具一份《承诺书》，称塔式交通安全警示装置项目须于2013年3月底前予以履行。

如未履行双方已签署之“关于自主技术产权优先使用协议书”和《塔式交通安全警示三角架》以及生产组装合同书内规定的产量、期限及产品收购价格。

均垣实业公司所支付的知识产权使用费100万必须于15个工作日期限内如数退还。

2012年12月21日、2013年1月8日、1月9日，均垣实业公司分别向天海金时公司支付了知识产权使用费20万元、20万元、10万元，共计50万元。

2013年1月28日，天海金时公司给均垣实业公司出具了一份收条，确认收到了均垣实业公司交付的警示装置生产专利使用费50万元。

诉讼中，均垣实业公司和天海金时公司均表示双方签订的上述《技术使用协议》已经生效。

均垣实业公司认为其分批支付上述知识产权使用费及天海金时公司出具收条的事实证明双方上述《技术使用协议》约定的支付知识产权使用费的条款进行了变更，但天海金时公司对此不予认可。

均垣实业公司认为根据天海金时公司出具的《承诺书》，双方《生产组装协议》约定的正式生产的时间应为2013年3月底。

天海金时公司认为因均垣实业公司一直未支付知识产权使用费，所以双方合同一直未履行，其也未提供生计划表。

根据《承诺书》，如果均垣实业公司支付了100万元使用费，其承诺2013年3月底前正式生产。

另外，中柯桉公司于2013年10月25日出具一份《证明》，称经天海金时公司法人引荐介绍，均垣实业公司许红及董事陆强2012年12月份来其公司见面。

不久，均垣实业公司许红多次电话要直接与其公司发生业务关系，要求其公司终止与天海金时公司的合作。

因为天海金时公司一直参与产品的试制、检测等前期配合，付出了大量的精力。

因此其公司没有答应均垣实业公司的多次请求。

上述事实，有专利证书、中柯桉公司的营业执照、《经营权转让协议书》、中柯桉公司与天海金时公司之间的《﹤塔式交通安全警示三角架﹥生产组装协议书》、中柯桉公司与天海金时公司之间的《关于自主技术产权优先使用协议书》、《“塔式交通安全警示装置专利推广”代理授权书》、《保密协议》、《生产组装协议》及《技术使用协议》、函件、《承诺书》、银行业务回单、收条、中柯桉公司出具的《证明》、网页打印件及当事人陈述等在案佐证。

本院认为：我国《合同法》第三百四十四条规定，专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。

专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。

根据该规定，在专利权无效后，专利权人与他人订立的专利实施许可合同应属于无效合同。

本案中，天海金时公司为委托均垣实业公司加工“塔式交通安全警示装置”专利产品许可均垣实业公司使用专利号为ZL201020570811.2的实用新型专利以及专利号分别为ZL201030572205.X、ZL201130255598.6的外观设计专利。

但在双方订立合同前，专利号为ZL201130255598.6的外观设计专利已因未缴纳专利年费而终止失效，因此双方签订的合同中关于该专利的相关条款应为无效条款。

天海金时公司许可均垣实业公司使用的是三个专利，且专利权失效的后果是该发明创造进入了公共领域，因此专利号为ZL201130255598.6的外观设计专利失效并不影响均垣实业公司加工“塔式交通安全警示装置”项目，故双方合同的部分无效不影响其余条款的效力。

因此，双方签订的涉案合同属于部分有效、部分无效的合同。

在专利号为ZL201130255598.6的外观设计专利失效导致双方签订的合同中涉及该专利的部分条款无效的情况下，均垣实业公司主张解除合同属于主张的法律关系错误，故本院对均垣实业公司的该主张不予支持。

朱飒昊是另外两个专利的专利权人，其将上述专利授权给其投资的自然人独资公司中柯桉公司使用、开发。

天海金时公司又通过与中柯桉公司签订合同获得了在生产中使用上述专利的权利。

专利权人朱飒昊于2012年9月12日又出具授权书，将其“塔式交通安全警示装置”相关的所有专利推广权授权给天海金时公司为其代理推广，由天海金时公司对外签约，以达到生产、销售为主的目的。

因此，天海金时公司不仅可以在生产该专利产品中使用该两个专利，而且有权许可他人生产、销售该专利产品。

因此，均垣实业公司以天海金时公司无专利使用权为由认为天海金时公司违约的起诉意见，于法无据，本院不予支持。

双方《技术使用协议》约定，在协议签订后5日内均垣实业公司应当向天海金时公司支付首期知识产权使用费100万元。

因此均垣实业公司最晚应于2012年12月2日向天海金时公司支付首期知识产权使用费100万元。

均垣实业公司认为其分批支付50万元知识产权使用费及天海金时公司出具收条的事实表明双方对支付知识产权使用费的条款进行了变更，但天海金时公司对此不予认可，本院无法确认双方就该变更达成了一致的意思表示，故本院对均垣实业公司的该意见不予支持。

《生产组装协议》约定，正式生产15日前天海金时公司向均垣实业公司提交每季度生产计划表。

对于具体的“正式生产”时间，双方合同并未作出明确约定，但均垣实业公司认可应当是在2013年3月底。

根据均垣实业公司认可的该“正式生产”时间，天海金时公司最晚向均垣实业公司提交订单的时间为2013年3月15日。

据此，均垣实业公司支付首期知识产权使用费100万元的时间早于天海金时公司提交订单时间。

但均垣实业公司至今仅向天海金时公司支付了50万元知识产权使用费，显然违反了在先合同义务，天海金时公司据此有权不向其提交订单。

尽管天海金时公司向均垣实业公司出具一份《承诺书》，承诺如果在2013年3月底未履行涉案项目，退还知识产权使用费100万元，但天海金时公司并未通过该《承诺书》同意均垣实业公司不按照合同约定的时间支付首期知识产权使用费100万元或免除均垣实业公司支付知识产权使用费100万元的义务，且明确表示退还的知识产权使用费为100万元，更进一步表明均垣实业公司仍应当按照合同约定支付首期100万元知识产权使用费，在此前提下才涉及如果在2013年3月底未履行该项目退还知识产权使用费的问题，因此均垣实业公司不能根据该《承诺书》要求天海金时公司返还知识产权使用费。

故均垣实业公司起诉天海金时公司不向其提交订单构成违约的意见于法无据，本院不予支持。

综上，均垣实业公司请求解除双方签订的《保密协议》、《生产组装协议》及《技术使用协议》，并要求天海金时公司返还知识产权使用费的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。

依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第三百四十四条之规定，判决如下：驳回原告上海均垣实业有限公司的诉讼请求。

案件受理费8800元，由原告上海均垣实业有限公司负担（已交纳）。

如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。