四川省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川知民终177号 上诉人（一审原告）：赛雷纳（中国）医疗科技有限公司，住所地四川省成都市高新区科园南路88号3栋9层902号。

法定代表人：张海川（HAICHUANZHANG）,董事长兼总经理。

委托诉讼代理人：杜诗仲，北京德恒（成都）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：严立，北京德恒（成都）律师事务所律师。

被上诉人（一审被告）：成都索尔恩科技有限公司，住所地四川省成都市高新区九兴大道10号1幢。

法定代表人：周丹。

委托诉讼代理人：赖秋蒙，四川天授律师事务所律师。

上诉人赛雷纳（中国）医疗科技有限公司（以下简称赛雷纳公司）因与被上诉人成都索尔恩科技有限公司（以下简称索尔恩公司）专利权权属纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初字第1933号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2019年5月31日立案后，依法组成合议庭，于2019年6月25日公开开庭进行了审理。

上诉人赛雷纳公司的委托诉讼代理人杜诗仲、严立，被上诉人索尔恩公司的法定代表人周丹及其委托诉讼代理人赖秋蒙到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

赛雷纳公司上诉请求：1.撤销四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初字第1933号民事判决，依法改判或者发回一审法院重新审理。

2.确认专利权人为索尔恩公司、专利号为ＺＬ20162075××××.9的“一种流式细胞仪用的增强荧光接收信号的系统”实用新型专利权（以下简称涉案专利）归赛雷纳公司所有。

3.一审、二审诉讼费及保全费由索尔恩公司承担。

其主要的事实与理由：一、一审法院事实认定错误。

1.赛雷纳公司提交的部分邮件内容与涉案专利之间具有明确指向；

2.西南政法大学司法鉴定中心出具的鉴定意见书（编号：20171088）（以下简称鉴定书）涉及的样本为原型机、技术底稿和查新报告等多种材料，而非仅为原型机；

3.周丹与郝屹工作职责的问题，赛雷纳公司已经通过一审时第一次补充证据提交的公证邮件对此进行了全部的证实，并非未提交证据证明；

4.通过周丹及郝屹的邮件已经能够证实赛雷纳公司形成了技术成果，且通过编号为20171088的鉴定书确认了与涉案专利之间的关系；

5.赛雷纳公司主张涉案专利记载的发明创造属于职务发明，其在鉴定中提供了包括原型机、技术底稿在内的样本，原型机体现了技术底稿记载的发明创造的技术方案。

鉴定人在鉴定书中明确指出对原型机、技术底稿进行了解析、现场勘验之后，才作出了原型机和涉案专利的技术特征对比分析，因此，鉴定人实际已经阐明技术对比的逻辑关系，且鉴定人也是依照鉴定的相关法律规定进行的鉴定；

6.查新报告形成时间晚于涉案专利公告时间符合逻辑，其记载的所有内容均符合《科技查新规范》的相关要求。

二、一审法院适用程序错误。

1.一审法院并没有全面审理案件。

因本案与其他两案合并审理造成审判工作量巨大，审理时间受限；

一审法院未依职权查明案件部分事实，反而不断加重赛雷纳公司的举证责任；

一审法院审判过程中不断变化焦点，让上诉人无所适从；

一审法院在质证程序未完结时，直接跳过辩论阶段，要求赛雷纳公司作最后陈述。

2.一审法院对赛雷纳公司提交的证据没有依职权查明，也没有组织诉辩双方共同取证或委托鉴定。

三、一审法院适用法律存在错误。

被上诉人索尔恩公司辩称：1.赛雷纳公司举出的邮件证据属间接证据，真实性、合法性高度存疑，不应被采信。

2.赛雷纳公司提交的邮件内容也并未体现周丹、郝屹参与了与涉案专利相关的研发工作。

3.除了对赛雷纳公司提交的邮件证据的真实性存疑外，其在一审中提交的关于邮件真实性鉴定的鉴定报告、开除周丹通知、技术对比鉴定的鉴定报告等证据的真实性都存在问题。

4.索尔恩公司的专利与赛雷纳公司引用的技术从基本原理、控制方法、关键器件、调节手段、工作状态、设计目标、器件布置、布局等存在本质区别。

5.赛雷纳公司没有对职务发明提出确认的诉讼请求，而是直接提出变更之诉，赛雷纳公司变更专利权人的请求不在人民法院的裁判权限之内，不应得到支持。

请求二审法院查清案件事实，驳回上诉，维持原判。

赛雷纳公司向四川省成都市中级人民法院起诉请求：确认专利权人为索尔恩公司、专利号为：ＺＬ20162075××××.9的“一种流式细胞仪用的增强荧光接收信号的系统”实用新型专利的专利权归赛雷纳公司所有。

一审法院认定事实： 一、周丹、郝屹与赛雷纳公司的劳动合同关系 1.劳动关系成立与解除情况 2014年3月5日，周丹与赛雷纳公司签订《劳动合同》，约定：合同为固定期限，自2014年3月5日起至2017年3月4日止；

从事系统工程师工作；

双方还约定在职期间，执行公司任务或利用公司资金技术条件完成的发明或者其他知识产权，权利人均为公司；

员工无论因何种原因离开公司，对所保管、掌握的公司及其关联公司的文件、资料，应在离开公司之前无条件返还。

2015年12月11日，周丹由于违反保密规定、办公管理制度，被赛雷纳公司开除。

2014年5月4日，郝屹与赛雷纳公司签订了《劳动合同》，约定：合同为固定期限，自2014年5月4日起至2017年5月3日止；

从事光学工程师工作；

双方还约定在职期间，执行公司任务或利用公司资金技术条件完成的发明或者其他知识产权，权利人均为公司；

员工无论因何种原因离开公司，对所保管、掌握的公司及其关联公司的文件、资料，应在离开公司之前无条件返还。

2014年12月24日，郝屹向赛雷纳公司提交员工辞职申请表，于2014年12月31日离职。

2.周丹、郝屹在赛雷纳公司的工作情况 赛雷纳公司认为后缀为@celula-china.com的邮箱为赛雷纳公司为该员工配备的工作邮箱，zhou.dan@celula-china.com为周丹所使用的工作邮箱，yee.hao@celula-china.com为郝屹在赛雷纳公司所使用的工作邮箱。

索尔恩公司对此陈述不持异议。

一审庭审中，赛雷纳公司提交了周丹、张意（YiZhang）、**、罗兰英、郝屹、凯西·瓦什（CaseyWalsh）、张海川于2014年5月至2015年12月相互发送的一系列邮件，上述邮件主要集中在2014年7月关于特定项目的进程、问题、学术探讨，并未涉及实验成果汇报，其他月份仅有数封。

索尔恩公司对上述邮件的真实性及邮件内容存在异议。

一审庭审中，赛雷纳公司承认邮件并无关于涉案专利的明确指向。

二、涉案专利情况 2016年7月18日，索尔恩公司就名称为“一种流式细胞仪用的增强荧光接收信号的系统”发明人为“周丹郝屹”的实用新型向国家知识产权局（以下简称国知局）申请专利，并于2016年12月21日获得授权，申请号为201620758978.9，授权公告号为CN205826481U，即案涉专利。

该专利的摘要中载明：“本实用新型公开一种流式细胞仪用的增强荧光接收信号的系统，其包括依序设置的发射光路、接收光路和探测光路；

所述发射光路包括依序设置的激光器、聚焦物镜和流动室；

待测细胞位于流动室内，且待测细胞处于所述聚焦物镜的焦点处；

所述接收光路包括接收物镜，所述接收物镜设置在所述流动室一侧；

其特征在于，其还包括反射光路，所述反射光路设置在流动室的另一侧，反射光路包括至少一反射镜，且反射镜的像点和物点在待测细胞处重合或像点位于待测细胞附近。

本实用新型增加反射光路后，可以使得整个系统的荧光采集能力提高一倍。

在满足相同使用要求条件下，本系统结构简单、操作方便、成本相对低、性价比高。

” 三、与本案有关的其他事实 赛雷纳公司于2013年6月25日成立，经营范围为：诊断设备、诊断试剂和相关产品的研发。

2015年11月20日，索尔恩公司成立，法定代表人周丹，注册资本人民币壹佰万元，经营范围包括：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；

研发、销售电子设备、机械设备、机电设备；

销售办公设备及耗材；

仪器仪表研发；

模具设计；

计算机系统集成。

2017年3月21日，赛雷纳公司向西南政法大学司法鉴定中心申请司法鉴定，该鉴定中心出具了鉴定书。

鉴定书中以涉案专利与赛雷纳公司提供的原型机相对比，得出基本相同的结论。

一审法院认为，本案为专利权权属纠纷。

根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款之规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；

申请被批准后，该单位为专利权人。

”本案中，赛雷纳公司主张周丹、郝屹二人在赛雷纳公司处从事“流式细胞仪”研发并认为涉案专利系周丹、郝屹二人完成原单位工作任务而产生的发明创造。

索尔恩公司却辩称赛雷纳公司的上述主张并无证据证明。

一审法院认为，首先，庭审中，双方对周丹、郝屹在赛雷纳公司任职时签订的《劳动合同》以及《离职申请书》无异议。

《劳动合同》中约定周丹职务为系统工程师，郝屹职务为光学工程师。

但是，本案中，赛雷纳公司主张周丹为系统工程师，职责包括流式细胞仪光学部分和液流系统的设计和调试；

郝屹为光学工程师，职责包括流式细胞仪光学部分设计、调试，且周丹系郝屹的工程主管。

赛雷纳公司未对此予以举证，且索尔恩公司予以否认。

因此，一审法院不予支持。

其次，赛雷纳公司主张涉案专利系周丹、郝屹二人在执行工作任务中所完成的发明创造，并举出了一系列电子邮件加以证明。

索尔恩公司辩称，邮件来源均为转发形式，附件内容与时间均可修改删除，并不能证明邮件内容为二人在执行工作任务中所完成的发明创造。

一审法院认为：首先，邮件内容本身为相互间的工作内容、项目进程、成果汇报，并未形成相应技术成果，也未体现与涉案专利之间的关系；

其次，邮件主要集中在2014年7月关于特定项目的研究交流，并没有形成成果，赛雷纳公司也无证据证明与涉案专利有关，亦无法证明周丹、郝屹的在职期间具体工作内容及成果与涉案专利的关系；

再次，赛雷纳公司提供的邮件证据不具有连续性，主要集中在2014年7月，其他月份的邮件仅有数封，其中提及的大量技术问题并未最终解决，故不能认为在二人就职期间已形成类似涉案专利的技术成果；

最后，庭审中，赛雷纳公司也承认邮件内容并无明确与专利有关的指向。

因此，一审法院不予支持。

另外，赛雷纳公司认为根据查新报告及鉴定书可以认定自身技术成果具体内容与涉案专利相同。

一审法院认为，赛雷纳公司所提交的科技查新报告、鉴定书均以原型机作为参照得出。

首先，用赛雷纳公司自有产品而非周丹、郝屹二人设计的产品与涉案专利进行对比，以证明涉案专利是否属于职务发明并不符合逻辑，也无法律依据。

其次，就科技查新报告本身而言，由于科技查新报告申请时间晚于涉案专利公告时间，再加之赛雷纳公司所提交的查新报告并不完整，仅有表格，无法反映查新报告形成时间、机构、具体人员等信息，亦无法证明用以比对的原型机形成时间是在涉案专利公告日前形成。

因此，在索尔恩公司对鉴定报告中的原型机发明时间有异议的情况下，一审法院对赛雷纳公司的主张不予支持。

综上，根据最高人民法院《关于适用的解释》第九十条第二款规定，“在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。

”赛雷纳公司不能证明涉案专利系周丹、郝屹为执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，故一审法院对赛雷纳公司要求法院确认涉案专利的专利权归其所有的诉讼请求，不予支持。

依照《中华人民共和国专利法》第六条，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款，最高人民法院《关于适用的解释》第九十条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款的规定，四川省成都市中级人民法院作出（2017）川01民初字第1933号民事判决：驳回赛雷纳公司的诉讼请求。

案件受理费1000元，由赛雷纳公司负担。

二审期间，双方当事人均未向法院提交新的证据材料。

本院对一审法院查明的案件事实予以确认。

另查明，一审中，赛雷纳公司向一审法院提交了四川省成都市武侯公证处于2017年8月16日出具的（2017）成武公证字第1579号、（2017）成武公证字第1580号、（2017）成武公证字第1581号《公证书》，上述《公证书》对周丹、郝屹通过公司邮箱，向赛雷纳公司的法定代表人张海川发送的电子邮件内容以及周丹向yizhang、郝屹等发送的电子邮件内容进行了公证。

赛雷纳公司向法庭陈述，由于原始邮件存储于张海川在美国的服务器，公证机构无法登录，因此不得已将邮件转发到张海川在中国的服务器上进行公证，该转发过程是在公证处完成，没有任何修改的行为。

为了证明上述邮件的发送时间及邮件内容未经任何篡改，赛雷纳公司于2018年9月6日申请四川神琥司法鉴定所对邮箱账号：laura.luo@celula-china.com、hzhang@celula-inc.com进行鉴定，结论为：未发现邮件文件有被篡改痕迹。

本院认为，赛雷纳公司为了证明其提交的电子邮件的真实性、合法性和关联性，向一审法院提交了相关《公证书》以及司法鉴定意见书，索尔恩公司虽对其真实性存疑，但在本案一审、二审期间均未申请法院重新进行鉴定，也未提供相反证据用以证明其主张，故本院认为赛雷纳公司已尽到其举证责任，对其在一审提交的上述证据予以采信。

周丹于2015年11月30日向张海川发送的“2016年计划”中载明，过去三个月完成的任务：第三条使用电脑软件控制Sparrow流式细胞仪（管冲洗、LED指示灯、阀门开启/关闭、稳定液压聚集：2000细胞/秒）；

第五条Sparrow流式细胞仪计算机软件的特征函数已完成。

例如：所有分析工具、数据保存、基本GUI设计（没有额外成本）；

第八条用PMT替代SSC的PD。

现在我们可以获取所有PSC和SSC以及荧光通道信号。

周丹在2018年9月3日的一审庭审中陈述：“翻译准确，仪器有很多部分层次，我只是通过软件控制相应的部分，部件在我离职之前没有呈现出什么相应的结果，我只负责电子这一块。

”认可前述第三、五、八条所完成的事项为其从事的工作。

“在对方公司工作时，我还要进行维修工作，有其他的软件操作我也会帮助，不止对方所提的流式细胞仪。

” 郝屹发送邮件中的附件文件“Sparrowprototypev1.1光路设计总结.docx”能够反应出增强荧光信号接收的系统的技术方案和技术细节。

“ME工作交接.pptx”“ME工作进程Sparrow产品系统方案(20160219).docx”“Sparrowprototypev1.1光路设计总结.docx”等文件本身就构成技术成果，且前述附件文件中反映出技术特点与涉案专利绝大部分能够一一对应。

本案二审的争议焦点是：专利号为ＺＬ20162075××××.9的“一种流式细胞仪用的增强荧光接收信号的系统”实用新型专利的归属问题。

《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；

申请被批准后，该单位为专利权人。

”《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第三项明确规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：……(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

” 根据上述法律规定，本案判断涉案专利权归属应考量的因素有，周丹、郝屹的离职时间，以及涉案专利是否与周丹、郝屹在赛雷纳公司任职期间承担的本职工作有关。

一、周丹、郝屹的离职时间 根据一审法院查明的事实，本院认定周丹的离职时间为2015年12月11日，郝屹的离职时间为2014年12月31日。

本案中，周丹、郝屹申请涉案专利的时间为2016年7月18日，是在周丹离职一年时间内申请的。

虽然涉案专利申请时间是在郝屹离开赛雷纳公司一年之后，但郝屹在赛雷纳公司担任光学工程师，其承担的本职工作包括Sparrow流式细胞仪的技术研发等。

二、涉案专利是否与周丹、郝屹在赛雷纳公司任职期间承担的本职工作有关 本院认为，一审法院查明，赛雷纳公司的经营范围为研发、生产、销售医疗器械、诊断试剂等。

周丹在赛雷纳公司任职期间担任系统工程师，郝屹为光学工程师。

涉案专利系名为“一种流式细胞仪用的增强荧光接收信号的系统”的实用新型专利（专利号为ＺＬ20162075××××.9），该专利与赛雷纳公司经营的医疗器械的研发、生产属于相同的技术领域。

同时，根据周丹、郝屹往来邮件载明的内容以及周丹本人在一审庭审时的陈述可知，周丹在赛雷纳公司承担的本职工作包括Ｓｐａｒｒｏｗ流式细胞仪的计算机软件控制部分，郝屹在赛雷纳公司承担的本职工作包括Ｓｐａｒｒｏｗ流式细胞仪的技术研发，据此，涉案专利与周丹、郝屹在赛雷纳公司承担的本职工作以及分配的任务具有关联性，属于《中华人民共和国专利法》所规定的执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

综上所述，上诉人赛雷纳公司的上诉请求成立。

依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第三项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下： 一、撤销四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初字第1933号民事判决；

二、确认赛雷纳（中国）医疗科技有限公司为ＺＬ20162075××××.9的“一种流式细胞仪用的增强荧光接收信号的系统”实用新型专利的专利权人。

一审案件受理费1000元，财产保全费30元，共计1030元，二审案件受理费1000元，均由成都索尔恩科技有限公司负担。

本判决为终审判决。