浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）浙07民初500号原告：吕明强，男，1975年10月14日出生，汉族，住浙江省义乌市。

委托诉讼代理人：王智平,浙江近真律师事务所律师。

被告：兰溪市午塘手工布鞋有限公司，住所地浙江省兰溪市女埠街道午塘行政村。

法定代表人：童弋良。

委托诉讼代理人：黄建林,浙江溪源律师事务所律师。

原告吕明强与被告兰溪市午塘手工布鞋有限公司侵害商标权纠纷一案，本院于2019年12月27日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月20日公开开庭进行了审理，原告吕明强的委托诉讼代理人王智平、被告兰溪市午塘手工布鞋有限公司的法定代表人童弋良及委托诉讼代理人黄建林到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告吕明强向本院提出诉讼请求，判令被告:1.立即停止生产、销售侵害原告第27987999号商标专用权的行为；

2.立即停止生产、销售侵害原告独占许可的“色鬼布艺”美术作品著作权产品的行为；

3.赔偿原告经济损失及合理开支费用共计100000元。

事实与理由：原告系专业的布鞋创作设计和生产经销商，拥有专业的研发团队，原告所推出的产品因具有独特创意，深受消费者青睐。

2017年12月8日，原告向国家商标局申请第27987999号商标，2018年11月14日获得注册，核定使用商品范围第25类。

2015年1月5日，案外人李丽莉（原告配偶）创作完成了“色鬼布艺”美术作品，并于2017年6月8日向国家版权局申请了作品登记，登记号为国作登字-2017-Ｆ-00474294号，后独占许可给原告使用。

2019年10月，原告经调查发现，被告在位于浙江省兰溪市的店内大肆生产、销售使用原告享有商标专用权及著作权的布鞋产品，后经兰溪市工商部门查处，当场查扣1500余双侵权布鞋。

被告的侵权行为给原告造成了巨大的经济损失，应承担停止侵权并赔偿经济损失的法律责任。

故诉至法院，望判如所请。

诉讼中，原告主张以注册商标权维权，故申请撤回诉讼请求第2项，保留第1项、第3项。

被告兰溪市午塘手工布鞋有限公司答辩称，1.被控侵权脸谱图案是布鞋的装饰装潢，并非是商标法意义上的使用；

2.其在布鞋鞋底上标注了自己的注册商标“午塘布鞋”；

3.其于2015年7月24日开始营业，2016年3月经核准设立公司，法定代表人童弋良一直从事非物质文化遗产相关活动。

其早在2016年9月4日就开始通过微信销售被控侵权的布鞋，实际使用时间更是早在2015年7月24日；

4.其标注的被控侵权脸谱图案具有美术作品授权的合法依据。

综上，其未侵犯原告的注册商标权和著作权，无须赔偿原告的经济损失和合理费用开支。

原告向本院提交如下证据材料：证据1.商标注册证，拟证明原告享有第27987999号商标专用权。

证据2.作品登记证书，拟证明李丽莉登记的“色鬼布艺”美术作品的相关情况。

证据3.声明书，拟证明李丽莉将“色鬼布艺”美术作品独占许可给原告使用。

证据4.视频光盘及打印件，拟证明被告因涉嫌侵犯原告注册商标权被兰溪市市场监督管理局查处的相关情况。

证据5.原告布鞋实物，拟证明被告采用与原告相同的方式使用涉案注册商标。

被告质证认为，对证据1的真实性、关联性无异议，但其已向国家知识产权局提出撤销该注册商标的申请；

对证据2的三性均无异议，但不能达到其证明目的；

对证据3的真实性有异议，需要对方提供原件；

证据4视频内容是被告被查扣的鞋，但兰溪市市场监督管理局调查后并未认定被告侵权；

对证据5的真实性无异议，但不能达到其证明目的。

被告向本院提交如下证据材料：证据1.微信截图打印件，拟证明其早在2016年9月4日就已使用被控侵权脸谱图案，属在先使用，且系装饰用途，并非用于识别商品来源，故被控侵权布鞋未侵犯原告的涉案注册商标权。

证据2.布鞋照片、商标注册证、商标转让证明，拟证明被告于2018年11月13日受让取得第14321012号注册商标“午塘布鞋”，并在鞋底标注了“午塘布鞋”，故其未将被控侵权脸谱图案作为商标使用。

证据3.美术作品样张、作品登记证书、作品授权书，拟证明其于2019年1月1日经授权使用陈理西的“脸谱”美术作品，因此被控侵权脸谱图案的使用具有合法依据。

证据4.证书、证明，拟证明被告在使用京剧脸谱的非物质文化遗产方面作出贡献。

证据5.被告的工商登记信息，拟证明被告早在2015年7月24日已登记成立并经营布鞋，早于原告取得著作权的时间，故原告的著作权无原创性。

证据6.被告布鞋实物，拟证明被告未将被控侵权脸谱图案作为商标使用。

原告质证认为，对证据1的真实性无异议，对合法性有异议，被告所谓在先使用的图案系抄袭原告的著作权；

对证明目的也有异议，被告将被控侵权脸谱图案标注在鞋面上，属于商标法意义上的使用。

对证据2的真实性、合法性无异议，对关联性和证明目的有异议，判断被告是否侵权应根据混淆标准，与被告是否标注自己商标无关，并非被告标注其他商标就可以规避侵权行为。

对证据3的三性及证明目的均有异议，该著作权系抄袭。

对证据4的真实性、合法性无异议，但与本案无关。

对证据5的三性均无异议，但不能证明被告在2015年7月24日公司成立时就开始使用被控侵权脸谱图案。

对证据6的三性均无异议，但对证明目的有异议，该鞋上的脸谱图案与原告的涉案注册商标相同，构成商标侵权。

庭审前，本院根据原告的申请，向兰溪市市场监督管理局调取了查扣被告兰溪农贸城店内的被控侵权布鞋的相关资料。

原告认为，上述资料能够清楚反映被告侵权的事实；

被告认为，对真实性无异议，但最终该局并未认定被告侵犯原告的商标权。

经审查，本院对原告提交的证据认证如下：对证据1、2、4、5的真实性予以确认，至于能否达到其证明目的，本院下文予以分析；

证据3因系复印件，且被告对真实性持异议，故本院不予采纳。

对被告提交的证据认证如下：对证据1、2、4、5、6的真实性予以确认，证据3系原件，原告虽对真实性持异议但未举出反证，故本院对真实性亦予确认，至于上述证据能否达到其证明目的，本院下文予以分析。

经审理，本院认定事实如下：2018年11月14日，原告吕明强经国家知识产权局核准注册，取得第27987999号注册商标，核定使用商品类别为第25类，核定使用商品包括鞋、服装、游泳衣、帽子等，该商标专用期至2028年11月13日。

原告在其提供的布鞋后跟上使用了注册商标的京剧脸谱图案。

另，案外人李丽莉于2017年6月8日向国家版权局申请登记“色鬼布艺”的美术作品，登记号为国作登字-2017-F-00474294号，作品登记证书显示该美术作品的创作完成时间为2015年1月5日，首次发表时间为2016年4月10日。

2019年11月1日，兰溪市市场监督管理局根据相关举报线索，对被告位于兰溪市农贸城12幢118号3楼的仓库进行检查，发现货架上共有13个品种布鞋，共有“西楚霸王”“粉墨人生”“青花”“飞龙在天”等1500余双，布鞋后跟上标有京剧脸谱图案，因涉嫌侵犯第27987999号注册商标权，遂决定查封上述布鞋。

2019年11月5日，被告的法定代表人童弋良在兰溪市市场监督管理局的询问笔录中陈述，被查扣的布鞋是其公司生产，就是鞋面的图案和料子有点区别，后跟都有同样的京剧脸谱图案；

京剧脸谱图案起到点缀、美观的作用，鞋底有“午塘布鞋”商标；

其是江西弋阳西区脸谱传承弟子，脸谱图案以典韦为原型，再结合其他图案改编；

布鞋的批发价为61元/双。

2019年11月11日，兰溪市市场监督管理局决定解除上述布鞋的查封。

2016年9月4日，被告在微信朋友圈展示了在鞋面上标有被控侵权脸谱图案的布鞋，有网友询问布鞋的销售情况。

2015年5月21日，陈莲娣经国家工商行政管理总局商标局核准注册，取得第14321012号注册商标“午塘布鞋”，该商标专用有效期至2025年5月20日，2018年11月13日陈莲娣将该注册商标转让给被告。

另，2018年8月31日，案外人陈理西向重庆市版权局登记“脸谱”美术作品，登记号渝作登字-2018-F-00313901号，作品登记证书显示该美术作品的创作完成时间为2018年8月8日，2019年1月1日陈理西将该美术作品授权给被告用于生产、销售等业务。

兰溪市文化广电新闻出版局的证书以及兰溪市非物质文化遗产保护中心的证明，显示兰溪手工布鞋制作技艺于2017年3月申报为兰溪市非物质文化遗产代表性项目，童弋良为该项目代表性传承人。

根据原告提交的被告被查扣的布鞋照片和被告提交的布鞋照片、实物，被告在布鞋后跟使用了被控侵权脸谱图案，同时在鞋底上标注了“午塘布鞋”文字（该字样与第14321012号注册商标在字体上存在区别）。

经庭审比对，原告认为被控侵权脸谱图案与涉案注册商标标识构成相同；

被告认为，两者在脸谱额头、眼睛、鼻子等处不同，比对结果不相同。

另查明，被告成立于2015年7月24日，经营范围：手工布鞋生产、销售，注册资本180万元。

归纳原、被告双方的观点，本案的争议焦点为：1.被告在布鞋上使用被控侵权脸谱图案的行为是否属于商标法意义上的商标使用行为；

2.被告在布鞋底标注了“午塘布鞋”的情况下，被控侵权脸谱图案是否会导致混淆、误认；

3.被告所提的在先使用抗辩是否成立；

4.被控侵权脸谱图案的使用是否具有美术作品的合法授权依据；

5.如果侵权构成，被告的民事责任如何承担。

关于争议焦点1。

《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

”商标使用行为是一种客观行为，通常包括物理贴附、市场流通等等环节。

不论该图案是否兼具有其他功能，或无论其使用方式如何，只要在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，具备了区别商品来源的可能性，就构成商标性使用。

本案中，众所周知，京剧脸谱是一种具有中国文化特色的特殊化妆方法，京剧脸谱艺术是广大戏曲爱好者非常喜爱的一门艺术，已被大家公认为中国传统文化的标识之一。

无疑，被控侵权图案兼具有装饰美化的作用，但从使用方式来看，被控侵权脸谱图案标注在布鞋后跟，面积几乎占据鞋后跟的全部，以显著、醒目、独处一隅的方式呈现于商品上，显然也能够起到识别商品来源的作用。

因此，被控侵权脸谱图案虽具有被告所言的“点缀、美观”作用，但其亦能起到识别商品来源的作用，应认定构成商标性使用。

被告就此所提抗辩，缺乏法律依据，本院不予采信。

关于争议焦点2。

本案中，被控侵权脸谱图案与原告的涉案注册商标相比，除了个别之处存在细微区别，在整体布局、要素排列、线条勾勒等方面基本一致，两者构成相同。

至于被告还在布鞋鞋底上标注了“午塘布鞋”。

本院认为，商标最基本最重要的功能在于识别商品来源，即相关消费者能够据此将商标所有人的商品与其他商品区分开来。

被告不仅在布鞋上标注了“午塘布鞋”（字体与注册商标存在区别），还标注了被控侵权脸谱图案，实际上使同一商品出现了两个来源。

从客观后果来看，由于消费者并不知晓两个商标之间的关系，很可能认为“午塘布鞋”标识和被控侵权脸谱图案所指向的商业来源具有同一性，产生市场混淆，从而影响到原告脸谱图案商标识别功能的正常发挥。

据此，被告在鞋类产品上同时使用“午塘布鞋”标识与被控侵权脸谱图案的行为，损害了涉案注册商标的识别功能，构成商标侵权行为。

被告所提被控侵权脸谱图案不侵犯原告涉案注册商标权的抗辩，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。

关于争议焦点3。

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

”在先使用人在特定条件下可以在原有使用范围内继续使用该商标，这是商标法针对具体情况而作出的在先使用人不侵权抗辩事由的特别规定，也是对注册商标专用权行使的限制。

在先使用人不侵权抗辩成立，应当同时满足以下条件：1.使用相同或者近似商标时间在先；

2.在相同或者类似商品上在先使用；

3.在先使用相同或者近似的标志；

4.在先使用具有一定影响；

5.原有范围内使用。

本案中，从时间上，被告通过“A午塘布鞋”微信朋友圈上传发布标有京剧脸谱图案的布鞋的时间为2016年9月4日，早于原告第27987999号商标的申请注册日2018年11月14日；

从图案看，经比对被告布鞋鞋头上标注的京剧脸谱图案与原告注册商标基本相同。

故被告微信发布的时间虽早于原告注册商标的申请注册日，但被告仅提供该微信销售的截图，尚不足以证明其在先生产、销售行为具有了“一定影响”。

因此，被告所提出的在先使用抗辩不符合商标法的相关规定，本院不予采信。

关于争议焦点4。

被告认为，被控侵权脸谱图案的使用系经过案外人陈理西享有的美术作品授权，具有合法依据。

本院认为，首先，在陈理西的“脸谱”美术作品登记时间晚于李丽莉的“色鬼布艺”登记时间的情况下，须要判断陈理西的“脸谱”美术作品是否构成著作权意义上的作品。

我国作品著作权登记实行自愿原则，登记机关并不负责审查登记作品是否具备著作权法上作品的构成要件，故持有作品登记证书并不意味着登记作品必然受著作权法的保护，法院仍然要对登记作品是否具有独创性进行审查。

陈理西的“脸谱”美术作品相比于李丽莉的“色鬼布艺”美术作品，虽整体布局、排列组合相似，但在脸谱的额头、鼻子、眼睛、舌头、胡须、两鬓等多处存在区别，满足了作品的最低独创性要求，可以成为著作权法意义上的作品。

其次，要审查被告是否按照授权的美术作品实际使用。

被控侵权脸谱图案相比于被告授权使用的陈理西美术作品“脸谱”，也存在上述诸多区别。

可见，被告未按照陈理西授权的美术作品进行使用。

因此，被告所提的被控侵权脸谱图案系经过陈理西授权的抗辩，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。

关于争议焦点5。

原告享有第27987999号注册商标的专用权，该商标尚属保护期限内，法律状态稳定，应受法律保护。

根据《中华人民共和国商标法》第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

”第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的。

”被告生产、销售的产品为布鞋，与原告第27987999号注册商标的核定使用商品为同类商品，被控侵权脸谱图案与第27987999号注册商标构成相同，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，故被告生产、销售被控侵权布鞋的行为，侵犯了原告第27987999号注册商标专用权，理应承担停止生产、销售侵权布鞋并赔偿原告相应经济损失的责任。

至于赔偿数额。

通常而言，法院在认定赔偿数额时应坚持市场价值导向并贯彻比例协调原则，既要保障权利人的市场利益恢复到无侵权行为时应有的状态，也要防止赔偿总额过度高于权利人因被侵权遭受的实际损失。

确定本案赔偿金额时考虑以下因素：1.京剧脸谱是中国传统文化标识之一，原告的涉案注册商标系京剧脸谱，固有显著性较低，原告亦未提交涉案注册商标经过市场经营而获得知名度的相关证据；

2.被告的成立时间为2015年7月24日，注册资本180万元；

3.兰溪市市场监督管理局从被告处查扣1500余双布鞋，据被告的法定代理人称布鞋的批发价为61元/双；

4.原告为维权聘请律师，支付相应的费用。

综上，本院酌定被告的赔偿金额为5万元。

依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条，《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条、第六十三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告兰溪市午塘手工布鞋有限公司立即停止生产、销售侵犯原告吕明强第27987999号注册商标专用权的产品的行为；

二、被告兰溪市午塘手工布鞋有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告吕明强经济损失50000元（含合理开支）；

三、驳回原告吕明强的其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费2300元，由原告吕明强负担575元，被告兰溪市午塘手工布鞋有限公司负担1725元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。

审　判　员　　吕　强审　判　员　　赵　娟人民陪审员　　侯浙梅二〇二〇年五月二十五日书　记　员　　蒋　丹原告的注册商标原告方案外人李丽莉的美术作品原告布鞋实物被告布鞋后跟被告布鞋鞋底被告方案外人陈理西的美术作品被告在2016年9月4日微信销售图片附本案适用法律条文具体内容《中华人民共和国侵权责任法》第二条侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。

本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。

第十五条承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；

（二）排除妨碍；

（三）消除危险；

（四）返还财产；

（五）恢复原状；

（六）赔偿损失；

（七）赔礼道歉；

（八）消除影响、恢复名誉。

以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

《中华人民共和国商标法》第四十八条本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

……第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。

商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

第十条人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许。

第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。