吉林省长春市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2020)吉01知民初25号 原告:杨帆,男,1979年7月8日出生,汉族,住长春市朝阳区。
被告:未来教育科技发展(长春)有限公司,住所长春市净月开发区。
法定代表人:张雪迎,经理。
委托诉讼代理人:孙晓敏,吉林卓行律师事务所律师。
原告杨帆与被告未来教育科技发展(长春)有限公司专利权转让合同纠纷一案,本院立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。
原告杨帆、被告委托诉讼代理人孙晓敏到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
杨帆向本院提出诉讼请求:一、请求确认并执行关于原告与被告于2018年12月24日签订的《转让协议》有效;
二、判令被告将抗干扰质子磁力探测仪(专利号201620857758.1)实用新型专利所有权及所属权益归还原告;
三、判令被告停止对原告抗干扰质子磁力探测仪(专利号201620857758.1)实用新型专利的侵权和非法使用;
四、判令被告对原告进行专利变更期内经济赔偿15万元并承担本案全部诉讼费用。
在庭审中,原告明确第二项诉讼请求为判令被告将抗干扰质子磁力探测仪(专利号201620857758.1)实用新型专利所有权返还原告,配合原告办理专利权人变更手续。
撤回第三项诉讼请求。
变更第四项诉讼请求赔偿数额为15000元。
事实和理由:2016年8月10日,原告向国家知识产权局申请了抗干扰质子磁力探测仪(专利号201620857758.1)的实用新型专利,2017年1月11日,原告依法取得了此实用新型的专利证书。
2018年3月22日原告入职被告单位,2018年6月14日,被告以单位需申请高新技术企业为由,向原告提出借用涉案专利,作为申请高新企业认定所需的办理资质,2018年6月14日,原告与被告签订转让协议,被告承诺办理高新企业成功后为原告变更回专利所属权,并奖励原告1.5万元作为酬谢。
2018年9月,原告在被告单位被辞退,此时原告向被告提出收回涉案实用新型专利,并要求被告做变更手续,被告则以申请高新技术企业尚未成功为由,扣留了原告涉案专利,至今尚未变更。
2018年12月24日,原告与被告经过协商,经原告反复催促,被告与原告签订了关于归还涉案专利的《转让协议》,但至今尚未实施。
请贵院支持原告诉讼请求。
未来教育科技发展(长春)有限公司辩称:一、我方一直没有否认2018年12月24日签订的《转让协议》的效力,在上次案件中,我方就要求原告将专利变更到其名下,但原告迟迟不办理,责任不在我方。
二、原告要求1.5万元经济赔偿没有事实及法律依据。
2018年9月21日,双方约定如果我方利用原告专利成功申请高新技术企业,我方给予被告1.5万元作为奖励,由于当年没有成功申请高新技术企业,后期也没有使用涉案专利申请高新技术企业,因为双方约定的条件未成就,所以不能存在奖励事宜,更谈不上经济补偿。
因为我方没有使用涉案专利,所以在2018年12月,我方将本案涉案专利转回原告的转让协议上盖章。
由于原告迟迟未将本案涉案专利变更至其名下,2019、2020年两年实际发生的专利年费应由原告承担。
综上,请求法院驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明如下事实: 杨帆于2016年8月10日向国家知识产权局申请抗干扰质子磁力探测仪实用新型专利,专利号为ZL201620857758.1,2017年1月11日,该实用新型专利授权公告。
其后,杨帆入职未来教育科技发展(长春)有限公司,该公司为申请高技术企业资质与杨帆协商将涉案实用新型专利更名至公司名下,杨帆同意。
2018年6月14日,杨帆与未来教育科技发展(长春)有限公司签订转让协议,将涉案实用新型专利转让至该公司。
2018年8月21日,双方明确如公司申请高新技术企业成功,奖励杨帆1.5万元,虽离职约定依然有效。
2018年12月24日双方约定,将涉案专利转让给杨帆。
2018年未来教育科技发展(长春)有限公司使用涉案专利申请高技术企业,但未成功。
未来教育科技发展(长春)有限公司于2019年继续申请高新技术企业,并获得通过,成为吉林省2019年第一批高新技术企业,高新技术企业认证时间为2019年9月2日至2022年9月2日。
未来教育科技发展(长春)有限公司2019年提交的高新技术企业申请材料,未包含涉案专利。
截至目前,涉案专利登记权利人仍为未来教育科技发展(长春)有限公司。
国家知识产权局专利局长春代办处答复办理专利权人变更需要原专利权人的配合。
上述事实有各方当事人陈述、实用新型专利证书、转让协议、高新技术企业认定申请材料、《高新技术企业认定管理办法》等证据在案佐证。
本院认为: 2018年6月14日、2018年8月21日、2018年12月24日杨帆与未来教育科技发展(长春)有限公司签订的协议系双方真实意思表示,且内容不违反法律、行政法规的强制性规定,应认定合法有效,双方均应按照合同约定履行义务。
未来教育科技发展(长春)有限公司认可,2018年12月24日双方约定将涉案专利权转让给杨帆。
无争议即无诉讼,鉴于双方当事人对2018年12月24日转让协议无争议,本院不再确认该协议效力。
经调查,专利权变更需要原专利权人的配合,因此未来教育科技发展(长春)有限公司向杨帆返还涉案专利,并协助杨帆办理上述专利的变更手续。
至于原告主张依据双方2018年8月21日的约定,未来教育科技发展(长春)有限公司如申请高新技术企业成功,则应给付杨帆1.5万元的问题。
2018年该公司使用涉案实用新型专利申报高新技术企业未通过,2019年该公司申请高新技术企业成功但并未使用涉案专利,因此虽然2019年被告申请高新技术企业成功,也无需向杨帆支付1.5万元。
综上,依照《中华人民共和国专利法》第十条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定,判决如下: 一、被告未来教育科技发展(长春)有限公司向原告杨帆返还名称为抗干扰质子磁力探测仪,专利号为ZL201620857758.1的实用新型专利,即未来教育科技发展(长春)有限公司于本判决生效之日起三十日内协助杨帆办理上述专利的变更手续,将上述专利权变更至杨帆名下;
二、驳回原告杨帆的其他诉讼请求。
被告如果未按本判决指定的期间履行其他义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,支付迟延履行金。
案件受理费175元,由原告原告杨帆负担88元,被告未来教育科技发展(长春)有限公司负担87元。
如不服本判决,可在自判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于最高人民法院。