文书内容广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤民终2596号上诉人(一审被告)：常州世方国际贸易有限公司，住所地江苏省常州市木梳路**。

法定代表人：朱国涛，该公司总经理。

委托诉讼代理人：姚建辉，浙江鑫浩律师事务所律师上诉人（一审被告）：宁波君柏电子有限公司，住所地浙江省余姚市泗门镇大沽塘路**。

法定代表人：毛吉定，该公司总经理。

委托诉讼代理人：傅兴灿，浙江省余姚市和济兴达法律服务所法律服务工作者。

委托诉讼代理人：朱家桢，浙江省余姚市和济兴达法律服务所法律服务工作者。

被上诉人（一审原告）：宁波多全电器有限公司，住，住所地浙江省宁海县桃源街道竹山北路**/div>法定代表人：罗嵘，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：吴志辉，广东开耀律师事务所律师。

上诉人常州世方国际贸易有限公司（以下简称世方公司）、宁波君柏电子有限公司（以下简称君柏公司）因与被上诉人宁波多全电器有限公司（以下简称多全公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2017）粤73民初4403号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。

世方公司、君柏公司和多全公司向本院申请二审书面审理，本院经审查后予以准许。

本案现已审理终结。

世方公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判或发回重审。

事实和理由：根据专利法规定，行使先用权要满足独立性要件、时间要件、使用性要件、使用范围要件。

先用权的制造或使用行为，只限于原有范围之内，不得扩大使用范围。

关于何谓“原有范围”，立法上没有明确。

2003年10月《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》第四十七条对这个问题作出规定。

根据该规定，对“原有范围”不应作狭隘范围的解释。

君柏公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回多全公司全部诉讼请求。

事实和理由：法律、司法解释没有对先用权抗辩中的“原有范围”作出详细规定，人民法院不应擅自作出扩大解释。

君柏公司制造、使用被诉侵权产品的行为完全符合专利法第六十九条第一款第二项规定的情形，不视为侵犯专利权。

多全公司答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判。

多全公司向一审法院提起诉讼，请求判令：1.世方公司、君柏公司立即停止制造、销售、许诺销售侵犯多全公司专利号为ＺＬ20133023××××.9、专利名称为“多位转换器（ＳＬ-7604）”的外观设计专利权产品的行为，销毁库存侵权产品、专用模具及宣传材料；

2.世方公司、君柏公司共同赔偿多全公司经济损失及为制止侵权所支出的合理费用30万元；

3.世方公司、君柏公司共同承担本案全部的诉讼费用。

一审法院经审理认定事实：周方豪于2013年5月22日向国家知识产权局申请名称为“多位转换器（ＳＬ-7604）”的外观设计专利，2013年9月18日获得授权，专利号为ＺＬ20133023××××.9，该专利最近一期年费缴纳日为2017年1月11日。

该外观设计产品用于连接电源，该外观设计要点在于产品的形状和图案的结合，最能表明本外观设计要点图片或照片为主视图。

该专利授权公告图片如附件一所示。

专利权利人周方豪于2013年9月19日，以独占许可的方式授权许可多全公司，多全公司有权在专利权覆盖地区使用和销售、许诺销售本专利对应产品，并有权以自己的名义单独参与本专利相关的诉讼。

国家知识产权局于2014年2月18日就涉案专利出具外观设计专利权评价报告，初步结论显示：全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

君柏公司于2013年5月31日向国家知识产权局申请名称为“插座（18）”的外观设计专利，2013年11月27日获得授权，专利号为ＺＬ20133022××××.6。

君柏公司于2013年6月17日向国家知识产权局申请名称为“插座（72）”的外观设计专利，2014年7月2日获得授权，专利号为ＺＬ20133025××××.3。

2017年4月17日，周方豪的委托代理人张彦思在广州市广州公证处公证员的监督下，至广州市海珠区阅江中路中国进出口商品交易会展馆展位号为“4.1Ｃ26-27”、展位外观有“ＯＷＩ”字样的展位，对该展位现场状况和展示的产品进行拍照，并取得名片两张。

上述过程经广州市广州公证处进行保全证据公证，出具了（2017）粤广广州第071310号《公证书》，并将现场状况、展示产品、名片等拍照打印后作为附件。

其中一张名片显示“宁波君柏电子有限公司、胡海、江苏常州市常武中路801号科教城创研港1号、厂址：浙江余姚市泗门工业区大沽塘路**”等信息以及“ＧＥＭＢＩＲＤ”商标标识。

另一张名片显示“常州世方国际贸易有限公司、地、地址：江苏省常州市武进区/div>2017年9月18日，多全公司委托代理人吴春辉在广州市海珠公证处公证员的监督下，收取快递单号为“354XXX11”的邮包共计二十六箱，并对包裹进行拆封、对包裹及内装物品进行拍摄，重新封存其中一箱物品。

上述过程经广州市海珠公证处进行保全证据公证，出具了（2017）粤广海珠第39390号《公证书》，并将包裹及内装物品进行拍照打印后作为附件。

2017年9月18日，多全公司委托代理人黄永梅在广州市海珠公证处公证员的监督下，收取快递单号为“4027XXXX96”的包裹，并对包裹进行拆封、对包裹及内装物品进行拍摄，重新封存包裹。

上述过程经广州市海珠公证处进行保全证据公证，出具了（2017）粤广海珠第39391号《公证书》，并将包裹及内装物品进行拍照打印后作为附件。

包裹内有名片、收据（Ｎｏ5030253）、宣传册各一份。

宣传册显示“宁波君柏电子有限公司、地、地址：浙江省宁波市余姚市据显示“交款单位：黄永梅、收款事由：ＧＢＲ-44货款、收款方式：电汇、人民币捌仟元整”等信息并加盖“常州世方国际贸易有限公司财务专用章”；

名片显示“宁波君柏电子有限公司、胡海、江苏常州市、厂、厂址：浙江余姚市”等信息以及“ＧＥＭＢＩＲＤ”商标标识/div>2017年11月10日，多全公司委托代理人黄永梅在广东省广州市海珠公证处公证员的监督下，通过该处的电脑浏览并打印mail.163.com网站内邮箱中的6封电子邮件和附件。

上述过程经广州市海珠公证处进行保全证据公证，出具了（2017）粤广海珠第39392号《公证书》，并将邮件和附件等打印后作为附件。

《公证书》附件显示“maxinehym、HuHai、名称：常州世方国际贸易有限公司、工行：工商银行江苏常州分行营业部等信息以及“GEMIRD”商标标识、被诉侵权产品的图片及型号、一张加盖“常州世方国际贸易有限公司财务专用章”的收据。

经当庭拆封上述公证封存物，内有宣传册1本、名片3张、收据1张、提货单1张、被诉侵权产品40件。

产品外包装显示“GBR-4A-1.OM、40PCS”字样，产品无任何标识。

经对比，多全公司认为：1.涉案专利为一个多位转换器，是一个用于电源转换的排插，最能表示设计要点的是主视图。

2.主视图整体呈一个潜水艇的造型，前端为尖头状，中部为长条形的平台，平台靠近尖头的一端有一矩形的按动开关，四个插座依次排列在平台上，其中前三个插座均匀排列，第四个插座与第三个插座之间的距离更大，每个插座都是两边呈直角的六边形，开关与插座是平行并列的，插排的末端设有向内的月牙形凹槽和突出边缘形成一个柳叶形，并设有米粒状的孔。

3.右视图为两个矩形叠加形成的台阶状柱体，其中一侧的矩形略小于另一侧的矩形。

4.后视图为船形的平面，前端为尖头状，末端两个角呈圆弧状，并设有一个米粒状的小孔，平面上有六个固定钉。

5.俯视图呈倒放的潜水艇造型，前端为尖头状，呈斜面设计，斜面顶端有一个略高于插排平面的平台，平台上有矩形开关，四个插座隆起于插排的平面和按动开关高度平齐，末端有小段凸出边缘。

6.左视图为两个矩形叠加形成的台阶状柱体，其中一侧的矩形略小于另一侧的矩形，并设有一个圆形的电源线穿孔。

7.仰视图呈潜水艇造型，前端为尖头状，呈斜面设计，斜面顶端有一个略高于插排平面的平台，平台上有矩形开关，四个插座隆起于插排的平面和按动开关高度平齐，末端有小段凸出边缘。

被诉侵权产品的技术特征与涉案专利一致，被诉侵权产品与涉案专利构成相同。

世方公司、君柏公司认为：被诉侵权产品与涉案专利仅构成相似。

多全公司主张世方公司、君柏公司赔偿经济损失及合理费用共计30万元，对此提交公证费发票四张（金额分别为1650元、550元、550元、660元)、律师费发票一张（金额20000元），并主张经济损失由法院酌定。

另查明，世方公司为有限责任公司，注册资本人民币3098万元，法定代表人为朱国涛，成立日期2002年10月23日，经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口；

汽车的销售。

君柏公司为有限责任公司，注册资本10万美元，法定代表人为毛吉定，成立日期2005年4月5日，经营范围为：小家电、灯具、电线电缆、插头、插座、汽车配件及附件、电子元器件、塑料制品、五金制品、非金属模具的制造、加工。

自营和代理货物和技术的进出口。

2013年11月6日，案外人必维欧亚电气技术咨询服务（上海）有限公司出具《试验报告》一份。

该《试验报告》针对移动式多位插座（2P+E）（型号/型式标记：GBR-4A、GBR-5A、GBR-6A）予以测试。

《测试报告》显示“实验项目收到日期：2013年4月27日”。

经比对，型号为GBR-4A的插座的主视图与涉案专利主视图相似。

上述事实有外观设计专利证书、专利年费收据、公证书、许可协议、发票、当事人陈述等证据予以证实。

一审法院认为，多全公司是专利号ＺＬ20133023××××.9、名称为“多位转换器（ＳＬ-7604）”外观设计专利权的独占许可权利人，许可期限为2013年9月19日至2023年9月18日，并且该专利目前处于有效状态，根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款的规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

综合双方当事人的诉辩意见，一审法院归纳本案的争议焦点为：1.多全公司的诉讼主体资格是否适格；

2.世方公司、君柏公司的被诉侵权行为是否成立；

3.被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围；

4.君柏公司的先用权抗辩是否成立；

5.世方公司、君柏公司应如何承担民事责任。

一、关于多全公司的诉讼主体资格是否适格的问题涉案专利权利人周方豪于2013年9月19日，以独占许可的方式授权许可多全公司，许可期限至2023年9月18日，并约定“多全公司有权在专利权覆盖地区使用和销售、许诺销售本专利对应产品，并有权以自己的名义单独参与本专利相关的诉讼。

”依据《专利法》第六十条关于“未经专利权人许可实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；

不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉”的规定，多全公司作为涉案专利的独占被许可人，依法享有独占实施许可权，系涉案专利的利害关系人，可以向人民法院起诉，故君柏公司关于多全公司不具诉讼主体资格的主张没有事实依据，一审法院依法不予支持。

二、关于世方公司、君柏公司的被诉侵权行为是否成立的问题关于世方公司是否存在销售被诉侵权产品的行为。

（2017）粤广海珠第39391号《公证书》附件收据显示“GBR-4A货款”并加盖世方公司财务专用章，中国工商银行电子银行回单显示“GBR-4A货款定金、GBR-4A货款尾款、收款人户名：常州世方国际贸易有限公司”，（2017）粤广海珠第39392号《公证书》显示收据内容与（2017）粤广海珠第39391号《公证书》附件收据的内容一致，被诉侵权产品货物外包装显示“GBR-4A”，上述邮件、电子银行回单、收据、货物外包装等显示的信息均能一一对应，足以证明被诉侵权产品由世方公司销售，故一审法院认定世方公司存在销售被诉侵权产品的行为。

关于世方公司是否存在制造被诉侵权产品的行为。

多全公司并无证据证明世方公司实施了制造被诉侵权产品的行为，且世方公司经营范围仅是自营和代理各类商品和技术的进出口以及汽车的销售，仅以世方公司宣传其有生产能力或关于生产的描述不足以认定被诉侵权产品由世方公司制造，故多全公司主张世方公司存在制造被诉侵权产品行为主张没有事实依据，一审法院依法不予支持。

关于君柏公司是否存在制造、销售被诉侵权产品的行为。

（2017）粤广广州第71310号《公证书》公证取得的名片以及经（2017）粤广海珠第39391号《公证书》公证取得的名片、宣传册均显示有“宁波君柏电子有限公司”字样，君柏公司确认（2017）粤广广州第71310号《公证书》公证展销的产品由其生产并委托世方公司销售，君柏公司、世方公司均确认被诉侵权产品由君柏公司制造、世方公司销售，另君柏公司经营范围包括插头、插座等制造、加工，综上，一审法院认定君柏公司存在制造、销售被诉侵权产品的行为。

三、关于被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围的问题外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

人民法院认定外观设计是否相同或相似时，应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征对外观设计的整体视觉效果更具影响。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

本案中，被诉侵权产品与涉案专利属于同类产品。

将被诉侵权产品与涉案外观设计专利设计相比对，被诉侵权产品与涉案专利整体均呈潜水艇的造型，前端为尖头状，中部为长条形的平台，平台靠近尖头的一端有一矩形的按动开关和矩形保险丝安装部，四个插座依次排列在平台上，其中前三个插座均匀排列，第四个插座与第三个插座之间的距离稍大，插座槽呈六边形，内设三个插孔，开关与插座是平行，产品末端设有向内的月牙形凹槽和突出边缘形成一个柳叶形，并设有米粒状的孔。

经整体观察，综合判断，二者在整体视觉效果上不存在差异，构成相同设计，故被诉侵权产品落入涉案外观设计专利权的保护范围。

君柏公司、世方公司关于被诉侵权产品的外观设计被授予专利权而不侵犯涉案专利权的主张是否成立的问题。

一审法院认为，多全公司的涉案外观设计专利申请日为2013年5月22日，而君柏公司的外观设计专利申请日分别为2013年5月31日、2013年6月17日，多全公司的涉案外观设计专利权为在先专利权，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十三条关于“被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持”的规定，君柏公司、世方公司关于被诉侵权产品的外观设计被授予专利权而不侵犯涉案专利权的主张没有法律依据，一审法院依法不予支持。

四、关于君柏公司的先用权抗辩是否成立的问题君柏公司主张其享有在先权利，被诉侵权行为不视为侵犯多全公司涉案专利权，并提交案外人上海欧亚电气技术咨询服务（上海）有限公司对君柏公司2013年4月27日提交的产品进行测试的测试报告予以证明。

对此，一审法院认为，君柏公司提交测试报告的同时，一并提交测试机构的营业执照、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、准予变更登记通知书等证据作证，多全公司不确认该测试报告的真实性，但并未提交任何证据证明测试机构不具有测试资质以及测试报告为虚假出具，故一审法院确认测试报告的真实性。

测试报告所附产品（GBR-4A）的图片仅显示产品主视图以及分解图，将其主视图与涉案专利相比较，两者均呈潜水艇的造型，前端为尖头状，中部为长条形的平台，平台靠近尖头的一端有一矩形的按动开关和矩形保险丝安装部，四个插座依次排列在平台上，其中前三个插座均匀排列，第四个插座与第三个插座之间的距离稍大，插座槽呈六边形，内设三个插孔，开关与插座是平行，产品末端设有向内的月牙形凹槽和突出边缘形成一个柳叶形，并设有米粒状的孔。

经整体观察，两者外观设计构成相同。

《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款第二项规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的……”君柏公司提交的测试报告显示其测试产品提交的时间为2013年4月27日，因此可以确认该产品在此日期前已经制造，而涉案专利申请日为2013年5月22日，晚于前述测试产品制造及提交测试的时间。

但君柏公司未提交证据证明在涉案专利申请日之前就被诉侵权产品已具备何种生产规模和销售情况，并且君柏公司也未提交证据证明其在涉案专利申请日之后仅原有的生产规模内继续制造、销售被诉侵权产品。

综上，君柏公司提交的证据不足以证明其在涉案专利申请日前已经制造相同产品并且仅在原有范围内继续制造销售，故其提出先用权的抗辩主张没有事实依据，一审法院依法不予支持。

五、关于世方公司、君柏公司应如何承担民事责任的问题《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

”《中华人民共和国侵权责任法》第十五条规定：“承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；

（二）排除妨碍；

（三）消除危险；

（四）返还财产；

（五）恢复原状；

（六）赔偿损失；

（七）赔礼道歉；

（八）消除影响、恢复名誉。

以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

”本案中，君柏公司未经许可制造、销售被诉侵权产品，世方公司未经许可销售被诉侵权产品，其行为均构成侵权，依法应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任，故多全公司请求君柏公司、世方公司停止侵权及赔偿损失的理由成立，一审法院依法予以支持。

至于多全公司要求世方公司、君柏公司销毁库存侵权产品及生产模具、宣传资料的请求，因其未能提交证据证实世方公司、君柏公司具有库存侵权产品及生产模具、宣传资料，故对其该项请求一审法院依法不予支持。

关于赔偿损失数额的确定，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

”本案中，鉴于多全公司并无证据确定其因君柏公司、世方公司侵权导致的实际损失，也无举证证实君柏公司、世方公司的侵权获利，虽有专利许可协议但是否真实履行并支付许可费用并无证据支持，不宜参照适用，且多全公司当庭明确主张法定赔偿，一审法院综合考量涉案专利类型、君柏公司、世方公司侵权行为的性质和情节，结合多全公司为制止侵权所必要的合理开支，如确已发生的公证费，以及聘请律师参与诉讼必然存在的代理费、差旅费等，酌定君柏公司赔偿多全公司经济损失及为制止侵权所支付的合理开支共计60000元，世方公司对上述赔偿责任在30000元范围内承担连带赔偿责任。

多全公司超出部分的请求以及其他诉讼请求，一审法院依法不予支持。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、六十条、第六十五条、六十九条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十三条，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：一、君柏公司于判决发生法律效力之日起立即停止制造、销售侵犯原告宁波多全电器有限公司专利号ＺＬ20133023××××.9、专利名称“多位转换器（ＳＬ-7604）”外观设计专利权的产品；

二、世方公司于判决发生法律效力之日起立即停止销售侵犯原告宁波多全电器有限公司专利号ＺＬ20133023××××.9、专利名称“多位转换器（ＳＬ-7604）”外观设计专利权的产品；

三、君柏公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿多全公司经济损失及合理维权费60000元；

世方公司对上述赔偿责任在30000元范围内承担连带赔偿责任；

四、驳回多全公司的其他诉讼请求。

如果世方公司、君柏公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费5800元，由多全公司负担2920元，由君柏公司、世方公司负担2880元。

本案二审期间，世方公司、君柏公司和多全公司均未提交新证据。

本院经审理查明，一审法院认定的事实属实，本院予以确认。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷。

综合各方当事人意见，本案二审的争议焦点是君柏公司主张的先用权抗辩是否成立。

《中华人民共和国专利法》第六十九条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的……”先用权制度是为了平衡专利权人和在先实施人利益的制度设计，但为了避免对专利权人的利益损害过大，享有先用权的制造或使用行为应当只限于原有的范围之内。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条的规定，专利法第六十九条第二项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

据此，原有范围既不是先用权人所期望达到的范围，也不是其经过再投入之后所能达到的范围，而是在专利申请日前，先用人客观上所具备的最大生产能力。

对此，主张先用权抗辩的当事人应对其制造或使用行为的原有范围进行相应举证。

君柏公司虽然举证证明其在涉案专利申请日之前已经制造被诉侵权产品，但其未提交任何证据证明其在涉案专利申请日之前就被诉侵权产品具备的生产规模和销售情况，以及在涉案专利申请日之后仅在原有生产规模内继续制造、销售被诉侵权产品。

一审法院不予支持君柏公司的先用权抗辩，并无不当。

世方公司上诉主张以《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》来解释先用权制度中的“原有范围”，于法无据，本院不予支持。

综上所述，世方公司、君柏公司的上诉请求不成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1850元，由常州世方国际贸易有限公司负担550元、宁波君柏电子有限公司负担1300元。

常州世方国际贸易有限公司向本院预交了1300元，本院退回750元。

本判决为终审判决。