广州知识产权法院民 事 判 决 书（2020）粤73民终1176号上诉人（原审原告）：佛山市南海贝豪生化科技有限公司，住所地广东省佛山市南海区*********坡州。

法定代表人：梁宏丽，该公司执行董事兼经理。

委托诉讼代理人：东方晓，广东合拓律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈雪云，广东合拓律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：唐奇剑，男，1971年9月16日出生，汉族，住湖南省永州市零陵区******。

被上诉人（原审被告）：广州市东樱生物科技有限公司，住所地广东省广州市花都区**************之一。

法定代表人：何燕桂，该公司执行董事。

两被上诉人共同委托诉讼代理人：江辉，广东卓明律师事务所律师。

上诉人佛山市南海贝豪生化科技有限公司（以下简称贝豪公司）与被上诉人唐奇剑、被上诉人广州市东樱生物科技有限公司（以下简称东樱公司）侵害商标权纠纷一案，贝豪公司不服广东省广州市花都区人民法院（2019）粤0114民初4219号民事判决，向本院提起上诉，本院于2020年5月11日立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

贝豪公司上诉请求：1.撤销（2019）粤0114民初4219号民事判决，依法改判：（1）唐奇剑、东樱公司停止使用侵害贝豪公司《贝豪隐形蚕丝面膜图》商标权的《遐想》美术作品的行为；

（2）唐奇剑、东樱公司就其恶意侵害贝豪公司《贝豪隐形蚕丝面膜图》商标权的行为在适当媒体上公开承认错误，向贝豪公司赔礼道歉、消除不良影响；

（3）唐奇剑、东樱公司赔偿贝豪公司经济损失及因维权支出的律师费等合理费用共计10万元。

2.本案一审、二审诉讼费由唐奇剑、东樱公司承担。

事实和理由：一审判决未能结合案件事实正确适用法律，导致错误判决。

唐奇剑、东樱公司以对《遐想》美术作品享有著作权为由，在推广销售时使用侵害贝豪公司《贝豪隐形蚕丝面膜图》商标权的《遐想》美术作品。

唐奇剑、东樱公司恶意抄袭贝豪公司享有商标专用权的《贝豪隐形蚕丝面膜图》形成《遐想》美术作品，且将《遐想》美术作品进行著作权登记，上述行为属于商标法第五十七条规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”情形，侵害了贝豪公司的注册商标专用权。

贝豪公司虽对《遐想》美术作品申请撤销登记，制止了唐奇剑、东樱公司的恶意侵权行为，但不能因此否认唐奇剑、东樱公司的商标侵权事实，且未能弥补贝豪公司因此受到的损失。

一审法院对被诉侵权行为的性质认定错误，实体处理不当，应予改判。

唐奇剑、东樱公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。

贝豪公司在本案中引用的侵权事实已经生效判决处理，不能再作为新的侵权事实来主张权利。

将《遐想》美术作品进行著作权登记的行为，不属于商标性使用行为，唐奇剑、东樱公司没有侵害贝豪公司商标专用权，请求法院驳回贝豪公司的上诉请求。

贝豪公司向一审法院起诉请求：1.唐奇剑、东樱公司立即停止使用侵害贝豪公司《贝豪隐形蚕丝面膜图》商标权的《遐想》美术作品的不法行为；

2.唐奇剑、东樱公司就其恶意侵害贝豪公司《贝豪隐形蚕丝面膜图》商标权的行为在适当媒体上公开承认错误、向贝豪公司赔礼道歉、消除不良影响；

3.唐奇剑、东樱公司赔偿贝豪公司经济损失以及贝豪公司维权所支付的律师费等维权费用合计10万元;4.一审案件诉讼费用由唐奇剑、东樱公司负担。

一审法院认定事实：（一）涉案权利商标情况2009年11月20日，国家版权局对贝豪公司申请的美术作品《贝豪隐形蚕丝面膜图》予以登记（登记号：2009－F－021475），发给《著作权登记证书》，确认贝豪公司以委托作品著作权人身份依法享有著作权。

2013年7月23日，国家版权局对该美术作品重新予以登记（登记号：国作登字－2013－F－00098320），发给《作品登记证书》，继续确认贝豪公司以委托作品著作权人身份依法享有著作权。

贝豪公司还将该美术作品用于包装盒（面膜），并于2013年4月22日向国家知识产权局申请外观设计专利，国家知识产权局于2013年9月25日授予贝豪公司享有该项外观设计专利（专利号：ZL**************）。

2014年9月14日，贝豪公司经国家工商行政管理总局商标局核准分别在第3类“洗发液;香皂;护发素;洗面奶;浴液;香精油；

美容面膜;化妆品；

防晒剂;去斑霜（截止）”商品/服务项目上取得第12381250号注册商标，在第35类“广告;为零售目的在通讯媒体上展示商品;工商管理辅助;进出口代理;替他人推销;广告宣传本的出版;办公机器和设备出租;电视商业广告;商业管理咨询;特许经营的商业管理（截止）”商品/服务项目上取得第12397189号注册商标。

上述两个商标的注册有效期限均为2014年9月14日至2024年9月13日。

一审庭审中，贝豪公司明确其在本案中主张唐奇剑、东樱公司侵害的是其第12397189号注册商标专用权，在本案中不主张侵害其第12381250号注册商标专用权。

（二）贝豪公司指控的侵权事实2017年6月22日，国家版权局对唐奇剑申请的美术作品《遐想》予以登记（登记号：国作登字-2017－F－00365520），发给《作品登记证书》。

2017年10月26日，唐奇剑出具《声明书》，声明美术作品《遐想》是东樱公司员工利用东樱公司资源完成的，是东樱公司为宣传产品的需要指派员工设计的图片，该作品的所有权及相关权益均为东樱公司享有，在委托申请该作品登记时，工作人员为图手续资料的简便，将该作品登记在了唐奇剑个人名下，但该作品自始为东樱公司所有，唐奇剑并未享有、实施或授权使用过该作品。

一审庭审中，东樱公司主张上述《遐想》美术作品系其公司美术工人进行创作，是职务作品，该美术作品的权利属于东樱公司，因以个人名义登记较为方便，且唐奇剑是公司的高管，就将《遐想》美术作品登记在唐奇剑名下，但并不是唐奇剑创作的，登记时唐奇剑知晓该著作权是登记在其名下。

2018年4月，贝豪公司认为《遐想》美术作品系基于诉讼目的、恶意抄袭贝豪公司《贝豪隐形蚕丝面膜图》在先著作权、商标权的违法作品，应予以撤销，因此向国家版权局提起撤销作品登记申请。

国家版权局经审查后于2018年12月25日向东樱公司发出《撤销登记通知书》，通知其对《遐想》美术作品予以撤销，登记号为国作登字-2017－F－00365520的《作品登记证书》作废。

贝豪公司主张唐奇剑、东樱公司构成共同侵权，具体的侵权行为有:1.唐奇剑、东樱公司恶意抄袭《贝豪隐形蚕丝面膜图》形成《遐想》美术作品，并将该作品进行著作权登记的行为；

2.唐奇剑、东樱公司以对《遐想》美术作品享有著作权为由，在推广销售时使用侵害贝豪公司《贝豪隐形蚕丝面膜图》商标权的《遐想》美术作品。

经一审庭审询问，贝豪公司明确其主张的唐奇剑、东樱公司侵权行为第2项具体体现在广州市白云区人民法院（2017）粤0111民初9号民事判决书中。

唐奇剑、东樱公司否认其构成商标侵权，具体理由为：1.东樱公司已删除侵权图片，不存在侵权行为。

2.唐奇剑、东樱公司没有在同类或相似商品中使用《遐想》美术作品。

3.唐奇剑、东樱公司在版权诉讼中申请版权登记，该申请登记的行为本身不构成侵权，更不构成商标侵权，该行为不符合商标侵权行为及商标侵权的目的。

4.贝豪公司在本案中陈述的唐奇剑、东樱公司侵权行为已有生效判决认定，不能再次审判，贝豪公司主张东樱公司在广告推广中使用的侵权行为，事实上并不存在，贝豪公司也无法举证证明。

为证明其上述主张，唐奇剑、东樱公司在一审中提交了佛山市中级人民法院（2017）粤06民终10745号民事判决书及面膜设计图汇报。

（2017）粤06民终10745号民事判决书显示该案为贝豪公司向东樱公司提起的著作权侵权纠纷。

（三）贝豪公司主张的损失和支出情况贝豪公司主张其损失为4万元，具体包括委托律师撤销《遐想》美术作品支出律师费2万元、委托律师参与本案诉讼支出律师费2万元，并提交广东省律师服务政府指导价及民事委托代理合同、律师费发票、账户交易明细回单予以证明。

唐奇剑、东樱公司认为撤销《遐想》美术作品支出的律师费2万元是与版权相关的费用，与本案无关。

贝豪公司同时确认其主张的经济损失为消极损失，具体由一审法院酌定。

（四）涉及的其他案件情况贝豪公司以侵害商标权及不正当竞争纠纷向广州市白云区人民法院对东樱公司提起诉讼，案号为（2017）粤0111民初9号，广州市白云区人民法院于2017年4月20日作出民事判决，认为“（2015）粤广广州第221939号《公证书》可以证实东樱公司在网络产品宣传中使用了女性敷面膜图案标识，该产品与贝豪公司第12381250号注册商标核定使用的美容面膜属同种商品......东樱公司未经贝豪公司许可的使用行为，侵犯了贝豪公司享有的注册商标专用权，依法应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。

至于贝豪公司主张的第12397189号注册商标，该商标核定商标/服务项目为第35类广告等项目，现东樱公司虽然将涉案标识使用网络产品宣传中，但系对产品的广告宣传，而非用于区分提供广告服务的来源，故东樱公司所使用类别与该商标核定服务项目不相同或类似，不构成对该商标的侵犯”，判决“一、于本判决生效之日起，东樱公司立即停止侵害贝豪公司第12381250号注册商标专用权的行为......”东樱公司不服该判决，向广州知识产权法院提起上诉，广州知识产权法院作出“驳回上诉，维持原判”的判决。

贝豪公司及唐奇剑、东樱公司均确认该案民事判决已发生法律效力。

（五）东樱公司的工商登记情况东樱公司成立于2007年1月22日，商事主体类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为研究和试验发展。

一审法院认为，本案是侵害商标权纠纷。

本案的争议焦点是：唐奇剑、东樱公司是否实施了商标侵权行为。

因贝豪公司已明确了唐奇剑、东樱公司的具体侵权行为，一审法院对贝豪公司主张的侵权行为逐一进行阐述。

关于唐奇剑、东樱公司对《遐想》美术作品进行著作权登记是否构成商标侵权的问题。

一审法院认为，首先，《中华人民共和国商标法》第五十七条对侵犯注册商标专用权的行为进行了罗列，而唐奇剑、东樱公司对《遐想》美术作品进行著作权登记的行为并不属于该条规定的侵犯注册商标专用权的行为。

其次，对于唐奇剑、东樱公司将《遐想》美术作品进行著作权登记的行为，贝豪公司已向国家版权局提起撤销申请，国家版权局亦予以撤销，可见因该行为给贝豪公司造成的影响已通过行政手段得以救济。

故唐奇剑、东樱公司对《遐想》美术作品进行著作权登记的行为不构成商标侵权。

关于唐奇剑、东樱公司在推广销售时是否使用《遐想》美术作品及该行为是否构成商标侵权的问题。

一审法院认为，首先，贝豪公司在本案中引用的侵权事实已经法院生效判决处理，不能再作为新的侵权事实来主张权利。

贝豪公司主张唐奇剑、东樱公司在推广销售时使用《遐想》美术作品的证据是（2017）粤0111民初9号民事判决书，但该案也是侵害商标权纠纷，与本案为同类纠纷，该案已对贝豪公司主张的东樱公司侵权行为进行处理，且该案已经二审法院判决并发生法律效力，在此情况下，东樱公司再援引该判决的内容来证明唐奇剑、东樱公司存在新的侵权事实，并不成立。

其次，贝豪公司未提交其他的证据来证明唐奇剑、东樱公司在推广销售时使用《遐想》美术作品，本案的证据亦无法显示唐奇剑、东樱公司在推广销售中存在使用《遐想》美术作品的情形，贝豪公司应承担举证不能的责任。

故贝豪公司主张唐奇剑、东樱公司在推广销售时使用《遐想》美术作品，并不成立，一审法院不予采纳。

贝豪公司以此主张唐奇剑、东樱公司侵害其商标专用权，亦不成立。

综上，贝豪公司主张的商标侵权行为均不成立，因此，贝豪公司的诉讼请求亦不成立，一审法院依法予以全部驳回。

一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决:驳回贝豪公司的全部诉讼请求。

一审案件受理费2300元，由贝豪公司负担。

二审期间，双方均未提交新证据。

经查，一审法院查明的事实清楚，有相应的证据证实，本院予以确认。

另查明，贝豪公司不服广州市白云区人民法院作出的（2017）粤0111民初9号民事判决，向广州知识产权法院提起上诉，广州知识产权法院于2017年10月31日作出了（2017）粤73民终1168号终审判决，判决驳回贝豪公司的上诉，维持原判。

本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条规定，第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。

本案的争议焦点在于唐奇剑、东樱公司是否实施了侵害贝豪公司商标专用权的行为。

本案中，贝豪公司指控唐奇剑、东樱公司以对《遐想》美术作品享有著作权为由，在推广销售时使用侵害贝豪公司《贝豪隐形蚕丝面膜图》商标权的《遐想》美术作品。

本院认为，在本案起诉前，贝豪公司已对上述被诉侵权行为提起诉讼，并经（2017）粤0111民初9号案和（2017）粤73民终1168号案两审审理，终审判决已经发生法律效力。

对于前案已经处理的被诉侵权行为，法院不再重复处理。

贝豪公司据此主张唐奇剑、东樱公司侵害其商标专用权，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

对于贝豪公司在本案中指控唐奇剑、东樱公司恶意抄袭《贝豪隐形蚕丝面膜图》形成《遐想》美术作品，并将该作品进行著作权登记的行为，未经前案处理，应当予以审理。

本院认为，唐奇剑、东樱公司将《遐想》美术作品进行著作权登记的行为，不属于商标性使用行为，客观上没有发挥区分商品来源的商标性作用，不会产生使得消费者混淆和误认的情况，不构成商标侵权。

且贝豪公司已向国家版权局提起撤销申请，国家版权局亦予以撤销，因上述被诉行为给贝豪公司造成的影响已通过行政手段得以救济。

贝豪公司据此主张唐奇剑、东樱公司侵害其商标专用权，同样缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

综上，贝豪公司提出的上诉理由与请求均不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2300元，由上诉人佛山市南海贝豪生化科技有限公司负担。

本判决为终审判决。