{C} 中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2020）最高法知行终258号 上诉人（原审原告）：上海奥奇医药科技有限公司。

住所地：中国（上海）自由贸易试验区科苑路1278号B幢4楼实验中心部分公用房。

法定代表人：陈雅君，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：洪燕，北京隆诺律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张福根，隆天知识产权代理有限公司专利代理师。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：王冬，该局审查员。

委托诉讼代理人：刘新蕾，该局审查员。

原审第三人：曲冬宁，女，住山东省烟台市。

委托诉讼代理人：李慧，北京瑞成兴业知识产权代理事务所专利代理师。

上诉人上海奥奇医药科技有限公司（以下简称奥奇公司）因与被上诉人国家知识产权局、原审第三人曲冬宁发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2020年2月27日作出的（2017）京73行初2710号行政判决，向本院提起上诉。

本院于2020年7月13日立案后，依法组成合议庭，并于2020年8月27日公开开庭审理了本案。

上诉人奥奇公司的委托诉讼代理人洪燕、张福根，被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人王冬、刘新蕾，原审第三人曲冬宁的委托诉讼代理人李慧到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

奥奇公司上诉请求：撤销原审判决和第30989号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定）。

事实和理由： （一）国家知识产权局针对关键性证据（附件8-10），未给予奥奇公司答辩机会，违反了听证原则，存在程序错误。

在专利号为201110088946.4、名称为“A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用”的发明专利（以下简称本专利）的无效审查过程中，曲冬宁在口头审理之后向国家知识产权局提交的附件8-10，用于证明本专利所述化合物的5α位为氢，而不是甲基。

然而，在口头审理之后，直至被诉决定作出之前，国家知识产权局没有将上述材料转送给奥奇公司，也没有向奥奇公司提供任何发表意见的机会，却以上述材料作为关键性证据，作出了对奥奇公司极其不利的被诉决定。

即便在口头审理中，奥奇公司确认可由合议组代为核实证据真实性，也只是将证据是否可采信的核实权交由合议组代行，而非放弃发表意见的权利。

因此，被诉决定的作出违反了听证原则，存在程序错误。

（二）被诉决定在认定本专利所述化合物的5α位为氢的基础上，作出本专利权利要求不具备新颖性的结论，存在事实认定不清和法律适用错误。

1.本专利权利要求1是化合物命名+结构式的双重限定。

化合物命名是指称性的，而结构式给出的结构才是确定无疑的。

故在权利要求1采用化合物命名+结构式的双重限定时，确定化合物的具体结构，应以结构式为准。

本专利结构式中已经清楚展示5α位为甲基。

虽然附件9记载了5位为α构象的氢的化合物为A-失碳-5α-雄甾烷，但并不意味着在A-失碳-5α-雄甾烷的5α位只能为氢。

A-失碳-5α-雄甾烷为一类化合物，当其5α位为甲基时，其仍然为A-失碳-5α-雄甾烷化合物。

2.在药物化学领域，作为公知常识，在表示化合物的结构式中，通常不需要将基团名称表示出来的是甲基，而不是氢。

在同一份文件中，通常采用相同的化学键表示相同的结构。

本专利权利要求1限定的通式Ⅰ结构中，已经采用了2个实线化学键表示2个β构象的甲基，那么其5α位的化学键应当理解为同样是甲基，只是采用虚线来表示其构象为α构象。

3.本专利公开的化合物与附件1中的化合物性能差异很大，进一步佐证两者为不同的化合物。

本专利化合物在体外对肿瘤细胞系抑制活性很低，肿瘤抑制率明显高，具有更低的毒性，与附件1中的化合物明显不同。

（三）被诉决定对本专利化合物的技术效果的认定存在错误，并在此基础上，作出本专利权利要求不具备创造性的结论，存在事实认定不清和法律适用错误。

本专利提供的化合物有显著的、广谱的抑制恶性肿瘤细胞生长的作用。

本专利说明书第[0023]段明确记载了，本发明的化合物经小鼠灌胃试验，LD50均大于800mg/kg。

而附件2公开了双炔酯的口服LD50为136mg/kg，α-双炔酯口服LD50为109mg/kg。

本专利化合物的LD50显著高于附件中公开的现有化合物。

附件2中公开了α-双炔酯对小鼠黑色素瘤（B16），10mg/kg可产生42%的抑制率，但15mg/kg时就出现毒性反应，动物体重下降及出现死亡。

本专利实施例8中则记载了针对小鼠的毒性试验，对于相同的黑色素瘤（B16）而言，当本专利的化合物达到约43.64%、58.13%和57.73%的肿瘤抑制率时，却表现出更优良的安全性。

通过对比本专利和附件2的数据可以看出，本专利化合物的毒性低，具有极高的安全性，已经取得了预料不到的技术效果。

（四）本专利具有重大经济价值。

本专利涉及我国原研抗癌药品，相关开发人员付出了辛苦努力。

本专利药品因其副作用非常小，适用癌症范围广，具有广阔的应用前景，目前正在作为胰腺癌药品进行上市前的临床试验。

其一期临床试验已经完成，效果明显，且已收到获准进行二期临床试验的批文。

作为我国自主研发的原研药品，本专利药品的研发上市项目一直以来受到各级政府的关注，作为国家项目和上海市项目，已获得几千万元的资助。

国家知识产权局答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，依法应驳回上诉，维持原判。

主要理由为： （一）关于程序问题。

奥奇公司应当了解本领域的技术常识，知晓A-失碳-5α-雄甾烷的结构骨架及其命名规则。

口头审理过程中，请求人曲冬宁和专利权人奥奇公司均基于各自对本领域技术常识的理解作了充分陈述，奥奇公司应当对曲冬宁之后提交的公知常识性证据所要证明的内容有充分了解，并表示由合议组代为核实证据。

国家知识产权局之后对附件8-10的真实性作了核实，并将其作为公知常识性证据，并无不当。

（二）关于5位是否为甲基问题。

根据附件9的记载，A-失碳-5α-雄甾烷，其5位为α构象的氢。

本领域普通技术人员公知，在对甾族化合物命名时，应当先确定母核的名称，当母核上的基团发生变化时，命名应当反映出该变化。

附件9中记载的有化合物结构式，与本专利权利要求1中通式Ⅰ化合物结构式表示方式相同，5位用虚线表示α构象的氢。

奥奇公司提交的《英汉化学化工词汇》亦记载，除非另有说明，甾族的命名包含在8，9，10，13，14和17的构型，5-H常用5α，5β或5ξ表明。

而本专利权利要求书、说明书均未对5位是否为甲基作明确记载说明，奥奇公司亦未提供证据予以证明。

（三）关于创造性问题。

本专利权利要求1中化合物为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的五个技术方案，本领域普通技术人员通过阅读附件1可获得，且在其基础上权利要求1化合物为Ⅰd的技术方案也是显而易见的。

本专利说明书相关记载无法证明其与现有技术相比取得预料不到的安全性高、抑瘤率高的技术效果。

权利要求1化合物为Ⅰd的技术方案不具备创造性，在此基础上，权利要求2-5也不具备创造性。

曲冬宁称述称：被诉决定和原审判决认定事实清楚、适用法律正确、作出程序合法，请求驳回上诉，维持原判。

主要理由为： （一）被诉决定作出程序合法，口头审理中双方已充分陈述意见，且奥奇公司同意国家知识产权局代为核实公知常识性证据的真实性。

（二）本专利权利要求1中涉及的A-失碳-5α-雄甾烷化合物具体6种化合物已经被附件1公开，权利要求1不具备新颖性和创造性。

（三）奥奇公司所陈述本专利的权利要求1中的A-失碳-5α-雄甾烷化合物的通式Ⅰ，其中5位为甲基，缺乏事实依据。

本专利权利要求书以及说明书中均未记载A-失碳-5α-雄甾烷中的5α位为甲基。

（四）奥奇公司所述的本专利具有毒性小的有益效果不能成立。

奥奇公司于2017年4月14日向原审法院起诉请求：撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

原审法院认定事实：被诉决定系国家知识产权局针对曲冬宁就奥奇公司拥有的专利号为201110088946.4、名称为“A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用”的发明专利所提无效宣告请求作出。

本专利申请日为2011年4月8日，授权公告日为2012年9月26日。

本专利授权公告的权利要求书内容如下： “1.A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用，其特征在于，所述化合物具有下列通式Ⅰ；

其为Ⅰa，Ⅰb，Ⅰc，Ⅰd，Ⅰe，Ⅰf化合物： 2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基化合物Ⅰa；

2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双乙酸酯化合物Ⅰb；

2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双丙酸酯化合物Ⅰc；

2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基-2β-单琥珀酸酯化合物Ⅰd；

2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双琥珀酸酯化合物Ⅰe；

2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双丁酸酯化合物Ⅰf；

。

2.根据权利要求1所述的应用，其特征在于，所述肿瘤包括肝癌、肺癌、食道癌、消化道癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌、前列腺癌或黑色素瘤。

3.根据权利要求1所述的应用，其特征在于，所述药物是由A-失碳-5α-雄甾烷化合物作为活性成分与药用辅料制备的药物组合物。

4.根据权利要求3所述的应用，其特征在于，所述药物是由下列之一的化合物作为活性成分与药用辅料制备的药物组合物： 2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基化合物Ⅰa、 2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双乙酸酯化合物Ⅰb、 2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双丙酸酯化合物Ⅰc、 2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基-2β-单琥珀酸酯化合物Ⅰd、 2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双琥珀酸酯化合物Ⅰe或 2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双丁酸酯化合物Ⅰf。

5.根据权利要求3所述的应用，其特征在于，所述药物为经口服、注射或肠道给药的药物组合物。

” 2016年7月6日，曲冬宁向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是本专利权利要求1-5不具备新颖性，不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第二款的规定；

权利要求1-5不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定；

权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定，请求宣告本专利权利要求1-5无效，同时提交了如下证据： 附件1：专利号为US5001120的美国专利说明书，公告日为1991年3月19日，复印件及其中文译文共13页。

附件2：“双炔失碳酯的抗实验肿瘤作用研究”，胥彬等，《肿瘤》第9卷第5期，1989年9月，第197-199页，网络打印件共3页。

附件3：“α-双炔失碳酯对激素依赖人前列腺癌细胞LNCaP生长的影响”，张立等，《福建医科大学学报》第42卷第3期，2008年5月，第208-211页，网络打印件共4页。

附件4：“α-双炔失碳酯对Swarm大鼠软骨肉瘤的分化诱导作用”，马仲才等，《癌症》第20卷第8期，2001年，第834-839页，复印件共6页。

附件5：“α-双炔失碳酯诱导人早幼粒白血病HL-60细胞分化”，楼丽君等，《中国肿瘤临床》第26卷第10期，1999年，网络打印件共8页。

附件6：INDUCTIONOFAPOPTOSISOFHUMANLEUKEMIACELLSBYα-ANORDRIN，楼丽广等，ChineseJournalofCancerResearch，第9卷第1期，第1-5页，1997年，网络打印件及其中文译文共9页。

附件7：“双炔失碳酯和三苯氧胺对人胎盘绒毛滋养层细胞周期动力学的影响”，周霞平等，《中国实用妇科与产科杂志》第10卷第1期，1994年，第29、30、58页，网络打印件共3页。

曲冬宁认为：1.附件1公开了A-失碳雄甾烷化合物作为抑制恶性肿瘤细胞抑制剂的应用，其化学通式与本专利权利要求1的通式相同，并具体公开了权利要求1的化合物Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe、Ⅰf，当通式中R是氢，R’是琥珀酰基时，即为权利要求1的化合物Ⅰd。

附件1的化合物具有有效的抗肿瘤活性，例如抗小细胞肺癌、食道癌、消化道癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌、肝癌、前列腺癌和全身性癌。

附件1还公开了包括有效量通式化合物的药物组合物，其通式化合物可以通过口服、肠道给药或注射给药的方式给药，且药用辅料是本领域的常规原料。

因此，权利要求1-5不具备新颖性。

2.由于附件1公开了上述特征，黑色素瘤是全身性癌的一种，因此权利要求1-5的技术方案相对于附件1或者附件1与公知常识的结合是显而易见的，不具备创造性。

3.附件2公开了α-双炔失碳酯（即本专利权利要求1的化合物Ⅰc）的抗肿瘤作用，并具体公开了其对黑色素瘤的抑制作用，附件3公开了α-双炔失碳酯对激素依赖人前列腺癌细胞LNCaP生长的影响；

附件4公开了α-双炔失碳酯对Swarm大鼠软骨肉瘤（SRCS）的分化诱导作用；

附件5公开了α-双炔失碳酯可以诱导人早幼粒白血病HL-60细胞分化；

附件6公开了α-双炔失碳酯可以诱导人白血病癌细胞的死亡；

附件7公开了双炔失碳酯和三苯氧胺（TMX）对人胎盘绒毛滋养层细胞周期动力学的影响。

因此权利要求1-5相对于附件1与附件2的结合或者附件1-7的结合不具备创造性。

4.本专利说明书实施例针对特定的癌细胞进行了实验，但由于其产生和治疗机理不同，本领域普通技术人员无法预期权利要求1的化合物能够治疗所有恶性肿瘤疾病，因此权利要求1得不到说明书的支持。

2016年11月23日，举行口头审理，双方当事人均委托代理人出席了此次口头审理。

在口头审理过程中：1.曲冬宁当庭出示了盖有上海市浦东科技信息中心查新专用章的附件2-7，奥奇公司对附件1-7的真实性无异议；

奥奇公司认为附件1第9页倒数第2行中的“官方系统治疗人类遭受的这些肿瘤”应译为“通过全身给药于患病的患者”，对附件1其他部分的译文以及附件6的译文无异议。

2.口头审理过程中确认的无效宣告请求的理由、范围以及所依据的证据为：本专利权利要求1-5相对于附件1不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定；

权利要求1-5相对于附件1、附件1与公知常识的结合、附件1与附件2的结合、附件1-7的结合不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定；

权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

3.奥奇公司当庭表示本专利权利要求1中的通式化合物与附件1中的化合物不同，本专利权利要求1的通式化合物中5位是α构象的甲基，而附件1的化合物是氢，且没有记载其构象。

曲冬宁对此不予认可，并表示根据本领域公知常识，失碳-5α-雄甾烷化合物的5位均为氢。

国家知识产权局同意双方当事人在庭后三日内提交相关公知常识性证据。

双方当事人请求国家知识产权局代为核实所提交公知常识性证据的真实性。

4.奥奇公司主张权利要求中化合物的双羟基在成酯的情况下，在命名时可以省略双羟基。

2016年11月28日，奥奇公司提交了补充意见陈述书，认为：1.权利要求1中通式Ⅰ化合物与附件1的化合物不同，其区别在于本专利通式Ⅰ中5位是甲基，而附件1的化合物相应位置是氢；

本专利通式Ⅰ中的5位呈α构象，而附件1没有明确记载其构象；

本专利通式Ⅰ中明确标示了乙炔基和-OR1基团的构象，而附件1没有明确标示其构象。

因此权利要求1-5相对于附件1具备新颖性。

2.附件1-7没有给出任何教导对附件1的化合物进行结构修饰以获得毒性小且抗肿瘤效果好的药物。

根据附件2的记载，其试验化合物的LD50均较低，出现了试验动物死亡情况。

而本专利说明书记载了权利要求1的化合物经小鼠灌胃试验，LD50均大于800mg/kg，且实施例8的试验中没有出现动物死亡情况。

因此本专利权利要求1的技术方案具有预料不到的技术效果。

因此权利要求1-5具备创造性。

3.本专利说明书实施例给出了11种不同癌细胞系的抑制结果，本领域普通技术人员可以预期权利要求1的化合物对恶性肿瘤均具有抑制作用，权利要求1得到了说明书的支持。

2016年11月28日，曲冬宁提交了补充意见陈述书，并提交了以下附件： 附件8：《甾体化学基础》，林吉文编，化学工业出版社，1989年9月，第8-10页、“读秀”网站检索页、北京大学图书馆馆藏查询系统检索页（网络打印件共5页）。

附件9：《化工百科全书（第19卷）》，化学工业出版社，1998年9月第1版，封面页、版权页、第303-312页（共12页）。

附件10：《高等有机化学》，荣国斌等编，华东理工大学出版社，2007年10月第1版，封面页、扉页、版权页、内容提要页、第66、67、73页、系列书目页（共8页）。

曲冬宁认为，1.本专利权利要求1中的6种具体化合物已被附件1公开。

2.附件8公开了5α-雄甾烷化合物的结构及命名规则；

附件9记载了甾体化合物的命名规则，还记载了A-失碳-5α-雄甾烷的结构式，其5位为氢，并明确记载了2α，17α-双乙炔基-2β，17β-双羟基-A-失碳-5α-雄甾烷双丙酸酯的结构式，其表示方法与本专利权利要求1记载的通式的表示方法相同；

根据CAS号查询的5α-雄甾烷的结构式具有唯一性，其5位只能是氢；

附件10记载了化合物立体构型及其表示方法。

因此奥奇公司主张A-失碳-5α-雄甾烷化合物的5位为甲基缺乏事实依据。

3.奥奇公司关于本专利具有抗肿瘤效果好且毒性小的技术效果的主张不能成立。

2016年12月16日，国家知识产权局认为事实已经清楚，作出被诉决定。

被诉决定认为，本专利权利要求1中的化合物Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的五个技术方案不具备新颖性，权利要求2引用权利要求1上述五个技术方案且涉及肝癌、肺癌、食道癌、消化癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌、前列腺癌的技术方案不具备新颖性，权利要求3-5引用Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的相应技术方案亦不具备新颖性。

权利要求1中的化合物Ⅰd的技术方案不具备创造性，权利要求2引用权利要求1上述技术方案涉及黑色素瘤的技术方案不具备创造性，权利要求3-5引用化合物Ⅰd的技术方案亦不具备创造性。

故权利要求1-5均不具备专利法第二十二条第二款、第三款规定的新颖性、创造性。

原审庭审中，奥奇公司确认对被诉决定的案由部分、决定的理由中的审查基础部分无异议。

此外，奥奇公司明确表示若本专利权利要求1中的化合物通式Ⅰ中的5位被认定为氢，则认可本专利权利要求1中化合物为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的五个技术方案不具备新颖性，即若权利要求1中的上述技术方案不具备新颖性，则其不再坚持权利要求2-5中相应的技术方案具备新颖性的主张；

若本专利权利要求1中化合物为Ⅰd的技术方案不具备创造性，则其不再坚持权利要求2-5相应的技术方案具备创造性的主张。

原审诉讼过程中，奥奇公司向原审法院提交了如下证据：1.国家科技重大专项子课题任务合同书。

2.上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书2份。

3.临床试验总结报告。

4.睿智化学项目报告。

5.癌症患者用药统计表。

6.《英汉化学化工词汇》中部分章节。

原审法院认为： （一）被诉决定的作出程序是否违法 本案中，曲冬宁针对本专利提出的无效宣告请求中，明确包括本专利权利要求1-5相对于附件1不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定；

权利要求1-5相对于附件1、附件1与公知常识的结合、附件1与附件2的结合、附件1-7的结合不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定；

权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定的理由。

国家知识产权局在受理上述无效宣告请求后，将无效宣告请求书及证据副本送达奥奇公司并举行了口头审理，奥奇公司也已通过口头审理当庭答辩、提交答辩意见等方式针对包括本专利权利要求1的化合物通式Ⅰ中的5位是甲基还是氢在内的上述理由进行了充分的意见陈述，并明确表示曲冬宁庭后提交的公知常识性证据由国家知识产权局代为核实。

国家知识产权局对曲冬宁口头审理后提交的附件8-10的真实性进行了核实，认为上述附件8-10具备真实性，可以作为本案的公知常识性证据在本案中使用并无不当。

因此，奥奇公司认为被诉决定的作出程序违法的主张缺乏根据，原审法院不予支持。

（二）本专利权利要求1中化合物为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的五个技术方案是否具备新颖性 专利法第二十二条第二款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；

也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日（含申请日）以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

一般而言，本专利申请与现有技术或者申请日前由他人向国家知识产权局申请在先公布在后的发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

根据庭审中各方的陈述，判断本专利权利要求1中化合物为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的五个技术方案是否具备新颖性，关键在于判断本专利权利要求1的化合物通式Ⅰ中的5位是甲基还是氢。

奥奇公司主张通式Ⅰ中的5位是甲基，而曲冬宁主张通式Ⅰ中的5位是氢，对此，原审法院认为，本专利权利要求1要求保护的是A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用，属于化学产品的用途发明。

化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能，并利用此性能而作出的发明，用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用。

本专利说明书背景技术部分第[0005]段记载，2000年李瑞麟等人发明了具有治疗前列腺增生的A-失碳-5α-雄甾烷化合物，之后，发明人在长期的进一步研究中，发现了所述A-失碳-5α-雄甾烷化合物具有显著的体内和体外抗恶性肿瘤活性，可以设计制备抗恶性肿瘤药物，可以说明A-失碳-5α-雄甾烷化合物为已知化合物。

在A-失碳-5α-雄甾烷化合物为已知化合物的基础上，其5位是甲基还是氢，需要结合本领域普通技术人员的公知常识，以化合物的化学名称及结构式共同来判断。

首先，本案附件8、附件9中记载了甾族化合物的具体命名方法，即命名需首先确定选用何种甾体母核，然后在其名称的前后分别表明基团的名称、数量、位置与构型。

其次，附件9第310页左栏结构式（60）明确记载了A-失碳-5α-雄甾烷的结构式，其中5位为α构象的氢。

再次，奥奇公司在诉讼中提交的证据《英汉化学化工词汇》中第2255页亦记载，除非另有说明，甾族的命名包含在8，9，10，13，14和17的构型，5-H常用5α，5β或5ξ表明。

综上所述，在本专利权利要求书及说明书未对A-失碳-5α-雄甾烷化合物5位是甲基作明确说明及记载的情况下，奥奇公司对此亦未能提交其他证据予以佐证，故奥奇公司关于本专利权利要求1中通式Ⅰ的5位虚线表示的为甲基的主张不能成立。

鉴于奥奇公司明确表示若本专利权利要求1中的化合物通式Ⅰ中的5位被认定为氢，则认可本专利权利要求1中化合物为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的五个技术方案不具备新颖性，故对此不再赘述。

被诉决定对此认定正确，原审法院予以确认。

鉴于奥奇公司明确并表示若本专利权利要求1中化合物为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的五个技术方案不具备新颖性，则其不再坚持权利要求2-5中相应的技术方案具备新颖性的主张，故在本专利的权利要求1中化合物为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的五个技术方案不具备新颖性的基础上，权利要求2-5的相应技术方案亦不具备新颖性。

（三）本专利权利要求1化合物为Ⅰd的技术方案是否具备创造性 专利法第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

所谓发明具有突出的实质性特点，是指对本领域的技术人员来说，该发明或者实用新型相对于现有技术是非显而易见的；

所谓发明具有显著的进步，是指该发明或者实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

判断发明或实用新型对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或者实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或者实用新型专利技术。

当上述区别技术特征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明或者实用新型中为解决相关技术问题所起的作用相同，通常可以认定现有技术中存在相应的技术启示。

本案中，对于权利要求1中化合物为Ⅰd的技术方案，附件1公开了A-失碳-5α-雄甾烷抑制恶性肿瘤细胞生长的办法，其化学通式的5位为α构象的氢，17位为α构象的炔基和β构象的羟基，2位的炔基和羟基均可以是α构象或者β构象，其中R和R’相同或不同，可以是氢、琥珀酰基等基团。

当2位的炔基是α构象，羟基是β构象，且通式中R是氢，R’是琥珀酰基时，即为本专利权利要求1中的化合物Ⅰd，本领域普通技术人员通过简单选择即可获得。

因此，在附件1公开内容的基础上获得权利要求1中化合物为Ⅰd的技术方案对于本领域普通技术人员来说是显而易见的。

诉讼中，奥奇公司主张本专利具有极高的安全性，已经取得了预料不到的技术效果，对此，原审法院认为，本专利说明书中的记载及奥奇公司提交的证据均不能证明本专利权利要求1中的化合物Ⅰd的技术方案产生了预料不到的技术效果，因此，权利要求1中的化合物Ⅰd的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

鉴于奥奇公司明确并表示若本专利权利要求1中化合物为Ⅰd的技术方案不具备创造性，则其不再坚持权利要求2-5相应的技术方案具备创造性的主张。

故在本专利的权利要求1中化合物为Ⅰd的技术方案不具备创造性的基础上，权利要求2-5的相应技术方案亦不具备创造性。

综上，原审法院认为被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，应予维持。

奥奇公司的诉讼请求缺乏事实及法律依据，不予支持。

原审法院判决驳回奥奇公司的诉讼请求。

一审案件受理费100元，由奥奇公司负担。

原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

奥奇公司二审程序中提交了两份证据： 补充证据1：《有机化学》，科学出版社，2000年8月第1版，封面页、版权页、第20、21页及其中文译文。

主要内容为：甲基的骨架图表示方式，可以用实线（—）表示。

补充证据2：《针对上海奥奇医药科技有限公司专利说明》。

主要内容为：在化学结构式上，奥奇公司的本专利所公开具有抗恶性肿瘤作用的A-失碳-5α-雄甾烷化合物不同于美国专利US5001120公开的失碳雄甾烷化合物的新化合物，本专利化合物5α位是甲基。

其后附有多名专家学者的签字。

国家知识产权局质证认为，认可补充证据1的真实性；

不认可补充证据2的关联性。

曲冬宁质证认为，认可补充证据1的真实性；

补充证据2中部分专家与奥奇公司具有利害关系，不认可其真实性、关联性。

对于上诉补充证据，本院认证如下：补充证据1为公开出版的书籍材料，本院予以采纳。

补充证据2难以确定得出本专利化合物5α位基团，本院对其证据效力不予认可。

本院另查明： （一）关于甾族化合物命名方式的事实 1.附件8第9页的最后一段记载：在需要标明基团的空间结构状况时，往往用实线（最好用粗线）表示与甾核相连的基团位于甾核平面的上方，并称为β-构型；

而虚线则表示基团位于甾核平面的下方，并称为α-构型；

波形线表示基团的构型尚未确定，命名时用希腊字母ζ（Χi）表示。

2.附件9第303页综述的1.1定义中的第二段记载：甾体碳架是甾体化合物所具有的基本碳架，它是由三个环己烷环相互按十氢萘的方式稠合成“全氢菲”碳架后，与环戊环并合成“环戊烷并全氢菲”母核，再和3个侧链相连而成。

“甾”字很形象地表示这族化合物的结构特征：在含有4个稠合环的“田”字上面连有3个侧链“巛”，一般说来其中两个是甲角（习惯称为角甲基），另一个为含有不同碳原子数的碳链或羟基等含氧基团。

3.附件9第304页综述的1.2命名中的第一段记载：很多存在于自然界的甾体化合物都有其习惯名称，例如黄体酮、睾酮（睾丸素）等，若按系统命名方法定名，则需首先确定选用何种甾体母核，然后在其名称的前后分别表明取代基或官能团的名称、数量、位置与构型。

第三段记载：为了简便通常结构式中C10与C13处的甲基，C8、C9与C14处的氢均可略去。

〔其对应的图（2）中上述5个位置标明了基团外，5位用波浪线（～）连接有氢〕 4.附件9第310页综述的1.2命名的1.2.3甾体化合物母核碳环改变后的命名中载明：图（65）显示有2α，17α-双乙炔基-2β，17β-双羟基-A-失碳-5α-雄甾烷双丙酸酯的化学结构式中，5α位用虚线（┄）表示。

（二）关于本专利与对比文件的肿瘤抑制率、毒性试验的事实 1.关于肿瘤抑制率的事实 本专利实施例7的表1显示：针对同样的癌细胞，在体外试验中，本专利的化合物在0.25mg/ml的浓度下与对照组（二甲基亚砜试剂对照组、阿霉素阳性对照组）在10μΜ（0.0054mg/ml）的浓度下的抑制率相当。

附件1发明内容第二栏倒数第2段记载：通式Ⅰ所示的A-失碳-5α-雄甾烷化合物在体内和体外都能抑制恶性肿瘤细胞的增长。

本专利实施例7的表3显示：针对ECA肿瘤细胞系，测试的化合物为Ⅰc，给药组瘤重（g.X±S.E）0.2517±0.2278,对照组瘤重（g.X±S.E）1.1539±0.1215，抑制率为78.19%。

附件1表Ⅱ显示：针对ECA肿瘤细胞系，测试化合物为NPI-007（即2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双丙酸酯，对应本专利化合物Ⅰc），给药组瘤重（g.X±S.E）0.1957±0.0165（5）,对照组瘤重（g.X±S.E）0.4162±0.0767（5），抑制率为52.9%。

本专利实施例7的表3显示：针对S180肿瘤细胞系，测试的化合物为Ⅰc，给药组瘤重（g.X±S.E）0.5861±0.0837,对照组瘤重（g.X±S.E）2.2057±0.1853，抑制率为73.43%。

附件1表Ⅱ显示：针对S180肿瘤细胞系，测试化合物为NPI-007，给药组瘤重（g.X±S.E）0.5428±0.1059（5）,对照组瘤重（g.X±S.E）2.0939±0.3835（5），抑制率为74.1%。

2.关于毒性试验的事实 本专利说明书第[0023]段记载：本发明的化合物经体外对人肝癌细胞Hep3B、人乳腺癌细胞MDA-MB-231、人肺腺癌细胞A549、小鼠黑色素瘤B16的生长抑制率平均为85％以上，最高的达到99.98％；

活体试验中，对小鼠肿瘤，如肠癌C26、肝癌H22、Lewis肺癌、乳腺癌、B16黑色素瘤等的平均抑制率为50％以上，最高的达到63.19％；

小鼠灌胃试验，LD50均大于800mg/kg；

通过解剖肉眼所见，心、肝、肺、脾、肾及其他脏器与正常动物相比未见异常。

本专利实施例8的表2显示：针对B16动物肿瘤，测试的化合物为Ⅰd、Ⅰa、Ⅰe，分别达到约43.64%、58.13%和57.73%的抑瘤率时，试验小鼠体重未发生明显下降，无死亡案例。

附件2第197页实验结果中的毒性一节第二段（亚急性毒性）记载：小鼠每天一次连续7天给药,双炔酯的口服LD50为136mg/kg，腹腔注射时为7mg/kg；

α-双炔酯口服LD50为109mg/kg，腹腔注射时为6mg/kg。

第198页第三段记载：对小鼠黑色素瘤（B16），10mg/kg可产生42%的抑制率，但15mg/kg时就出现毒性反应，动物体重下降及出现死亡。

（三）关于双方当事人庭审认可的事实 二审庭审中，奥奇公司明确表示若本专利权利要求1中的化合物通式Ⅰ中的5位被认定为氢，则认可本专利权利要求1中化合物为Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的五个技术方案不具备新颖性，若权利要求1中的上述技术方案不具备新颖性，则不再坚持权利要求2-5中相应的技术方案具备新颖性的主张；

若本专利权利要求1不具备创造性，则不再坚持权利要求3-5相应的技术方案具备创造性的主张。

另外，奥奇公司还表示基于甾族化合物命名方式，一般情况下，雄甾烷中5α位如为甲基的话，应在化合物命名中予以体现，本专利的命名存在瑕疵。

本院认为，本案的主要争议焦点为：（一）本专利权利要求1中的化合物通式Ⅰ中的5位是否为氢以及本专利是否具备新颖性；

（二）本专利是否具备创造性；

（三）被诉决定的作出程序是否合法。

（一）关于本专利权利要求1中的化合物通式Ⅰ中的5位是否为氢以及本专利是否具备新颖性 奥奇公司上诉主张，本专利权利要求1是化合物命名+结构式的双重限定。

化合物命名是指称性的，而结构式给出的结构才是确定无疑的。

化学领域可省略用线段表示的基团是甲基，本专利化合物通式Ⅰ中的5α位的虚线表示了α构象的甲基，而非氢，本专利所涉化合物不同于附件1中的化合物，具备新颖性。

对此，本院分析如下： 根据专利法第五十九条的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

在解释权利要求时，应当从本领域普通技术人员的角度，根据其所具有的普通知识在阅读权利要求书及说明书后，确定技术特征的含义。

本专利技术方案涉及化学领域，依据专利权利要求中的命名和结构式不能得出唯一确定的化合物，专利说明书亦未作出特别说明的情况下，应以本领域普通技术人员的一般认知，根据化学结构式表示方法、该类化合物命名方式等本领域普通知识，来进一步确定化合物并解释相应的技术特征。

本领域普通技术人员公知，甲基在化学结构式中可以省略只画出骨架“—”，碳氢键的表示方法为“C-H”或者省略。

本专利化合物通式Ⅰ结构式中的5位基团用虚线（┄）表示，可以确认该基团为α构型，但具体省略的基团是甲基还是氢，还需结合具体的物质类别和应用场景，不能径行得出5α位基团即为甲基的结论。

根据附件8、附件9中记载的甾族化合物的命名方法显示，甾族化合物命名需首先确定甾体母核，然后在其名称的前后分别表明基团的名称、数量、位置与构型。

当甾族化合物母核上的基团发生变化时，其名称将对该变化予以体现。

附件8、附件9中的A-失碳-5α-雄甾烷的结构式中，5位为α构象的氢。

本专利化合物为A-失碳-5α-雄甾烷化合物，通式Ⅰ公开了Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰd、Ⅰe和Ⅰf的六个技术方案，其区别仅在于2α、17α、2β、17β四个位置的基团不同，其名称亦体现了上述四个位置的基团。

A-失碳-5α-雄甾烷化合物作为已知化合物，根据A-失碳-5α-雄甾烷化合物的结构式，其5α位一般为氢，当5α位不是氢时，如为甲基时，其命名将发生改变，该处甲基应体现于化合物名称中；

而本专利化合物名称中未体现5α位为甲基。

对此，奥奇公司亦认可本专利化合物命名存在一定瑕疵。

在本专利权利要求1是化合物命名和结构式所能体现的5α位基团不能得出唯一确定的化合物的情况下，难以认定奥奇公司已采用命名+结构式的方式明确限定本专利化合物5α位基团是甲基。

根据本案审理查明的事实，从本专利权利要求中的命名和结构式不能得出唯一确定化合物，本专利说明书亦未对化合物5α位基团作出特别说明，且奥奇公司对此亦未能提交其他证据予以佐证的情况下，应以本领域普通技术人员的一般认知，根据化学结构式表示方法、甾族化合物命名方式等本领域普通知识，来进一步解释相应的技术特征，确定5α位置的基团。

综合上述分析，在A-失碳-5α-雄甾烷化合物为已有化合物的情况下，结合本领域普通技术人员的一般常识，可以认定本专利化合物5α位基团是氢。

附件1公开了A-失碳-5α-雄甾烷抑制恶性肿瘤细胞生长的办法，其化学通式的5位为α构象的氢，17位为α构象的炔基和β构象的羟基，2位的炔基和羟基均可以是α构象或者β构象，其中通式Ⅰ中2β、17β位的R、R’相同或不同，可以是氢、琥珀酰基等基团。

附件1通式Ⅰ公开了当2位的炔基是α构象、羟基是β构象，R、R’基团均分别为氢、乙酰基、丙酰基、琥珀酰基、丁酰基，即公开了权利要求1的化合物Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe和Ⅰf，故上述并列的五个技术方案不具备新颖性。

在本院已认定本专利相关化合物结构与已知A-失碳-5α-雄甾烷化合物结构相同的情况下，奥奇公司例举的本专利与对比文件化合物基于不同的实验条件在效果上的差异，不能证明两者系不同的化合物，其相关上诉理由不能成立。

权利要求2引用了权利要求1的同时进一步限定了具体的肿瘤类型，除黑色素瘤以外的具体肿瘤类型已经在附件1中公开，故权利要求2中引用权利要求1中化合物Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf且涉及肝癌、肺癌、食道癌、消化道癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌、前列腺癌的技术方案不具备新颖性。

权利要求3-5中引用了权利要求1的同时增加的技术特征内容，亦被附件1所公开，故权利要求3-5引用Ⅰa、Ⅰb、Ⅰc、Ⅰe或Ⅰf的相应技术方案亦不具备新颖性。

（二）关于本专利是否具备创造性 奥奇公司上诉主张，本专利所涉药物对广谱的恶性肿瘤具有显著治疗效果，安全性很高，具有预料不到的技术效果。

同时还具有巨大的社会经济价值，本专利具备创造性。

专利法第二十二条第二款规定，发明创造应当具备创造性，要求与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步，即要求发明与现有技术相比，对本领域普通技术人员来说不是显而易见，能够产生有益的技术效果。

本院认为，在评价技术方案是否具备创造性时，通常只有利用“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出无创造性的评价时，才将“发明取得了预料不到的技术效果”“发明在商业上获得成功”等，作为创造性判断需要考虑的辅助性因素。

首先，创造性判断所运用的“问题——解决方案”思路中，一般遵循三个步骤：1.确定最接近的现有技术；

2.确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

3.判断要求保护的发明对本领域的技术人员而言是否显而易见。

本专利相较于最接近的现有技术附件1，区别在于本专利化合物通式Ⅰ中2β、17β位的R、R’分别为氢、琥珀酰基的Ⅰd。

附件1公开了化合物通式Ⅰ中2β、17β位的R、R’相同或不同，可以是氢、琥珀酰基等基团。

当一个基团是氢、另一个是琥珀酰基时，即为化合物Ⅰd。

因此，本专利权利要求1化合物为Ⅰd的技术方案，本领域普通技术人员通过简单选择即可获得，属于显而易见的技术方案。

其次，在案证据难以证明权利要求1化合物为Ⅰd的技术方案取得了预料不到的技术效果。

关于体外对肿瘤细胞抑制效果，本专利相关记载仅存在于实施例7的表1中，其中显示本专利化合物在0.25mg/ml的浓度下与对照组在0.0054mg/ml的浓度下的抑制率相当。

在对比文件无相关类似实验对比的情况下，难以仅据此认定本专利在体外对肿瘤细胞抑制率低并显著区别于对比文件。

附件1表Ⅱ显示NPI-007（即2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双丙酸酯，对应本专利化合物Ⅰc）对ECA的抑制率为52.9%，本专利化合物Ⅰc对ECA的抑制率为78.19%，两者给药组瘤重、对照组瘤重以及其它实验条件并不相同。

生物学实验结果受多种因素影响，对照实验应遵循单一变量原则，为达到不同试剂功效比对的结果，需要保持温度、剂量、时间等条件一致。

上述实验条件在多个变量的情况下，难以作出技术效果的对比，故上述抑制率差异亦难以谓之显著。

同理，奥奇公司主张的毒性技术效果差异，相关实验比对亦存在类似问题。

此外，奥奇公司主张本专利相关药品适用癌症范围广、效果好，具有广阔的应用前景，取得了国家、地方的项目资助。

对此本院认为，没有证据表明上述商业上的成功是由发明的技术特征直接导致，不能证明“发明在商业上获得成功”，也不直接影响创造性的评价，更不必然使本专利获得专利权保护。

综合上述分析，权利要求1化合物为Ⅰd的技术方案对本领域普通技术人员来说显而易见，未取得预料不到的技术效果，不具备创造性。

对于权利要求2中引用权利要求1中化合物Ⅰd且涉及黑色素瘤的技术方案，附件2公开了α-双炔失碳酯的抗肿瘤作用，并具体公开了其对小鼠黑色素瘤的抑制作用。

因此，化合物Ⅰd对黑色素瘤未产生预料不到的技术效果，权利要求2中引用权利要求1中化合物Ⅰd且涉及黑色素瘤的技术方案不具备创造性。

权利要求3-5引用了权利要求1的同时增加的技术特征内容，均被附件1所公开，在本专利权利要求1中化合物为Ⅰd的技术方案不具备创造性的情况下，权利要求3-5引用权利要求1中化合物Ⅰd的相应技术方案亦不具备创造性。

（三）关于被诉决定的作出程序是否合法 奥奇公司上诉主张，国家知识产权局没有将曲冬宁在口头审理之后提交的公知常识性证据即附件8-10转递给奥奇公司，被诉决定的作出违反了听证原则。

本院认为，国家知识产权局在作出专利无效宣告行政决定之前，应给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会。

听证原则是为了确保行政行为的公开、公平、公正，通过给予当事人陈述意见的机会可以使行政主体与当事人之间的地位得到均衡，进而实现行政处理结果的公正。

对于可专利性的判断主体为所属领域的普通技术人员，公知常识性证据属于该主体应当掌握的内容，其客观存在且已为该主体所知悉。

本案中，本专利权利要求1的化合物通式Ⅰ中的5α位是甲基还是氢，奥奇公司已在口头审理过程中作出意见陈述和争辩。

国家知识产权局亦给予其在口头审理后三个工作日内提交公知常识性证据和发表意见的机会，且奥奇公司在口头审理中明确表示公知常识性证据的真实性由国家知识产权局代为核实。

专利审查程序除了确保公开、公平、公正，还需兼顾审查效率，故不意味着专利审查过程中出现的任何材料均需转递当事人并发表意见。

国家知识产权局基于曲冬宁在口头审理之后提交的公知常识性证据作出被诉决定，并不存在违反听证原则的情形。

此外，本案行政诉讼的一、二审程序均给予奥奇公司补充公知常识性证据的机会，奥奇公司亦就公知常识性证据即附件8-10充分发表了意见并进行了实质性争辩。

本院对奥奇公司的程序性权利予以充分保障，并在充分考虑奥奇公司在本案行政诉讼程序中提交的证据和陈述，作出了相应的认定。

综上所述，奥奇公司的上诉主张均缺乏事实及法律依据，其上诉请求本院均不予支持。

原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

奥奇公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费100元，由上海奥奇医药科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　周　翔 审判员　罗　霞 审判员　潘才敏 二〇二〇年十月十日 法官助理高雪 书记员胡子璇 裁判要点 案　　号 （2020）最高法知行终258号 案　　由 发明专利权无效行政纠纷 合 议 庭 审判长：周翔 审判员：罗霞、潘才敏 法官助理：高雪 书记员：胡子璇 裁判日期 2020年10月10日 涉案专利 “A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用”发明专利（专利号：201110088946.4） 关 键 词 发明专利；

新颖性；

创造性 当 事 人 上诉人（原审原告）：上海奥奇医药科技有限公司；

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局；

原审第三人：曲冬宁。

裁判结果 驳回上诉，维持原判。

原判主文：驳回原告上海奥奇医药科技有限公司的诉讼请求。

相关法条 《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款、第三款。

法律问题 化合物权利要求的解释。

裁判观点 发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

在解释权利要求时，应当从本领域普通技术人员的角度，根据其所具有的普通知识在阅读权利要求书和说明书后，确定技术特征的含义。

具体到化学领域，在专利权利要求中的命名和结构式不能得出唯一确定的化合物，专利说明书亦未作出特别说明的情况下，应以本领域普通技术人员的一般认知，根据化学结构式表示方法、该类化合物命名方式等本领域普通知识，来进一步解释相应的技术特征并确定化合物。

注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。