中华人民共和国最高人民法院 行 政 裁 定 书 （2018）最高法行申5793号 再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。

住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：杜国顺，该局审查员。

委托诉讼代理人：程强，该局审查员。

被申请人（一审原告、二审上诉人）：吉联亚科学股份有限公司（GileadSciences,Inc.）。

住所地：美利坚合众国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市橘子街1209号(1209OrangeStreet,Wilmington,NewCastle,Delaware,USA)。

法定代表人：布里特·艾伦·皮尔彻（BrettAlanPletcher），该公司执行副总裁、总法律顾问兼秘书。

委托诉讼代理人：田晓东，北京市安伦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：郭扬，北京市安伦律师事务所律师。

原审第三人：上海奥锐特实业有限公司。

住所地：中华人民共和国上海市静安区武宁南路488号17层01室。

法定代表人：彭志恩，该公司董事长。

委托诉讼代理人：王巍，上海新天专利代理有限公司专利代理人。

委托诉讼代理人：龚敏，上海申浩律师事务所专利代理人。

原审第三人：正大天晴药业集团股份有限公司。

住所地：中华人民共和国江苏省连云港市海州区郁州南路369号。

法定代表人：谢炳，该公司董事长。

原审第三人：刘晓海男，1956年8月21日出生，汉族，住中华人民共和国上海市徐汇区。

再审申请人国家知识产权局因与被申请人吉联亚科学股份有限公司（以下简称吉联亚公司）、原审第三人上海奥锐特实业有限公司（以下简称奥锐特公司）、正大天晴药业集团股份有限公司、刘晓海发明专利权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院(2017)京行终1806号民事判决，向我院申请再审。

本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

国家知识产权局申请再审称：（一）二审判决对马库什权利要求性质的理解、适用错误。

对于马库什权利要求，每个变量列举的是具有相同功能的马库什要素，这些马库什要素可以是具体基团，也可以是基团的各种上位概括，而且具体基团与上位概括可以同时出现，每个变量仅仅体现了其性能上的共同属性，相应通式化合物也仅仅体现了此类化合物在性能上的共同属性。

当需要体现某些具体化合物的个性时，申请人完全可以将相应化合物列出。

因此，马库什权利要求通常仅仅关注通式化合物的共性，并不关注其中包含的某些具体化合物的个性，具有整体性和不可分性。

虽然二审判决试图用马库什权利要求的单一性审查来证明其关于“马库什权利要求包含多个并列技术方案”的观点，但是其忽略了马库什权利要求体现的是所有马库什要素的共性而非个性。

如果将马库什权利要求视为多个并列技术方案，那么在评价新颖性、创造性时必须对每个马库什要素进行一一评价，这在实践中几乎是不可能实现的，也是完全不必要的。

综上所述，一个通式化合物应当理解成一个整体技术方案，具有不可拆分性。

很显然，第97197460.8号、名称为“核苷酸类似物”发明专利（以下简称本专利）权利要求1的通式化合物不具有可拆分性，二审判决认定为可拆分是错误的。

(二)二审判决对于部分优先权的理解、适用错误。

一项权利要求可以享有多项优先权的前提是两个技术方案A和B属于并列选择的技术方案，两技术方案相互独立且可任意选择。

这与马库什权利要求完全不同。

马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，具有整体性和不可分性，不满足上述可以享有多项优先权的条件。

根据审查指南关于多项优先权和部分优先权的规定，享受优先权的技术方案作为一个整体必须是与涉及改进的其它部分明显可分的，并且完整记载于一件在先申请中。

就本案而言，权利要求l对通式中的取代基进行重新定义，并在部分基团定义中增加新的基团，属于将改进后的技术特征与在先申请中的技术特征的重新组合，这种组合后形成的新的技术方案不能享有以在先申请为基础的优先权。

从专利法理论上说，马库什权利要求可能享有优先权，但绝不可能享有部分优先权。

部分优先权是着眼一份专利申请，其中部分权利要求享有优先权，部分权利要求不享有优先权，这才是部分优先权的法律意涵。

而二审判决却是着眼一项权利要求，认为部分技术方案可以享有优先权，部分技术方案不享有优先权。

由此可见，二审判决完全偏离了部分优先权的法律意涵，没有任何法律依据。

由于无效程序中权利要求不允许拆分以及马库什权利要求不可能享有部分优先权，因此二审判决让“专利复审委员会在对专利权人主张优先权的部分与本专利相关权利要求的其他技术内容是否构成可分的技术方案进行评估后，作出其是否享有部分优先权的认定”不具有可执行性。

（三）二审判决漏评关于本专利是否享有优先权。

被诉决定已经认定权利要求1不享有优先权，一审判决详细论述了“本专利权利要求1、3-14、19-32均不应视为并列技术方案的集合，对上述权利要求的优先权核实应以整个权利要求为比对基础”，而二审判决仅仅依据“在特定情况下，不排除马库什权利要求包含数量有限且清晰可分的并列选择关系的技术方案”就撤销被诉决定，并没有对权利要求l是否享受优先权进行认定，属于漏审漏评。

（四）二审判决对于多个无效请求中的反证交叉使用认定错误。

专利审查指南中规定举证期限的目的是为了避免因请求人多次补充证据及专利权人怠于提交证据等情况，导致专利权无效宣告程序被无限拖延。

在合并审理多个无效宣告请求的过程中，专利权人提交的反证交叉用于不同的无效宣告请求应当满足以下条件：该反证应当在所欲使用的无效宣告请求的举证期限内提交并明确主张在该请求案中使用。

否则，专利权人可轻易规避无效宣告程序中举证期限的限制。

就本案而言，首先，反证III-13的提交日期远远超出针对请求II的举证期限，将该证据纳入请求II中考虑不符合审查指南关于举证期限的规定。

其次，专利权人在请求II的审理过程中从未主张过使用反证III-13，怠于行使权利，如果国家知识产权局主动纳入将违反当事人处置原则和依职权审查原则。

再次，针对本专利的三个无效宣告请求案实际上是三个彼此独立的请求案，在专利权人没有主张的情况下，如果允许将不同请求中的证据交叉使用，那么在做每一个审查决定时都要考虑针对该专利权的其它请求中的相关证据，这在操作上是不切实际的。

综上所述，二审判决关于反证III-13可交叉使用的认定是错误的。

（五）二审判决对于预料不到的技术效果的认定错误。

对于药物化合物的活性数据，不同测试方法、测试条件和计算方法均会影响实验结果，本专利公开的是IC50、CC50、SI（CCso/IC50）值，证据II-2中公开的是ED50、IC50、SI(IC50／ED50)值，由于本专利说明书没有记载测试方法、测试条件和计算方法，尤其是选择性指数SI对于判断技术效果至关重要，本专利实施例16和证据II-2计算标准不同，实验结果没有可比性，因此无法进行有意义的比较。

即使认为本专利的化合物在化学稳定性以及选择性指数上相对于证据II-2具有改善的作用，实际解决的技术问题是提供稳定性更高或选择性指数更高的PMPA前药化合物，权利要求2仍然不具备创造性。

理由是：整体来看，证据II-2已经给出了PMPA原药吸收效果不佳的原因以及相应的改进方案，即将PMPA原药中的膦酰基团负电荷通过羧酸酯类前药掩盖，改善了PMPA的细胞吸收、稳定性以及抗病毒活性和选择性，本专利通过碳酸酯类前药也住类似的领域相对于PMPA前药获得了改进的效果，而碳酸酯和羧酸酯均是前药修饰的常用基团并且结构类似，因此，本领域技术人员为获得其他选择性更高的PMPA前药，有动机采用类似的结构对膦酸酯基进行修饰。

即便最终能够证明在上述的活性效果例如抗病毒活性或选择性方面，本专利某一化合物在某一数据指标相对于证据II-2中的bis(pom)PMPA有所提高，这种效果并未超出本领域技术人员的预期，未取得预料不到的技术效果。

也就是说，被诉决定基于认可本专利的化合物在化学稳定性以及选择性指数上相对于证据II-2具有改善的作用，认定该效果仍然没有超出本领域技术人员的预期，二审判决未对此进行审理而径直作出撤销判决，属于漏审漏评。

综上，请求本院撤销二审判决，维持被诉决定。

吉联亚公司提交意见称：（一）二审判决对于化合物马库什权利要求性质的理解正确。

马库什权利要求本质上属于对具有共同和性能和作用的一类化合物的特殊概括，其既不能简单等同于多个具体化合物的并列集合，也不能简单地认定属于一个不可拆分的单一技术方案。

马库什权利要求是一个本质上包括多个化合物、形式上由多个取代基选项和骨架共同定义的集合，在符合一定条件下是可以拆分的。

（二）二审法院对于化合物马库什权利要求可以享有部分优先权的理解正确。

1.享有优先权的客体是技术方案而非权利要求。

没有任何理由将在后申请的整个权利要求作为享有优先权的基本单位，技术方案是享有优先权的基本单位。

2.马库什权利要求在一定条件下可以享有部分优先权。

如果绝对化地基于一项马库什权利要求属于一个不可拆分的单一技术方案的理由就一概否决在后申请的马库什式享有部分优先权，不符合设置部分优先权制度的初衷，也将严重损害专利申请人的利益。

（三）二审判决在认定一审法院错误认定的基础上撤销被诉决定与一审判决，不属于漏审漏评。

（四）二审判决关于专利权人提交的证明本专利技术效果的证据认定正确。

反证III-13系专利权人在专利无效阶段和行政诉讼程序均提交用于补充证明涉案专利技术效果的证据，该证据用于证明本专利所记载的有关本专利化合物的相关实验数据与对比文件所记载的有关对比文件化合物的相关实验数据存在可比性，从而佐证本案专利化合物相对于对比文件化合物所取得优异的技术效果。

二审法院采信并无不当。

（五）二审判决关于本专利技术效果的认定正确。

被诉决定和一审判决均错误认定本专利化合物与对比文件化合物相比未取得更好的技术效果，二审判决关于创造性的认定完全正确。

综上，请求本院驳回国家知识产权局的再审申请。

奥锐特公司提交意见称：(一)关于权利要求1、3-6、8-10、22、26是否享有部分优先权。

同意国家知识产权局的意见，二审判决书关于本专利权利要求享有部分优先权的主张不能成立。

作为优先权核实对象的技术方案应当是完整记载在某项权利要求中的技术方案，而不能是专利申请文件中拼凑的技术方案，否则专利申请人将因此获得不当利益。

因此，部分优先权核实的对象为权利要求所保护的技术方案，不限于权利要求，但不能超越权利要求。

认可被诉决定中关于本专利权利要求不能享有部分优先权的认定意见。

马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，马库什要素只有在特定情况下才会表现为单个化合物，但通常而言，马库什要素应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。

马库什权利要求原则上应被视为一个技术方案，而非若干并列的技术方案的集合。

在对马库什权利要求进行优先权核实时，原则上应以整个权利要求，而非该权利要求中所包括的具体化合物作为对比依据。

如果认定马库什权利要求所表述的化合物是众多化合物的集合，就明显与单一性要求不符，因此二审判决认定马库什权利要求属于并列技术方案不妥，应当予以纠正。

（二）本专利权利要求1、3-6、8-10、22、26不具备新颖性。

（三）关于本专利权利要求2、15-18是否具备创造性。

二审判决没有执行创造性评判的标准，权利要求2与证据II-2相比不具备突出的实质性特点，权利要求2的技术方案是本领域技术人员解决相类似技术问题的惯用手段。

二审判决对于预料不到的技术效果认定错误，权利要求2没有预料不到的技术效果，没有显著的进步，不具备创造性。

基于权利要求2不具备创造性，权利要求7、15-18亦不具备创造性。

（四）权利要求12-14、20-21不具备创造性。

由于权利要求12-14、20-21相对于证据II-2中的化合物仅是在取代基上进行了常规的结构修饰，这属于本领域中未获得替代的前药化合物而采取的惯用手段，并且本领域技术人员公知母体化合物PMPA结构上仅存在一个手性原子，必然具有相应的R、S构型，这样的立体拆分也不存在明显的技术难题。

（五）关于本专利权利要求11、19以及23-25是否具备创造性。

权利要求11相对于证据III-1的区别在于于磷原子连接的酯基修饰基团不同。

本领域技术人员根据本专利说明书记载的内容并不能确认本专利相对于现有技术具有何种改进的技术效果，并且说明书中没有具体公开权利要求11化合物的抗病毒活性和安全性方面的数据，因此本专利实际解决的技术问题仍是提供新的PMPA前药的化合物。

证据III-1公开了对具有磷酸酯结构的核苷酸类似物进行前药修饰的技术方案，其中使用了N原子替代了常规的磷酸酯基中本来的氧，由于氮和氧本身都是常规的杂原子集团，在酯基结构中的N和O的性质类似，因此在药物化合物中氮和氧的相互替代属于本领域为获得替代化合物而采用的常规技术手段，并且根据本领域公知常识，采用碳酸酯替代羧酸酯用于前药修饰是显而易见的。

在此基础上，权利要求19、23-25也不具备创造性。

（六）二审判决对于多个无效请求中的反证可以交叉使用的认定错误。

本院审查查明，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

本院经审查认为，结合当事人的再审申请理由及答辩意见，本案的争议焦点问题为：关于优先权的认定；

关于新颖性判断；

关于多个无效请求中的反证是否可以交叉使用；

关于创造性判断。

（一）关于优先权的认定 根据《中华人民共和国专利法》第二十九条规定，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

1.关于马库什权利要求是否可能存在相对独立的并列技术方案 本案中，二审判决认定，在特定情况下，不排除马库什权利要求包含数量有限且清晰可分的并列选择关系的技术方案，故马库什权利要求存在享有部分优先权的可能。

国家知识产权局认为一项权利要求可以享有多项优先权的前提是两个技术方案A和B属于并列选择的技术方案，两技术方案相互独立且可任意选择，并主张马库什权利要求因具有整体和不可分性，故不属于可以享有多项优先权的情形。

因此，关于本专利权利要求1、3-14、19-32是否享有部分优先权，实质问题在于对马库什权利要求是否可能存在相互独立的并列技术方案。

该问题涉及对此类撰写方式的权利要求性质的理解。

马库什权利要求撰写方式的产生是为了解决化学领域中多个取代基基团没有共同上位概念可概括的问题，其本身一直被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式。

马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求，其所有可选择化合物具有共同性能和作用，并且具有共同的结构或者所有可选择要素属于该发明所属领域公认的同一化合物。

各方当事人对上述马库什权利要求性质的认定并无异议。

本案争议的核心在于：马库什权利要求是否可能存在相对独立的并列的技术方案；

若存在该种可能性，国家知识产权局是否应进行审查。

综观本案，两审法院以及再审申请人国家知识产权局对于特殊情况下，马库什权利要求存在相互独立的并列的技术方案的可能性并无异议。

而且，马库什要素在特定情况下会表现为单个化合物。

本案中，国家知识产权局过于强调马库什权利要求作为概括式权利要求撰写的共性，而忽视了其存在相对独立的并列技术方案的可能性，导致其在对本专利权利要求1、3-14、19-32是否享有部分优先权审查过程中，并未审查针对上述权利要求是否存在可分的并列技术方案，仅以本专利权利要求1、3公开的马库什通式结构与优先权文件公开的马库什通式结构存在差别就认定两者不是相同主题，径行认定不符合优先权认定的要件，存在错误。

2.关于同一权利要求中存在可分的并列技术方案能否享有部分优先权 国家知识产权局主张，部分优先权应以权利要求作为最小单元，二审判决认定在同一权利要求中部分并列技术方案享有优先权存在错误。

本院认为，参照《中华人民共和国专利法实施细则》以及《专利审查指南》中关于多项优先权的规定，特别是《专利审查指南》对于申请人用“或”结构将两个可供选择的技术方案记载在中国在后申请的一项权利要求中，则中国在后申请同样可以享有多项优先权的规定，同一权利要求中的具有并列选择关系的技术方案可以成为审核优先权的最小单位。

因此，二审法院认定优先权审核的对象为权利要求所保护的技术方案并无不当。

国家知识产权局的相关再审申请理由不能成立。

综上，二审判决关于国家知识产权局应在对专利权人主张优先权的部分与本专利相关权利要求的其他技术内容是否构成可分的技术方案进行评述后，作出其是否享有部分优先权的认定并无不当。

在被诉决定未就本专利权利要求1、3-14、19-32是否构成可分技术方案的情况下，二审法院基于审级利益考虑未予直接认定，而判令国家知识产权局重新作出无效决定予以审查，二审法院裁判方式并无不当，不属于漏审情形。

（二）关于新颖性判断 国家知识产权局关于本专利权利要求1、3-6、8-10、22和26新颖性判断的主张建立在认定本专利权利要求1、3-14、19-32不享有优先权的基础上，鉴于二审判决关于优先权认定并无不当，故国家知识产权局关于新颖性判断的相关主张缺乏依据，本院不予支持。

（三）关于多个无效请求中专利权人提交的反证是否可以交叉使用 在专利无效宣告行政程序中，国家知识产权局审查范围一般限于请求人提起无效宣告请求的理由，特别是创造性评价中的对比文件组合方式。

当多个请求人针对同一专利提起请求时，属于彼此独立的请求案件，不同请求人的请求理由应当分别评述，请求的理由及证据原则上不能交叉引用。

与此相对应，专利权人针对不同无效宣告请求所提起的反证原则上亦不应交叉引用。

本案中，反证Ⅲ-13并非吉联亚公司针对无效宣告请求Ⅱ提出，其在针对无效宣告请求Ⅱ的答辩理由中并未涉及该份证据。

在专利权人行政程序中没有主张的情况下，如果允许将不同请求中的证据交叉引用，将对专利无效行政程序的请求原则构成挑战，亦不符合该项程序设计的本意。

但是，对于专利权人在无效宣告程序中针对特定无效宣告请求提交的反证，如果不允许其交叉引用至其他无效宣告请求，则专利权人可能遭受专利权被宣告无效的重大不利，丧失救济机会且没有其他救济途径，难谓公平。

因此，如果专利权人嗣后主张将该反证交叉引用至其他无效宣告请求，原则上应予准许。

本案中，吉联亚公司在针对刘晓海提出的无效宣告请求中，已经提出反证Ⅲ-13能够证明本专利与现有技术相比取得更好的技术效果，且原国家知识产权局专利复审委员会确认该份证据应予接受。

在此情况下，二审法院认为，本案反证Ⅲ-13应当在无效宣告请求Ⅱ提出的无效宣告程序中予以考虑，并无明显不当。

（四）关于创造性判断 关于实施例16能否证明本专利权利要求2的技术方案取得了较好的技术效果的问题。

被诉决定认为，本专利与证据Ⅱ-2二者之间试验条件不同，获取的数据形式也不同，并不能进行直接的比较。

二审法院认为结合考虑本专利说明书实施例16与证据II-2以及反证Ⅲ-13，可知本专利权利要求2的bis(poc)PMPA比证据Ⅱ-2公开的bis(pom)PMPA获得了更优异的抗病毒活性和更低的细胞毒性。

本院认为，本案中，本专利说明书实施例16以及证据Ⅱ-2都在MT-2细胞中测定抗病毒活性效果，虽然本专利说明书实施例16使用的是IC50和CC50两个指标，而证据Ⅱ-2使用了ED5o和IC50两个指标，但根据本专利说明书和证据Ⅱ-2的记载，上述指标分别反应了50%抑制时的浓度和杀灭50%细胞时的浓度以及50%有效量和50%抑制的浓度，上述数据形式都是表征化合物抗病毒活性和细胞毒性水平的指标。

本专利说明书的实施例16和证据Ⅱ-2分别记载了通过类似的实验方法获得的本专利权利要求2的bis(poc)PMPA以及证据Ⅱ-2公开的bis(pom)PMPA与相同原药PMPA相比在抗病毒活性和细胞毒性水平上的改善情况。

二审法院认定上述实验数据对于评判本专利权利要求2是否取得预料不到的技术效果具有参考意义，并无不当。

综上，国家知识产权局的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。

依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款之规定，裁定如下： 驳回国家知识产权局的再审申请。