宁波市北仑区人民法院民 事 判 决 书（2018）浙0206民初7396号原告：宁波宝林达进出口有限公司（统一社会信用代码：91330206775608126M）。

住所地：浙江省宁波市北仑区戚家山公园路30号1幢B134室。

法定代表人：魏国文，该公司总经理。

委托诉讼代理人：商双玲，浙江和义观达律师事务所律师。

委托诉讼代理人：沈霁园，浙江和义观达律师事务所律师。

被告：陕西斯克赛德贸易有限责任公司（统一社会信用代码：91610000755203885Q）。

住所地：陕西省西安市雁塔区含光路153号三楼。

法定代表人：杨汉诚，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：赵建平，浙江东方港律师事务所律师。

委托诉讼代理人：黄辰杰，浙江东方港律师事务所律师。

原告宁波宝林达进出口有限公司（以下简称宝林达公司）与被告陕西斯克赛德贸易有限责任公司（以下简称斯克赛德公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2018年10月31日立案受理后，依法由审判员陈广秀适用简易程序于同年12月25日公开开庭进行了审理。

原告宝林达公司的委托诉讼代理人商双玲、沈霁园，被告斯克赛德公司的委托诉讼代理人赵建平、黄辰杰到庭参加诉讼。

经原告申请，本院作出财产保全裁定，该裁定现已执行。

本案现已审理终结。

原告宝林达公司诉请判令：1.被告立即停止侵犯原告第5483727号注册商标专用权的行为；

2.销毁甬关法【2018】0319号案件中海关查扣的被控侵权产品；

3.被告赔偿原告经济损失（含原告为制止侵权行为所支付的合理费用）50万元；

4.被告承担本案诉讼费用。

事实与理由：原告成立于2005年，长期专业代理进出口各类办公用品、文具等产品，于2009年9月7日经国家商标局核准注册第5483727号“”商标，核定使用商品为第16类，包括：笔记本或绘图本，包装用纸袋或塑料袋(信封、小袋)，文具，卷笔刀，粘贴物(文具)，铅笔，书写工具，蜡笔，文具或家用胶水，绘画板，商标专用权期限至2019年9月6日。

2018年10月16日，北仑海关出具北关法[2018]0319号《中华人民共和国北仑海关进出口境货物知识产权状况通知书》告知原告，被告于2018年6月向北仑海关申报出口的一批商标打孔机、铅笔与修正带上突出使用了“”标识，上述货物已于2018年8月22日被海关扣留。

被告未经原告许可，在其销售的相同商品上标注与原告注册商标相近似的标识，侵犯了原告的注册商标专用权，应依法承担责任。

被告斯克赛德公司答辩称：案外人加拿大NovexcoInc（以下简称Novexco公司）系涉案“OFFIX”商标在加拿大的合法持有者，该商标于1999年8月在加拿大核准注册并使用至今（注册号：TMA541、TMA507）,核定使用商品包括涉案产品在内的文具用品。

而本案原告“”商标注册时间远晚于Novexco公司。

涉案被控侵权产品系被告受Novexco公司授权为其生产，属定牌加工，且所有产品均报关出口到加拿大，未在中国市场上销售，不具有使国内相关公众将贴附该标识的商品与原告商品产生混淆与误认的可能性，在中国境内仅属物理贴附行为，不具有识别商品来源的功能，不构成商标侵权，应驳回原告的诉请。

原告宝林达公司提供的证据及被告斯克赛德公司的质证意见如下：1．第5483727号“”商标注册证1份，用以证明原告系“”商标权利人的事实；

被告质证无异议。

2.甬关法【2018】0319号确认知识产权状况通知书、进出境货物知识产权状况通知书各1份，被控侵权产品照片4页，用以证明被告侵权的事实；

被告质证对其中的确认知识产权状况通知书、进出境货物知识产权状况通知书无异议；

对被控侵权产品照片真实性无异议，但证明内容不认可，被告行为不构成侵权。

3.海关保证金专用收据、宁波海关知识产权案件费用支付通知书、11224794号宁波增值税专用发票、律师费发票及诉讼案件委托合同各1份，用以证明原告为制止侵权支出了保证金、仓储费、律师费等费用；

被告质证对其中的律师费发票真实性无异议，但认为败诉是否需承担律师费需看最高院的规定；

对其他证据无异议。

4.原告公司、关联公司及相关公司经营情况25页，用以证明原告及其关联公司是集文具、玩具等产品研发、生产及销售于一体的综合型企业；

被告质证称真实性由法院确认，但与本案无关。

5.原告“”商标来源介绍5页，用以证明“”商标来自原告自主创意和设计，具有显著性的事实；

被告质证称真实性由法院确认，但与本案无关。

6.报关单2份、发票2份、装箱单2份、销货确认书5份、增值税发票5份、海关预录入单1份、商标使用许可合同1份，用以证明原告持续在文具相关产品上使用“”商标的事实；

被告质证称真实性由法院确认，但与本案无关。

7.“OFFIX”商标证书中文译本、（2018）浙甬业证民字第10074号公证书（含中文译本）、国家商标局网站“OFFIX”商标注册情况查询结果页面及第33818802号商标注册详情各1份，用以证明Novexco公司2001年在加拿大申请注册的“OFFIX”商标核定使用商品类别不包含文具也不包含涉案产品修正带和打孔机，而在本案发生后Novexco公司在加拿大申请注册1921342号“OFFIX”商标，核定使用商品包括了打孔机和修正带，同时在国内亦申请注册第16类“OFFIX”商标以及世界各地“OFFIX”相关商标的注册情况；

被告质证对真实性无异议，但不能证明被告商标核定使用商品不包含涉案产品，被告在宁波需要为加拿大客户生产产品，故而由Novexco公司在国内申请注册“OFFIX”商标。

6.Kravitz1974LTD公司出具的确认函及以色列ITAILANDE律师出具的对该确认函的效力证明各1份，用以证明Kravitz1974LTD公司对原告“”商标来源、其与原告业务往来情况及证人RazDor先生的身份情况证明。

被告质证不予认可，缺少公证认证手续。

本院依据原告宝林达公司的申请，准许证人RazDor出庭作证。

证人RazDor在庭审中陈述：Kravitz1974LTD公司系以色列最大的文具生产商，与中国多家工厂合作并有业务往来，从中国购买很多文具用品。

证人RazDor于1999年至2008年在以色列Kravitz1974LTD公司工作，2001年原告员工赴以色列开会，RazDor带其参观店铺，并商议创立“OFFIX”品牌，会后原告员工立刻设计了“”图标并沿用至今，自那时起，Kravitz1974LTD公司就一直购买“”产品。

对于上述证人证言，原告质证无异议；

被告质证称证人仅证明原告商标的合法性及有效性，但不构成驰名商标，与本案无关联性。

经原告申请，本院向宁波海关调取了出口货物报关单2份，报关单撤销办理信息页1份，代理报关委托书、装箱单、商业发票、海关货物查验记录单、海关查验通知单各1份，被控侵权产品实物3件。

对于本院调取的上述证据，原告质证无异议，认为可证明被告出口侵权产品，报关单上载明了加拿大的“OFFIX”标识，产品上却使用与原告商标近似的“offix”标识，不属于善意定牌加工，且加拿大“OFFIX”商标核定使用商品仅限于铅笔；

被告质证无异议，所有标识均无中文，且不在国内销售，其使用的标识与授权商标一致。

被告斯克赛德公司提供的证据及原告宝林达公司的质证意见如下：1.（2018）浙甬天证民字第6361号公证书1份，用以证明加拿大Novexco公司早在1999年8月17日即申请注册“OFFIX”商标并持续使用至今的事实；

原告质证称对形式真实性无异议，但关联性不认可，文书出具于2018年9月涉案侵权行为发生后，对中文译本内容有异议，核定使用商品不包含“文具”，只能证明该商标为“OFFIX”，与被告实际使用的标识不同。

2.（2018）浙甬天证民字第7623号公证书1份，用以证明被告与加拿大Novexco公司系定牌加工关系，所生产商品均系出口，未对原告商标权造成侵害的事实。

原告质证称对形式真实性无异议，但证明目的不认可，授权书出具于本案发生后，2018年6月29日货物已被海关查扣，且被告经营项目无生产资质。

综合上述双方质证情况，本院调取的证据及原告提供的证1、证2、证3本院予以认定。

原告提供的证4、证6，可以证明原告对涉案商标的使用情况，对该事实本院予以认定。

原告提供的证5系单方陈述，对商标的显著性本身本院将结合其他证据综合认定。

被告对原告提供的证7的真实性无异议，对该证据真实性本院予以确认。

原告提供的证8形成于域外，未经公证认证，本案中不作为定案依据。

对于证人RazDor证言，双方对原告“”商标的合法性及有效性均无异议，对该内容本院亦予认定，其中关于“OFFIX”品牌来源的陈述，因无其他证据相印证，本案中不作为定案依据。

因原告对被告提供的证据其形式真实性均无异议，且认定加工者是否获得合法授权应以是否存在真实授权的意思表示为准，而不限于授权为事先授权、事中授权甚至事后追认，故被告提供的证据本院予以认定。

结合本院认定的证据及当事人陈述，本院认定如下事实：原告宝林达公司系第5483727号“”商标的注册人，该商标核定使用商品为第16类，即笔记本或绘图本；

包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；

文具；

卷笔刀；

粘贴物（文具）；

铅笔；

书写工具；

蜡笔；

文具或家用胶水；

绘画板（截止），注册有效期限自2009年9月7日至2019年9月6日。

该商标向海关总署申请了知识产权保护备案，备案号为T2012-27765。

被告斯克赛德公司成立于2003年10月20日，注册资本2000万元人民币。

经营范围为：日用百货、文化用品、建筑材料、石材、家具、家居饰品、装饰材料、机电产品、五金产品、电线电缆、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、金属材料、计算机及耗材、计算机配件、服装鞋帽的销售；

农药批发；

广告设计服务；

会展服务；

企业信息化管理软件开发及系统服务、技术咨询、开发、转让；

自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）案外人Novexco公司注册成立于加拿大魁北克省。

2001年2月26日，经加拿大知识产权局核准，Novexco公司注册了“OFFIX”商标，注册号为TMA541,507，核定使用产品：（1）文具：书写纸，信封，电话留言笔记本；

办公用品：订书钉，圆珠笔，铅笔，回形针，活页夹，考勤卡，多份备忘录表格，用于背投的透明胶片，标签，标签夹，修正液，文件夹，日记本，剪刀，可折叠夹，卷宗夹，橡皮带，文件盒；

销售和促销产品：布告牌，海报，价格列表，标识牌，通函，目录，横幅，T恤，运动衫，帽子，日历，铅笔。

(2)用于文化用品、家具、和办公用品商业的管理和操作软件；

用于图书馆商业的管理和操作软件；

软件使用手册。

服务：（1）专门从事办公用品，文具和办公家具的零售的商业运营。

（2）管理和操作软件使用、服务支持以及就管理和操作软件使用过程中的故障排除的培训课程。

2018年6月7日，被告斯克赛德公司向海关申报出口至加拿大一批货物（报关单号：310120180518456165）。

经海关查验，共209箱5016台打孔机、209箱300960支铅笔、280箱80640个修正带使用了“OFFIX”标识，遂应原告申请于同年8月22日将上述货物扣留，上述货物申报总货值33792美元，原告为此缴纳保证金100000元人民币。

同年6月29日，Novexco公司出具函件1份，确认其曾于2018年5月30日向被告下订单（订单号#06259633）1份，产品描述为“offix”品牌（5mm*8m）改正带、铅笔、打孔机，并证明“offix”商标是该公司在加拿大注册，其授权被告在中国生产上述铅笔、打孔机和改正带，并且这些产品只能在加拿大出售，不能在中国出售。

同年10月16日，北仑海关通知原告，该关不能认定上述货物是否侵犯了原告在海关总署备案的“OFFIX”商标。

本院从海关调取的被控侵权产品显示，纸质包装盒正面及侧面均印有“”标识，修正带产品上方正中印有“offix”标识，打孔机、铅笔产品的包装纸盒侧面以及修正带产品包装纸盒背面均以英文及法文标注了offix为加拿大Novexco公司的注册商标。

为本案纠纷，原告支出海关扣留期间产生的仓储费7005.20元人民币、律师费40000元人民币。

本案的争议焦点在于被告斯克赛德公司的行为是否属于涉外定牌加工，是否侵犯原告宝林达公司的注册商标专用权。

对此本院认为：被告斯克赛德公司的行为属于涉外定牌加工，不构成对原告宝林达公司注册商标专用权的侵害。

首先，涉外定牌加工，是指国外商标权利人委托国内生产厂家生产使用该商标的产品，该产品全部出口国外而不在国内销售的一种生产加工方式。

涉外定牌加工不构成侵权，加工者需获得权利人的合法授权、尽到合理的注意义务、未混淆商品的识别性且不存在侵权的主观故意。

对于加工者是否获得合法授权的认定，应以是否存在真实授权的意思表示为准，具体的意思表示形式可以是书面或口头，授权的时间范围可以是事先授权、事中授权甚至是事后追认，只要国外权利人对授权事项予以认可就应认定具有合法授权。

其次，根据已认定的事实，Novexco公司于2001年在加拿大注册了“OFFIX”商标，作为权利人的Novexco公司有权授权他人使用自己已合法注册的商标。

原告据以起诉的涉案货物已明确得到Novexco公司的追认授权，且载明印有该商标的所有产品只能在加拿大出售，不能在中国出售，案涉货物亦全部申报出口加拿大。

故可认定被告斯克赛德公司的生产出口行为均系按照国外权利人的指示完成，具体的生产使用行为仅为加拿大商标权人Novexco公司在加拿大使用其商标提供了必要的技术性条件，属于物理上的技术添附，并非我国商标法意义上的“商标使用行为”。

再次，原告关于被告被授权使用的系大写的“OFFIX”商标，而实际使用的系小写的“offix”标识，不属于善意的定牌加工，且加拿大商标权人Novexco公司核定使用商品仅限于铅笔的主张，因被告被授权使用的标识与原告商标亦不完全相同，在整体观感上，被告实际使用的“offix”与原告的“”商标之间的相似度并不较其与加拿大商标权人注册的“OFFIX”商标更为接近，且大小写的不同并不能视为对商标在实际使用中进行了实质的变更。

同时，被授权生产的打孔机和修正带与铅笔同属文具，三者在功能用途上存在密切关联，很容易使消费者将三者联系起来，构成类似商品，故不能据此认定被告不善意。

而且，商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。

判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。

也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。

在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

综上，被告斯克赛德公司根据加拿大Novexco公司委托，在其生产出口的铅笔、打孔机和修正带上使用“offix”标识的行为属于涉外定牌加工，不构成对原告第5483727号“”商标权的侵犯。

原告基于被告侵权主张的诉请，本院难以支持。

据此，依照《中华人民共和国商标法》第四十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告宁波宝林达进出口有限公司的诉讼请求。

本案受理费8800元，减半收取4400元，保全费3020元，合计7420元，由原告宁波宝林达进出口有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。