山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁民终11号上诉人（原审被告）：浙江山鹰纸业有限公司。

住所地：浙江省嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区。

法定代表人：舒君明，总经理。

委托诉讼代理人：朱黎光，北京金之桥知识产权代理有限公司专利代理人。

委托诉讼代理人：林建军，北京金之桥知识产权代理有限公司专利代理人。

被上诉人（原审原告）：山东世纪阳光纸业集团有限公司。

住所地：山东省潍坊市昌乐县开发区龙角村北。

法定代表人：王东兴，董事长。

委托诉讼代理人：陈敬，北京市通商律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王家路，北京市通商律师事务所律师。

原审被告:寿光市顺发经贸有限公司。

住所地：山东省潍坊市寿光市上口镇东堤村委前500米路北。

法定代表人：刘伟川。

上诉人浙江山鹰纸业有限公司（以下简称山鹰公司）因与被上诉人山东世纪阳光纸业集团有限公司（以下简称世纪公司）、原审被告寿光市顺发经贸有限公司（以下简称顺发公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服山东省潍坊市中级人民法院（2012）潍知初字第361号民事判决，向本院提起上诉。

本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本院认为，一审法院认定基本事实不清，判决结果不当,具体体现在:一、一审法院采信违反法定程序的鉴定意见书错误。

涉案司法鉴定意见书在以下方面违反法定程序：1.北京紫图知识产权司法鉴定中心（以下简称紫图鉴定中心）委托齐鲁工业大学的制浆造纸科学与技术教育部重点实验室（以下简称齐鲁工业大学实验室）检测行为违反法律规定。

根据《检验检测机构资质认定管理办法》第三条规定，检验检测机构为司法机关作出的裁决出具具有证明作用的数据、结果的，应取得资质认定，而根据山鹰公司二审提供的长清区市场监督管理局做出的行政处罚案件信息公示以及世纪公司二审自认，齐鲁工业大学实验室没有检验检测机构资质，根据一审中鉴定人员出庭接受质询的答复，紫图鉴定中心在选择齐鲁工业大学实验室时，并没有审查该实验室有无检测资质等情况，因此，紫图鉴定中心委托没有检测资质的齐鲁工业大学实验室进行检测违反法律规定。

2.齐鲁工业大学应予回避而未回避。

世纪公司的法定代表人王东兴毕业于山东轻工业学院（齐鲁工业大学的前身）制浆造纸工程专业，并曾向齐鲁工业大学捐赠了20万元人民币，本案审理期间亦是齐鲁工业大学理事会副理事长。

因此，齐鲁工业大学与世纪公司存在一定的利害关系，齐鲁工业大学实验室应该予以回避。

但本案中，世纪公司在明知有利害关系的情况下仍向法院和鉴定中心推荐齐鲁工业大学实验室进行检测，该实验室接受委托进行检测的程序难言合法。

3.一审法院剥夺了山鹰公司的程序性权利。

世纪公司二审中提供紫图鉴定中心的询征函，主张紫图鉴定中心向一审法院提交了选聘检测机构的询征函，一审法院向当事人进行了邮寄。

但根据一审卷宗，并无一审法院向当事人邮寄询征函的快递单等证据，剥夺了山鹰公司参与选择检测机构等的程序性权利。

4.鉴定机构未对检测结论进行复核违反法律规定。

《司法鉴定程序通则》第三十三条第二款规定，专家提供咨询意见应当签名，并存入鉴定档案。

《检验检测机构资质认定评审准则》4.1.1规定，检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

根据紫图鉴定中心出具的鉴定报告，纸张检测报告并没有检测人员签字，而齐鲁工业大学实验室却在纸张测试报告最后声明“本机构不承担任何经济和法律责任”，明显与法律规定不符。

而根据一审中鉴定人员接受质询的答复可以看出，在检测报告作出后，在齐鲁工业大学实验室对纸张测试报告最后声明“本机构不承担任何经济和法律责任”的情况下，紫图鉴定中心未按照《司法鉴定程序通则》第三十五条“司法鉴定人完成鉴定后，司法鉴定机构应当指定具有相应资质的人员对鉴定程序和鉴定意见进行复核;对于涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者重新鉴定的鉴定事项，可以组织三名以上的专家进行复核”的规定对检测报告进行复核，而是直接得出被控侵权产品技术特征与涉案专利技术特征相同的结论，亦违反法律规定。

综上考虑世纪公司推荐与其有利害关系而无检测资质的检测机构、鉴定机构未审核而委托世纪公司推荐的检测机构进行检测、一审法院又未向山鹰公司邮寄询征函保障山鹰公司实现其程序性权利、鉴定机构在检测机构声明对其检测结论不负法律责任的情况下直接采信检测结论等因素，本院认为，本案鉴定程序违反法律规定，鉴定意见书不应作为认定案件事实的依据。

二、一审法院未查清本案基本事实。

1.一审法院对被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围的基本事实未查清。

一审法院依据涉案鉴定意见书认定被控侵权产品落入涉案专利权保护范围，但涉案鉴定意见书除程序问题外，还存在以下问题：一是检测报告对部分技术特征未进行检测。

如关于粘结剂，涉案专利权保护的粘结剂是“由醋酸胶乳和丁苯胶乳组成”，虽纸张测试报告经检测得出被控侵权产品“涂层的胶黏剂有丁苯胶乳和醋酸胶乳”的结论，但对被控侵权产品胶粘剂是否仅含有该两种组分、在该两种组分外是否还含有其他组分并未进行说明或者检测；

再如涉案专利权利要求明确记载剥片高岭土系由“平均粒径小于2μm的细粒高岭土经剥片处理获得”，而纸张测试报告并没有被控侵权产品中的剥片高岭土如何获得进行检测并得出结论。

二是检验对象不同导致结论不可采用。

涉案专利权利要求中的细粒高岭土的“平均粒径是2μm”，而纸张测试报告中比对的被控侵权产品的细粒高岭土是“粒径大于2μm”，因此，两者所比对的对象并非相同的细粒高岭土，由此得出的检测结论不能作为认定是否构成侵权的依据。

三是检测结论依据不充分。

根据公知常识，并非仅有丁苯胶乳中含有苯乙烯、醋酸胶乳含有羧基基团，故纸张测试报告以检测到苯乙烯、羧基基团就认定是丁苯胶乳、醋酸胶乳缺乏依据。

四是检测结论如何得出无法确定。

纸张测试报告虽然根据对被控侵权产品的检测计算出了碳酸钙和高岭土的质量比，但是对于如何通过检测数据计算出质量比并未进行说明。

在检测报告存在上述问题的情况下，鉴定机构依据检测结论得出被控侵权产品技术特征与涉案专利技术特征相同的结论错误。

而一审法院在山鹰公司对鉴定意见书提出异议的情况下直接认定被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围，亦缺乏法律和事实依据。

2.一审法院计算赔偿数额依据的事实未查清。

一审法院依据山鹰公司侵权获利确定赔偿数额。

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条“专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。

侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算”的规定，侵权获利应是被控侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。

世纪公司一审中提供的审计报告并非是对被控侵权产品的专项审计，而山鹰公司除生产被控侵权产品外，还有多种产品，因此，一审法院在并未查清被控侵权产品销量、每件产品合理利润或者山鹰公司的整体利润、被控侵权产品对山鹰公司整体利润贡献率的情况下，认定山鹰公司侵权获利在11209.17万元以上、并依据55%的比例确定赔偿数额没有事实依据。

综上，一审法院认定基本事实不清，判决结果不当，本案应撤销一审判决。

根据《最高人民法院关于同意杭州市、宁波市、合肥市、福州市、济南市、青岛市中级人民法院内设专门审判机构并跨区域管辖部分知识产权案件的批复》（法〔2017〕236号）第七条的规定，山东省青岛市中级人民法院管辖发生在潍坊市辖区内有关专利、技术秘密等纠纷的第一审知识产权民事案件。

鉴于本案一审法院即山东省潍坊市中级人民法院对发明专利纠纷案件已无管辖权，故本院指令由现对此类案件行使管辖权的山东省青岛市中级人民法院重新审理本案。

综上所述，本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：一、撤销山东省潍坊市中级人民法院（2012）潍知初字第361号民事判决；

二、本案指令山东省青岛市中级人民法院重审。

上诉人浙江山鹰纸业有限公司预交的二审案件受理费350052元予以退回。