文书内容中华人民共和国上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2018）沪0115民初17008号原告：上海蚂蚁天地投资管理有限公司，住所地中华人民共和国上海市虹口区。

法定代表人：孙骄雄，总经理。

委托诉讼代理人：赵耀荣，上海嘉之会律师事务所律师。

被告：马里奥特环球公司(MarriottWorldwideCorporation),住所地美利坚合众国20817马里兰波斯达芬伍德路10400(10400FernwoodRoad,Bethesda,Maryland20817,U.S.A)。

法定代表人：BaoGiangValBauduin，副总裁。

委托诉讼代理人：虞亦思，北京市路盛(上海)律师事务所律师。

委托诉讼代理人：苏国宝，北京市路盛律师事务所律师。

原告上海蚂蚁天地投资管理有限公司(以下简称蚂蚁公司)与被告马里奥特环球公司(以下简称马里奥特公司)确认不侵害商标权一案，本院于2018年3月2日立案后，依法适用普通程序，于2019年4月8日公开开庭进行了审理。

原告蚂蚁公司的委托诉讼代理人赵耀荣、被告马里奥特公司的委托诉讼代理人虞亦思、苏国宝到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告蚂蚁公司向本院提出诉讼请求：确认原告使用的商标不构成对被告商标专用权的侵权。

庭审中，原告增加一项诉讼请求，要求被告赔偿原告的合理费用50万元，包括律师费467,820元，差旅、翻译、打印费共计32,180元。

事实和理由：原告在上海第一八佰伴3楼设有咖啡馆，该处经营场所实际使用的商标为“”。

被告于2013年11月13日向商标局申请了第XXXXXXXX号“”(见附图一)和第XXXXXXXX号“”(见附图二)商标，指定的服务为第43类饭店等，均于2015年10月21日核准注册。

2017年12月5日，被告向原告发送律师函称，原告使用的商标中元素“ac”与其注册的AC系列商标在读音、含义上相同，外观相近似，容易造成市场混淆。

要求原告停止使用该含有“ac”元素的商标。

被告的侵权警告函导致原告能否使用该商标处于不确定状态，直接影响到原告的经营行为。

原告认为，原、被告的商标在不同且不类似的服务上使用，商标本身也不相同及不相似，被告的商标在中国知名度不高，不足以导致混淆。

故原告于2018年1月9日向被告发送催告函，要求被告在收到该函件之日起一个月内发函撤销对于原告的侵权警告，或向法院提起民事诉讼。

但被告在收到该函件后，未在指定期限内起诉，也未撤回对原告的侵权警告，故原告起诉来院，诉请如前。

被告马里奥特公司辩称，不同意原告的诉讼请求。

本案不构成确认不侵权之诉，应予驳回起诉。

首先，本案不符合确认商标不侵权的受理条件。

被告向原告发送的函件是商业沟通函，不是侵权警告函。

被告只是看见原告申请了涉案商标，担心其“注册”商标的行为会造成混淆，故发函告知原告。

函件中的用词是“担心会造成混淆”、“希望贵司考虑”，并非要求原告立即停止商标“使用”行为。

被告在原告的涉案商标申请注册过程中，也及时提出了商标异议，目前正在商标异议程序中。

其次，即使本案符合确认商标不侵权的受理条件，原告在咖啡馆上使用涉案商标，也构成了对被告第XXXXXXXX号及第XXXXXXXX号商标的侵害。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。

本院据此确认如下事实：一、原告商标注册及使用情况原告蚂蚁公司，成立于2015年7月24日，经营范围为投资管理、创意服务、物业管理、停车场管理等。

第XXXXXXXX号“”(见附图三)注册商标，核定使用商品为第21类：手动磨咖啡器；

咖啡具(餐具)；

非电咖啡过滤器等，注册人为原告，注册有效期自2017年10月14日至2027年10月13日。

第XXXXXXXX号“”商标(图形与第XXXXXXXX号商标一致)，申请注册人为原告，申请注册日期为2016年8月17日，申请使用服务类别为咖啡厅；

餐厅；

饭店；

餐馆；

酒吧服务等。

2017年12月13日，中国国家商标局出具《商标异议申请受理通知书》，受理被告对第XXXXXXXX号商标的异议申请。

目前，该商标仍在商标异议程序中。

原告在上海市浦东新区张杨路XXX号第一八佰伴3楼原经营有一家名为“ANTSCOFFEE”的咖啡馆，目前已经停止营业。

原告自述，该店铺经营时间为2016年下旬至2018年下旬。

经当庭展示及双方当事人一致确认，该咖啡馆实际使用的咖啡杯、托盘、纸袋、塑料杯、餐巾纸等用具上均印有(见附图四)商标(以下简称蚂蚁图文商标)，该商标与原告的第XXXXXXXX号注册商标在蚂蚁头顶右侧触角长短粗细上有细微差别。

目前，原告在上海市浦东新区世纪大道1217号百联世纪2楼有一家名为“ANTSCOFFEE”的咖啡馆。

从原告提供的该店铺照片可见，该店铺内的前台和白色陶瓷杯上印有蚂蚁图文商标。

原告另表示，上海市闵行区沪闵路XXX号-38沿街商铺有一家蚂蚁咖啡店，店铺内的咖啡杯具及餐具上印有蚂蚁图文商标。

同地址另有一家IU酒店，该酒店内陈列部分咖啡杯上也有蚂蚁图文商标。

二、被告在国内注册商标、知名度及商标使用情况被告马里奥特公司系美国企业。

第XXXXXXXX号注册商标，注册人为被告，核定使用服务范围为第43类饭店；

餐馆；

酒吧服务等，注册有效期自2015年10月21日至2025年10月20日。

第XXXXXXXX号注册商标，注册人为被告，核定使用服务范围为第43类饭店；

餐馆；

酒吧服务等，注册有效期自2015年10月21日至2025年10月20日。

被告另在第35类、第43类、第44类的核定服务范围内持有“”、“”、“ACHOTELSBYMARRIOTT”、“AC欧轩”、“AC万豪”等多个注册商标。

2011年1月1日至2018年9月1日，根据国家图书馆科技查新中心出具的《检索报告》的检索结果显示，以“AC酒店”或“AChotel”为检索词，在慧科中文报纸数据库中共检索18篇文章。

以上文章载于《广州日报》、《厦门日报》、《中国旅游报》、《21世纪经济报道》等多家媒体，内容多为对万豪国际集团的介绍，文字表述中提及“AC酒店”，未见被告的注册商标。

(2019)京中信内经证字02310号公证书显示：1.百度百科的“万豪”词条对于万豪国际集团的规模、主营业务、在华发展、子品牌等内容进行了介绍，内容提及万豪在华开业酒店共61家，但未见与被告主张被控侵权的商标相关的文字表述或图片展示。

2.万豪国际集团的中文官网www.marriott.com.cn对于全球范围内万豪国际集团旗下众多酒店品牌及预订流程进行了介绍，如丽思卡尔顿酒店、瑞吉酒店、JW万豪酒店、万豪AC酒店、福朋喜来登酒店等。

其中，万豪AC酒店的介绍页面展示了第XXXXXXXX号商标。

(2019)京中信内经证字02311号公证书显示：在www.tripadvisor.cn、hotels.ctrip.com、www.booking.com、www.haoqiao.com、www.mafengwo.cn等全球及中国知名的酒店预订或酒店点评网站，均可见全球范围内多家AC酒店的介绍页面及用户住宿体验，如哥本哈根贝拉天空万豪AC酒店、马德里卡尔顿万豪AC酒店、埃尔拉AC酒店、迈阿密海滩万豪AC酒店等。

大部分酒店大楼的外观照片上均可见第XXXXXXXX号或者第XXXXXXXX号商标。

被告公司2010年年报中提及：“预计推出万豪AC酒店(ACHotelsbyMarriott)。

万豪AC酒店是万豪的最新品牌，是与西班牙集团AC酒店合作成立的合资企业”。

被告公司2011-2016年年报中多次提及万豪AC酒店(ACHotelsbyMarriott)的运营和发展情况。

被告公司2017年年报中介绍了ACHOTEL2017年度在全球范围内有17240间客房，分布在北美、欧洲和拉美洲。

在万豪国际集团的中文官网www.morriott.com.cn上可预定全球155家AC酒店。

在飞猪旅行网上，有全球148家AC酒店的介绍，且可直接预定，从展示图片上可见，酒店内提供甜点或咖啡服务。

2017年5月25日，AC品牌授权人与案外人沈阳万科恒祥置地有限公司签订《许可和使用费合同》，授权该案外人使用指定的AC商标从事酒店服务，其中AC商标包括第XXXXXXXX号商标。

2017年11月13日，在www.3798.com上刊登一篇名为《亚太首家万豪AC酒店落户沈阳》的文章，内容指出：目前项目正在建设中，预计后年完工。

被告庭审中自述，目前在中国境内并未开设AC酒店，故在中国境内查询不到第XXXXXXXX号或者第XXXXXXXX号商标实际在酒店上使用的情况。

三、原、被告函件往来情况2017年12月5日，被告委托北京市路盛律师事务所向原告发送《关于贵司申请注册商标一事》的律师函，载明：我方客户(指被告)是世界知名及全球领先的国际酒店管理集团，世界500强企业之一的万豪国际集团的子公司……我方客户在中国注册的“AC”系列商标包括但不限于在第43类饭店、餐馆上的第XXXXXXXX号和第XXXXXXXX号商标。

我方客户注意到，贵司正在第43类饭店、餐厅等服务上申请第XXXXXXXX号商标，上述商标中的显著识别元素“AC”与我方客户的“AC”商标在读音、含义上相同，外观上近似，且指定服务和我方客户在先商标的服务相同或近似……我方客户担心贵司商标的注册和使用可能会误导消费者，使消费者误认为贵司所提供的服务直接或间接源自于我方客户或者与我方客户存在某种特殊联系，从而造成市场混淆以及消费者的误认……我方已经对你方商标提出了异议……我方客户希望贵司考虑同意以下条款：1.撤回贵司在43类服务服务上申请注册的第XXXXXXXX号商标；

2.立即停止在咖啡馆、餐馆、酒店等及相关服务上使用上述商标及其他由我方客户“AC”商标构成或包含我方客户“AC”元素的商标，并同意将来不再使用、注册、广告和宣传前述“AC”商标。

前述承诺包括不会将“”、“AC”作为网络检索的关键词、元标签和元数据在网络环境中进行任何使用(请注意，我方客户……仅反对贵司对包含“AC”元素商标的注册和使用)……此信函内容不应减损我方客户享有的任何权利或寻求任何救济的权利。

我方客户明示保留其享有的所有权利和救济。

2018年1月12日，原告委托上海嘉之会律师事务所回函给被告，称：“我方客户(指原告)使用的商标无论在含义、读音还是外形上，与贵司商标不相同也不近似。

我方客户与贵司的服务目的、内容与方式等差异较大，不构成相似服务。

目前在中国国内，贵司仅提供国外AC酒店的预定服务，并没有在中国开设AC酒店，且贵司AC系列商标于2015年10月21日才在中国获得注册，知名度和显著性较弱。

故我方客户在不同商品或服务上的商标使用行为不够成对贵司商标权的侵犯。

贵司在收到本催告函起一个月内正式发函撤回侵权警告，如果贵司执意认为我方客户使用的商标侵犯贵司商标权，请自收到本催告函之日起一个月内向人民法院提起民事诉讼”。

该函件于2018年1月15日送达被告。

被告未予回应，后原告于2018年3月2日起诉来院。

2018年3月5日，被告回函给原告称，我方客户已经在法定期限内向中国商标局提交了对被控侵权商标的异议请求，以解决关于贵司商标注册争议的问题。

该函件于2018年3月6日送达原告。

四、合理费用原告向法院提供由上海嘉之会律师事务所和原告签订的《专项法律服务协议》一份，用以证明原告因本次诉讼支出律师费人民币467820元。

上述事实由原、被告在庭审中的陈述、原告提供的函件往来、原告使用商标照片打印件、被告的商标注册信息、被告提供的商标注册信息、图书馆检索报告、公证书、商标异议材料、许可和使用费合同、网页打印件、律师回函等证据在案佐证，本院予以确认。

本院认为，本案争议焦点有三：1.本案是否符合确认不侵权之诉的受理条件；

2.原告的标识“使用”行为是否构成对被告注册商标的侵权；

3.如果原告的标识使用行为未构成侵权被告的注册商标权，被告的合理费用如何负担。

本院逐一对上述争议焦点进行评述：一、本案是否符合确认不侵权之诉的受理条件知识产权确认不侵权之诉是指在知识产权权利人发出侵权停止警告而又怠于交有权处理的机构处理的情形下，被警告人或者利害关系人请求法院确认不构成侵权的民事诉讼。

其目的在于结束由于权利人的侵权警告所带来的不稳定的法律状态。

其起诉的条件包括：1.原告受到了内容明确的侵权警告；

2.权利人未在合理期间内启动争议解决程序；

3.提起确认不侵权之诉的原告合法权益受到或者可能受到损害。

被告认为，本案不符合确认不侵权之诉的受理条件。

首先，被告2017年12月5日的函件是“商业沟通函”，非“侵权警告函”。

其次，被告发函旨在解决原告的商标注册事宜，被告也已经就原告申请的商标提起了商标异议，故未怠于交由有权机构处理。

对此，本院认为，首先，被告在2017年12月5日的函件中，明确指出原告在第43类服务上注册和使用含“AC”字母的商标，与被告已注册商标相近似，可能造成消费者混淆。

且被告明确提出了要求原告撤回注册和停止在相关服务上使用含“AC”字母的商标。

这表明原告收到了内容明确的侵权警告。

其次，原告在收到被告的函件后，及时回复被告，要求被告在收到回函一个月内撤回警告或行使诉权。

而被告在该期限内并未撤回侵权警告或者向法院提起侵权之诉。

这表明权利人未在合理期间内启动争议解决程序。

至于被告抗辩称，已经在商标注册程序中提起了商标异议，故已经启动了维权程序。

本院认为，被告2017年12月5日的函件明确要求原告履行的行为包括两项：撤回商标注册和停止在相关服务上“使用”被控侵权商标。

撤回商标注册是从商标行政确权授权的角度，解决的是商标是否可以获准注册并获得专有使用权的问题；

停止“使用”被控侵权商标是从民事侵权责任的角度，解决的是被控侵权商标是否可以继续使用的问题。

未获准注册的商标，不代表一定不可以使用。

对此，商标法的相关条款均有涉及。

被告在其函件中提及不准注册和不能使用，却仅对于原告的商标注册事宜提出异议。

对于原告能否继续使用涉案商标，被告未在合理期间内启动争议解决程序。

最后，被告怠于向法院行使诉权，造成原告行为是否侵害被告商标权的法律关系不明。

此种不确定的状态很可能会影响原告今后的生产经营，造成利益受损。

故原告确有必要向本院提出确认不侵权之诉，以结束不确定的法律关系状态，保障原告今后正常的经营活动。

原告提起本案确认不侵权之诉符合起诉的条件。

二、原告的标识使用是否侵犯被告注册商标权根据我国商标法的规定，未经注册商标权利人许可擅自在相同或类似商品(服务)上使用相同或近似商标，造成相关公众混淆的，构成对商标权利人注册商标专用权的侵害。

因此，对商标侵权行为的认定首先判断原、被告标识是否构成相同或近似。

原告的蚂蚁图文商标与被告的第XXXXXXXX号和第XXXXXXXX号相比，原告的商标系图形+字母组合方式。

整体观之，该商标近似头部突出放大的蚂蚁造型。

其中，蚂蚁头部的左眼系英文小写字母“a”，右眼与蚂蚁身体结合为英文单词coffee，直接表明该商标使用的商品或服务范围系咖啡。

虽然蚂蚁头部的两个眼睛确系小写英文字母ac。

但以一般消费者的注意力，不会将ac合并作为一个英文简称看待，而是将ac看成蚂蚁的两个眼睛，且c与后附的offee完成组合成为咖啡的英文单词。

被告的商标系纯字母组合，“AC”为两个字母组合，无特殊含义，亦非通用词汇的简称，“HOTEL”表明该商标使用的服务范围系酒店。

两个商标相比，仅从英文单词上即可轻松区分商品或服务范围有差异，更不用说两个商标的显著部分，一个为蚂蚁头部的图案造型，一个为纯字母组合。

故两个商标标识不同且不近似。

原告的标识使用行为，不构成对被告注册商标的侵权。

至于被告庭审中抗辩称，“原告实际使用的蚂蚁图文商标与其申请注册的第XXXXXXXX号商标之间存在蚂蚁头部右边触角长短粗细与否的差异。

被告在函件中要求原告停止使用的是其注册商标上蚂蚁触角一长一短的标识，而非目前实际使用的两根蚂蚁触角同样长短的标识”。

对此，本院认为，原告实际使用的蚂蚁图文商标与其注册商标究竟系两根同样长短的蚂蚁触角，亦或一长一短的蚂蚁触角，并不会影响原、被告商标相似性的判断。

故被告的以上抗辩，与本案争议焦点没有直接关系，本院不予采信。

三、被告的合理费用如何负担本案合理费用的产生，因被告的侵权警告函而起，故原告要求被告支付因维权支出的合理费用，具有事实和法律依据，本院予以准许。

对于律师费，原告仅提供律师服务合同，未提供相应的发票或律师费入账凭证，且其主张的律师费金额过高。

对于其他各项合理费用支出，亦未提供相应单据。

故本院根据涉外案件复杂程度、律师工作量等因素支持合理费用15万元。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款之规定，判决如下：一、确认原告上海蚂蚁天地投资管理有限公司使用的商标不侵犯被告马里奥特环球公司第XXXXXXXX号和第XXXXXXXX号注册商标专用权；

二、被告马里奥特环球公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海蚂蚁天地投资管理有限公司因维权支出的合理费用15万元；

三、驳回原告上海蚂蚁天地投资管理有限公司的其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

案件受理费人民币8,800元，由原告上海蚂蚁天地投资管理有限公司负担3,080元，被告马里奥特环球公司负担5,720元。

如不服本判决，原告上海蚂蚁天地投资管理有限公司可在判决书送达之日起十五日内,被告马里奥特环球公司可在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

附图一：被告第XXXXXXXX号注册商标附图二：被告第XXXXXXXX号注册商标附图三：原告第XXXXXXXX号注册商标附图四：原告实际使用的蚂蚁图文商标审　判　长　　孙　闫人民陪审员　　林新建人民陪审员　　范　靖二〇一九年八月十四日书　记　员　　周　玥附：相关法律条文一、《中华人民共和国商标法》第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

……二、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。

人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

……第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

三、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。

被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。