江苏省高级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏民终940号上诉人（原审被告）：江苏凤凰少年儿童出版社有限公司，住所地江苏省南京市湖南路1号A楼。

法定代表人：王泳波，该公司总经理。

委托诉讼代理人：徐骏，江苏彰信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：孔兵锐，江苏彰信律师事务所实习律师。

被上诉人（原审原告）：王建军，男，1967年4月9日出生，汉族，住山东省沾化县。

委托诉讼代理人：翟明跃、王宁，山东昌平律师事务所律师。

原审被告:淮安树人文化传播有限公司,住所地江苏省淮安市淮阴区东方家园商业用房及社区物管用房。

法定代表人：陆从林。

上诉人江苏凤凰少年儿童出版社有限公司（以下简称凤凰公司）因与被上诉人王建军及原审被告淮安树人文化传播有限公司（以下简称树人公司）侵害商标权纠纷一案，不服江苏省淮安市中级人民法院（2016）苏08民初201号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。

上诉人凤凰公司的委托诉讼代理人徐骏、孔兵锐，被上诉人王建军的委托诉讼代理人王宁到庭参加诉讼；

原审被告树人公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭，本院依法对其缺席审理。

本案现已审理终结。

凤凰公司上诉请求：撤销一审判决第三项，改判驳回王建军的诉讼请求，由王建军承担一、二审诉讼费用。

事实和理由：1.一审判决认定事实错误。

（1）认定“掌中宝”商标已经使用错误。

王建军提供的世界图书出版社曾经使用“掌中宝”的情况，但并不能代表是王建军自己在使用。

王建军作为自然人，不可能在图书出版领域使用“掌中宝”商标，其既没有提供商标授权许可合同，所提供的印刷合同也与其无关，故不能表明“掌中宝”作为商标已实际使用。

（2）对未提供票据的律师费、差旅费予以认可错误。

（3）对本案已超过2年诉讼时效的情况没有查清（二审庭审中放弃该上诉理由）。

2.一审判决适用法律错误。

（1）在涉案商标没有实际使用的情况下，判令凤凰公司承担赔偿责任错误。

（2）凤凰公司属于非商标化使用“掌中宝”字样，判令其承担法律责任有违法律规定。

从文义上看，掌中宝是手掌中的宝贝之意，作为图书来说，是对便于携带的资料性图书的一种叫法，这一情况在出版实务领域极其普遍，早在2005年、2007年王建军申请涉案商标前已经普遍存在。

“掌中宝”属于显著性较弱的商标，难以起到识别作用。

凤凰公司出版的涉案图书上的“掌中宝”字样，既不是商标也不是图书名称，只是一种描述，说明这是一种便于携带的口袋书，放至手掌中易于阅读。

（3）一审判决凤凰公司承担15万元的赔偿额无法律依据。

本案中没有任何证据证明王建军就“掌中宝”注册商标投入实际使用，获得相关利益。

涉案图书是凤凰公司在2013年出版，仅在2014年销售过，由于教辅书学期性的特点市场上早就不再销售。

一审判决15万元有违填平原则和公平原则。

王建军二审答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，凤凰公司的上诉请求不能成立，应予驳回。

树人公司二审未作答辩。

王建军一审诉讼请求判令凤凰公司、树人公司：1.立即停止生产、销售标有“江苏少年儿童出版社”字样的“掌中宝”图书；

2.共同赔偿王建军经济损失20万元；

3.共同承担本案诉讼费用。

一审法院查明：2010年5月14日，经国家工商行政管理总局商标局核准，王建军取得了第6727567号“掌中宝”文字商标专用权，核定使用商品为第16类，包括期刊、地图册、书籍、印刷出版物、照片、报纸、新闻刊物、文具、印刷品，该商标注册有效期限自2010年5月14日至2020年5月13日。

2014年9月30日，王建军的委托代理人肖菊向山东省莱芜市凤城公证处申请办理保全证据公证，2014年10月15日，该公证处出具（2014）莱凤城证民字第3414号公证书，根据该公证书记载，2014年9月30日上午14时15分至15时37分，公证员张某,4、吴某1公证员办公室监督肖菊用公证处连接互联网的电脑在“淘宝网”上购买“淮安树人图书专营店”店铺销售的图书操作过程，肖菊在操作过程中对相关页面进行了截图，并对整个操作过程进行了录像。

上述行为结束后。

在公证员张某,4、吴某2监督下，肖菊在公证处将上述录像文件刻录成光盘一式三份，公证员密封后，加盖山东省莱芜市凤城公证处印章。

2014年10月9日9时57分，在山东省莱芜市凤城公证处公证员张某,4、吴某2监督下，肖菊来到莱芜市城区（书香美域小区斜对面路口往西100米路南）的“百世汇通快递”营业室内提取了“百世汇通快递”快递送过来的包装完好的货物一件，外景拍摄照片一张。

上述行为结束后，公证员张某,4对上述取得货物外观进行了拍照，取得照片二张，然后将上述货物打开，里面有两种款式不同的“掌中宝”图书及发票。

肖菊又对上述图书及发票进行了拍照，取得照片六张。

公证员张某,4、吴某3后将上述“掌中宝”图书进行了密封，并加盖山东省莱芜市凤城公证处印章，密封后的物品由肖菊进行了拍照，取得照片一张，公证员随后将上述密封物品，包装物及发票交由肖菊保管。

2014年10月9日11时50分至11时57分，山东省莱芜市凤城公证处公证员张某,4、吴某1公证处办公室监督了肖菊用该处连接互联网的电脑在“淘宝网”上对购买“淮安树人图书专营店”店铺销售的图书确认收货的过程。

肖菊在操作过程中对相关页面进行了截图，并对整个操作过程进行了录像。

上述行为结束后，在公证员张某,4、吴某4督下，肖菊在公证处将上述word文档内的图片打印一式三份，并在公证处将word和录像文件刻录成光盘一式三份，公证员密封后，加盖山东省莱芜市凤城公证处印章。

一审当庭开启（2014）莱凤城证民字第3414号公证书中所封存产品，内有江苏少年儿童出版社出版发行的“掌中宝”图书共20册。

在上述20册图书的封面、扉面、封底中间均有“掌中宝”字样。

在封底内页中图书在版编目（CIP）数据显示：该书由江苏少年儿童出版社出版发行，第一版次及第一次印刷均在2013年。

凤凰公司当庭认可公证书中所涉的注明为江苏少年儿童出版社出版的图书系其出版。

凤凰公司成立于2008年9月25日，经营范围为出版以15岁以下儿童为对象的政治、思想、品德教育读物、儿童文学作品、连环画、科普读物，以及少儿工作者和家长培养教育少儿的辅导读物；

图书、期刊、电子读物出版咨询、国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

另查明，王建军主张律师费5000元、差旅费2000元，但未提交票据。

一审法院认为：一、关于本案是否超过诉讼时效的问题根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，侵犯注册商标专用权的诉讼时效为2年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。

本案中，王建军于2014年9月30日申请证据保全，应从该日起计算诉讼时效。

一审法院于2016年9月29日对本案立案审理，从时间上看，王建军诉求未超过2年诉讼时效。

二、关于树人公司及凤凰公司是否侵害了王建军涉案注册商标专用权，如侵害是否应当承担赔偿责任的问题王建军经国家工商行政管理总局商标局核准，取得了第6727567号“掌中宝”文字商标专用权，且该商标目前处在有效期内，故王建军基于该商标享有的商标专用权应当受到法律保护。

该焦点中包含两个问题：第一，凤凰公司、树人公司生产、销售、出版标有“掌中宝”字样的图书是否侵犯了王建军对“掌中宝”商标的商标专用权。

《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第一款第（一）项规定，在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，被控侵权图书的封面中部显著位置突出标注有“掌中宝”字样，而“掌中宝”系王建军的注册商标，凤凰公司在其出版、发行的图书上将与他人注册商标相同的标志作为图书名称使用，该使用行为容易导致相关消费者对图书来源产生混淆和误认，误认为该图书来源于王建军或与王建军有某种关联，侵害了王建军的商标权。

对于凤凰公司抗辩的描述性使用理由，一审法院认为，王建军所持有的“掌中宝”商标标识长期在相关图书领域的使用，凤凰公司提交的证据并不足以证明“掌中宝”一词已经成为图书行业的通用名称，尤其在王建军取得商标权后，凤凰公司在出版的书籍封面上的显著位置突出标注“掌中宝”字样，其侵权故意明显，故对凤凰公司该抗辩理由不予采纳。

《中华人民共和国商标法》第五十七条第（三）项规定，销售侵犯注册商标专用权的商品的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，王建军提交了山东省莱芜市凤城公证处出具的（2014）莱凤城证民字第3414号公证书及封存产品实物，用以证明树人公司在网络上所销售的图书侵犯了王建军享有的涉案商标专用权。

凤凰公司虽对该公证书存有异议，但未能提交相反证据否认该公证书的合法性，且其对公证书中封存的涉案侵权产品系其出版发行亦予以认可。

因此，现有证据能够证明树人公司销售了涉案被控侵权图书，树人公司销售涉案侵权图书的行为亦侵害了王建军的商标权。

第二，凤凰公司是否应该承担赔偿责任。

《中华人民共和国商标法》第六十四条规定：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据，注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

凤凰公司以该条作为抗辩理由主张不应承担赔偿责任。

对此，一审法院认为，根据王建军提供的2014年掌中宝高中化学公式定律一书，可以认定王建军在诉讼前三年内对“掌中宝”注册商标进行了商标化使用。

虽然王建军未能提交授权出版公司使用其商标的书面证据，但其对出版公司系获得授权使用“掌中宝”商标的事实予以认可，结合其提交的委托印刷合同可以认定该图书属于合法出版物。

同时，根据王建军提交的物流清单及收款收据原件，亦可以印证其实际使用了注册商标的事实，故对凤凰公司该抗辩理由不予支持，凤凰公司应依法承担赔偿责任。

三、关于凤凰公司、树人公司的责任如何承担的问题因凤凰公司在其出版、发行的图书上使用了与王建军注册商标相近似的标识，其行为侵害了王建军的商标权，故王建军要求凤凰公司停止侵权、赔偿损失并支付合理开支的诉讼请求，应予以支持。

树人公司销售侵害王建军商标权的图书，其行为亦侵害了王建军的商标权，故王建军要求其停止侵权、赔偿损失并支付合理开支的诉讼请求亦应予以支持。

关于凤凰公司、树人公司的赔偿数额如何确定的问题。

本案中，王建军主张为制止侵权行为，支付公证费700元、购买侵权产品费用311.04元（公证书有体现）、律师费5000元、差旅费2000元，虽王建军未能提交公证费、差旅费、律师费的支出票据，但上述费用合理且必要，故根据律师收费有关办法并结合本案具体情况酌情予以支持。

鉴于王建军未能提交有效证据证明凤凰公司、树人公司因侵权所获得的利益或其因被侵权所受到的损失，故综合考虑涉案商标价值，凤凰公司、树人公司的经营规模、经营时间、侵权行为的性质、情节及王建军为本案诉讼所支付的合理开支等因素，依法酌情确定凤凰公司赔偿王建军经济损失及为制止侵权行为所支付的合理支出共计150000元，树人公司在50000元范围内对凤凰公司应承担的赔偿数额负连带赔偿责任。

综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款第（三）项、第六十三条第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款，《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第一款第（一）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，一审法院判决：一、江苏凤凰少年儿童出版社有限公司立即停止出版、发行侵害王建军第6727567号“掌中宝”文字商标专用权的图书的行为；

二、淮安树人文化传播有限公司立即停止销售侵害王建军第6727567号“掌中宝”文字商标专用权的图书的行为；

三、江苏凤凰少年儿童出版社有限公司于判决生效之日起十日内，赔偿王建军经济损失及合理开支共计150000元；

淮安树人文化传播有限公司对王建军的150000元损失与江苏凤凰少年儿童出版社有限公司在50000元范围内承担连带赔偿责任；

四、驳回王建军的其他诉讼请求。

一审案件受理费4300元，由王建军负担1075元，江苏凤凰少年儿童出版社有限公司负担2150元，淮安树人文化传播有限公司负担1075元，公告费1200元，由淮安树人文化传播有限公司负担。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

凤凰公司二审提供以下证据：1.封面带有“掌中宝”字样的图书三本；

2.当当网搜索“掌中宝”显示1.4万个结果的网页打印件一份，用以证明“掌中宝”在图书出版领域被广泛使用。

王建军质证认为证据1图书系原件，但因未提供相关发票证明合法来源，对其真实性、合法性及关联性均不认可；

证据2经凤凰公司代理人当庭使用手机打开当当网APP搜索“掌中宝”，王建军对其真实性认可，但认为与本案无关。

王建军二审提供了2014年8月出版的掌中宝系列丛书出版物高中数学公式定律一本，用以证明其实际使用涉案注册商标“掌中宝”。

凤凰公司质证认可上述证据的真实性，但认为不能反映是王建军在使用“掌中宝”注册商标。

本院对上述证据的真实性均予以确认。

一审法院查明的事实均有充分证据证实，本院对此予以确认。

二审另查明：1.中国劳动社会保障出版社出版的《自我保健按摩掌中宝》2005年3月第1版，2006年4月第2次印刷；

外语教学与研究出版社出版的《高中英语词汇掌中宝》2007年9月第1版，开本为1/64；

湖北教育出版社出版的《单词掌中宝》2009年3月第1版，开本为1/64；

中国法制出版社出版的《知识产权法》（学生常用法规掌中宝2009年版）2009年1月第1版，开本为64；

《知识产权法》（学生常用法规掌中宝.2015～2016）2015年1月第1版，开本为64；

《知识产权法》（学生常用法规掌中宝.2017-2018）2017年8月第1版，开本为64开，在“2017～2018版修订说明”中记载“我社于2006年首次出版‘学生常用法规掌中宝’系列图书，历经多次改版修订……”；

中国中医药出版社出版的《内经速记》（应考掌中宝）2017年9月第1版，开本为1/64；

人民卫生出版社出版的《产前诊断掌中宝》2018年3月第1版，开本为1/64。

2.世界图书出版公司出版的《高中数学公式定律掌中宝》2014年8月第1版，掌中宝系列丛书，丛书主编王建军。

3.被控侵权图书由江苏少年儿童出版社出版，其中一本版权页载明的书名为《高中文言文全解全析》，2013年6月第1版，开本为1/64。

本案二审争议焦点为：1.凤凰公司在出版的图书上使用“掌中宝”字样是否侵害了涉案注册商标专用权；

2.若凤凰公司构成侵权，一审判决其承担赔偿责任是否适当。

本院认为：凤凰公司在出版的图书上使用“掌中宝”文字未侵害王建军“掌中宝”注册商标专用权，主要理由：首先，涉案注册商标“掌中宝”的显著性较弱。

“掌中宝”并非一个臆造词，且早在该商标核准注册前，图书上使用“掌中宝”文字的情形就已存在。

如中国劳动社会保障出版社出版的《自我保健按摩掌中宝》2005年3月第1版，2006年4月第2次印刷；

外语教学与研究出版社出版的《高中英语词汇掌中宝》2007年9月第1版；

湖北教育出版社出版的《单词掌中宝》2009年3月第1版。

特别是中国法制出版社出版的《知识产权法》（学生常用法规掌中宝），不仅有2009年版，还有2015～2016版及2017～2018版，在2017～2018版修订说明中记载“我社于2006年首次出版‘学生常用法规掌中宝’系列图书，历经多次改版修订……”，由此可见上述使用“掌中宝”文字的系列图书不仅出版时间早于王建军“掌中宝”商标核准注册之日，且一直处于持续的使用状态。

其次，涉案注册商标“掌中宝”尚未与王建军之间形成稳固的对应关系。

如上所述，在王建军注册“掌中宝”商标之前，即有在图书商品上使用“掌中宝”文字的情形存在，王建军未能提供有效证据证明涉案“掌中宝”商标在核准注册之后，通过其广泛、大量的使用，使该注册商标与王建军之间形成特定的对应关系，起到区分商品来源的作用，即消费者一看到图书上标识的“掌中宝”商标就能想到该图书来源于王建军。

王建军提供的证据仅能证明其在2014年授权世界图书出版公司出版了标识“掌中宝”注册商标的系列图书，但并不能证明该些图书出版量大、销售面广、持续时间长。

首先，《图书、期刊印刷委托书》仅能证明在2014年7月世界图书出版公司委托印刷公司印刷十种“掌中宝”系列图书，每种图书印数为3000册。

其次，掌中宝系列丛书独家代理合同书或独家代理战略合作合同书是原件的仅有4份，其中有2份合同的签订时间早于世界图书出版公司出版、王建军主编的“掌中宝”系列丛书的2014年8月，且无证据证明该些合同已实际履行。

再次，发货物流清单中载明的货物名称仅是“书”，无法证明发送的货物是标注“掌中宝”注册商标的系列图书。

而与其对应的《掌中宝》发货清单及2014年出具的12张收款收据均系王建军单方制作，其真实性无法确认。

其中1张收款收据载明“《掌中宝》14万册充抵”，与上述印刷委托书记载的印刷总册数明显不符。

再次，被控侵权图书上使用“掌中宝”文字系正当使用。

《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的其他特点，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

图书作为一种特殊的商品，读者购买时主要是根据图书封面上标注的反映图书内容的书名、作者及出版社进行区分并选择。

从涉案商标“掌中宝”核准注册前后，图书上使用“掌中宝”文字的实际情况来看，该类图书都另有书名，即使有些书名中含有“掌中宝”，读者往往也并不会仅因图书上使用“掌中宝”文字而选择该图书。

此类图书多属于小型资料类图书，反映出的共同特点是64开本，能握于掌中，便于携带、易于阅读。

被控侵权图书的书名系《高中语文基础知识》等，其上标注“掌中宝”仅仅是为了反映该系列图书的上述特点，属于正当使用。

基于以上考虑，凤凰公司在被控侵权图书上使用“掌中宝”文字不构成对王建军涉案注册商标专用权的侵害。

鉴于本案认定凤凰公司的被控侵权行为未侵害王建军的涉案注册商标专用权，对凤凰公司的其他上诉理由，本院不再理涉。

综上，凤凰公司的上诉请求成立，本院予以支持。

一审判决认定事实清楚，但认定凤凰公司的行为构成商标侵权错误，本院予以改判。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项，《中华人民共和国商标法》第五十九第一款的规定，判决如下：一、撤销江苏省淮安市中级人民法院（2016）苏08民初201号民事判决；

二、驳回王建军的诉讼请求。

一审案件受理费4300元，二审案件受理费3300元，均由王建军负担。

本判决为终审判决。