北京知识产权法院民 事 判 决 书（2018）京73民终2044号上诉人（原审原告）：北京睿智高远视频技术有限公司，住所地北京市海淀区上地信息路**科实大厦B-7-D。

法定代表人:姜志强,总经理。

委托诉讼代理人：张晶，北京市盈科律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘云佳，北京市盈科律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：华为终端（深圳）有限公司，住，住所地广东省深圳市龙岗区/div>法定代表人:赵明路。

委托诉讼代理人：吴梓瑶，女，该公司员工。

被上诉人（原审被告）：华为技术有限公司，住，住所地广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼/div>法定代表人:赵明路。

委托诉讼代理人:赵丽霞，女，该公司员工。

被上诉人（原审被告）：北京奇鸟商贸有限公司，住，住所地北京市朝阳区阜通东大街**院**楼**2501/div>法定代表人：阮延杰。

上诉人北京睿智高远视频技术有限公司（以下简称睿智公司）与被上诉人华为终端（深圳）有限公司（以下简称华为终端公司）、华为技术有限公司（以下简称华为技术公司）、北京奇鸟商贸有限公司（以下简称奇鸟公司）因侵害商标权纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（以下简称一审法院）作出的（2016）京0105民初12117号民事判决（以下简称一审判决），向本院提起上诉。

本院于2018年10月26日立案后，依法组成合议庭，并由审判长高玲召集各方当事人进行了询问。

上诉人睿智公司的法定代表人姜志强、委托诉讼代理人张晶、刘云佳，被上诉人华为终端公司的委托诉讼代理人吴梓瑶、被上诉人华为技术公司的委托诉讼代理人赵丽霞到庭接受了询问并发表了意见。

本案现已审理终结。

睿智公司上诉请求：一、撤销一审判决，依法改判支持上诉人的所有诉讼请求；

二、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

事实和理由：一、一审判决关于“大导演”应用到“视频剪辑、剪辑类计算机软件”等商品上显著性较弱，被上诉人将“大导演”使用在涉案app上，属于直接表明涉案app的功能及特点，属于正当使用的认定错误；

二、一审判决关于涉案商标与涉案app图标整体具有区别性，结合二者的具体使用情形、市场区分、目标用户、使用环境、获取方式及商品价格等因素，被上诉人使用“大导演”的行为造成混淆的可能性极低，不足以构成对上诉人的涉案商标专用权造成损害，不属于商标侵权行为的认定错误；

三、上诉人在一审提交的大量证据未在判决书中予以引证，导致判决不公。

被上诉人华为终端公司辩称：认同一审判决的认定，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求予以维持。

被上诉人华为技术公司辩称：认同一审判决的认定，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求予以维持。

被上诉人奇鸟公司未提交书面答辩意见。

睿智公司向一审法院起诉请求：1.判令华为终端公司立即停止侵犯睿智公司第1787931号“大导演”商标（以下简称涉案商标）专用权的行为，包括停止发布、推送、宣传“大导演”软件,将已经发布的“大导演”软件下架；

2.判令华为技术公司立即停止侵犯涉案商标专用权的行为，包括停止销售安装有“大导演”软件的手机终端；

3.判令奇鸟公司立即停止侵犯涉案商标专用权的行为，包括停止提供“大导演”软件的下载服务；

4.判令华为终端公司、华为技术公司共同赔偿睿智公司经济损失1000万元，以及公证费35090元、复印费544元、购买涉案产品费用8575元；

5.判令华为终端公司、华为技术公司分别在《中国知识产权报》及域名为huawei.com的网站上刊登声明，消除对睿智公司造成的不良影响。

一审法院认定事实：2002年6月14日，北京睿智科信视频技术有限公司注册了涉案商标（商标图样如下），核定使用商品为“软件（录制好的）、计算机软件（已录制）、已录制的计算机操作程序、已录制的计算机程序（程序）”等。

2009年7月21日，睿智公司受让取得涉案商标，经续展，该商标有效期限至2022年6月13日。

睿智公司经营畅想版全能机、字幕系统、硬盘播出系统、炫景虚拟演播室系统及周边产品等软硬件产品。

2005年9月23日，睿智公司经受让取得“大导演电视/短信/字幕/播出系统V4.6.0715”软件的计算机软件著作权。

2009年11月23日，睿智公司取得“大导演畅想版全能机系统V1.0”软件的计算机软件著作权登记证书。

2009年2月20日，睿智公司取得荣誉证书，显示“大导演”品牌为“2008广电行业十大民族品牌（制播）30强”。

睿智公司提交了主要产品清单，其中显示大导演畅想版全能机，形态为软件；

功能介绍为多台摄像机视频切换，录制、网络直播、电视直播，字幕叠加；

客户群体为电视台（演播室或现场直播或录播全用）、学校（精品课件录播）、企业（远程会议直播）、军队（宣传视频制作）、法院（庭审自动记录）、个人/自媒体（婚庆寿宴纪念录像、个人影视制作）；

价格区间为1-20万元（因支持摄像机数量及信号源等不同）。

大导演字幕相机app，功能介绍为拍照的同时叠加文本字幕等。

大导演字幕系统，功能为给视频叠加图文字幕等，客户群体为电视台、影视制作公司，价格区间为5000-10000元。

为证明其“大导演”系列产品的知名度，睿智公司还提交了2002-2012年间睿智公司在《电脑报》、《华纳资讯广告》、《中国计算机报》、《有限电视技术》、《中国广电商情》等媒体对“大导演电视字幕系统”、“大导演互助频道播出系统”、“大导演手机短信互动点播系统”、“大导演畅想版全能机”等软硬件产品的广告宣传实物图及宣传合同，2011-2016年间销售“大导演”全能机系统、资讯播出系统等软硬件产品大量发票，2005-2015年间睿智公司多次参加北京国际广播电影电视设备展览会、中国国际广播电视信息网络展览会、中国教育装备展示会等资料，并提交若干对大导演视频产品的全国巡展推广照片等。

2015年12月28日，睿智公司委托代理人在公证处工作人员见证下，在“华为应用市场”中，搜索“大导演”软件（具体标识如下），该app介绍为“大导演让您和家人朋友一起录制独特的视频，以导演身份创建一个群组后，可通过WLAN连接最多3台设备，开始录像后，主窗口的内容将被录下来……”。

发布时间：2015年4月27日，下载：9776次，开发者为华为终端公司。

上述过程有（2015）京方圆内经证字第34542号公证书佐证。

（应用商店下载图标）2016年3月17日，睿智公司委托代理人在公证处工作人员见证下，在奇鸟公司经营的“ThinkSAAS社区”的“应用汇应用市场”，在“手机软件下载”的“拍摄美化”部分，第10页可找到“大导演”软件，显示“版本为1.22.1513，下载：15333次，开发：华为终端有限公司”。

下方显示“大导演介绍：大导演让您和家人朋友一起录制独特的视频，以导演身份创建一个群组后，可通过WLAN连接最多3台设备，开始录像后，主窗口的内容将被录下来，您可以像导演一样随时选择不同小窗口进行视角切换，达到录制电影或者实况转播般的效果”。

经点击可下载“大导演”软件。

上述过程有（2016）京方圆内经证字第4656号公证书佐证。

华为技术公司是系列华为手机的生产者和销售者，“大导演”app（具体标识如下，与上述可在应用市场下载的“大导演”app以下统一简称涉案app）被预置在型号为P8、MateS的华为手机中。

P8手机在京东、苏宁、国美、当当、天猫、亚马逊等电商平台进行销售。

在华为官方网站的新闻栏目中，显示“P8全球累计出货量接近400万部，文章发布时间为2015年10月27日”。

“截止2016年1月31日，华为P8青春版销量突破1000万部，P8系列（P8、P8青春版、P8max）整体销量已超过1600万部”。

在Pconline网站新闻显示，“昨天，华为在上海世博中心发布年度旗舰产品华为Mate8，余承东表示，华为MateS目前销量达到70万台，时间显示为2015年11月27日”。

（手机端app图标）为证明其合理支出，睿智公司提交了公证费发票4张，金额共计35090元。

2015年10月15日、2016年1月18日，睿智公司分别在京东商城上购买“华为P8皓月银移动4G手机”标准版一部、“华为P8高配版双4GGRA-UL10栖霞粉”高配版一部，金额分别为2888元、2988元，睿智公司提交了上述金额的发票两张。

睿智公司还提交了华为专卖店开具的华为MateS32G手机票据一张，显示金额为2999元，以及2016年5月3日的复印打印费发票一张，金额为544元。

华为终端公司提交了新华字典以及汉语大辞典、百度词典网页打印件，其中新华字典显示“导演指排演戏剧或指导拍摄电影，也指担任这种工作的人”；

若干商标详细信息及若干市场中类似功能的app截图，如“导演来了”、“漫画电影导演”、“谁来导演”、“导演之王”、“好莱坞：导演剪辑”、“我拍让你一秒变成大导演”，用以证明“大导演”一词用在剪辑、拍摄的相关应用及宣传中，直接描述了软件的功能等。

华为终端公司还提交了睿智公司涉案商标核定使用的商品与涉案app的对比、涉案商标实际使用的商品与涉案app的对比等，用以证明涉案商标的实际使用的商品应属于0908群组中“视频、音像、声音、图片的编辑设备”，与涉案app功能区别明显。

华为技术公司提交了其与华为终端公司的许可协议，用以证明涉案app系华为终端公司提供，与华为技术公司无关；

华为官方网站P8产品介绍，用以证明该款手机的产品特性和销售情况与涉案app无关；

P8新系统界面照片，用以证明P8新系统已无涉案app；

以及驰名商标证书等，用以证明华为商标知名度。

华为技术公司当场展示P8青春版手机一部，用以证明该款手机未预置涉案app。

另查，涉案app可以从预装的华为手机P8、MateS中卸载，该款软件系通过主从手机连接以实现制作视频的功能。

应用市场中下载的涉案app与预装在华为手机上的涉案app相比，从代码、设计等是同一的，但涉案app在P8、MateS两特定的华为手机型号中才能激活主机功能，而下载到其他手机中只能激活从机功能，不能实现涉案app主从机联动的主要功能。

庭审中，睿智公司明确涉案app与涉案商标核定使用的“软件（录制好的）、计算机软件（已录制）、已录制的计算机操作程序、已录制的计算机程序（程序）”构成类似商品。

一审法院认为，睿智公司对涉案商标享有专用权，受法律保护。

2014年《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年商标法）第五十九条第一款规定，“注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。

本案中，根据新华字典的解释，“导演”系汉语固有词汇，“大”为修饰词，“大导演”三字具有指向排演戏剧或指导拍摄电影的行为或主体的固有含义，其作为注册商标使用在视频编辑、剪辑类计算机软件等商品上，显著性较弱。

其次，华为官方网站及奇鸟公司涉案网站下载页面中对涉案app的介绍显示，其功能为“录制独特的视频，以导演身份创建一个群组后，可通过WLAN连接最多3台设备，开始录像后，主窗口的内容将被录下来，您可以像导演一样随时选择不同小窗口进行视角切换，达到录制电影或者实况转播般的效果”，与“大导演”一词固有含义契合。

再者，在案证据显示，软件应用市场上类似功能的app常用“导演”二字表示app功能。

因此，华为技术公司等将“大导演”三字使用在具有导演功能或效果的视频编辑app软件上，属于直接表明了涉案app的功能及特点，属于对该三字的正当使用。

另外，2014年商标法第五十七条第（一）、（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，或者在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

是否具有混淆可能性,系判断被诉行为是否侵犯注册商标专用权的必要条件。

如果被诉行为不会产生混淆后果，则意味着该注册商标专用权人利益不会因此受到影响，相应地，该行为亦不应被认定构成侵权。

在2014年商标法第五十七条第（一）项中未明确规定混淆要件，原因在于在同一种服务上使用相同商标的行为，通常均会产生混淆的后果，因此法律直接推定混淆的结果，未另行规定混淆要件。

但如果此类行为并不具有混淆可能性，则仍不能认定该行为构成侵权行为。

本案中，涉案商标为纯文字商标“大导演”。

涉案app图标均为图文组合标识，应用商店下载图标由浅蓝绿色图形、黑白色场记板图案及文字“大导演”构成，手机端app图标由黑色背景中灰色嵌套场记板图形及下方“大导演”三个汉字构成。

首先，如前所述，“大导演”一词为汉语固有词汇，使用在视频编辑等功能的计算机软件类商品或服务上，显著性较弱。

且涉案商标与涉案app图标虽汉字部分相同，但涉案app图标均附以其他图形，前者与后者在视觉上可以区分。

其次，涉案商标虽使用时间较早，但根据宣传广告、发票等在案证据，涉案商标使用的商品针对的用户群体主要为电视台、影视公司或专业人士，价格相对高昂，涉案商标使用环境亦多为专业影视制作或特定需求的视频制作等。

上述要素均与涉案app图标使用的手机用户个人编辑视频软件商品有较大差异。

上述事实可以表明，涉案商标与涉案app图标在标识本身可以区分，且二者在使用环境、针对用户群体、市场区分、获取方式及商品价格等方面区别明显，华为终端公司、华为技术公司使用涉案app图标的行为不在于刻意模仿涉案商标，其主观上无利用睿智公司涉案商标声誉、造成消费者混淆、误认的意图。

都已经封掉。

再者，商标的主要功能在于识别商品或者服务的来源。

根据在案证据，在华为手机P8、MateS型号中预置的涉案app，需主从多部手机同时激活该软件才能实现既定的功能。

而从应用市场中下载的涉案app，只能在上述特定型号的华为手机中，才能激活主机功能。

基于一般手机消费者及用户的常识，很容易认为预置软件或只能在特定手机品牌的特定型号中激活的软件，系华为技术公司、华为终端公司提供，或者提供者与华为技术公司、华为终端公司存在特定联系。

消费者一般不会误认为涉案app系睿智公司提供，不会对商品的来源产生混淆误认。

最后，涉案app可以从预装的华为手机P8、MateS中卸载，且相关应用市场上类似功能的软件数量庞大，在案证据不足以认定涉案app系用户购买华为P8、MateS型号手机的主要考量因素。

综上，涉案商标尽管与涉案app图标具有相同的文字元素，但不妨碍二者形成整体区别性，结合二者的具体使用情形、市场区分、目标用户、使用环境、获取方式及商品价格等因素，华为技术公司、华为终端公司的行为造成混淆的可能性极低，不足以构成对睿智公司的涉案商标专用权造成损害，不属于商标侵权行为。

基于此，奇鸟公司的被控侵权行为亦不构成对睿智公司涉案商标专用权的侵害。

一审法院对睿智公司的诉讼请求不予支持。

依照2014年商标法第五十七条第（一）项、第（二）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，一审法院判决驳回睿智公司的诉讼请求。

二审中，各方当事人没有提交新证据。

各方当事人对一审法院认定的事实无异议，本院经审查对一审法院查明的事实予以确认。

另，2018年5月18日华为终端有限公司的企业名称经核准变更为华为终端（深圳）有限公司。

本院认为：一、关于华为终端公司等将“大导演”使用在涉案app图标上是否属于2014年商标法第五十九条第一款规定的正当使用。

2014年商标法第五十九条第一款规定，“注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。

本条规定旨在当某一注册商标存在上述情形，他人使用与该商标相同或近似标识而注册商标权人针对他人的使用行为提出侵权主张时，使用人可以依据本条规定进行抗辩。

本案中，睿智公司的涉案商标“大导演”核定使用在第9类“软件（录制好的）；

光盘；

计算机；

计算机软件（已录制）；

计算机外围设备；

计算机用介面卡；

计算机周边设备；

已录制的计算机操作程序；

已录制的计算机程序（程序）；

与电视机连用的娱乐器具”商品上，“大导演”并非核定使用商品的通用名称、图形、型号，亦非直接表示核定使用商品的质量、功能、用途及其他特点，“大导演”作为商标使用在“软件（录制好的）、计算机软件（已录制）、已录制的计算机操作程序、已录制的计算机程序（程序）”等商品上可以起到区分商品来源的作用。

因此，涉案商标不存在2014年商标法第五十九条第一款规定之情形，华为终端公司等依据此条款提出的“大导演”使用在涉案app图标属正当使用的理由不成立。

一审法院对此认定有误，本院予以纠正。

二、关于华为终端公司等将“大导演”使用在涉案app图标上是否构成侵犯睿智公司涉案商标专用权行为。

如前所述，虽华为终端公司等依据2014年商标法第五十九条第一款规定之情形提出的抗辩理由不成立，但不能因此认定睿智公司主张的侵权行为成立。

关于华为终端公司等将“大导演”使用在涉案app图标上是否构成侵犯睿智公司涉案商标专用权行为，应依据2014年商标法第五十七条第（一）、（二）项的规定加以认定。

2014年商标法第五十七条第（一）、（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，或者在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

因此，是否具有混淆可能性,系判断被诉行为是否侵犯注册商标专用权的必要条件。

涉案商标“大导演”为纯文字商标。

涉案app图标均为图文组合标识。

应用商店下载图标右侧为文字“大导演”，左侧为三个简笔抽象近似于摄影机的图形组成，中间摄影机顶部添加有黑白色场记板设计；

手机端app图标下部为文字“大导演”，上部为场记板图形，场记板图形中间有类似于标示“播放”功能的三角图形。

虽然涉案商标与涉案app图标均含有文字“大导演”，但是涉案app图标除文字部分外，还有图形与之组合使用，并且图形部分所占比例较大。

故此，从商标与图标本身来看，涉案商标与涉案app图标尚具有一定的区别，可以产生区分。

睿智公司提出涉案app功能与涉案商标使用的商品功能存在极端类似的情形，集中体现在能够将几个摄像头画面切换录制。

但根据睿智公司提交的宣传广告、发票、会展等在案证据显示，其涉案商标使用的能够将几个摄像头画面切换录制的商品为“大导演畅想版全能机”，该单机可实现现场导播、虚拟演播室、非线性编辑、网络直播、特技切换台、调音台、字幕机、硬盘刻录机（采集/回放/慢放）等功能,可提供仅高端特技台才能有的2路独立sdk字幕键控。

根据在案证据，涉案app功能确实亦可实现几个摄像头画面切换录制的功能，当然其前提是使用华为P8、MateS两特定型号手机作为主机，其他下载了涉案app的手机作为从机，主机、从机实现联动。

通常而言，将几个摄像头画面切换录制的目的是为了多角度展现被录制现场的情形。

因此，单就可实现多画面切换录制功能而言，涉案app功能与“大导演畅想版全能机”功能虽存在同一的一面，但两者存在功能上专业与娱乐的本质区别。

更为重要的是，构成商标的要素包括人、物、志三者，即使用商标的主体、商标使用的对象及组成商标的标志，三者相互对应、关联共同组成一个完整的商标。

睿智公司提出的涉案商标使用的与涉案app功能存在极端类似情形的商品为“大导演畅想版全能机”，因此，经睿智公司的持续使用，其与“大导演畅想版全能机”、涉案商标三者形成了对应关系，标示有涉案商标的“大导演畅想版全能机”商品可指向该商品来源于睿智公司。

而涉案app系手机应用软件商品，参照《类似商品与服务区分表》，其与涉案商标实际使用的“大导演畅想版全能机”商品不属于类似商品。

从睿智公司提交的证据亦可得出，涉案商标实际使用的商品的相关公众主要为电视台、影视公司或专业人士，其通过购买获得该商品，通常价格高昂；

而涉案app的相关公众为普通的手机用户，其或是因手机中已预置或通过在应用商店下载而获得该app。

因此，两者的相关公众的重合程度较低，两者的获取途径完全不同。

如前所述，涉案app功能欲实现几个摄像头画面切换录制的功能，前提是使用华为P8、MateS两特定型号手机作为主机，其他下载了涉案app的手机作为从机，主机、从机实现联动。

这种前提决定了涉案app与其提供者华为终端公司等直接产生了天然的联系，而涉案app图标指引商品来源功能被弱化。

综上所述，涉案商标与涉案app图标的标识本身可以区分，涉案商标实际使用的商品与涉案app不类似，即便考虑到涉案商标核定使用的商品中如“软件（录制好的）、计算机软件（已录制）、已录制的计算机操作程序、已录制的计算机程序（程序）”等商品参照《类似商品与服务区分表》与涉案app属类似商品，但两者亦存在功能上本质区别、相关公众重合度较低、获取途径完全不同等情形。

故两者共存于市场不易导致相关公众对商品来源产生混淆，华为终端公司等将“大导演”使用在涉案app图标上未构成侵犯睿智公司涉案商标专用权行为。

虽一审法院在“大导演”使用在涉案app图标上是否属正当使用一节认定有误，但该认定不影响本案处理结果。

一审法院认定华为终端公司等的涉案行为造成混淆的可能性极低，不足以构成对睿智公司的涉案商标专用权造成损害，不属于商标侵权行为，认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

睿智公司的上诉请求不成立，应予驳回。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费八万两千零六十六元，由北京睿智高远视频技术有限公司负担（已交纳）。

本判决为终审判决。