福建省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽民终1510号 上诉人（原审被告）：泉州市双美电子科技有限公司，住所地福建省永春县榜德工业区B-03。

法定代表人：张文江，执行董事兼经理。

委托诉讼代理人：傅海鹏，福建奉道律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：林丽如，女，1987年7月3日出生，汉族，住福建省晋江市。

被上诉人（原审原告）：泉州市首爱乐器制造有限公司，住所地福建省陈埭镇仙石村万宝路30号。

法定代表人：李聪贤，执行董事兼总经理。

以上两被上诉人共同委托诉讼代理人：高聪颖、黄棍，福建泉秀律师事务所律师。

上诉人泉州市双美电子科技有限公司（以下简称双美公司）因与被上诉人林丽如、泉州市首爱乐器制造有限公司（以下简称首爱公司）侵害商标权纠纷一案，不服泉州市中级人民法院（2018）闽05民初1496号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2019年9月23日立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

双美公司上诉请求：1.撤销原审判决，改判驳回被上诉人原审诉讼请求或者依法将本案发回重审。

2.一、二审诉讼费由被上诉人承担。

事实与理由：原审判决事实认定不清，适用法律错误。

一、上诉人在出口的电子琴产品上使用“RENOPIA”标识的行为是有文亨基的授权。

1.在上诉人提供的证据《CERTIFICATIONFORPRODUTIONRIGHT》中，文亨基在该证据中明确授权“泉州双美电子科技有限公司、张文江先生有权在中国生产下列产品”。

结合上诉人提供的注册商标证书、营业执照、电子邮件的订单、报关单等证据，完全可以充分证明文亨基授权上诉人加工定作带有案涉商标标识的电子琴产品。

2.案涉的侵权标识图形“”和“RENOPIA”文字是紧密结合在一起的整体，文亨基是将该整体一并授权上诉人使用。

上诉人提供的“”设计底稿均是由著作权人文亨基提供，并且对上诉人加工的“RENOPIA”产品予以全部接收，因此，文亨基对该图形“”授权上诉人使用是认可的。

原审法院不应仅根据授权书中未体现“”，而简单机械地认定未授权上诉人使用該图形。

二、上诉人使用的该图形“”是由文亨基最先设计出来，文亨基享有该图形的著作权。

根据上诉人提供的证据表明，早在2009年12月3日，文亨基就已经将“RENOPIA”标识的创作完成，特别是图形“”的创作底稿，能充分展示文亨基的创作成果。

而文亨基将其拥有著作权的“”委托上诉人使用在电子琴产品上，完全是权利的自由合法使用。

不仅如此，文亨基所注册的“RENOPIA”是非正规单词，是由单词renovate（翻新的）+piano（钢琴）组合而成，在2008年的时候，市面基本都是电子琴和钢琴，木质电子琴还是一个新的概念背景下，创造的这个词语，而“RENOPIA”与林丽如所注册的“唯美”没有任何相关的联系性。

相反，被上诉人违反诚实信用原则。

首爱公司法人代表李聪贤与锦泰公司前业务员王瑞典认识多年，在王瑞典离职后，两人合作准备为韩国RENOPIA公司进行贴牌加工，在其过程中，李聪贤的妻子林丽如恶意抢注RENOPIA的商标，并窃取图形“”，注册其所谓的著作权，在商标持有人文亨基得知情况后，准备在中国地区注册，结果被驳回。

被上诉人将其客户的智力成果未经许可在中国境内注册商标，同时也侵犯了文亨基的在先权利。

三、上诉人提供的证据7至9能证明早在2010年，韩国RENOPIA公司就委托晋江锦泰塑胶玩具有限公司定制生产带有案涉标识“RENOPIA”产品，因此，韩国RENOPIA公司委托上诉人加工产品，是对案涉标识“RENOPIA”标识的在先使用权。

四、上诉人是受韩国RENOPIA公司加工定作，产品全部销往国外，根本没有在国内销售。

从证据保全的产品中可以看出，所有纸箱都印有韩国RENOPIA公司的详细资料，包括公司名称，地址，电话，材料等详细信息，剩余成品及半成品背面都印刷有“DesignedanddevelopedbyRENOPIA,KoreaMadeinChina”“由韩国Renopia设计开发，中国制造”的字样，功能面板全部是英文标识，没有任何中文字符，被上诉人未能提供案涉侵权产品在国内销售证据的情形下，原审法院认定上诉人构成商标侵权并承担赔偿责任是明显错误。

因为，案涉侵权产品未在中国境内销售，便不应认定商标法上的使用行为，没有与国内消费者接触，不会给被上诉人造成任何经济损失。

综上，RENOPIA公司早在2014年之前就委托被上诉人加工定作电子琴产品，被上诉人未经RENOPIA公司许可，将案涉标识“RENOPIA”申请商标注册并据为所有完全有悖诚实信用原则。

林丽如和首爱公司辩称，上诉人的上诉理由缺乏事实和法律依据，应驳回上诉，维持原判。

一、两答辩人为第12431586号注册商标的商标专用权人及许可人，两答辩人在商标注册有效期内的合法权益依法受到法律的保护；

且注册商标在业内已享有较高的知名度、美誉度。

上诉人主张答辩人林丽如恶意抢注不属实，亦无证据证明，应承担举证不能的法律责任。

二、上诉人存在侵犯答辩人第12431586号注册商标商标专用权的行为。

第12431586号注册商标的图形与侵权商标的图形不管是组合方式、结构、内容，还是大小、比例，均具一致性，对公众而言，两者相似、基本一致；

因此，虽然两商标的组合方式不同，但整体看，特别是图形以及相同的英文字母，对公众而言就是同一商标，故两商标相似。

再次，上诉人关于定牌加工的抗辩理由不能成立。

上诉人提供的证据不足于证明存在定牌加工。

上诉人提供的证据不足于证明其生产的商品全部出口，且证据保全的情况，足于说明上诉人有销售行为。

林丽如、首爱公司向一审法院起诉请求：一、判令双美公司立即停止对原告林丽如享有的第12431586号注册商标商标专用权的侵害，停止生产、销售侵权产品，并销毁已生产的侵权产品；

二、判令双美公司在《知识产权报》、淘宝网平台首页、天猫商场平台首页、京东商场平台首页赔礼道歉、消除影响；

三、判令双美公司赔偿林丽如、首爱公司经济损失人民币300万元；

四、本案的所有诉讼费用由双美公司承担。

一审法院认定事实： 首爱公司成立于2013年11月6日，注册资本为1,000,000元，经营范围为制造：数码钢琴（电钢琴）、电子琴、电吉他、电子鼓、塑料扁条、货物或技术的进出口业务。

双美公司成立于2016年3月28日，注册资本为2,000,000元，经营范围为研发、生产、加工、销售：电子玩具、文具、乐器；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2014年9月21日，林丽如经核准注册了第12431586号“”图形商标，核定使用商品为第15类：电子琴；

钢琴；

电子乐器；

木琴；

音乐合成器；

钢琴键盘；

乐器键盘；

弹拨乐器；

三角铁（乐器）；

簧（管）乐器。

注册有效期自2014年9月21日至2024年9月20日。

2014年9月30日，林丽如与首爱公司签订《商标排他使用许可合同》，将上述第12431586号商标许可给首爱公司使用，许可类型为排他许可，许可期限该商标注册期届满而不受法律保护或直至双方达成协议的终止使用日期。

2018年10月18日，林丽如向本院申请诉前证据保全。

本院准许其申请，于当日至双美公司公司处进行保全，现场有产品包装113件（箱子），电子琴成品6台，半成品27台，本院提取了产品（37键电子琴）1台。

庭审中，当庭拆封保全的实物，保全实物带有“”图形。

一审法院认为，林丽如及首爱公司第12431586号注册商标专用权人及许可人，其在商标注册有效期内的合法权益依法受到法律保护。

本案的争议焦点在于：一、双美公司生产贴有“”标识电子琴的行为是否属于涉外定牌加工行为；

二、双美公司的行为是否侵犯林丽如、首爱公司的注册商标专用权。

对于上述争议焦点，一审法院根据审理查明的事实，结合原、被告的诉辩意见作出以下评析： 一、关于双美公司行为是否属于涉外定牌加工行为 一审法院认为，涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工和来件装配业务中，由境外委托方提供商标，境内的受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给委托方，受托方不负责对外销售的生产组织方式。

对于双美公司的行为是否属于定牌加工，应从以下几方面予以考量： 首先，评定涉案商品是否属于定牌加工商品的前提是境外的委托人在本国拥有真实有效的商标权利。

从双美公司提供的授权书、营业执照、注册商标证书、证明书的形式来看，RENOPIA商标权人为文亨基，授权公司为RENOPIA公司，授权公司CEO签字为文亨基，但公司营业执照显示代表人为崔玉顺，并无证据证明文亨基将RENOPIA商标授权给RENOPIA公司使用，上述证据存在瑕疵。

第二，双美公司生产的被控侵权产品不仅使用了RENOPIA标志，还使用了图形，授权书中授权使用也仅为RENOPIA商标，双美公司亦未提供证据证明该图形在韩国经合法注册为商标，故双美公司的涉案行为亦已超出了仅接受委托生产贴附国外注册商标产品而不在国内销售、不具有国内产品来源区分功能的“定牌加工”的范畴。

第三，加工的产品是否全部出口交付委托方，从本案现有证据来看，双美公司并未举证RENOPIA公司委托其生产产品的数量，仅提交两份报关单证明其出口，故无法证明其将产品全部出口交付委托方。

综上，双美公司所举证据无法印证被控侵权产品是定牌加工产品，对其抗辩被控侵权产品属定牌加工产品的主张，一审法院不予支持。

二、关于双美公司的行为是否侵犯林丽如、首爱公司的注册商标专用权 被控侵权产品与林丽如第12431586号商标注册商标核定使用的商品属同一种类；

将被控侵权标识与原告涉案注册商标进行比对，标识中的“”与原告第12431586号商标上的图形二者视觉上基本无差别；

“RENOPIA”与第12431586号商标字母部分均由同样英文字母组成，排列顺序、读音亦一致，二者相近似，故被控侵权商品属于在同一种商品上使用与原告注册商标近似的商标的情形。

鉴于被控侵权产品并非林丽如、首爱公司生产或授权生产的商品，林丽如、首爱公司亦无授权或许可双美公司使用其涉案注册商标，双美公司生产上述侵权商品，侵害了林丽如、首爱公司的注册商标专用权。

综上，林丽如、首爱公司主张双美公司立即停止侵权、销毁侵权产品及赔偿损失责任的诉讼请求，合法有理，一审法院予以支持。

关于赔偿数额的确定，鉴于本案中原、被告均没有提供充分证据证明各自因被侵权遭受的损失或者因侵权获得的利润数额，一审法院综合考虑涉案注册商标的知名度及持续使用情况、商品市场价值、被告的侵权规模、主观过错程度及获利状况，实施商标侵权行为的性质、后果，以及林丽如、首爱公司为制止本案侵权行为支付的合理开支等因素，予以酌情确定双美公司应当承担的赔偿金额为200,000元（含为制止侵权行为的合理开支）。

林丽如、首爱公司要求双美公司赔礼道歉并消除影响的诉讼请求，一审法院认为赔礼道歉是侵犯人格权利益时应该承担的法律责任形式本案中林丽如、首爱公司并无证据证明其人格权利益遭到损害，故对该诉讼请求，一审法院不予支持；

此外林丽如、首爱公司并未举证证明其商誉受到损失，故对其要求双美公司消除影响的诉讼请求，一审法院亦不予支持。

综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第三条、第十五条第一款第（一）、（六）项、第二款，《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第（二）项，《最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、泉州市双美电子科技有限公司立即停止侵害林丽如、泉州市首爱乐器制造有限公司第12431586号商标专用权的行为；

二、泉州市双美电子科技有限公司在判决生效之日起十日内赔偿林丽如、泉州市首爱乐器制造有限公司经济损失（含制止侵权行为的合理开支）200,000元；

三、驳回林丽如、泉州市首爱乐器制造有限公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费30,800元，由林丽如、泉州市首爱乐器制造有限公司10,800元，由泉州市双美电子科技有限公司负担20,000元。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

双美公司提交了三组证据，证据1.2为商标信息查询及无效宣告申请书，证明上诉人及韩国的RENOPIACO.公司已就涉案争议商标提起无效宣告程序；

证据3为电子邮件可信时间戳，证明上诉人的案涉加工产品受韩国RENOPIACO.公司及其负责人文亨基授权。

林丽如、首爱公司质证认为，证据1.2均为打印件，三性均有异议。

证据3为时间戳认证，不符合证据的法定形式，申请人与本案没有关联性。

本院认证认为，证据1.2属打印件，未提供原件核对，真实性不予确认。

证据3为时间戳认证材料，属于电子证据，真实性予以确认，关联性需结合本案争议焦点一并予以分析。

本院经审理查明，一审认定的事实属实。

本院认为，关于涉案权利商标是否系林丽如恶意抢注的问题。

上诉人主张涉案商标中英文“RENOPIA”和图形“”均系韩国人文亨基首创。

但其提供的证据并不足以证明其主张，即使涉案第12431586号注册商标的元素与文亨基在韩国所注册的“RENOPIA”商标和其所创作的“”图形存在近似，但上诉人并未提供证据证明林丽如是以何种方式在其商标申请注册前就已经接触或者知悉文亨基在韩国所注册的商标及其创作的图形作品。

上诉人主张早在2010年，韩国RENOPIA公司就已经委托案外人晋江锦泰塑胶玩具有限公司定牌加工带有案涉标识“RENOPIA”的产品，但上诉人并未就该主张提供相应的证据证明。

至于韩国RENOPIA公司与首爱公司之间即使存在定作加工关系，从现有证据来看，双方的合作最早始于2013年7月份，而林丽如申请涉案商标的时间是在2013年4月16日，早于双方的合作开始时间，故无法证明林丽如在申请涉案商标之前已经接触过涉案的“RENOPIA”标识。

涉案第12431586号注册商标自2014年9月21日核准注册以来，权利人对该商标进行了持续使用和宣传推广，根据被上诉人所提供的证据，可以证明至本案诉讼发生时，该商标效力持续稳定且已经具有一定的知名度。

上诉人有关涉案第12431586号注册商标系恶意抢注他人在先商标和作品的主张不能成立。

林丽如及首爱公司作为该注册商标的权利人，其相关权益依法应受保护。

关于上诉人在被诉侵权产品上使用涉案标识是否构成商标侵权的问题。

由于被诉侵权产品与涉案权利商标核定使用的商品属同一种类，被诉侵权标识“RENOPIA”与权利商标整体近似，在实际使用中易造成消费者的混淆误认，故应认定上诉人生产的涉案产品构成对被上诉人商标权的侵害，应承担侵权法律责任。

上诉人主张其系受韩国商标权人的委托加工带有涉案标识的产品，且该产品全部根据定作人的要求出口至韩国。

该委托加工行为系“定牌加工”，故不构成商标侵权。

本院对此分析认为，本案被诉侵权行为发生在我国境内，上诉人将涉案标识贴附在相关产品上，其生产行为应属于商标法所界定的商标性使用行为，至于该产品是在中国境内销售抑或是全部出口至境外，均不影响对行为的定性。

在被上诉人已经在中国境内拥有注册商标，上诉人在相关产品上使用的标识与注册商标构成近似，易造成消费者混淆的情况下，可以认定上诉人的行为构成商标侵权，上诉人有关获得境外权利人的授权进行“定牌加工”不构成商标的主张不能成为不侵权的抗辩理由。

故上诉人为证明其行为系“定牌加工”，在原审提交的及本案二审中补充提交的有关得到韩国权利人的授权实施涉案生产加工行为的证据均与本案不存在关联性，本院不予采信。

至于上诉人主张的在先使用的问题。

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。

如上分析，上诉人并未提供充分证据证明涉案被诉侵权标识“RENOPIA”在涉案权利商标注册前就已经中国境内进行实际使用，即使使用，上诉人也未进一步提交证明证明该标识经使用已经具有一定影响。

且即便如上诉人所述早在2010年案外人晋江锦泰塑胶玩具有限公司已经开始定牌加工带有涉案标识的产品，但该使用主体并非上诉人，按照上述商标法有关在先使用应当限定在原使用范围的规定，上诉人也无权就他人的在先使用作为自己的不侵权抗辩理由。

故上诉人有关在先使用的抗辩本院不予支持。

综上，由于上诉人的行为构成对被上诉人商标权的侵害，原审法院判决上诉人承担停止侵权，赔偿被上诉人经济损失20万元（含合理费用）于法有据。

综上所述，泉州市双美电子科技有限公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，应予维持。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费4300元，由泉州市双美电子科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　蔡　伟 代理审判员　孙　艳 代理审判员　曹慧敏 二〇一九年十一月二十二日 法官助理欧群山 书　记　员　江　菲 附：相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；

（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；

（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；

（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。

原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。