上海知识产权法院民 事 判 决 书（2016）沪73民初310号原告：广州市强生信达贸易有限公司，住所地广东省广州市。

法定代表人：邱强生,总经理。

委托诉讼代理人：欧发达，福建文融律师事务所律师。

委托诉讼代理人：熊燕文，福建文融律师事务所律师。

被告：上海东棠实业发展有限公司，住所地上海市闵行区。

法定代表人：李俊生，总经理。

委托诉讼代理人：邓少波,河南信永律师事务所律师。

原告广州市强生信达贸易有限公司(以下简称强生公司)与被告上海东棠实业发展有限公司(以下简称东棠公司)���害外观设计专利权纠纷一案，本院于2016年4月21日受理后，依法组成合议庭，于2016年10月14日公开开庭进行了审理。

原告的委托诉讼代理人熊燕文，被告的委托诉讼代理人邓少波到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告强生公司向本院提出诉讼请求：1、被告立即停止生产、销售、许诺销售侵犯原告享有的名称为自动伸缩卷管器(专利号ZLXXXXXXXXXXXX.5)的外观设计专利权的自动伸缩卷管器；

2、被告立即销毁用于生产被控侵权产品的生产模具、库存的侵权产品及相应的宣传资料；

3、被告赔偿原告经济损失及合理费用人民币(以下币种相同)8万元。

事实和理由：案外人邱强生自主开发了自动伸缩卷管器的外观设计，并于2006年4月6日向国家知识产权局申请了外观设计专利，2007年1月17日授权取得了该专利权，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.5。

2013年3月12日，邱强生将上述专利权转让给原告。

原告发现被告未经许可，擅自生产、销售、许诺销售侵犯原告涉案专利权的产品。

2015年4月10日，原告公证保全了被告生产、销售、许诺销售的卷管器产品。

被告的上述侵权行为给原告造成重大经济损失，故请求判如诉请。

庭审中，原告向本院撤回其第一项、第二项诉讼请求。

被告东棠公司辩称：1、原告不是适格的法律主体，涉案专利在2016年4月6日之后已经失效；

2、被告并非涉案被控侵权产品的生产商，也没有销售过被控侵权产品，其在展会上展出的产品是从武义卡拓车用工具有限公司(以下简称卡拓公司)进购的样品，具有合法来源；

3、原告主张的赔偿数额过高，没有事实及法律依据。

故请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

本院经审理查明：案外人邱强生是名称为“自动伸缩卷管器”的外观设计专利权人。

上述专利的专利号���ZLXXXXXXXXXXXX.5，申请日是2006年4月6日，授权公告日是2007年1月17日。

该外观设计专利登记簿副本显示：现专利权人名称为原告强生公司，著录项目变更生效日为2013年3月12日。

该外观设计专利自动伸缩卷管器由主体和提手组成，主体近似圆盘状，提手上有支架。

从主视图看，提手位于主体左侧，主体左侧位基本竖直，卷管出口位于主体的右上方，出口处有一球形止位阀，卷管入口为低于主体表面的条形凹槽。

主体中央偏左下方的位置有一突出圆台，其外围环绕的略凸状设计表面光滑，近似圆形；

主体外边缘上有跑道状内凹及其外围环绕的凸起组成的加强筋设计，该凸起与主体上圆台外围略凸的圆形设计类似“C”的凹槽。

2015年4月10日，原告的委托代理人熊燕文向北京市海诚公证处申请证据保全公证，同日，原告的委托代理人熊燕文和公证人员一起来到位于北���市顺义区天竺地区裕翔路XXX号中国国际展览中心新馆AMR2015中国国际汽保展览会现场，在公证人员的监督下，熊燕文以普通参观人员的名义对参展商上海东堂实业发展有限公司现场展示商品当场拍照。

上海东棠实业发展有限公司的工作人员当场向熊燕文提供产品宣传材料若干。

从公证书所附照片看，该展位显示派克工具连锁机构并有“PK派克”的图文标识。

下方有“派克出品，必属精品”以及“上海东棠实业发展有限公司是一家集生产、销售、服务为一体的专业化五金工具、汽车检测、维修工具供应商、服务商……”，该展位展出的商品为卷管器产品。

现场取得被告东棠公司总经理李俊生的名片一张，以及东棠派克汽车工具宣传册一份。

同日，北京市海诚公证处出具(2015)京海诚内民证字第15745号公证书。

该公证书附件照片显示卷管器产品。

该产品由主体和���手组成，主体近似圆盘状，提手上有支架。

从主视图看，提手位于主体左侧，主体左侧位基本竖直，卷管出口位于主体的右上方，出口处有一球形止位阀，卷管入口为低于主体表面的条形凹槽。

主体中央偏左下方的位置有一突出圆台，其外围环绕的略凸状设计表面光滑，近似圆形；

主体外边缘上有间断的跑道状内凹及其外围环绕的凸起组成的加强筋设计，该凸起与主体上圆台外围略凸的圆形设计类似“C”的凹槽。

被告认为被控侵权产品与涉案专利相比具有以下区别：1、被控侵权产品的圆形跑道是间断的，涉案专利为连续的；

2、被控侵权产品的黑色圆台中部有向内的凹陷，涉案专利没有；

3、被控侵权产品与涉案专利卷管出口处的纹路不同。

审理中，被告确认该展位为其公司的展位并认可展出了该被控侵权产品，但被告无法解释为何该展位展板上显示了��克工具连锁机构以及其与派克工具连锁机构的关系。

本案中，原告主张律师费1万元，公证费1,500元，差旅费2,000元。

以上事实由原告提交的外观设计专利证书、专利登记簿副本、(2015)京海诚内民证字第15745号公证书、公证费发票、律师费发票、当事人诉辩意见和本院审理笔录等证据予以证明。

审理中，被告向本院提交卡拓公司的授权书一份，用于证明其在展会上展示的卷管器产品系从卡拓公司合法取得，鉴于被告仅提供了一份授权书，且案外人卡拓公司未出庭作证，被告亦没有提交相关的合同、发票等证据相印证，故本院对该证据的真实性不予确认。

另被告还提交了卡拓公司名称为卷管器(专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.0)的外观设计专利证书一份，本院认为该证据与本案不具有关联性，故不予采纳。

本院认为，本案主要的争议焦点在于：一、原告的主体资格是否适格；

二、被告是否实施了生产、销售、许诺销售被控侵权产品的行为；

三、被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；

四、民事责任的承担方式。

关于第一个争议焦点，本院认为，原告提交的专利登记簿副本显示自2013年3月12日起，涉案专利的专利权人为原告。

虽然涉案专利现已失效，但本案的被控侵权行为发生在2015年4月10日，在该被控侵权行为发生时，原告的涉案专利权仍处于有效状态，且原告的起诉未超过诉讼时效，故本院认为原告的主体资格适格。

被告关于原告涉案专利已经失效故不具有主体资格的意见不具有事实及法律依据，本院不予采信。

关于第二个争议焦点，一、关于销售，原告并未提交证据证明被告存在生产及销售涉案被控侵权产品的行为，故对于原告的该项主张本院不予采纳。

二、关于许诺销���，被告在中国国际展览中心新馆AMR2015中国国际汽保展览会现场展示了被控侵权产品，该行为实际上意味着被告作出了希望销售该产品的意思表示，构成许诺销售。

三、关于生产，被告在其展位的展板中声称其一家集生产、销售、服务为一体的专业化五金工具、汽车检测、维修工具供应商、服务商……”，且该展板上有“派克出品，必属精品”的宣传。

可见，被告系以被控侵权产品生产者的身份对外进行宣传。

鉴于被告在展示其产品的过程中宣称其为生产厂家，故对外应当承担生产商的责任。

被告虽称该卷管器产品仅仅是展品，系从案外人卡拓公司处取得，鉴于被告仅提供了一份授权书，且案外人卡拓公司未出庭作证，被告亦没有提交相关的合同、发票等证据相印证，因此，被告以此否认其系被控侵权产品的生产商的依据不足，本院不予采信。

关于第三��争议焦点，本院认为，根据我国《专利法》第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条的规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

本案中，被控侵权产品与涉案专利均为卷管器。

经比对，被控侵权产品与涉案专利均由主体和提手组成，主体近似圆盘状，提手上有支架。

提手位于主体左侧，主体左侧位基本竖直，卷管出口位于主体的右上方，出口处有一球形止位阀，卷管入口为低于主体表面的条形凹槽。

主体中央偏左下方的位置有一突出圆台，其外围环绕的略凸状设计表面光滑，近似圆形；

主体外边缘上有跑道状内凹及其外围环绕的凸起组成的加强筋设计，该凸起与主体上圆台外围略凸的圆形设计类似“C”的凹槽。

被告虽指出被控侵权产品的跑道为间断的，圆台上有凹陷以及出口处纹路与涉案专利不同，但该区别比较细微，以一般消费者的注意程度不足以区分被控侵权产品和涉案专利，上述区别对两者整体视觉效果并不产生实质性影响。

综上，可以认定被控侵权产品与涉案外观设计专利在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似设计，被控侵权产品落入原告专利权保护范围。

关于第四个争议焦点，本院认为，被告未经原告许可，擅自生产、许诺销售被控侵权产品，其行为侵犯了原告享有的涉案外观设计专利权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

其中，鉴于涉案外观设计专利已经失效，原告亦于庭审���向本院撤回停止侵权、销毁模具的诉请，本院予以准许。

关于赔偿数额，鉴于原告并未提交证据证明被告实施了销售行为，也未能证明因被告的许诺销售行为给其造成了实际损失，故本院对原告要求赔偿实际损失的诉讼请求不予支持。

但原告为制止侵权行为，支付了律师费、公证费等费用，应酌情予以支持。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款和第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条和第十一条之规定，判决如下：一、被告上海东棠实业发展有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告广州市强生信达贸易有限公司合理费用人民币10,000元；

二、驳回原告广州市强生信达贸易有限公司的其余诉讼请求。

如果被告上海东棠实业发展有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币1,800元，由原告广州市强生信达贸易有限公司负担787.5元，被告上海东堂实业发展有限公司负担1,012.5元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

审判长　　徐燕华审判员　　易　嘉审判员　　杨馥宇二〇一六年十一月二十四日书记员　　汤菁茜附：相关法律条文一、《中华人民共和国专利法》第十一条发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

第五十九条发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

第六十五条侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所��得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

二、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

第十条人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同���者近似。

第十一条人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。