{C} 中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2019）最高法知行终118号 上诉人（原审原告）：智科光光电（深圳）有限公司。

住所地：广东省深圳市南山区。

法定代表人：孙绣杏，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：朱晓江，广东深法律师事务所律师。

委托诉讼代理人：周才淇，泰和泰（深圳）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

住所地：北京市海淀区。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：孟宪超，该局审查员。

委托诉讼代理人：袁丽颖，该局审查员。

原审第三人：普联技术有限公司。

住所地：广东省深圳市南山区。

法定代表人：赵建军，该公司董事长。

委托诉讼代理人：易钊，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。

上诉人智科光光电（深圳）有限公司（以下简称智科光公司）因与被上诉人国家知识产权局、原审第三人普联技术有限公司（以下简称普联公司）发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年4月28日作出的（2018）京73行初3561号行政判决，向本院提起上诉。

本院于2019年8月26日立案后，依法组成合议庭，并于2019年11月6日公开开庭审理了本案。

上诉人智科光公司的委托诉讼代理人朱晓江、周才淇，被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人袁丽颖，原审第三人普联公司委托诉讼代理人易钊到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

智科光公司上诉请求：1.撤销（2018）京73行初3561号行政判决书；

2.判令国家知识产权局针对第20111022XXXX.9号发明专利(以下简称本专利）重新作出无效审查决定。

事实和理由：原审判决法律理解与适用错误。

（一）《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第九条关于“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”例外规定是为了防止专利“重复授权”。

本专利无论在授权之时还是之后，均不同时存在其他处于有效状态的专利权，满足“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定，已不存在适用专利法第九条第一款例外规定的前提条件。

原审判决以本专利不符合专利法第九条第一款例外情形为由，认定其不具备授权条件，系错误理解法律导致的法律适用错误。

（二）国家知识产权局对专利法第九条第一款的理解会导致法律漏洞，会浪费行政资源，明显增加了行政机关以及行政相对人负担，并且没有带来实际利益。

国家知识产权局辩称：关于专利法第九条第一款的理解，坚持第34931号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定)的意见。

原审判决事实认定清楚，法律法规适用正确，审理程序合法，请求驳回上诉请求。

普联公司述称：专利法第九条第一款写明例外情况，就意味着只有在规定的具体情形下才允许对同样的发明创造授予两项专利权，其他情形下均不允许。

针对2008年专利法实施之后的专利申请，应该严格适用该规定。

本专利不满足“在先获得的实用新型专利权尚未终止”这一要件，在发明实质审查阶段就应当被驳回申请，现将其宣告无效，属于弥补之前的审查遗漏。

智科光公司的上诉理由不能成立，应驳回上诉，维持原判。

智科光公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年4月16日受理。

智科光公司起诉请求：撤销第34931号无效宣告请求审查决定，判令国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。

原审法院认定事实：本专利为专利号为20111022XXXX.9、名称为“一种单纤双向收发器”的发明专利，申请日为2011年8月4日，授权公告日为2016年5月11日，专利权人为智科光公司。

针对上述专利权，普联公司于2017年8月3日向专利复审委员会提出无效宣告请求，以权利要求1-10不符合专利法第二十六条第四款的规定为由，请求宣告本专利权利要求1-10全部无效。

2017年9月1日，普联公司提交了补充意见，补充与本专利同日申请、具有相同申请人的实用新型专利与本专利的权利要求完全相同而构成重复授权等无效理由，并提交了专利号为ZL20112028XXXX.2、与本专利同日申请的实用新型专利及其专利登记薄等证据。

经形式审查合格，专利复审委员会受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及其附件转给了智科光公司，同时成立合议组对无效宣告请求进行审查。

智科光公司在2017年10月23日提交了意见陈述书。

专利复审委员会分别于2017年11月2日和2017年11月3日向双方发出了口头审理通知书，定于2017年11月27日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方均出席了本次口头审理。

在口头审理过程中，普联公司明确放弃本专利不符合专利法第二十六条第三款的规定、以及权利要求1-10不符合专利法第二十六条第四款的规定的无效理由，并明确本次无效宣告请求的无效范围、理由为：权利要求1-10不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性，权利要求1-10不符合专利法第九条关于重复授权的规定，其中创造性的证据组合方式与书面意见一致。

随后，针对上述无效理由，专利复审委员会进行了全面的调查，双方当事人充分发表了意见。

其中，关于专利法第九条，普联公司认为，本专利在授予专利权时，同日申请的实用新型专利权已经终止，不满足主动放弃的条件。

智科光公司则认为，本专利与同日申请的实用新型专利的权利要求是一一对应的，虽然其未主动提交放弃实用新型专利权的申请，但是在本专利授权之前实用新型专利权已经终止，等同于放弃。

基于上述事实，专利复审委员会认为，专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

《专利审查指南》（简称审查指南）第二部分第三章第6.2.2节同时规定，对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权，申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。

因此，重复授权存在如下的例外情形，即对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，可通过修改权利要求或放弃实用新型专利权以避免重复授权，其中通过放弃实用新型专利权以避免重复授权时应当满足以下条件，即在先获得的实用新型专利权尚未终止，申请人在申请时分别做出说明的，且申请人声明放弃该实用新型专利权，否则不能授予发明专利权。

本专利为发明专利，其申请人是智科光公司，申请日为2011年8月4日，授权公告日为2016年5月11日。

证据8为实用新型专利，授权公告日为2012年5月9日，与本专利具有相同的申请人、相同的申请日，且两者具有完全相同的权利要求书，即本专利的权利要求1-10分别与证据8的权利要求1-10完全相同，可见智科光公司作为同一申请人同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利。

然而，智科光公司并未通过修改权利要求的方式避免重复授权。

并且智科光公司未曾在本专利授权日之前提交过放弃实用新型专利权的书面声明，而且证据9作为证据8的专利登记薄示出，证据8因未在期限内缴纳或缴足年费而被终止，终止日期为2013年8月4日，即证据8在本专利授权公告日之前已经终止。

虽然智科光公司认为，在本专利授权之前已经终止的实用新型专利，等同于放弃。

但是专利复审委员会认为，如前所述，专利法和审查指南中已经明确规定了，在先获得的实用新型专利权尚未终止是放弃已经授予的实用新型专利权的前提条件之一，并且无论终止是否等同于放弃，在本专利授权日2016年5月11日之前，在先获得授权的实用新型专利权已经于2013年8月4日终止，其实际已进入公有领域，可供公众自由实施应用，如果智科光公司后来就此发明创造又获得发明专利权，对公众来说是有失公平的，这是专利法第九条所不允许的。

由此可见，本专利并不符合以放弃实用新型专利权的方式避免重复授权的条件，本专利并不属于专利法第九条规定的例外情形。

因此由于属于同样的发明创造的实用新型在本专利授权公告日之前获得专利权，因而本专利不能被再次授予专利权。

综上，本专利权利要求1-10不符合专利法第九条的规定。

故专利复审委员会于2018年2月1日作出被诉决定，宣告本专利权全部无效。

原审庭审过程中，智科光公司表示对本专利与同日申请的实用新型专利构成同样的发明创造不持异议。

原审法院认为，专利法第九条第一款明确规定了同样的发明创造只能授予一项专利权，并在同一款中以但书的形式对同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法作为例外情形给予有条件的肯定，既充分保障了申请人的选择权利，使申请人在快速获得授权的同时拥有更长的保护期限，也平衡了公众的知情权利，确保公众的利益不受损害，又对这种作法进行了必要的限制，即只有当先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，才可以授予发明专利权。

智科光公司同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利，而实用新型专利权在发明专利授权前已获授权并因未在期限内缴纳或缴足年费而终止，不属于专利法第九条第一款所规定的例外情形。

因此，本专利权利要求1-10不符合专利法第九条第一款规定之情形，不具备授权条件。

此外，专利复审委员会并不负有智科光公司所主张的告知义务，不存在程序违法情形。

原审法院判决：驳回智科光公司的诉讼请求。

案件受理费100元,由智科光公司负担。

二审中，当事人没有提交新证据。

原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院认为，本案的争议焦点问题是本专利应否授予发明专利权。

智科光公司认为，专利法第九条所规定的“同样的发明创造只能授予一项专利权”，是指同样的发明创造不能同时存在两项有效的专利权。

本发明专利无论在授权之前还是之后，都不存在两项同时有效的专利权，满足上述规定，不需要再考虑第九条例外情形的规定。

原审判决以本专利不符合专利法第九条第一款例外规定之情形为由，认定其不具备授权条件，系错误理解法律导致的法律适用错误。

本院认为，专利法第九条第一款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

”该条明确规定了专利授权中的禁止重复授权原则。

其中的“但是”起转折作用，应属“同样的发明创造只能授予一项专利权”的例外情形。

在该情形中，同样的发明创造可以被两次授予专利权。

因此，“同样的发明创造只能授予一项专利权”应理解为“同样的发明创造不能被两次授予专利权”，而不应理解为智科光公司所主张的“同样的发明创造不能有两项有效的专利权同时存在”。

否则，没有必要再通过但书的形式予以规定。

本案中，本发明专利的同一技术方案已经被授予过实用新型专利，并不符合“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。

智科光公司基于其对第九条的错误理解而主张本案不应考虑是否符合第九条例外规定的主张，本院不予采纳。

关于本案是否符合第九条规定的例外情形，本院认为，专利法第九条所规定的例外情形中，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，要获得发明专利的授权，需同时满足两项条件：一是实用新型专利权尚未终止；

二是申请人声明放弃该实用新型专利权。

本案中，由于智科光公司未按规定缴纳实用新型专利年费，且已经超过“权利恢复期限”，该实用新型专利权已经终止，不可再恢复，不符合第九条例外规定中“实用新型专利权尚未终止”的条件。

其不缴纳实用新型专利年费的行为，亦不能等同于其为获得发明专利权而选择“声明放弃实用新型专利权”。

因此，本案并不符合第九条例外规定的前述两个条件。

此外，《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第四十一条针对专利法第九条进一步规定了同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的处理规则，并明确规定“实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止”。

可见，专利法第九条的但书规定及专利法实施细则赋予了申请人在实用新型专利权与发明专利权之间的选择权，使得申请人既可以通过先获得实用新型专利权使发明创造及时获得保护，以克服发明专利授权较慢的不利影响；

又可以通过在发明专利授权之前放弃实用新型专利权以获得较长的保护期。

而且，通过规定“实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止”，确保需要保护的技术方案在放弃实用新型专利权到获得发明专利权之前始终处于受专利权保护的状态。

在此期间，并不存在专利权所要求保护的技术方案已经进入公有领域的状态。

这种制度设计，既有效保护了专利权人的利益，也确保了社会公众利益不受损害。

如果在发明专利授予之前，实用新型专利权已经终止，其所保护的技术方案就已经进入公有领域，公众可以自由实施。

若是再对同样的技术方案授予发明专利权，将不利于发明创造的应用，损害社会公众利益。

因此，对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，实用新型专利权已经终止的，根据禁止重复授权原则，不得再授予发明专利权。

综上所述，智科光公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费100元，由智科光光电（深圳）有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　罗　霞 审判员　徐　飞 审判员　童海超 二〇二〇年五月二十七日 法官助理王晓琳 书记员孙航 书记员沈靖博 裁判要点 案 号 （2019）最高法知行终118号 案　　由 发明专利权无效行政纠纷 合 议 庭 审判长：罗 霞 审判员：徐 飞、童海超 法官助理：王晓琳 书记员：孙航、沈靖博 裁判日期 2020年5月27日 涉案专利 “一种单纤双向收发器” 发明专利（20111022XXXX.9） 关 键 词 禁止重复授权 当 事 人 上诉人（原审原告）：智科光光电（深圳）有限公司；

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局；

原审第三人：普联技术有限公司。

裁判结果 驳回上诉，维持原判。

（原判主文：驳回原告智科光光电（深圳）有限公司的诉讼请求。

第34931号无效宣告请求审查决定主文：宣告第20111022XXXX.9号发明专利权全部无效。

） 相关法条 《中华人民共和国专利法》第九条第一款；

《中华人民共和国专利法实施细则》第四十一条; 《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项。

法律问题 1.如何理解专利法第九条第一款中规定的“同样的发明创造只能授予一项专利权” 2.同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权因未按规定缴纳年费导致终止的，能否授予发明专利权 裁判观点 1.“同样的发明创造只能授予一项专利权”应理解为“同样的发明创造不能被两次授予专利权”，而不应理解为“同样的发明创造不能有两项有效的专利权同时存在”。

2.同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利权又申请发明专利权，先获得的实用新型专利权因未按规定缴纳年费而终止的，其所保护的技术方案已经进入公有领域，公众可以自由实施。

如果再对同样的技术方案授予发明专利权，将不利于发明创造的应用，损害社会公众利益。

该情形不属于专利法第九条第一款所规定的例外情形，不应授予发明专利权。

注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。