江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏民终1186号上诉人（原审原告）：上海耐上炯五金模具厂，住所地上海市青浦区华新镇（凤溪）凤星路1588号3幢-3。

投资人：周国荣，该厂总经理。

委托诉讼代理人：陈峥嵘，上海沪尚律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：海门市恒远电动工具厂，经营地址江苏省海门市东灶港镇红中村33组。

经营者：陆锋，男，1984年10月5日生，汉族，住江苏省海门市。

委托诉讼代理人：刘秀，江苏隆亿德律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：海门市华翼能电动工具有限公司，住所地江苏省海门市东兴乡中闸村2组。

法定代表人：张伟伟，该公司总经理。

委托诉讼代理人：刘秀，江苏隆亿德律师事务所律师。

上诉人上海耐上炯五金模具厂（以下简称耐上炯模具厂）因与被上诉人海门市恒远电动工具厂（以下简称恒远电动工具厂）、海门市华翼能电动工具有限公司（以下简称华翼能公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民初517号民事判决，向本院提出上诉。

本院受理后，依法组成合议庭进行审理。

本案现已审理终结。

耐上炯模具厂上诉请求：撤销一审判决，依法改判，支持其全部诉讼请求。

事实和理由：一、被上诉人主张的先用权抗辩不成立。

现有证据表明被上诉人既未设计图纸，也未制造生产样品，被上诉人主张的在先使用权非法获得的技术或设计，不应获得支持。

二、被诉侵权机芯系可以批量生产的产品，被上诉人将被诉侵权产品作为零部件制造另一产品并销售，侵犯涉案外观设计专利权。

1.被诉侵权产品在被上诉人制造的产品中不仅具有技术功能，将导致整个胶枪的外观产生重大变化，对其销售产生重大影响；

2.被诉侵权机芯的功能为动力输出，其输出的动力并不仅能用于某一款胶枪，而可以随着胶枪的类型变化而调整使用方式，即机芯系独立产品，可以用于其他款式胶枪；

3.被诉侵权产品与涉案外观设计专利的机芯内部结构不一致，但使用的机芯外壳，系与上诉人相应外观设计专利权的机芯外壳相同，由此表明，被诉机芯可以批量生产，且系独立应用的产品，并不因机芯内部结构改变而失去独立性。

恒远电动工具厂、华翼能公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回耐上炯模具厂的上诉。

事实和理由：一、其主张的先用权抗辩成立。

二、被诉侵权产品不是专利法意义上的独立产品，在另一产品中挤胶枪仅具有技术功能。

1.被诉侵权产品位于挤胶枪外壳内部，完全被覆盖，不能为消费者直接观察到，无任何审美效果。

而外观设计保护富有美感的设计，其价值体现在审美效果上，与涉案挤胶枪机芯与外观设计保护的对象是冲突的；

2.挤胶枪机芯并非是可以独立销售的通用零部件，被上诉人销售的是挤胶枪整体。

耐上炯模具厂向一审法院起诉请求：1.判令恒远电动工具厂、华翼能公司立即停止侵犯其第ＺＬ20163028××××.5号外观设计专利权的生产、销售和许诺销售行为；

2、判令恒远电动工具厂、华翼能公司赔偿其经济损失及为制止侵权行为支付的合理费用共计20万元。

一审法院认定事实：耐上炯模具厂成立于2007年6月14日，系由周国荣投资设立的个人独资企业，经营范围包括生产加工小五金、冲压件、模具、金属制品加工等。

2016年6月29日，耐上炯模具厂向国家知识产权局申请了名称为“挤胶枪机芯”的外观设计专利，于2016年12月21日获得授权公告，专利号为ＺＬ20163028××××.5。

恒远电动工具厂系陆锋于2011年7月9日设立的个体工商户，经营范围为电动工具机配件的加工、销售。

华翼能公司系张伟伟于2015年7月6日投资设立的自然人独资企业，陆锋担任公司监事，经营范围为电动工具及其配件的加工、销售。

2017年4月19日，耐上炯模具厂通过其委托代理人陈峥嵘从名为“恒远电动工具商行”的淘宝网店上购得双管电动挤胶枪一个。

其认为该挤胶枪系恒远电动工具厂、华翼能公司所生产，挤胶枪内的机芯外观落入涉案外观设计专利保护范围，遂提起本案诉讼。

诉讼中，恒远电动工具厂、华翼能公司认可该电动胶枪系其共同生产，且挤胶枪内机芯的外观与涉案专利外观设计属于近似设计，但不认可该机芯构成侵权，被诉侵权产品内的机芯，恒远电动工具厂、华翼能公司早在涉案专利申请日之前就已经完成设计并投入使用。

关于恒远电动工具厂、华翼能公司主张的在先使用，相关事实如下：1、2015年11月20日，案外人沈琳博与华翼能公司签订了《模具（报价）合同》一份，约定沈琳博为华翼能公司制作“电动双管胶枪齿轮箱模具”的铝型铸模具，单价为26000元。

2015年12月18日，沈琳博通过微信向陆锋发送了一张模型图，其展示的外观在倒立体视角与被诉侵权的机芯高度一致。

审理中，陆锋当庭出示了其手机相册，展示了拍摄时间为2016年1月19日的五张照片，照片内的挤胶枪机芯外观与被诉侵权的挤胶枪外观一致。

2、2017年8月22日，华翼能公司向江苏省南通市崇川公证处申请保全公证。

当日，公证员周某,4、公证人员袁某,4华翼能公司委托代理人牛山来到启东××城东区沈琳博住处。

在公证员、公证人员监督下，沈琳博对其台式电脑内存有的相关文档进行操作，并进行截屏、打印。

根据公证处出具的（2017）通崇证民内字第2496号公证书附页，沈琳博电脑内存有一个名为“lufeng”的文件夹，文件夹内有一个名为“fm-1.stp”的STP文件，修改时间显示为2015/12/23。

以“NX4.0”软件打开上述“fm-1.stp”STP文件，其内容为挤胶枪机芯图纸。

经比对，上述图纸与被诉侵权机芯在主视图、仰视图、后视图以及左右视图上高度一致，且其中一张图纸与沈琳博通过微信发给陆锋的模型图一致。

3、在2018年5月22日庭审当日，沈琳博到庭作证，确认《模具（报价）合同》的真实性且实际履行，确认向陆锋发送模型图的微信聊天记录属实，并当庭出示了其与陆锋之间的微信聊天记录以证实。

沈琳博另述称，其系根据陆锋提供的样品进行开模，上述第2496号公证书所涉电脑内的图纸系根据陆锋提供的样品设计。

关于该样品，陆锋当庭称系自己找“海门军工”雕刻而来。

4、耐上炯模具厂对于上述沈琳博电脑内的“fm-1.stp”STP文件形成时间有异议，且认为沈琳博的证言证明涉案图纸不是陆锋自己完成设计，而是由沈琳博根据陆锋提供的样品进行设计，在此之前，恒远电动工具厂以及华翼能公司连图纸和模具都没有，不可能生产出相关产品。

5、恒远电动工具厂、华翼能公司向法院提交了陆锋与微信名备注为“沈国鹏”的人的聊天记录，显示“沈国鹏”曾于2015年12月6日向陆锋发送了一个双管胶枪的机芯实物图，陆锋问“那里的人做的？

”，“沈国鹏”回复“福建”，陆锋回复“这个好做！

”。

耐上炯模具厂据此认为，陆锋给沈琳博的样品并非自己所做，而是来自其他人，其主张的在先使用不是合法的技术来源。

本案一审焦点为：1、恒远电动工具厂、华翼能公司主张的先用权抗辩是否成立；

2、恒远电动工具厂、华翼能公司主张被诉侵权产品为仅具技术功能的内部零部件进而不存在侵权行为是否于法有据。

一审法院认为：关于第一项争议焦点，《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款规定，有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

本案中，恒远电动工具厂、华翼能公司确认被诉侵权的挤胶枪系其共同生产、销售，亦确认该挤胶枪内的机芯与涉案外观设计专利构成近似，故本案侵权认定的关键在于恒远电动工具厂、华翼能公司主张其在涉案专利申请日前已经作好制造被诉侵权产品的必要准备是否有相应事实依据。

一审法院认为，恒远电动工具厂、华翼能公司举证的模具设计合同以及沈琳博电脑内的设计图、陆锋手机存留的照片等，可以证明在涉案外观设计专利申请日之前，其已经完成了制造被诉侵权的挤胶枪机芯所必须的主要技术图纸和模具，符合法律对于在先使用的规定。

关于耐上炯模具厂对沈琳博电脑内图纸形成时间的质疑，一审法院认为，尽管理论上电脑、手机存储的文件其创建时间和修改时间可以进行技术上的修改，但本案中，沈琳博电脑中存储的一张图纸与其通过微信发送给陆锋的模型图一致，而微信聊天记录因涉及网络服务平台，其伪造技术要求较高，在耐上炯模具厂未能明确指出上述微信聊天记录或电脑、手机存储的图纸、照片在形成时间上存在造假痕迹的情况下，对耐上炯模具厂的异议不予采纳。

耐上炯模具厂在庭审中多次强调，陆锋提供给沈琳博的样品非自己设计而是来自其他人，不是合法的技术来源。

在法庭辩论中又明确提出，被诉侵权人主张在先使用，其权利基础应当是自身的发明创造或设计。

对此一审法院认为，耐上炯模具厂的主张，涉及到的是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定的“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。

”上述规定是指被诉侵权人将以侵犯他人合法权益的方式取得的技术或设计方案作为在先使用证据，如主张先用权的技术或设计系来自他人的商业秘密或未发表作品，由于其获取技术或设计方案的行为本身不合法，故不得作为先用权抗辩的依据。

该条规定并未明确要求被诉侵权人必须以自己研发或设计的技术方案作为在先使用的依据，被诉侵权人主张的技术或设计只要不侵犯他人合法权益，即可以作为先用权抗辩的依据。

在专利侵权纠纷中，耐上炯模具厂主张被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩，首先应当指明被诉侵权人主张的技术或设计侵犯了自己或他人的何种在先权利。

本案中并无证据证明恒远电动工具厂、华翼能公司主张先用权的设计侵犯了耐上炯模具厂或他人的何种在先权利，恒远电动工具厂、华翼能公司主张先用权抗辩有相应事实和法律依据，应予支持。

关于第二项争议焦点，专利法第二条第三款规定，外观设计是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

从该规定可以看出，外观设计的价值在于其具有相应审美效果，进而产生吸引消费者注意并选择购买的市场竞争优势。

外观设计必须为消费者直接观察，其审美效果才能发挥效益。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款规定，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

该款规定表明：①将侵犯他人外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品的，不视为生产侵权产品的行为，只认定为销售侵权产品行为；

②如果该侵权零部件仅具有技术功能，不发挥任何审美效果，则销售行为都不构成。

该规定进一步表明外观设计的价值在于其具有的审美效果。

本案中，被诉侵权的挤胶枪机芯，完全为挤胶枪外壳所包裹，只有借助专业工具进行拆卸后才可以看到，无法为普通消费者直接观察，并不发挥相应审美效果。

耐上炯模具厂在法庭辩论时曾提出被诉侵权机芯与挤胶枪外壳相贴合，导致了挤胶枪外观发生变化，故挤胶枪机芯并非仅具有技术功能，也发挥外观的作用。

对此问题，一审法院认为，即使被诉侵权的机芯与挤胶枪外壳完全贴合，其能够必然决定的是挤胶枪外壳内部的结构，并不必然挤胶枪外壳的整体外观，在内部结构固定的情况下，外壳可以通过厚度、线条、色彩等多种要素的变化形成不同外观。

且本案涉及的是机芯的外观设计，不涉及挤胶枪的外观设计，故耐上炯模具厂的该意见不成立。

同时，如某个零部件本身可以作为一个独立的通用商品，其即使最终作为内部零部件使用，也可以在流通环节发挥其外观设计的审美价值。

但本案并无证据证明涉案挤胶枪机芯可以作为独立商品存在，即可进行批量生产并作为行业内通用的零部件单独销售。

故本案被诉侵权的挤胶枪机芯应认定为司法解释规定的仅具有技术功能的零部件。

即使恒远电动工具厂、华翼能公司主张先用权抗辩不成立，也不存在制造、销售等侵权行为。

综上，耐上炯公司主张恒远电动工具厂、华翼能公司侵犯其专利权没有事实和法律依据，应予驳回。

依照《中华人民共和国专利法》第二条第三款、第六十九条第二项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款、第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，一审法院判决：驳回上海耐上炯五金模具厂的全部诉讼请求。

一审案件受理费4300元，由上海耐上炯五金模具厂负担。

本院二审期间，各方当事人均未提交新证据。

一审查明的事实有相应证据予以证实，本院予以确认。

二审争议焦点为：1.恒远电动工具厂、华翼能公司是否享有在先使用权；

2.被诉侵权产品是否为仅具技术功能。

本院认为：一、恒远电动工具厂、华翼能公司享有在先使用权专利法第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定，有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

本案中，基于如下原因，本院认为可以认定恒远电动工具厂、华翼能公司主张的先用权成立。

首先，案外人沈琳博与华翼能公司于2015年11月20日签订了开模合同；

其次，沈琳博于2015年12月18日通过微信向恒远电动工具厂经营者陆锋发送的模型图，其外观与被控产品（机芯）外观相同；

再次，沈琳博电脑内的设计图与其通过微信发给陆锋的模型图一致；

最后，沈琳博一审中亦出庭作证认可上述事实。

据此，在耐上炯模具厂未提供证据证明恒远电动工具厂、华翼能公司非法获得涉案技术的情况下，结合本案现有证据，可以认定恒远电动工具厂、华翼能公司在涉案专利申请日2016年6月29日之前已经作好制造被诉侵权产品的必要准备。

故，耐上炯模具厂关于恒远电动工具厂、华翼能公司先用权抗辩不成立的上诉主张，本院不予支持。

二、被诉侵权产品仅具技术功能外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

外观设计专利权不保护产品的功能性和实用性，而是保护具有美感的外观。

故由产品的功能唯一限定的特定形状对整体效果通常不具有显著的影响。

对主要由技术功能决定的设计特征，在外观设计专利侵权判定时，应当将功能性外观排除在专利权保护范围之外。

本案中，涉案外观设计为“挤胶枪机芯”，是涉案充电式电动挤胶枪的内部部件。

首先，被控挤胶枪机芯由机芯主体和盖板组成，机芯主体通过螺丝与盖板连接固定后，形成一个相对封闭的容纳空间，用于放置并固定变速传动机构。

其次，变速传动机构是由数层齿轮变速转换层组成，每个齿轮变速转换层由相应的齿轮组成，不同转换层的齿轮之间由支撑定位机构连接，齿轮外部设置套圈，套圈内壁设置有内齿，内齿能够与齿轮咬合；

最接近电机端的齿轮变速转换层使用的是小型齿轮，相应地齿轮支撑定位机构直径也最小，其外部套圈的直径也最小；

远离电机端的齿轮变速转换层中的齿轮数量会逐渐增加，进而能够实现降低转速增大强度、输出更大扭力的技术效果，齿轮数量的增加会使得固定该层齿轮的支撑定位机构直径增大，其外部套圈的直径也随之增大。

最终与双管电动挤胶枪的推进杆直接接触是大型齿轮，大型齿轮具有更高的强度进而能够输出最大的扭力并产生最大的推动力。

鉴于变速传动机构是由数层齿轮变速转换层组成，传动机构的容纳空间必然与齿轮变速转换层的结构外形配合，因此涉案挤胶枪机芯从上部到下部相应地呈现出直径递增的圆台形结构，从而提供更好的支撑力和良好的固定效果。

涉案被诉挤胶枪机芯外观恰恰是其功能决定的台形结构的固有外观，并未脱离其功能，附加或改变其外观，形成富有美感的外观式样。

最后，被诉挤胶枪机芯在与挤胶枪外壳组合后，其处于挤胶枪外壳内部，一般消费者无法观察到其外观。

因此，被诉挤胶枪机芯在涉案充电式电动胶枪中仅具有技术功能。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外”的规定，被诉侵权产品不侵犯耐上炯模具厂涉案外观设计专利权。

综上所述，耐上炯模具厂的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币4300元，由上海耐上炯五金模具厂负担。

本判决为终审判决。